Où l’on parle à nouveau de pureté

Dans un récent billet, nous avons vu un jugement du TGI de Paris disant qu’un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l’article 54 CBE, dans tous les degrés de pureté. L’arrêt présent confirme cette approche, empruntée à la jurisprudence européenne. Cet arrêt est intéressant parce qu’il élabore davantage et aussi parce que des essais comparatifs se trouvent au cœur du débat.

La société Biogaran, titulaire d’AMM pour les médicaments Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine REF 50 mg gélules, a reçu de la société Laboratoires Negma une lettre d’avertissement selon laquelle ces deux produits étaient des génériques d’un produit couvert par le brevet EP 520 414 concernant un procédé d’obtention de diacétylrhéine, brevet dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite sur le marché français.

Biogaran a assigné cette société, ainsi que la société Laboratoires Medidom, titulaire du brevet invoqué, en nullité de la revendication 14 concernant le produit pharmaceutique en cause. Le TGI de Paris, dans un jugement du 31 mars 2010, assorti de l’exécution provisoire, a annulé, pour défaut de nouveauté, la revendication 14. Negma a relevé appel.

***

… Considérant que le brevet en cause, intitulé « procédé d’obtention de diacétylrhéine », concerne « un procédé de préparation de diacétylrhéine ayant une pureté utilisable en pharmacie et une teneur résiduelle totale en dérivés d’aloémodine indésirables inférieure à 20 ppm, ainsi que la diacétylrhéine pouvant être obtenue par ce procédé et une composition pharmaceutique contenant ce composé » ;

Que les revendications 1 à 13 du brevet, qui se rapportent au procédé de fabrication du produit, ne sont pas en discussion, seule étant contestée la revendication 14, rédigée comme suit : « produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » ;

Considérant que la société Biogaran maintient que la revendication 14 est nulle, à titre principal, pour défaut de nouveauté, à titre subsidiaire, pour défaut d’activité inventive ;

Considérant que l’article L 614-12 CPI dispose que

« La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe l, de la Convention de Munich. » ;

Que l’article 138, paragraphe 1, CBE, prévoit :

« [...] le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État que : a) si l’objet du Brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57. » ;

Qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1, CBE :

« Les brevets européens sont délivrés pour toute invention [...] à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle » ;

Que, sur la condition de nouveauté, l’article 54 précise :

« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » ;

Considérant que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement, et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique ;

Considérant qu’il résulte de la description du brevet litigieux … que la diacétylrhéine est connue comme « substance active de médicament ayant une activité antiarthritique, anti-inflammatoire, antipyrétique et analgésique et était donc utilisée dans le traitement des maladies arthritiques » ;

Considérant que le même document explique que la diacétylrhéine peut être obtenue de diverses façons et mentionne, par exemple, « l’acétylation de la barbaloïne et oxydation péracétylée obtenue avec du trioxyde de chrome » avant d’évoquer, « en outre » le procédé qui est précisément celui qui présente les inconvénients auxquels le brevet a pour objet de remédier et qui consiste à « préparer la diacétylrhéine par acétylation de la rhéine que l’on peut obtenir par exemple à partir de la drogue de séné » ;

Considérant, en effet, toujours selon la description du brevet, que « la diacétylrhéine obtenue par ce procédé contient comme impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine [...] en des quantités relativement faibles et ne peuvent donc être séparées que très difficilement par des opérations de purification classiques » ;

Considérant qu’il résulte des citations qui précèdent (les soulignements sont ajoutés par la cour) que la description du brevet n’exclut pas la possibilité de produire la diacétylrhéine par d’autres procédés que celui qui présente la difficulté signalée quant à l’élimination des dérivés d’aloémodine indésirables, même si le premier procédé mentionné comporte d’autres inconvénients signalés comme la nécessité de traiter de façon appropriée des résidus de chrome ;

Considérant qu’il est constant que la diacétylrhéine et ses propriétés étaient connues dans l’état de la technique antérieur au brevet litigieux et se trouvaient notamment exposées dans l’invention de Charles Friedmann qui a donné lieu au brevet US 4 244 968 déposé le 1er mars 1977 par la société Proter, délivré le 13 janvier 1981 et concernant, en abrégé, « des 1,8-dihydroxy- et 1,8 diacétoxy-athraquinones (i.e. diacétylrhéine) et des dérivés de celles-ci sont utilisés pour traiter les symptômes de l’arthrite » et à la demande de brevet n° 81 13115 déposée à l’INPI par la même société concernant « des dérivés athraquinoniques pour le traitement des arthrites » ;

Considérant, comme l’a exactement relevé le tribunal, que la structure d’un produit se définit par la nature et l’agencement des atomes les uns par rapport aux autres ; que des paramètres qui ne sont pas inhérents au composé chimique lui-même, mais qui lui sont extrinsèques, ne peuvent être pris en compte pour déterminer la nouveauté d’un produit, lequel n’acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu’il est préparé sous une forme plus pure ; qu’il en résulte qu’en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l’article 54 de la CBE dans tous les degrés de pureté ;

Considérant que les appelantes ne prétendent pas que la substance active diacétylrhéine telle que présentée dans la revendication n° 14 du brevet EP 520 414, comparée à celle dont il est fait mention dans le brevet US 4 244 968, serait modifiée dans sa structure ; qu’il est constant qu’elle a la même composition et les mêmes vertus thérapeutiques déjà connues ;

Considérant que le seul élément de nouveauté revendiqué réside dans une moindre teneur en aloémodine autorisant un usage, non plus seulement ponctuel en phase aiguë de maladie, mais à long terme sans risque de toxicité, ce qui suffirait à justifier, selon les appelantes, que soit écartée la règle ci-dessus rappelée ;

Considérant, en toute hypothèse, que la société Biogaran conteste à juste titre l’élément de nouveauté ainsi revendiqué ;

Considérant en effet que le brevet Friedmann Proter, qui donne treize exemples de procédés de fabrication de dérivés d’athraquinone, ne comporte aucune mention de la présence de constituants de type aloémodine indésirable ; que la société Biogaran en déduit que la teneur en aloémodine de la diacétylrhéine produite selon ce brevet est « forcément inférieure à 20 ppm » …, tandis que la société Negma explique ce silence par le fait que « la prés[ence] d’aloémodine n’était pas connue en 1981 et en tout état de cause nullement considérée comme une nuisance » …;

Considérant que, pour détruire cette contradiction, la société Biogaran produit au débat le compte-rendu d’expériences menées par Mme Dumas pour effectuer, à la demande du fabricant de ce produit, la synthèse de la diacétylrhéine selon les indications de l’exemple 1 et de l’exemple 13 du brevet américain Friedmann Proter et en utilisant les connaissances générales qui étaient celles de l’homme du métier dans le domaine technique considéré, déterminer la teneur en aloémodine et dérivés d’aloémodine de la diacétylrhéine synthétisée selon cette méthode et la comparer avec celle mentionnée dans la revendication 14 du brevet EP 0520414 ;

Considérant que ce rapport, établi le 14 octobre 2008, conclut que la diacétylrhéine synthétisée à partir d’un mélange de sennosides A et B en suivant scrupuleusement les indications de l’exemple 1 et l’exemple 13 du brevet US 4.244.968 et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier du domaine considéré [à la] date du brevet EP 0 520 414 montre une teneur en aloémodine et acétate d’aloémodine de 0.73 ppm et 1.44 [ppm] selon l’échantillon considéré, donc inférieure à celle de 20 ppm caractérisée dans la revendication 14 du brevet contesté ;

Considérant que les travaux de Mme Dumas ont été soumis à la critique de M. Rosset, lequel, sans contester les résultats mentionnés, les déclare néanmoins dép[ourvu]s de signification parce que, selon lui, Mme Dumas ne précise pas l’origine des sennosides A et B utilisés comme matière première alors que, si elle avait exactement suivi les instructions du brevet Friedmann [Proter], elle aurait utilisé des sennosides bruts ne permettant pas de produire de la diacétylrhéine sans présence d’aloémodine en proportion prohibitive, en tout cas supérieure à 20 ppm, et qu’elle n’a pu obtenir un résultat meilleur qu’en ayant recours à des sennosides très purs, d’un coût très élevé, de sorte que les travaux de Mme Dumas sont, selon M. Rosset, « recevables du point de vue scientifique » mais « sans signification au point de vue économique car ils ne mettent pas en oeuvre, comme matière première et comme l’enseigne le brevet Friedmann, les sennosides A et B bruts extraits des feuilles et fru[its de] séné » ;

Considérant qu’il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation de la nouveauté comme condition de brevetabilité d’une invention au sens de l’article 52 de la CBE exige, non pas un examen de sa [vi]abilité économique, mais seulement de rechercher si elle est comprise ou non dans l’état de [la tec]hnique antérieure ; qu’à cet [égard la] critique de M. Rosset est dépourvue de pertinence en ce qu’elle repose sur le rapprochement du coût des sennosides très purs supposés utilisés par Mme Dumas du prix de vente de la spécialité pharmaceutique finale ;

Considérant, en second lieu, que Mme Dumas, dans une analyse technique du 24 septembre 2009 répondant aux critiques de M. Rosset, fait ressortir que le brevet Friedmann indique à l’homme de métier du domaine considéré d’utiliser comme matière première des sennosides A et B, obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, donc sans exclure un autre moyen de les obtenir, sans dire que ces éléments doivent être bruts, c’est-à-dire impurs, et en se référant seulement à des molécules individuellement identifié[s comme] étant les sennosides A et B ; qu’il est démontré dans cette analyse … que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser ces sennosides A et B, ou les purifier si nécessaire, en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque ;

Qu’elle réaffirme ses conclusions précédentes en précisant cependant que la synthèse de la diacétylrhéine selon les exemples 1 et 13 du brevet américain Friedmann n° 4.244.968, mais en omettant notamment, comme le fait le Pr Rosset, la cristallisation de la rhéine telle que prônée dans les enseignements de l’exemple 1 de ce brevet conduit à une diacétylrhéine contenant plus de 20 ppm d’aloémodine et d’acétates d’aloémodine », mais que la synthèse d[e la diac]étylrhéine en suivant strictement les enseignements notamment des exemples 1 et 13 de ce brevet et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier considéré à la date du brevet EP 0520414, conduit à une diacétylrhéine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine et d’acétates d’aloémodine ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs exacts, suffisants et pertinents que le tribunal a retenu que le brevet Friedmann Proter, qui divulgue le composé appelé diacétylrhéine, rend disponible ce produit, au sens de l’article 54 de la CBE, dans tous les degrés de pureté ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; …

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1e chambre, 30 juin 2010

Negma c. Medidom

Source : Base Jurisprudence de l’INPI

Une limitation « limite »

L’autre jour, en lisant un arrêt de la Cour de Colmar, mes yeux se sont arrêtés sur le passage suivant, résumant la décision déférée à la Cour, c’est-à-dire un jugement du TGI de Strasbourg du 28 février 2008.  

***

Par un jugement du 28 février 2008, accueillant partiellement l’argumentation de la Société Ero Gerätebau Gmbh, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (Chambre civile) :

• a déclaré nul, pour défaut d’activité inventive, le brevet EP 0 951 813, délivré le 12 novembre 2003, et dont Monsieur A. est propriétaire, mais uniquement en ce qui concerne :
  • la seconde branche de la revendication n°1 qui caractérise l’invention en ce que « le bras de maintien est relié à un moyen agencé entre ledit bras et le mât grâce auquel la machine peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan s’étendant à l’avant du mât de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur »,
  • les revendications dépendantes n° 2 et 3 ;
• a renvoyé Monsieur A. devant l'Office Européen des Brevets, à qui il devra présenter une nouvelle rédaction des revendications tenant compte des annulations précitées ;
• a annulé la saisie descriptive opérée le 21 août 2000 par Maître Geismar, huissier de justice à Colmar ;
• a débouté Monsieur A. de son action en contrefaçon de brevet ;
• a débouté la Société Ero Gerätebau Gmbh de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
• a dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement ;
• a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
• a dit que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
• a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

***

Le brevet européen en question, publié sous le numéro EP 0 951 813, a été déposé le 20 avril 1999 en revendiquant une priorité européenne du 24 avril 1998. Il a été délivré le 12 novembre 2003.

La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :

Dispositif de support de machine (M) utilisable notamment en agriculture, arboriculture et viticulture, comportant un mât (10), d’axe (10A), équipé d’un bras de maintien (40) de ladite machine et un support de mât (13) pour relier le dispositif à un tracteur (T), ledit mât et ledit bras de maintien étant susceptibles de pivoter autour d’arbres (11 ; 24) d’axes (11A ; 24A) sous l’action de moyens (60 ; 70) respectivement pour constituer ainsi deux ensembles pivotables permettant à la machine (M) d’effectuer des mouvements latéraux ayant pour effet de la rapprocher ou de l’éloigner d’un plan médian (PM) du tracteur (T), le bras de maintien (40) pouvant en outre être en liaison avec un manchon (20) coulissable le long du mât (10) sous l’action de moyens (80), de sorte à pouvoir faire varier la distance séparant la machine (M) du sol, caractérisé en ce que les actions des moyens (60 ; 70) sont synchrones, un pivotement du mât (10) d’une valeur angulaire α dans un sens entraînant automatiquement un pivotement du bras de maintien (40) d’une valeur angulaire β dans le sens inverse, et vice-versa, cette synchronisation assurant le respect d’une relation prédéfinie entre lesdites valeurs angulaires α et β, de sorte qu’à chaque position du mât (10) correspond une orientation prédéfinie de la machine (M) et vice-versa et en ce que le bras de maintien (40) est relié à un moyen (31 ; 30) agencé entre ledit bras et le mât (10) grâce auquel la machine (M) peut évoluer entre des positions de déport et de retrait dans un espace-plan (EF) s’étendant à l’avant du mât (10), de sorte qu’en position de retrait maxima, la machine (M) est disposée essentiellement dans le prolongement du tracteur.

M. A. a fait assigner la société Ero le 31 août 2000, bien avant la délivrance du brevet. Le TGI de Strasbourg a sursis à statuer jusqu’à la délivrance (12 novembre 2003). L’instance s’est poursuivie après la délivrance. Comme on pouvait s’y attendre, la société Ero a formé une opposition devant l’OEB et a demandé au juge français de surseoir à statuer « en application de l’article 99 CBE » (sic), demande qui a été refusée. L’OEB, dans une décision du 26 avril 2006, a rejeté l’opposition. Ero a formé un recours. Par un jugement du 28 février 2008, le TGI de Strasbourg a débouté M. A. (voir l’extrait ci-dessus). Le 22 avril 2008, M. A. a interjeté appel. Dans une décision datée du 30 juin 2008 (T 1060/06), la Chambre de recours a révoqué le brevet européen. Du coup, la Cour de Colmar se contente de confirmer le jugement (en ce qu’il a débouté M. A. de son action en contrefaçon) et d’examiner la demande en paiement de dommages et intérêts. Elle n’est donc pas revenue sur le constat de nullité partielle et le renvoi devant l’OEB.

Le TGI de Strasbourg avait, nous l’avons vu, déclaré nul, pour défaut d’activité inventive, le brevet « uniquement en ce qui concerne la seconde branche de la revendication n°1 » ainsi que les revendications dépendantes n° 2 et 3.

La base légale pour cette déclaration se trouve dans l’article L 614-12 CPI qui prévoit que

« … Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. »

Si on était en présence d’une revendication « A, caractérisé en ce que (B ou C). », on pourrait en effet envisager que le tribunal annule partiellement la revendication, en annulant l’une des deux alternatives. Or ce n’est pas le cas en l’occurrence, car nous sommes en présence d’une revendication du type « A, caractérisé en ce que B et en ce que C. » En déclarant nul le brevet « uniquement en ce qui concerne la seconde branche de la revendication n°1 », le tribunal semble vouloir dire que des deux éléments caractérisants, le deuxième ne serait pas à même de fonder une activité inventive. Autrement dit, l’objet A+C découle de manière évidente de l’art antérieur. Mais ce constat, même s’il devait être juste, n’a aucune prise sur l’activité inventive de la revendication A+B+C. Et comme la première branche (l’élément B) semble porteuse d’activité inventive, la revendication devait être valide dans son ensemble.

Enfin, le tribunal renvoie M. A. devant l’OEB, « à qui il devra présenter une nouvelle rédaction des revendications tenant compte des annulations précitées ». Il faut sans doute voir ici une application de l’article L 614-12, 3e alinéa, CPI qui dit :

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée. »

mais à l’arrière-plan flotte un petit parfum de l’article L 613-27 CPI, a priori inapplicable en l’espèce :

« Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l’INPI afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d’un recours devant l’une des cours d’appel désignée conformément à l’article L 411-4 du code. »

Le juge français ordonne donc au breveté de faire une requête en limitation devant l’OEB. Mais quelle limitation demander dans le cas d’une annulation partielle du type envisagé par le tribunal ? Le breveté est ici devant un problème insoluble.

Le brevet ayant été révoqué, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur cette annulation très particulière. Un monstre est passé à la trappe. Pourvu qu’il y reste !

Cour d’appel de Colmar, 29 juin 2010

Georges A. c. Ero Gerätebau

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI
Malheureusement, la Base Jurisprudence ne contient pas la décision du TGI de Strasbourg.

Pas purement potestatif

Le Code civil, dans son article 1174, dit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Lorsqu’un contrat contient une condition suspensive dite « purement potestative », c’est-à-dire qui suspend la réalisation du contrat à la survenance d’une condition qui dépend uniquement de l’arbitraire du débiteur, cette condition rend nul le contrat tout entier. Ou, comme un éminent spécialiste du droit des contrats aimait à dire, ce n’est pas s’engager que de s’engager « si je veux ».

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation se penche sur un accord de co-propriété et de licence portant sur le brevet FR 2 839 441 concernant une nouvelle prothèse totale de hanche.

Cet accord a été conclu entre M. Raphaël M. et la société Biomet Merck France. Les relations entre les parties s’étant tendues, M. M. a fait assigner Biomet Merck France en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette société. Peu de temps après, la société Biomet lui a notifié la résolution du contrat sur le fondement de son article VII avec un préavis de six mois.

Par un arrêt du 18 mai 2009, la Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de M.M. aux motifs que

« l’article VII du contrat de licence de brevet n° 02 05726 signé le 14 mai 2002 stipule que : si Biomet Merck était contraint de constater que le produit se heurte au refus d’agrément administratif définitif, non susceptible de recours, de commercialisation dans un pays donné, à sa seule convenance, décide que la commercialisation des produits n’est pas ou n’est plus économiquement faisable … Biomet Merck sera en droit de résilier cet accord de licence par notification d’un préavis de six mois au chirurgien pour le pays du territoire concerné en informant le chirurgien de sa décision et des motifs qui la fondent, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que cette faculté de résiliation unilatérale ne constituant pas une prérogative discrétionnaire, il n’y a pas lieu de retenir que la clause susvisée constitue une clause potestative ».

La Cour de Grenoble a également constaté la résiliation du contrat à l’initiative de la société Biomet France.

M. M. s’est pourvu en cassation, en faisant valoir notamment que la clause du contrat était potestative. Voici un extrait de l’arrêt de la Cour :

***

… Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la technique de pose de la prothèse par voie endo articulaire, qui était la technique de pose « préférée » de M. M, n’a pas pu être validée en dépit d’une déclaration CE de conformité du dispositif médical MINTH permettant le marquage CE, de tests sur la prothèse effectués par le CRITT, de démarches effectuées auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l’organisation d’une réunion de présentation de la prothèse à des spécialistes européens de l’orthopédie afin de constituer une étude clinique pour le dossier à remettre à la Commission d’évaluation des produits et prestations, que cette Commission a émis un avis défavorable au remboursement de la prothèse ; que la cour d’appel en a justement déduit que la clause du contrat, selon laquelle la société Biomet France était en droit de résilier la licence si elle décidait que la commercialisation des produits n’était pas ou n’était plus économiquement faisable, ne relevait pas d’une prérogative discrétionnaire de la société Biomet France et ne présentait pas de caractère purement potestatif ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que le brevet 02 05 726 rappelait que l’arthroplastie traditionnelle de la hanche était une intervention invasive lourde et traumatisante impliquant de luxer l’articulation naturelle pour pouvoir procéder aux résections et ablations et que l’invention se proposait d’éviter ces inconvénients en adoptant une nouvelle prothèse totale de hanche qui, grâce à ses caractéristiques, pouvait être implantée par voie endo articulaire laissant subsister l’intégrité de la capsule articulaire et favorisant le maintien d’une bonne vascularisation ; qu’il retient, sans le dénaturer que le brevet précise que pour bénéficier au maximum du caractère mini-invasif qu’offrait une telle prothèse, la méthode d’implantation préférée consistait à choisir la pose par voie endo-articulaire et renvoyait pour cette technique de pose à celle décrite dans le brevet n° 96 07452, antérieurement déposé par M. M, tout en indiquant que le but de l’invention était de proposer une prothèse favorisant la mise en place par cette méthode d’implantation ;

Attendu, en troisième lieu, que l’arrêt relève que la société Biomet France a porté un intérêt au projet promu par M. M en raison du fait que la pose de la prothèse articulaire se faisait sans disloquer l’articulation, que celui-ci lui avait écrit, avant la signature de l’accord du 14 mai 2002 qu’il avait la conviction qu’il s’agissait de la seule prothèse totale de hanche pouvant être posée sans luxer la hanche et réaffirmé au moment de la rédaction du brevet n° 02 05726, déposé en copropriété avec la société Biomet France, que la supériorité par rapport à trois autres prothèses résidait dans sa pose par voie endo-articulaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, que c’est, après les critiques sévères émises par des praticiens à l’égard de la technique opératoire par voie endo-articulaire présentée par M. M et la reconnaissance par ce dernier qu’il n’avait jamais procédé à des implantations par cette technique opératoire, que la société Biomet France a donné son accord en février 2003 pour la mise en place de la prothèse par la voie classique à « ciel ouvert » ; que de ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que, dans la commune intention des parties, l’obligation contractuelle de la société Biomet France se limitait au développement de la prothèse, objet du brevet n° 02 05726, en vue d’une implantation selon la méthode dite endo-articulaire ;

Attendu, enfin, que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a retenu que la société Biomet France n’avait pu parvenir à développer au plan industriel l’invention, objet du brevet n° 02 95726, en raison de difficultés insurmontable s liées essentiellement à l’impossibilité technique d’utiliser la prothèse MINTH dans le cadre de la méthode chirurgicale endo-articulaire mini invasive ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; …

Cour de cassation, 29 juin 2010

Raphael M. c. Biomet Merck France et al

Cet arrêt est disponible sur Legifrance et sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Grenoble, 18 mai 2009

Clarté et suffisance

La revendication 1 du brevet français (FR 2 830 553) dont la contrefaçon est alléguée est rédigée comme suit :

1. Dispositif d’interruption thermique pour un plancher en béton, ce plancher comprenant une dalle en béton coffrée sur une structure à poutrelles et entrevous prenant appui sur des murs d’un bâtiment, caractérisé en ce qu’il comprend un jeu d’éléments isolants (46,48), propres à être implantés chacun dans l’épaisseur du plancher (10), avant coulage du béton, entre le plancher et les murs (12,14), sensiblement au droit de ces murs pour diminuer les ponts thermiques entre le plancher (10) et les murs adjacents (12,14).

L’invention est également l’objet d’une demande internationale WO 03/031742. Après l’entrée en phase européenne (n° de publication : EP 1 434 920), intervenue fin 2003, l’Examinateur a objecté, dans une notification datée du 22 janvier 2008 (!), un défaut de clarté et de nouveauté :

« La demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 84 CBE, la revendication n’étant pas claire. En effet, la revendication 1 désigne formellement comme objet un dispositif d’interruption thermique mais en fait elle concerne la mise en place dudit dispositif dans un plancher en cours de réalisation. Ainsi il n’est pas possible de déterminer à quelle catégorie se rattache la revendication 1. …

En dépit du manque de clarté mentionné ci-dessus, l’objet de la revendication 1 n’est pas nouveau au sens de l’article 54(1) et (2) CBE. La seule caractéristique relative au dispositif lui-même est le fait que ledit dispositif d’interruption thermique « comprend un jeu d’éléments isolants ». Or il est connu d’une manière générale … qu’un dispositif d’interruption thermique comprend des éléments isolants. … »

La procédure européenne n’est pas terminée à ce jour, mais le déposant a, dans une lettre datée du 21 mai 2008, modifié les revendications. La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit (comparée ici aux revendications 1 et 2 telles que déposées) :

Ce n’est peut-être pas encore le fin mot de l’histoire car des tiers ont, dans une lettre datée du 14 octobre 2009, fait des observations selon l’article 115 CBE, en arguant que la nouvelle revendication 1 était antériorisée. Depuis, le dossier semble s’être rendormi à l’OEB.

Quoi qu’il en soit, on se rend compte que la revendication 1 a déjà été limitée de manière significative, à une date (21 mai 2008) antérieure à l’assignation en contrefaçon sur la base, entre autres, de la revendication 1 du brevet français.

Bien entendu, la défenderesse, la société Deltisol, s’est appuyée sur les objections faites par l’Examinateur européen. Or le juge français a une autre vision des choses. Dans ce qui suit, nous donnons un passage concernant l’objection de clarté.

***

… La société défenderesse conclut à la nullité du brevet qui lui est opposé pour manque de clarté ….

La société défenderesse se fonde sur la procédure d’examen du brevet européen déposé sous priorité du brevet français avec la même rédaction, pour soutenir que la revendication n°1 du brevet n’est pas claire puisqu’elle ne permet pas de déterminer si l’on est en présence d’un brevet de produits (dispositif d’interruption thermique + plancher) ou d’un brevet de procédé (méthode d’installation du dispositif d’interruption thermique dans un plancher) en raison de l’absence de clarté de cette revendication, qui désigne formellement un dispositif d’interruption thermique mais évoque en fait la mise en place dudit dispositif dans un plancher en cours de réalisation.

Elle en conclut que le brevet ne remplit pas les conditions des articles L 612-6 et L 613-25-b CPI. Selon le premier de ces textes,

« les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ».

Le second texte dispose que

« le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n ‘expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

Il est constant que les causes de nullité de brevet pouvant être opposées à une demande en condamnation pour contrefaçon sont limitativement énumérées par l’article L 613-25 CPI lequel dans son b) s’analyse de manière traditionnelle comme étant une insuffisance de description ne permettant pas à l’homme du métier de réaliser l’invention. La société Deltisol ne peut donc invoquer utilement la nullité du brevet litigieux résultant de l’absence de clarté de la seule revendication n° 1 pour échapper à l’action en contrefaçon dirigée à son encontre, alors que le brevet doit être apprécié en son ensemble et qu’il ressort expressément de la lecture des revendications avec la description du brevet et les schémas qui y sont joints que le brevet porte bien sur un dispositif d’interruption de ponts thermiques et non sur un procédé.

La demanderesse fait observer que la description et les figures du brevet décrivent :

• page 8 (ligne 23) à page 9 (ligne 13) et figures 1 et 2 du brevet: le plancher (10) comprenant une structure coffrante formée par une série de poutrelles (16) en béton armé ou précontraint disposées parallèlement, entre lesquelles sont disposés des entrevous (18);
• la mise en place des éléments isolants, eux-mêmes décrits en détail de la page 10 , ligne 6 à la page 15, ligne 14 et illustrés par les figures 4 à 10, entre le plancher (10) et les murs (12 à 14) est décrite de la page 9, ligne 29 à la page 10, ligne 4 et de la page 15 ligne 16 à la page 16, ligne 11 et illustrée par les figures 1 à 3.

La société Deltisol fait observer qu’en référence à la figure 2 et à la prétendue description de la face externe de l’élément longitudinal, il est mentionné dans le brevet (page 10, lignes 18 à 22):

« Cette face extérieure 54 comprend une butée longitudinale 55 qui est destinée à assurer l’étanchéité le long du mur longitudinal 12 et l’alignement de l’élément longitudinal 46 à la face intérieure de ce mur 12. Cette butée 55 vient ainsi en retombée en dessous de l’arase du mur »,

alors que la figure 2 ne ferait pas apparaître cette butée numérotée 55 ce qui rendrait le brevet totalement incompréhensible.

Néanmoins, la description indique précédemment en page 10, lignes 6 à 12:

« on se réfère maintenant plus particulièrement aux figures 2, 4 et 5 pour décrire un élément longitudinal 46 selon l’invention ».

Il s’ensuit que l’homme du métier, en l’espèce un technicien de la construction, qui découvre la description de l’invention va nécessairement prendre connaissance des figures 2,4 et 5 et dès lors que la figure n° 5 fait apparaître la butée 55, qui prend appui sur le mur longitudinal, l’homme du métier comprendra parfaitement la description discutée relative à la face inférieure de l’élément longitudinal.

Il est constant qu’une description suffisante d’un brevet est celle qui permet à l’homme du métier qui lit le brevet de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet; l’homme du métier, en l’espèce un technicien de la construction, n’est pas présumé connaître l’ensemble de l’état de la technique et il doit trouver dans la description les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l’ensemble du domaine couvert par la revendication.

En l’espèce, la revendication n°1 est ainsi rédigée :

« Dispositif d’interruption thermique pour un plancher en béton, ce plancher comprenant une dalle en béton coffrée sur une structure à poutrelles et entrevous prenant appui sur des murs d’un bâtiment, caractérisé en ce qu’il comprend un jeu d’éléments isolants (46,48), propres à être implantés chacun dans l’épaisseur du plancher (10), avant coulage du béton, entre le plancher et les murs (12, 14), sensiblement au droit de ces murs pour diminuer les ponts thermiques entre le plancher (10) et les murs adjacents (12,14) ».

Par ailleurs, la revendication n°2 est ainsi rédigée :

« Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments isolants comprennent des éléments isolants longitudinaux (46) destinés à être implantés chacun entre le plancher (10) et un mur longitudinal (12) parallèle à une poutrelle, en prenant appui sur ce mur longitudinal (12) et sur cette poutrelle, ainsi que des éléments isolants transversaux (48) destinés à être implantés chacun entre le plancher (10) et un mur transversal (14) perpendiculaire aux poutrelles (16), en prenant appui sur deux poutrelles voisines (16) » .

Les revendications suivantes décrivent parfaitement les éléments isolants, longitudinaux et transversaux, dans leurs formes spécifiques pour s’adapter aux poutrelles et entrevous des planchers en béton, leur hauteur et leur matière, afin de limiter les points de contacts entre le plancher et les murs. En outre, la partie descriptive du brevet, si elle mentionne les réalisations préférées de l’invention, détaille chacun des éléments, longitudinaux et transversaux et s’appuie à cette fin sur les 10 figures annexées au brevet.

En l’espèce, la société Deltisol ne démontre aucun élément permettant au tribunal de s’assurer qu’à la lecture du brevet, un technicien de la construction ne pourrait pas exécuter l’invention alors qu’une allégation non étayée en ce sens est insuffisante pour retenir la nullité d’un brevet de ce chef.

Au contraire, la description associée aux dessins qui accompagnent le brevet n° 01 12985 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite et il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité du brevet édictée fondée sur l’article L 613-25 CPI pour insuffisance de description. …

***

Ce cas permet une comparaison intéressante du sort d’une revendication devant l’Examinateur européen et devant le juge français. L’Examinateur européen peut objecter un défaut de clarté et éventuellement, en ne tenant pas compte des caractéristiques qui ne lui semblent pas claires (ou en leur donnant une interprétation très large), un défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive.

Dans l’examen de la clarté d’une revendication, il convient de considérer d’abord la revendication en elle-même, sans se référer à la description dans son ensemble. Une décision des Chambres de recours (T 1129/97) l’a très bien dit :

« 2.1.2 En effet, l’exigence de clarté posée par l’article 84 CBE concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, impose qu’elles soient claires en elles-mêmes pour un homme du métier disposant des connaissances générales du domaine technique considéré, sans pour autant qu’il lui soit nécessaire de prendre connaissance de la description du brevet en cause (voir T 2/80 JO OEB 1981, 431, motif 2). Ainsi faut-il que la signification du libellé d’une revendication se dégage sans équivoque des termes mêmes de ladite revendication, de telle sorte qu’elle se suffise à elle même pour assurer une protection utile, et par tant dépourvue d’ambiguïté.

Or précisément dans le cas de l’espèce, le terme “alkyle inférieur” contenu dans la revendication 1 n’est pas suffisamment précis pour qu’un homme du métier puisse sur le champ et sans équivoque déterminer le nombre maximal d’atomes de carbone que doit contenir un groupe alkyle inférieur et donc pour qu’il puisse distinguer sans ambiguïté les composés chimiques appartenant au groupe revendiqué de ceux n’en faisant pas partie.

2.1.3 Le fait que la signification précise du terme “alkyle inférieur” soit explicitement divulguée dans la seule description et non pas dans la revendication 1 ne suffit pour autant pas pour qu’elle satisfasse à l’exigence de clarté.

L’article 69(1) CBE prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l’article 69 CBE ne traite que de l’étendue de la protection conférée lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de cette protection, notamment à l’égard des tiers, et non pas de la définition de l’objet que l’on cherche à protéger par une revendication, comme stipulé dans l’article 84 CBE. La requérante ne saurait dès lors invoquer la divulgation de la description selon l’article 69 CBE pour se dispenser de satisfaire aux conditions requises par l’article 84 CBE, fors quoi l’exigence première d’autosuffisance ne serait pas remplie d’une part, et l’interprétation de la protection déférée deviendrait aléatoire d’autre part. »

Il se peut donc qu’une revendication soit intrinsèquement pas claire, ce qui empêchera sa délivrance, quelle que soit la teneur de la description et/ou des dessins, et c’est bien ce qui semble s’être passé dans la procédure de délivrance devant l’OEB. Sauf erreur, cela ne pourrait pas arriver dans une procédure de délivrance devant l’INPI car l’article L 612-12 CPI ne prévoit pas la violation de l’article L 612-6 CPI (l’équivalent en droit français de l’article 84 CBE) comme motif de rejet d’une demande de brevet.

A cela s’ajoute que le juge français ne peut pas annuler une revendication pour un défaut de clarté. Ni l’article L 613-25 CPI, qui s’applique ici, ni l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138 CBE, qui concernent les brevets européens désignant la France, ne prévoient ce motif de nullité. Le juge peut cependant examiner la suffisance de description au sens de L 613-25 b) CPI ; en effet, un manque de clarté peut se traduire par l’impossibilité pour l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention. Or l’examen de la suffisance de description se distingue de celui de la clarté en ce qu’il nécessite de tenir compte de toute la description et des figures, ce qui peut permettre à un breveté de sauver la revendication litigieuse en démontrant que l’homme du métier avait dans la demande tout ce qu’il fallait pour exécuter l’invention décrite dans la revendication. L’objection que la revendication 1 n’est pas intrinsèquement claire n’a pas de prise sur ce constat. Si nous avons bien compris, c’est ce qui s’est passé devant le juge dans l’affaire qui nous intéresse.

On peut citer à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2007 :

« Pour déclarer nulles les revendications du brevet, la cour d’appel retient qu’en application de l’article L 612-6 CPI la description de la revendication 1 manque de précision et de clarté pour exposer l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, et que les revendications 2 et 3 sont dépendantes. En se déterminant ainsi, sans examiner si l’homme du métier ne pouvait s’aider de la description et des dessins pour reproduire l’invention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Ajoutons à cela que même dans le cas où le défaut de clarté ne se traduit pas par une insuffisance de description, il peut avoir un impact non négligeable sur l’interprétation de la revendication par le juge, et, par ce biais, sur le verdict concernant la brevetabilité et/ou la matérialité de la contrefaçon.

TGI Paris, 17 mars 2010

KP1 c. Deltisol

Source : PIBD 921 III-428

Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

L’homme du métier n’a qu’un métier

Les sociétés Normalu et Newmat ont l’habitude de se combattre devant les tribunaux. L’épisode le plus récent de cette longue saga contentieuse se passe devant la Cour de Paris, suite au renvoi par la Cour de cassation en février 2008.

L’affaire concerne le brevet FR 2 786 515 de Newmat, dont la revendication 1 est rédigée comme suit:

1. Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :

• une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
• reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),

ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une Ièvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à I’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.

Dans son arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris avait annulé les revendications litigieuses du brevet français de Newmat et écarté le grief de contrefaçon. Elle avait notamment dit que « le document Peillex, dont l’antériorité n’est pas contestée, ne s’applique pas directement à des plafonds tendus ; néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d’assurer une étanchéité, ce qui signifie que par là même, ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d’interstice entre les autres éléments, l’homme du métier, c’est à dire celui des faux plafonds ne pouvait pas ignorer les différentes structures existant prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds. Dès lors l’argumentation selon laquelle, il n’est pas possible de se référer à l’enseignement du document Peillex n’est pas fondée. »

La Cour régulatrice, dans son arrêt du 26 février 2008, n’a pas approuvé le raisonnement de la Cour d’appel de Paris : « … en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité, la cour d’appel a violé [l’article L 611-14 CPI]. » Elle a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Voici ce que dit la Cour de renvoi :

***

… Considérant que le document Peillex se rapporte à un dispositif de congé d’angle, commercialisé depuis 1988, destiné à assurer l’étanchéité entre les murs et plafonds des chambres froides, salles blanches, laboratoires et locaux agroalimentaires et constitué de deux éléments un rigide et un souple ;

Qu’un tel dispositif, selon la société Normalu et Thierry Haguenier, ne peut être ignoré de l’homme du métier qui est celui du bâtiment et qui, à ce titre, est confronté à des préoccupations esthétiques mais aussi à des problèmes d’étanchéité ;

Mais considérant que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, en l’espèce l’accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;

Qu’il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’homme du métier est celui du bâtiment, dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l’activité économique auquel participent l’ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;

Qu’il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que le congé d’angle du document Peillex, dont il est constant qu’il a pour fonction d’assurer, essentiellement au regard des normes d’hygiène, l’étanchéité des parois d’un local technique ou sanitaire, ne saurait être regardé, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de sa structure et de son agencement, comme constituant une référence à la disposition de l’homme du métier, spécialiste des plafonds tendus ni, par voie de conséquence, une antériorité pertinente pour ruiner l’activité inventive du brevet ; …

Qu’il s’infère de ces éléments que l’invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique et implique une activité inventive ;

Que, par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ; …

***

On assiste ici à un certain cloisonnement de la notion de l’homme du métier, qui n’est pas en phase avec ce que l’on voit dans les décisions des Chambres de recours de l’OEB. Privat Vigand avait d’ailleurs critiqué l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008 dans la Revue Orange du mois de décembre 2008, p. 29 :

« Cette position n’est pas celle du droit européen. … La position moyenne [c’est-à-dire entre l’approche de la Cour de cassation et celle de Maître Mathély] nous semble la plus juste et au moment où de nombreuses juridictions étrangères s’efforcent de s’aligner sur la jurisprudence européenne, il est regrettable que la Cour suprême française impose ses positions divergentes avec une motivation pour le moins discutable. »

Ceci étant dit, la jurisprudence française est loin d’être monolithique à ce sujet. Ainsi, la Cour de Paris a pu dire, dans un arrêt du 22 février 2008 (Thermohauser Erwin Busch et al c. Matfer Bourgeat) :

« L’homme du métier qui est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause (problème de fixation d’un outil sur un manche) ne se réduit pas seulement à celui du domaine de l’objet du brevet, soit en l’espèce celui des fouets de cuisine, mais concerne celui qui a des connaissances de manière plus générale dans le domaine des petits outils à main comportant la fixation sur un manche d’une partie active de l’outil soumis à divers efforts, tels des couteaux (ce qui est du domaine culinaire), et de manière plus large des tournevis. »

Et on voit de plus en plus souvent des décisions qui font référence à des équipes pluridisciplinaires, surtout dans les biotechnologies et dans le domaine médical, ce qui permet de contourner le couperet proposé par la Cour de cassation. On y reviendra dans un billet ultérieur.

Cour d’appel de Paris, 19 mai 2010
Normalu et Thierry Haguenier c. Newmat

Source: PIBD 922 III-477
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

La Cour de Paris se dit incompétente pour statuer sur un recours contre l’INPI

Comme cela est bien connu, le Code de la propriété intellectuelle prévoit, en son article L 411-4, la possibilité de former un recours contre des décisions du directeur général de l’INPI « prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ». L’article D 411-19-1 CPI stipule que « la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d’invention … ». En effet, le législateur a voulu soustraire ces recours au juge administratif pour les confier au juge civil. La procédure est quelque peu originale car le directeur général de l’INPI, qui est à l’origine de la décision contestée, doit être entendu, tout comme le ministère public (L 411-4, 4e phrase, CPI). Le directeur général de l’INPI peut même se pourvoir en cassation. (Il a pu y avoir un débat doctrinal quant au caractère « quasi-juridictionnel » des décisions du directeur général de l’INPI ; voir à ce sujet P. Mathély, Le nouveau droit français des brevets d’invention, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 547ss.) Nous verrons que le présent arrêt reconnaît un autre droit au directeur général de l’INPI.

Dans un billet récent, nous avons présenté un arrêt concernant un recours contre la décision du directeur général de l’INPI de refuser le dépôt d’une traduction d’un brevet européen délivré avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres mais modifié en opposition après son entrée en vigueur. Le présent arrêt se penche sur une situation proche à certains égards (le refus d’un dépôt de traduction pour un brevet européen fraîchement délivré), mais parvient à une ‘solution’ assez différente.

La société Sew-Eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, une demande de brevet européen, délivrée par l’OEB le 14 janvier 2009. Elle a voulu déposer à l’INPI une traduction française de ce brevet, mais le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens. La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.

Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

La Cour fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.

***

Considérant que l’article R 411-23 CPI dispose que « la cour d’appel statue après que le directeur général de l’INPI a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales » ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction quant au contenu de ces observations, n’interdisent pas au directeur général de l’INPI, même s’il n’a pas la qualité de partie à l’instance, de discuter la compétence de la cour au regard de la nature de la décision visée par le recours ; que, dès lors qu’il appartient à la cour, en toute hypothèse, de vérifier sa compétence et que le ministère public et la société Sew-Eurodrive en ont débattu contradictoirement, la qualité en laquelle l’INPI intervient à la procédure et a présenté ses observations est indifférente à la nécessité de l’examiner ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 411-4 CPI que les cours d’appel connaissent des recours formés contre les décisions que prend le directeur général de l’INPI « à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » ; que l’article R 411-19 précise les règles de compétence territoriale des cours d’appel appelées à connaître « des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle » ;

Considérant qu’il suit de là que, pour déterminer si la cour est compétente pour connaître du recours, comme le prétendent le ministère public et la société Sew-Eurodrive, ou ne l’est pas, ainsi que le soutient l’ INPI, il y a lieu de rechercher si la décision de refuser la traduction que souhaitait déposer la société brevetée a été prise « à l’occasion de » ou « en matière » de délivrance de brevet ;

Considérant, à cet égard, que le ministère public tient pour acquis que le dépôt de la traduction a été sollicité à « l’occasion de la délivrance du brevet européen » ;

Considérant que la société Sew-Eurodrive … admet, pour sa part, que les dispositions des articles L 614-7 et suivants CPI qui se référaient à l’exigence d’une traduction en langue française ont été abrogées par la loi du 17 (en réalité 29) octobre 2007 qui a autorisé la ratification du protocole de Londres, de sorte que le dépôt d’une traduction n’est plus obligatoire pour que le brevet européen produise ses effets en France dès la publication de sa délivrance ;

Considérant en effet que l’article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose :

« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’OEB envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l’une de ces langues officielles » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait :

« Lorsque le texte, dans lequel l’OEB créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. » ;

Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, de la convention de Munich, s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er :

« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 5, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen »,

en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date ;

Que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose :

«Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’OEB créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi »

doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet, de sorte que, comme le soutient à juste titre le directeur général de l’INPI, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant que l’entrée en vigueur de ces dispositions a rompu tout lien entre la question du dépôt d’une traduction et celles de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle au sens des textes dans lesquels ces expressions ont un rapport avec la compétence des cours d’appel pour statuer sur les recours en ces matières ;

Considérant, au demeurant, que c’est ainsi que la société Sew-Eurodrive comprend le sens de sa demande tendant à voir l’INPI accepter de conserver la traduction de son brevet, non pour permettre la délivrance, combattre le rejet ou assurer le maintien de son titre, mais seulement dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’invention et pour dissuader les tiers de bonne foi d’y porter atteinte ; que la société requérante se réfère ainsi expressément à la mission de l’INPI, telle que définie à l’article L 411- 1, 1°, CPI, consistant à « centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des informations », et non à celle contenue au 2° du même article, relative à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle [...], à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; que c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; que la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

Se déclare incompétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive,

Vu l’article 96 CPC, renvoie la société Sew-Eurodrive à mieux se pourvoir, …

***

Le recours formé par la société Sew-Eurodrive, visant à imposer à l’INPI une formalité pour laquelle il n’y a plus de base légale, n’avait, selon nous, que peu de chances d’être couronné de succès, mais on peut regretter le traitement que la Cour de Paris lui a réservé. Au lieu de rejeter le recours, elle reçoit l’exception d’incompétence, qui nous paraît quelque peu artificielle. En l’absence de texte applicable, elle considère la volonté subjective de la requérante, ce qui la mène à l’article L 411-1, 1° CPI. Ce choix n’est pas dépourvu de logique interne mais nous semble néanmoins discutable. La Cour renvoie le requérant à mieux se pourvoir, sans doute devant le juge administratif. Celui-ci est-il vraiment mieux à même de traiter la question de la traduction d’un brevet européen ? Ce renvoi est-il dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ?

Mais laissons ce débat aux spécialistes. Pour revenir au souhait de la société Sew-Eurodrive, de voir l’INPI accepter une traduction française de son brevet européen rédigé en allemand, afin de réduire le risque de voir le brevet contrefait, on peut se demander s’il ne repose pas sur une illusion. Avant l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, il fallait en effet déposer une traduction française, mais, à notre connaissance, l’INPI ne diffusait pas cette traduction. Peut-être pouvait-on se procurer une copie en s’adressant à l’INPI, mais les bases de données habituelles (espacenet en particulier) ne mettaient pas ce texte à la disposition du public (alors qu’on pouvait y trouver des re-publications de l’Office allemand). C’est d’ailleurs une des raisons pourquoi l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, si elle a eu un impact financier pour les Cabinets en propriété industrielle, n’a en rien bouleversé la situation des techniciens et inventeurs français soucieux de connaître l’art antérieur et plus particulièrement, le contenu des brevets européens délivrés en langue anglaise ou allemande.

Mais peut-être les motivations derrière ce recours étaient-elles d’un autre ordre. S’agissait-il d’un « test case », comme on dit outre-Manche ? Quelqu’un avait il envie d’entrouvrir la porte que le Protocole de Londres avait fermée, pour permettre un dépôt de traduction optionnel ?

Cour d’appel de Paris, 26 mai 2010

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG c. Directeur général de l’INPI

Source : PIBD 922 III-475

Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Vraisemblance de la contrefaçon d’une revendication annulée en première instance

… Attendu que se plaignant de la contrefaçon d’un brevet européen délivré pour un procédé de préparation de diacéthylréine épurée, la SAS Laboratoire Negma a assigné la société Biogaran en référé à jour fixe pour obtenir l’interdiction sous astreinte et le retrait du marché de trois médicaments génériques, dénommés Diacéréine Biogaran ;

Attendu que par ordonnance du 10 mars 2009, le Juge des référés du TGI de Strasbourg a fait droit à cette demande ;

Qu’il a condamné en outre la société Biogaran à payer à la société Laboratoire Negma une compensation de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS Biogaran a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2009, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu’au soutien de son recours, la société Biogaran critique la procédure à jour fixe menée contre elle à Strasbourg, et indique que le Juge de la mise en état du TGI de Paris était compétent, du fait de sa saisine préalable d’une action en nullité de la revendication n°1 4 du brevet européen invoqué par la société Negma ; …

Attendu qu’en cours de procédure, la société Biogaran a signalé l’intervention d’un jugement du 31 mars 2010 du TGI de Paris, qui a annulé à sa demande la revendication n°14 de la partie française du brevet européen 0520414, lequel fonde l’action en contrefaçon de la société Laboratoire Negma ;

Attendu que les parties n’ont pas estimé nécessaire de prendre d’écritures particulières à la suite de cette décision, et ont repris intégralement une longue controverse technique sur la nouveauté du procédé breveté, et sur son aptitude à être breveté en tant que méthode de production d’un produit seulement épuré, comme si aucune décision n’était intervenue à ce sujet ; …

Attendu qu’au fond, l’action de la société Negma est exclusivement fondée sur la revendication n°14 du brevet européen n°0520414, exploitée par elle pour la production de diacéréine vendue sous le nom de médicament ART50 ;

Attendu que cette revendication est libellée : ‘produit pharmaceutique contenant de la diacéthylréine (sic) qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires classiques’ ;

Attendu qu’il est constant que la diacéréine elle-même avait déjà été dévoilée, et que le brevet en cause ne concernait que des méthodes d’obtention d’un produit épuré ;

Attendu que la diacéréine, produit anti-arthrosique, peut être fabriquée au moyen d’extraits d’une plante dénommée séné ;

Que de tels extraits ont cependant l’inconvénient de contenir un laxatif naturel contenu dans diverses autres plantes, notamment l’aloès, et dénommé en raison de cela aloémodine ;

Attendu que la revendication n°14 paraît abusive au résultat de sa lecture même, puisqu’elle vise à protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu cependant que la société Negma admet qu’il était déjà possible en 1991, date de priorité du brevet, de produire de la diacéréine épurée par d’autres procédés que ceux brevetés, mais qu’elle fait valoir qu’ils étaient trop coûteux pour être utilisés industriellement ;

Attendu que sur une telle base, elle a entendu faire protéger toute production de diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu que d’une part, elle admet néanmoins qu’une telle production demeurait possible par d’autres procédés ;

Que d’autre part, elle ne paraît pas contester que le procédé utilisé par la société Synteco diffère de ceux qu’elle a brevetés ;

Qu’elle se fonde exclusivement sur la revendication n°14 du brevet, destinée à protéger dans l’absolu toute diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine ;

Attendu qu’autrement dit, elle souhaite faire condamner toute autre méthode que la sienne pour produire de la diacéréine épurée ;

Attendu qu’une telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante, et qu’elle a été annulée par décision du 31 mars 2010 du TGI de Paris ;

Attendu que la société Negma fait état de sa conviction qu’elle obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, mais qu’une telle conviction n’apparaît pas comme un élément objectivement suffisant pour rendre vraisemblable la réalité d’une contrefaçon ;

Attendu en effet que l’article L 615-3 CPI exige toujours une vraisemblance de la contrefaçon pour fonder une mesure d’interdiction provisoire en référé, et que cette vraisemblance s’apprécie tant dans son élément matériel que dans son élément légal ;

Attendu qu’en l’état d’une revendication apparemment abusive, et annulée par un jugement, même frappée d’appel, l’élément légal de la contrefaçon n’est pas suffisamment vraisemblable, et ne justifie donc pas une mesure d’interdiction provisoire ;

Attendu qu’infirmant par conséquent l’ordonnance entreprise, la Cour rejette toutes les demandes d’interdiction provisoire et de retrait des trois spécialités de diacéréine produites par la société Biogaran ; …

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Reçoit l’appel de la SAS Biogaran contre l’ordonnance du 10 mars 2009 du Juge des référés du TGI de Strasbourg ; …

déboute au fond la SAS Laboratoire Negma de l’ensemble de ses demandes présentées contre la SAS Biogaran …

***

Cet arrêt nous semble frappé de bon sens. Il paraît en effet difficile de maintenir une interdiction provisoire sur la base d’une revendication annulée en première instance et dont le breveté, bien que convaincu qu’il obtiendra en appel l’infirmation du jugement d’annulation, ne semble pas loin d’admettre qu’elle n’était pas nouvelle (du moins au sens de la jurisprudence européenne : la divulgation d’un procédé de fabrication divulgue aussi son produit final, peu important que le procédé ait été mis en œuvre ou pas).

On notera que le juge, comme d’autres avant lui, continue en quelque sorte à apprécier le « caractère sérieux » de l’action au fond, une des conditions de l’ancienne loi, qui a disparu des textes avec l’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007. Ce critère se loge donc désormais dans la notion de « vraisemblance de la contrefaçon » alléguée.

Sur une note plus légère, nous retenons la formule amusante de la Cour qui trouve qu’une « telle revendication apparaît comme intrinsèquement étonnante ».

Cour d’appel de Colmar, 1e ch. civ., 22 juin 2010

Biogaran et al c. Laboratoires Negma

Source : Base Jurisprudence de l’INPI