Coup de pompe

Le présent arrêt n’est pas particulièrement passionnant mais il mérite d’être rapporté parce qu’il met un terme à une longue épopée juridique …

La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:

a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie;

b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,

c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,

d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,

e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,

f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistons

g) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,

caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.

En octobre 1997, la société américaine Waters a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.

Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon du brevet.

Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par la société Waters contrefaisait le brevet et a condamnée cette société à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.

La société Waters a interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.

La société Waters a cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.

Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.

Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.

Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.

Waters 2795

Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.

Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.

Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné la société Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné la société Waters a payer une somme totale d’environ 3.9 M€.

Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent de sa demande en concurrence déloyale.

Les sociétés Agilent et HP ont formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Voici un extrait de l’arrêt, concernant le premier moyen :

***

… Attendu que les sociétés Hewlett-Packard GmbH, Agilent Technologies GmbH et Agilent Technologies France font grief à l’arrêt de dire que les appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 équipés des logiciels 2.01, 2.02 ou 2.03 commercialisés par les sociétés Waters ne sont pas des contrefaçons de la partie française du brevet européen n°0 309 596, de les débouter en conséquence de leurs demandes et d’ordonner une mesure de publication, alors, selon le moyen :

1°/ que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de la revendication ; que si celle-ci peut-être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet couvre un dispositif de pompage caractérisé en ce qu’il comporte, de manière générale, « des moyens de commande (41, 42, 43, 44, 35) reliés aux moyens d’entraînement (30, 34 ; 31, 33 ; 32, 36) pour régler les longueurs de course des pistons (10, 20) entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduite », sans préciser que ces moyens de commande permettraient un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement souhaité ; qu’en retenant que la revendication 1 du brevet ne porterait que sur un « fonctionnement automatique des moyens de commande revendiqués », et partant, sur un dispositif permettant un ajustement automatique des longueurs de course en fonction du débit d’écoulement sélectionné, la cour d’appel a ainsi ajouté à la revendication 1 une caractéristique qu’elle ne comporte pas et a, par là même, restreint la teneur de cette revendication, en violation des articles 69 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen et L 613-2 CPI ;

2°/ qu’en se fondant, pour écarter la contrefaçon du brevet n° 0 309 596, tant par reproduction que par fourniture de moyens, sur le fait que ledit brevet n’aurait pas pour objet de couvrir un ajustement manuel de la longueur de course des pistons en fonction du débit désiré, la cour d’appel a apprécié la contrefaçon sur la base d’une lecture erronée de la revendication 1 du brevet, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;

3°/ que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et se caractérise par la reproduction des moyens essentiels constituant l’invention ; qu’en relevant, pour écarter la contrefaçon, que dans les appareils Waters modifiés, les pulsations seraient éliminées en rendant identiques la pression à l’intérieur de la première pompe et la pression de sortie du système de pompage au moment de la phase de transfert de la première pompe vers la deuxième pompe, quand il lui appartenait, indépendamment de l’adjonction de ces caractéristiques, de rechercher si les moyens essentiels constituant l’invention protégée par la revendication 1 du brevet n° 0 309 596 n’étaient pas reproduits par les appareils Waters modifiés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L 613-3 et L 615-1 CPI ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, contrairement aux affirmations du moyen, n’a pas ajouté à la revendication n°1 mais n’a fait qu’interpréter celle-ci à l’aide de la description ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que les appareils Waters modifiés ne reproduisent ni les caractéristiques du dispositif de pompage couvert par le brevet en ce qu’il recherche la réduction des pulsations par l’action des moyens de commande du dispositif qui, reliés aux moyens d’entraînement, règlent les longueurs de course des pistons en réponse au débit souhaité, ni la caractéristique selon laquelle le volume par course diminue avec un débit d’écoulement plus faible et vice versa ; qu’il retient encore que ce sont les moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement qui assurent le réglage automatique de la longueur de course en réponse au débit d’écoulement désiré et non l’opérateur qui ne fait pas partie des moyens de commande de la revendication ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les caractéristiques essentielles des dispositifs en cause ne présentaient pas de ressemblances suffisantes démontrant une contrefaçon, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; …

***

Cour de cassation, 24 mai 2011

Agilent et HP c. Waters

Disponible sur Legifrance.

Malheureusement, l’arrêt attaqué n’est pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Imprécis mais pas insuffisant

La société Tordo Belgrano est titulaire du brevet français n° FR 2 717 211 concernant une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre.

Elle est également titulaire dun modèle déposé à l’INPI sous le n° 95 1124 représentant un tourniquet marseillais composite.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

1. Espagnolette du type comportant une tringle rainurée (1) en aluminium pourvue de crochets (2,3) de verrouillage, chacune de ses extrémités, les crochets haut (2) et bas (3) sont des embouts plastiques monobloc, les autres accessoires tels que les battements (33,34) sont également en plastique, ladite tringle (1) est actionnée en rotation par une poignée de manoeuvre (4) en plastique montée sur un panneton également en plastique (5), ladite tringle (1) est associée à un ensemble de lacets (6,7) en plastique pour la fixation de ladite tringle sur le battant, le panneton (5) et la poignée (4) sont chacun fabriqués en plastique et issus de moulage, le panneton (5) est constitué d’au moins un anneau ouvert (8 ou 9), c’est dans cet anneau ouvert ou ces deux anneaux ouverts (8 et 9) que vient s’enfiler la tringle (l), la face interne de chaque anneau (8 ou 9) comporte un ergot (11) destiné à coopérer avec la rainure (12) de la tringle (1) pour la solidarisation des deux éléments en rotation, le ou les deux anneaux (8 et 9) se prolongent par deux mâchoires (14 et 15) qui font office de pinces et dont le rapprochement forme le corps principal du panneton (5), le corps du panneton (5) est pourvu d’un moyen de serrage (16) des deux mâchoires (14 et 15) le long de ladite tringle (1) et d’un axe (17) pour la poignée (4) dont une extrémité coopère avec ledit axe (17) et dont ladite extrémité de la poignée (4) est destinée B être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15) du panneton (5), caractérisée par le fait que la face interne (18) est chanfreinée dans sa partie (19) de manière à coopérer avec l’extrémité (20) de la poignée (4) en plastique destinée à être mise en place entre les deux mâchoires (14 et 15), par enclenchement de ladite poignée (4) dans le panneton (5) ; la même face (18) fait office d’axe d’articulation (21) pour l’oeil (22) d’articulation de la poignée (4) qui est autopositionné lors de l’enclenchement ; le moyen de serrage et de fixation de la poignée (4) est mis en place dans un trou de vis (23) dispose sur la face de la mâchoire (15) et dans un puits de vis (17) prévu a cet effet, dans la partie correspondante de l’autre mâchoire (14) du panneton (5) qui fait en même temps office d’axe d’articulation (21) pour l’oeil (22) d’articulation de la poignée (4).

La société FTI bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation du brevet et du modèle.

Soupçonnant l’existence d’actes de contrefaçon, les sociétés Tordon Belgrano et FTI ont fait procéder, le 9 novembre 2007, à un constat d’huissier au salon Batimat, et à plusieurs saisies-contrefaçon, puis elles ont fait assigner les sociétés Metimexco, Morey Production et François Inglese devant le TGI de Paris, (entre autres) en contrefaçon du brevet.

Par jugement du 30 septembre, le TGI de Paris a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet et dit que la société Metimexco avait commis des actes de contrefaçon du modèle déposé. En revanche, le tribunal a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes de contrefaçon de brevet et a déclaré qu’en faisant procéder dans des conditions irrégulières à une saisie-contrefaçon, elles avaient commis une faute engageant leur responsabilité civile.

Les sociétés Tordo Belgrano et FTI ont interjeté appel.

Par arrêt du 18 mars 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La partie qui a retenu notre attention concerne la nullité du brevet français.

Le TGI avait dit à ce sujet :

« La société Metimexco, se fondant sur les dispositions de l’article L 612-6 CPI, soutient que le brevet en cause serait nul car les revendications ne définissent pas clairement la protection revendiquée.

Il est constant que les revendications constituent l’élément essentiel du brevet car elles définissent l’objet de la protection demandée et doivent en conséquence être suffisamment claires et précises.

La société Metimexco se contente toutefois de relever isolément des termes de la revendication principale qu’elle estime imprécis sans démontrer en quoi cette imprécision supposée aurait une incidence sur la portée du brevet et donc sur la sécurité juridique des tiers qui ne pourraient définir l’objet de la protection revendiquée.

En conséquence, le moyen de nullité n’est pas fondé. »

La Cour d’appel confirme :

***

… Considérant qu’il est soutenu par la société Metimexco, qui se réfère aux dispositions de l’article L 612-6 CPI, que le brevet relatif à une espagnolette de volet battant pour fenêtre ou porte-fenêtre doit être annulé dès lors qu’il comporte de nombreuses imprécisions : sur la notion d’accessoire, sur la définition des différents axes mentionnés […] (axe pour la poignée, axe d’articulation de la poignée), […] sur la face interne […] ;

Considérant que les causes de nullité d’un brevet sont édictées par l’article L 613-25 du CPI :

• « si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-17,
• s’il n’expose par l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
• si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée.
• Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications » ;

Or considérant qu’en l’espèce, si la société Metimexco relève des imprécisions dans la description du brevet et dans la revendication 1, elle ne prétend nullement que l’invention n’aurait pas été suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter ; que pas davantage ne prétend-elle que la description de l’invention serait insuffisante et ne satisferait pas aux prescriptions des articles L 612-12, al 1er, 6° et R 612-12 CPI ; qu’en conséquence, l’argumentation tenant aux imprécisions du brevet dans sa rédaction, déjà soumise au TGI, ne peut prospérer, la société Metimexco ne se prévalant d’aucune des causes de nullité de l’article L 613-25 CPI susvisé ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du brevet ; …

***

Cour d’appel de Paris, 18 mars 2011

Tordo Belgrano et FTI c. Metimexco et al

L’arrêt (tout comme le jugement de première instance) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pour une décision semblable, voir ici.

Too much

Le 19 mai 2005, Marcel P. a déposé une demande de brevet française concernant une installation maritime destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle. Cette demande a été publiée sous le numéro FR 2 885 961.

La revendication principale est rédigée comme suit :

Installation maritime (100, 100’, 100’’) destinée à produire de l’énergie à partir du mouvement de la houle, l’installation (100, 100’, 100’’) comprenant au moins une cloche (200, 200’), au moins un générateur (500, 500’) alimenté en air comprimé produit par ladite cloche (200, 200’) sous l’effet d’une compression de l’air qu’elle contient engendrée à chaque mouvement de la houle dans le volume interne de celle-ci, caractérisé en ce qu’elle est pourvue d’au moins un réservoir de ballastage (600, 600’) prévu pour être rempli d’eau afin de permettre l’immersion totale ou partielle de l’installation (100, 100’, 100’) lors d’une tempête.

Par décision du 29 janvier 2010, l’INPI a constaté la déchéance de la demande faute de paiement des redevances.

Le déposant a formé un recours en sortant l’artillerie (trop) lourde :

***

… Considérant que, dans le cadre de la procédure du recours formé par Monsieur P. contre la décision du Directeur général de l’INPI du 29 janvier 2010 qui, au visa notamment de l’article L 613-22 CPI, a constaté la déchéance du brevet n°0505050 faute de paiement des redevance s prescrites, le requérant soutient que

« les articles de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la Propriété intellectuelle et industrielle ne sont pas conformes aux articles 1 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 inscrite dans notre Constitution et aux articles de cette même loi sur la Propriété Intellectuelle ou artistique, ils sont donc contestables »

et explique que l’article L 611-2 CPI fixe à 20 ans la durée de protection d’un brevet et que, à l’expiration de ce délai,

« le brevet tombe alors dans le domaine public sans que l’inventeur ait reçu la juste rémunération de son travail, alors qu’il s’agit d’un titre de propriété inaliénable et sacré. » ;

Considérant que, en réplique, le directeur général de l’INPI fait valoir que la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, qui prévoit qu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation si, notamment :

« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites [...] » ;

qu’en effet la décision objet du recours de Monsieur P. constate la déchéance de son brevet n°05 05050 au visa de l’article L 613-22 CPI, qui dispose:

« Est déchu de ses droits le propriétaire [...] d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 dans le délai prescrit par ledit article »,

alors que la question de la durée de protection du brevet, soulevée par le requérant, est manifestement étrangère à celle de la déchéance de ses droits pour défaut de paiement d’une redevance annuelle ;

Considérant que le ministère public, auquel la présente affaire a été communiquée le 23 novembre 2010, soutient dans son avis du 4 janvier 2011 que la décision du Directeur général de l’INPI est fondée sur l’article L 613-22 point 1 CPI qui prévoit la déchéance des droits du propriétaire d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l’article L 612-19 du même code dans le délai prescrit par ledit article, cette déchéance étant constatée par une décision du directeur de l’INPI publiée et notifiée au breveté, d’où il suit que seule cette disposition législative expressément visée dans la décision du directeur de l’INPI est applicable au présent litige alors que celle relative à la durée de protection des brevets visée par l’auteur de la question au travers de la référence à la loi de codification du 1er juillet 1992 n’est nullement concernée ; que le ministère public conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question posée par Monsieur Marcel P. à la Cour de cassation ;

Considérant que, dans ses observations en réponse du 14 janvier 2011, Monsieur P. se réfère à la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1793 et souligne que le fait qu’il n’a pas acquitté la redevance prévue par l’article L 613-22 point CPI

« ne nuit pas à autrui; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées par la loi. » ;

Qu’il demande en outre à la cour de saisir le Conseil constitutionnel au visa de l’article R 771-17 du décret du 18 février 2009 qui dispose :

« Lorsqu’une question prioritaire est posée à l’appui d’un pourvoi eu cassation, le Conseil d’Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer an préalable sur l’admission du pourvoi. » ;

Considérant que le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté par Monsieur P. le 4 novembre 2010 dans un écrit distinct de ses conclusions et motivé ; qu’il est donc recevable ;

Considérant que l’article 23-2 de l’ordonnance n°58 -1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation notamment si

« la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites » ;

Considérant que la disposition contestée par le requérant, en l’espèce l’article L 611-2 CPI, n’est pas applicable au litige ni à la procédure, puisque la décision du Directeur général de l’INPI objet du recours de Monsieur P. est fondée sur l’article L 613-22 CPI ; qu’il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; …

***

Cour d’appel de Paris, 30 mars 2011

Marcel P. c. Directeur général de l’INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Sursis en cas de tierce opposition ?

La société Daiichi Sankyo Company Limited (ci-après « Sankyo ») est titulaire du brevet français FR 2 483 912 concernant des dérivés hydrocarboxylés du composé ML-236B, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Composés de formule (I) :

 

 dans laquelle R représente un groupe de formule

ou

et des lactones cycliques, des sels et des esters de ces composés.

La société Sankyo a également déposé un CCP le 19 mai 1992.

Elle commercialise des médicaments dont le principe actif est la pravastatine, destinés à lutter contre le cholestérol. La pravastatine est devenue une molécule de référence ; elle a été commercialisée principalement sous les noms de Mevalotin®, Pravasin®, Prareduct®, Elisor® et Vasten®.

Par décision du 26 janvier 2005, l’INPI a constaté la déchéance du CCP pour non-paiement de la quatrième annuité. La requête de la société Sankyo tendant à faire annuler cette décision a été rejetée.

Par arrêt du 14 mars 2007, la Cour d’appel de Paris a annulé ces deux décisions de l’INPI.

La société Eg Labo a formé une tierce opposition à cet arrêt.

Ayant constaté que la société Eg Labo aurait commercialisé la pravastatine générique avant que ses titres ne tombent dans le domaine public (le 10 août 2006), la société Sankyo l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale, par acte du 14 avril 2009.

La société Eg Labo demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente définitive sur cette tierce opposition.

***

… II n’appartient pas au juge, saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision de justice, d’évaluer la recevabilité ou les chances de succès des actions ou moyens qui tendent à celle-ci, mais seulement d’apprécier si cette décision est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

En l’espèce, la tierce opposition, à la supposer retenue, est susceptible de remettre en question la validité du CCP, et donc d’influer directement sur la solution de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentée par la société Sankyo.

Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer.

***

Cette décision enrichit donc notre liste des cas de figure où le juge français surseoit à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir aussi notre billet antérieur consacré à cette question).

TGI de Paris, 14 janvier 2011

Daiichi Sankyo Company Ltd c. Eg Labo

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Tribulations d’un homme de paille

La société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir :

***

Sur la recevabilité de la demande

Le demandeur à une action en justice doit justifier d’un intérêt né, direct et actuel au succès de sa prétention, par application de l’article 31 CPC.

Dans le cas d’une action en nullité d’un brevet d’invention, il est acquis que l’intérêt à agir n’est reconnu qu’à des concurrents actuels ou éventuels dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des produits brevetés.

La société Menai fait valoir que l’information disponible au public sur la société Omnipharm ne fait apparaître aucune activité industrielle ou commerciale en France de cette société, créée en 1998 en Angleterre et, notamment qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle n’a pas déposé de comptes annuels au registre des sociétés anglais depuis février 2007, que ses derniers comptes font état d’ un passif de 345.991 e et qu’elle ne prouve donc pas qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de commercialiser elle-même un produit vétérinaire en France.

Elle en conclut que la société Omnipharm ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir en nullité des deux brevets français Merial et qu’elle n’a engagé la présente procédure qu’en tant qu’intermédiaire pour dissimuler de véritables concurrents ayant réellement un intérêt à demander l’annulation desdits brevets et à qui il appartient d’agir eux-mêmes en nullité.

En l’espèce, la société Omnipharm ne conteste pas qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle est domiciliée dans un cabinet d’experts-comptables et qu’elle n’a pas déposé ses comptes annuels au greffe depuis 2007 mais elle soutient que ces éléments sont indifférents pour apprécier son intérêt à agir en nullité des brevets litigieux.

Elle prétend cependant que sa capacité et son intention de fabriquer et de commercialiser des produits génériques couverts par les brevets Menai attaqués sont établis par plusieurs éléments de preuve qu’il convient d’examiner successivement.

* Les AMM concernant les produits vétérinaires Flexicam et Acticam démontrent, pour Flexicam, que le titulaire de l’AMM est la société danoise Dechra Veterinary Products et que les fabricants des lots sont soit cette dernière, soit des sociétés tierces, et pour Acticam, que le titulaire de l’AMM est la société belge Ecuphar NV qui en est également le fabricant.

Il en résulte que le rôle de la société Omnipharm s’est borné à l’obtention de ces AMM pour le compte de tiers auxquels elle a ensuite transféré lesdites autorisations et qu’elle n’a conservé aucune responsabilité dans la fabrication ou la commercialisation des deux produits en cause.

* La demande de brevet PCT n° WO 2010/106325 déposée par la société Omnipharm le 17 mars 2010 et désignant son dirigeant, M. Donnely, comme inventeur, s’inspire étroitement d’une demande de brevet PCT n° WO 2010/092 355 déposée un mois plus tôt, le 15 février 2010, en copropriété par la société indienne Cipla et la société anglaise Qed Etal qui désigne M. Donnely comme inventeur aux côtés de deux autres inventeurs indiens. En effet, ces deux demandes concernent une formulation parasiticide comprenant du fipronil et leur comparaison montre de fortes similitudes, notamment une définition identique du problème technique relatif au point éclair ou « flash point ».

Il en résulte que des liens particulièrement intimes sont établis entre les sociétés Omnipharm et Cipla qui sont confirmés par l’examen des priorités revendiquées par les deux demandes de brevet précitées.

Il s’avère que la demande de brevet PCT de la société Omnipharm revendique la priorité de la demande américaine n° 61/161 361 déposée le 18 mars 2009 par M. Donnely, à titre d’inventeur, puis cédée à la société Qed Etal tandis que la demande de brevet PCT des sociétés Cipla et Qed Etal revendique la priorité de la demande américaine précitée et d’une demande indienne déposée par la société Cipla un mois plus tôt, le 16 février 2009, désignant deux inventeurs indiens.

Il est constant que la demande américaine précitée du 18 mars 2009 reprend des parties substantielles de la demande indienne du 16 février 2009 - alors même que cette demande n’était pas encore publiée - puisque le texte de la demande américaine contient trois exemples de formulations qui sont la reprise de trois des six exemples de la demande indienne antérieure de la société Cipla dont M. Donnely ne pouvait pas avoir connaissance sauf à en être informé directement par cette société.

Ces éléments démontrent suffisamment que la société Omnipharm - qui n’a déposé sa demande de brevet PCT n° WO 2010/106 325 que le 17 mars 2010, soit six mois avant d’engager la présente procédure en nullité, et qui ne justifie pas de sa capacité à exploiter personnellement ce titre - agit en réalité pour le compte de la société indienne Cipla qui est un concurrent direct de la société Menai.

* Les marques communautaires Fiprotek, Fiprotek Plus, Fiprotek + et Fiprotek Combo ont été déposées par la société Omnipharm peu de temps avant l’introduction de la présente procédure par acte du 13 septembre 2010 puisque le dépôt de la marque Fiprotek est interVenu le 4 février 2010 et le dépôt des autres marques le 18 août 2010.

Par ailleurs, les marques précitées font apparaître à nouveau les liens étroits qui unissent la société Omnipharm à la société indienne Cipla qui fabrique des génériques.

En effet, il est établi que la société Cipla Vet, filiale sud-africaine de la société Cipla Medpro, détient déjà la marque Fiprotek pour commercialiser des médicaments vétérinaires génériques contenant du fipronil.

Il est également acquis que la société Omnipharm a déposé les marques Protekktor et Terminator qui correspondent à deux dénominations utilisées par la société Cipla Vet pour désigner des produits vétérinaires parasiticides.

* La déclaration d’intention de M. Donnely, qui apparaît être le seul et unique associé de la société Omnipharm, est dépourvue de force probante, nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même.

Il résulte de ce qui précède que la société Omnipharm, loin de prouver qu’elle est un concurrent actuel ou même simplement éventuel de la société Menai, agit en réalité pour le compte de sociétés tierces qui ne veulent pas apparaître dans ce litige et qu’elle est une société écran qui dissimule d’autres sociétés, dont le génériqueur indien Cipla, lequel est un concurrent direct de la société Menai susceptible de développer une activité en France qui pourrait être entravée par les brevets attaqués en nullité.

Dans ces conditions, dès lors que la société Omnipharm ne rapporte pas la preuve qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de vendre elle-même en France un produit à usage vétérinaire conforme aux brevets Merial en litige, et notamment qu’elle dispose des moyens requis (infrastructure, personnel et installations) pour développer une telle activité, il convient de la déclarer irrecevable à agir en nullité de brevet pour défaut d’intérêt, par application de l’article 31 CPC.

L’équité commande l’allocation à la société Merial de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …

***

TGI Paris, 12 mai 2011

Omnipharm Ltd c. Merial

Source : EPLaw Patent Blog

Erosion

En ce jour de pont, voici des statistiques parfaitement inutiles … mais pas pour autant inintéressantes.

Le graphe suivant montre l’évolution du nombre moyen de décisions en matière de brevets d’invention par numéro du PIBD, depuis la création de cette revue.

On constate une lente érosion du nombre de décisions, même s’il faut prendre en compte que dans les très anciens numéros, contrairement à aujourd’hui, les décisions n’étaient pas citées dans leur intégralité. Parfois, on ne donnait qu’un bref résumé de certaines décisions, ce qui permettait d’en citer un plus grand nombre.

Il n’empêche, la part des brevets semble diminuer dans le PIBD. Selon toute vraisemblance, ce sont les décisions concernant les marques - matière génératrice de contentieux s’il en est - et les dessins et modèles qui prennent de plus en plus de place.

Espérons que nous avons touché le fond et que nous ne devrons pas nous habituer à voir des numéros du PIBD sans décision en matière de brevets.

« Naïf comme tous les inventeurs … »

Que peut faire un copropriétaire de brevet pour se débarrasser d’un autre copropriétaire ? Mis à part une offre de rachat des quote-parts, et en l’absence de clauses en ce sens dans un contrat de copropriété, les moyens légaux ne sont pas légion. Le litige présent montre une tentative originale mais finalement infructueuse : l’action en « nullité de la co-titularité ».

Monsieur René F. est titulaire, avec Monsieur Olivier C., de la demande de brevet FR 2 816 584, déposée le 16 novembre 2000 et concernant une aile de parapente bionique à voilure modulable dénommée « Bionic ».

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :

Aile de parapente ou de parachute, dont la voilure est caractérisée par une voûte vue de face en forme d’aile d’oiseau (1), comprenant des extrémités d’aile (2) dont la concavité est orientée vers le haut, et une partie centrale de voilure (3) invaginée en forme de V.

Cette demande a ensuite fait l’objet d'une extension sous la forme d'une demande de brevet européenne EP 1 207 102 revendiquant la priorité de la demande française, aujourd’hui réputée retirée.

NB : Apparemment, Monsieur F. a déposé cette demande européenne en son seul nom, voir à ce sujet la lettre de Monsieur C. à l’OEB du 25 juillet 2003.

Le brevet français a été délivré en 2004.

Estimant que son consentement a été vicié au moment du dépôt de ce brevet, Monsieur F., par acte du 11 février 2005, a fait assigner Monsieur C. et la société Bio Air Technologies, dont ce dernier est le gérant, en « nullité de la co-titularité » du brevet litigieux, devant le TGI de Versailles. Ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2009, ce tribunal a désigné un médiateur pour tenter de trouver un accord entre les parties, mais celles-ci n’ont pu s’entendre.

***

Sur le dépôt du brevet n°00 14794

Ainsi qu’il a été exposé, le brevet n°00 14794, intitulé Parapente bionique à voilure modulable, a été déposé le 16 novembre 2000 par Messieurs René F. et Olivier C.

Monsieur F. soutient être l’unique inventeur de ce parapente inspiré des ailes des oiseaux. Il estime que ce n’est qu’à la suite de « manœuvres déloyales » que Monsieur C. a obtenu d’être inscrit en tant que co-inventeur sur le brevet litigieux.

Il verse aux débats de nombreuses attestations confirmant qu’il avait fait part à plusieurs collègues parapentistes et à d’autres personnes de ses découvertes sur la forme des ailes, et ce dès 1998, et estime que Monsieur C., qui n’est intervenu que comme contributeur, ne peut en aucun cas être considéré comme inventeur.

Le premier volet de l’argument n’est pas sans risque, car Monsieur F. semble admettre avoir divulgué son invention avant la date de dépôt du brevet.

Il ajoute que Monsieur C. lui aurait fait miroiter l’aide financière et technique qu’était susceptible de leur apporter la société Dassault Aviation, dans laquelle il exerce une fonction de cadre, pour obtenir d’être associé au dépôt du brevet, et aurait forcé son consentement par le biais du contrat de commercialisation qu’ils ont tous les deux signé, et par lequel le défendeur s’engageait notamment à modéliser sur ordinateur les différents prototypes conçus. « Naïf comme tous les inventeurs », Monsieur F. n’aurait pas vu « le piège », et aurait donc accepté de présenter Monsieur C., « simple contributeur, comme co-déposant de ses innovations ». Il conclut au fait que « l’attitude dolosive » de ce dernier a consisté à rompre de manière unilatérale la convention dont s’agit, moins d’un an après le dépôt du brevet, de sorte que la raison pour laquelle il avait selon lui accepté la co-titularité sur le brevet avant disparu, il sollicite qu’en soit prononcée la nullité.

Cependant, le dépôt d’un brevet d’invention ne peut s’analyser en un contrat, et les vices du consentement, dont le dol évoqué par le demandeur, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à entraîner sa nullité.

Par ailleurs, comme le font valoir à bon droit les défendeurs, le Code de propriété intellectuelle prévoit une action en revendication du brevet, à savoir celle prévue par son article L 611-8, qui doit seule être utilisée en l’espèce.

Or, si Monsieur F. vise ce texte dans ses écritures, il ne démontre pas en quoi les conditions qu’il stipule seraient en l’occurrence réunies.

Plus particulièrement, alors que cet article ouvre l’action en revendication d’un brevet, dans le cas d’une part d’une « invention soustraite à l’inventeur », d’autre part d’une « violation d’une obligation légale, ou conventionnelle », il se borne à soutenir qu’il n’aurait pas accepté la co-titularité s’il avait su que Monsieur C. aurait rompu la convention parallèlement signée.

Ce faisant, le demandeur ne caractérise nullement la fraude exigée par le texte susvisé, et sa demande telle que formulée sera rejetée.

Sur la convention de collaboration

A une date non précisée, mais visiblement contemporaine du dépôt du brevet d’après les deux parties, Messieurs F et C ont signé une convention, dont les stipulations les plus notables sont les suivantes :

« 2. Monsieur F., chercheur, se chargera plus particulièrement du secteur de l’innovation et des relations avec la presse spécialisée, des négociations en vue d’une fabrication, et in fine, la mise en œuvre des stratégies commerciales des réalisations.

3. Monsieur C., ingénieur, exercera plus particulièrement ses compétences sur la modélisation sur ordinateur des différents prototypes conçus, leur expérimentation sur le terrain, éventuellement à l’aide de modèles réduits, ainsi que de la réalisation des plans pour une mise en fabrication. (...)

7. Engagements contractuels : a. les co-contractants s’engagent à respecter les articles du présent contrat, b. les co-contractants s’engagent à se rencontrer périodiquement... pour travailler aux objets du présent contrat, c. Les co-contractants s’engagent à tenir tous les deux mois environ une réunion d’avancement formelle avec compte-rendu des différentes actions et projets en cours, d. Les co- contractants s’engagent à s’abstenir de tous accords de collaboration unilatéraux avec des structures concurrentes. (...)

10. La rupture de contrat peut se faire d’un commun accord ou d’une manière unilatérale.

11. En cas de rupture unilatérale volontaire, le contractant qui prend l’initiative de cette rupture de contrat se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers : commercialisation, gestion des brevets, résultant de la collaboration précédant cette rupture.

12. Au cas où l’un des associés ne respecterait pas ses engagements contractuels définis à l’article 7 : a. trois semaines sans rencontre de travail (hors périodes de vacances), b. non-présence aux réunions d’avancement périodiques, l’autre partie, après avertissement par lettre recommandée et sans réponse dans les 10 jours, serait en droit de rompre le contrat unilatéralement. Dans ce cas, l’associé n’ayant pas respecté ses engagements se verra pénalisé d’une perte de 20% des produits financiers... » .

Par courrier du 11 novembre 2001, Monsieur C. a indiqué à Monsieur F. qu’il souhaitait mettre fin à cette collaboration, en le priant de « considérer la présente comme une lettre de rupture de notre contrat de collaboration sur la Bionic et autres recherches dans le domaine aéronautique ».

Monsieur F. a répondu à ce courrier en indiquant que, compte tenu de cette rupture, il considérait rester seul propriétaire du brevet concernant la Bionic, ce à quoi Monsieur C. s’est opposé dans sa lettre du 19 décembre 2001.

De manière pour le moins confuse, Monsieur F. demande au Tribunal, sur la base de ces éléments factuels, d’une part, dans le corps de ses écritures, «de sanctionner les manœuvres dolosives utilisées par Monsieur C. pour obtenir d’être cosignataire de la demande de brevet », d’autre part, dans le dispositif de ces mêmes écritures, de « dire et juger que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de commercialisation est intervenue du fait de Monsieur C. sont exclusives de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil », enfin, oralement, d’annuler ledit contrat.

La première de ces demandes ayant déjà été étudiée, et la dernière ne saisissant pas le Tribunal puisque n’apparaissant pas dans les écritures du demandeur, il y a lieu de s’attacher à la façon dont la rupture est intervenue.

Dans la mesure cependant où l’article 10 du contrat prévoyait expressément la possibilité, pour chacun des co-contractants, de rompre unilatéralement le contrat, sans assortir cette rupture de conditions de forme précises, il convient de dire qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à ce titre à Monsieur C., la seule sanction étant, conformément aux termes de l’article 11 de ladite convention, une perte de 20% des produits financiers.

Sans contester cette perte dans son courrier du 19 décembre 2001, Monsieur C. a toutefois noté que « comme aucun produit financier n’était encore acquis au 11 novembre 2001, cette pénalité est nulle ».

A ce titre, Monsieur F. considère que cette clause concerne également les produits financiers à venir, mais cette question, relative à une éventuelle contrefaçon du brevet, sera étudiée ci-après.

Quoi qu’il en soit, la demande relative au contrat de collaboration sera rejetée.

Sur la contrefaçon du brevet n°00 14794

Monsieur F. expose que Monsieur C. a créé la société Bio Air Technologies, dont l’activité, qui a commencé en septembre 2004, est exclusivement de commercialiser les parapentes qui font l’objet du brevet litigieux. A cette fin, les associés de cette SARL, soit Monsieur C. et son épouse, ont apporté deux prototypes de parapente BIONIC 2 réalisés à fins de mise au point et d’homologation du modèle utilisant l’invention brevetée. Par la suite, la société Bio Air Technologies aurait, selon le demandeur, entrepris l’exploitation du brevet dont s’agit, en contrefaçon de ses droits.

Néanmoins, il ressort des dispositions de l’article L 613-29 CPI que « chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le TGI ».

En l’espèce, Monsieur C., qui justifie avoir avisé de la situation Monsieur F. par courrier du 22 septembre 2004, précise avoir donné une licence non exclusive d’exploitation à sa société Bio Air Technologies, sous la forme d’un apport en jouissance. Il ajoute que cette licence n’a jamais été exclusive, dans la mesure où Monsieur F. était tout à fait libre d’exploiter l’invention de son côté, ce qu’il fait d’ailleurs sur son site Internet, et d’autre part que cette licence est valable même si les formalités de publicité, prévues à l’article R 613-53 CPI n’ont pas été accomplies.

Sur ce dernier point, il convient de constater que Monsieur F. indique expressément dans ses écritures ne pas solliciter la nullité de la licence non exclusive, dont il admet donc tant la réalité que la licéité.

II se borne à vouloir faire constater la contrefaçon, et à en demander la réparation.

Cependant, il apparaît que Monsieur C., en vertu du texte susvisé, était en droit de concéder à un tiers, en l’espèce la société Bio Air Technologies, une licence non exclusive d’exploitation de l’invention dont s’agit, à charge pour lui d’indemniser Monsieur F.

A ce sujet, Monsieur C. verse aux débats une expertise contradictoire, effectuée à la demande de Monsieur F., dans le cadre de la tentative de médiation, sur les comptes de la société Bio Air Technologies par un expert indépendant. Il ressort de cette expertise, d’une part que les comptes de la société sont considérés comme sincères, d’autre part que 

« étant donné l’absence de résultat significatif associé à l’exploitation de ce brevet depuis la création de la société Bio Air Technologies, de revenus futurs identifiés et certains, de la faible notoriété du brevet et de la société l’exploitant, et la taille relativement petite du marché cible, la valeur du brevet n’est pas significative. » 

De surcroît, les comptes annuels de la société pour les années 2005 à 2008 produits montrent que, à part la première année, les exercices ultérieurs sont tous déficitaires.

Dès lors, il apparaît qu’aucune contrefaçon n’est établie, et que si, plus tard, en cas d’exploitation réelle du brevet dont s’agit, Monsieur C. devra indemniser équitablement son co-titulaire, en revanche la situation actuelle, qui montre qu’aucune vente n’a été réalisée, ne permet pas de fixer quelconque indemnité au profit du demandeur.

Les demandes présentées à ce titre seront donc également rejetées. …

***

Exemple d’une aile Bionic

Post-scriptum : La société Bio Air Technologies a cessé ses activités le 21 mars 2011.

TGI Paris, 14 janvier 2011

René F. c. Olivier C. et Bio Air Technologies

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.