Tribulations d’un homme de paille

La société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir :

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Sur la recevabilité de la demande

Le demandeur à une action en justice doit justifier d’un intérêt né, direct et actuel au succès de sa prétention, par application de l’article 31 CPC.

Dans le cas d’une action en nullité d’un brevet d’invention, il est acquis que l’intérêt à agir n’est reconnu qu’à des concurrents actuels ou éventuels dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des produits brevetés.

La société Menai fait valoir que l’information disponible au public sur la société Omnipharm ne fait apparaître aucune activité industrielle ou commerciale en France de cette société, créée en 1998 en Angleterre et, notamment qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle n’a pas déposé de comptes annuels au registre des sociétés anglais depuis février 2007, que ses derniers comptes font état d’ un passif de 345.991 e et qu’elle ne prouve donc pas qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de commercialiser elle-même un produit vétérinaire en France.

Elle en conclut que la société Omnipharm ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir en nullité des deux brevets français Merial et qu’elle n’a engagé la présente procédure qu’en tant qu’intermédiaire pour dissimuler de véritables concurrents ayant réellement un intérêt à demander l’annulation desdits brevets et à qui il appartient d’agir eux-mêmes en nullité.

En l’espèce, la société Omnipharm ne conteste pas qu’elle ne dispose pas de site Internet, qu’elle est domiciliée dans un cabinet d’experts-comptables et qu’elle n’a pas déposé ses comptes annuels au greffe depuis 2007 mais elle soutient que ces éléments sont indifférents pour apprécier son intérêt à agir en nullité des brevets litigieux.

Elle prétend cependant que sa capacité et son intention de fabriquer et de commercialiser des produits génériques couverts par les brevets Menai attaqués sont établis par plusieurs éléments de preuve qu’il convient d’examiner successivement.

* Les AMM concernant les produits vétérinaires Flexicam et Acticam démontrent, pour Flexicam, que le titulaire de l’AMM est la société danoise Dechra Veterinary Products et que les fabricants des lots sont soit cette dernière, soit des sociétés tierces, et pour Acticam, que le titulaire de l’AMM est la société belge Ecuphar NV qui en est également le fabricant.

Il en résulte que le rôle de la société Omnipharm s’est borné à l’obtention de ces AMM pour le compte de tiers auxquels elle a ensuite transféré lesdites autorisations et qu’elle n’a conservé aucune responsabilité dans la fabrication ou la commercialisation des deux produits en cause.

* La demande de brevet PCT n° WO 2010/106325 déposée par la société Omnipharm le 17 mars 2010 et désignant son dirigeant, M. Donnely, comme inventeur, s’inspire étroitement d’une demande de brevet PCT n° WO 2010/092 355 déposée un mois plus tôt, le 15 février 2010, en copropriété par la société indienne Cipla et la société anglaise Qed Etal qui désigne M. Donnely comme inventeur aux côtés de deux autres inventeurs indiens. En effet, ces deux demandes concernent une formulation parasiticide comprenant du fipronil et leur comparaison montre de fortes similitudes, notamment une définition identique du problème technique relatif au point éclair ou « flash point ».

Il en résulte que des liens particulièrement intimes sont établis entre les sociétés Omnipharm et Cipla qui sont confirmés par l’examen des priorités revendiquées par les deux demandes de brevet précitées.

Il s’avère que la demande de brevet PCT de la société Omnipharm revendique la priorité de la demande américaine n° 61/161 361 déposée le 18 mars 2009 par M. Donnely, à titre d’inventeur, puis cédée à la société Qed Etal tandis que la demande de brevet PCT des sociétés Cipla et Qed Etal revendique la priorité de la demande américaine précitée et d’une demande indienne déposée par la société Cipla un mois plus tôt, le 16 février 2009, désignant deux inventeurs indiens.

Il est constant que la demande américaine précitée du 18 mars 2009 reprend des parties substantielles de la demande indienne du 16 février 2009 - alors même que cette demande n’était pas encore publiée - puisque le texte de la demande américaine contient trois exemples de formulations qui sont la reprise de trois des six exemples de la demande indienne antérieure de la société Cipla dont M. Donnely ne pouvait pas avoir connaissance sauf à en être informé directement par cette société.

Ces éléments démontrent suffisamment que la société Omnipharm - qui n’a déposé sa demande de brevet PCT n° WO 2010/106 325 que le 17 mars 2010, soit six mois avant d’engager la présente procédure en nullité, et qui ne justifie pas de sa capacité à exploiter personnellement ce titre - agit en réalité pour le compte de la société indienne Cipla qui est un concurrent direct de la société Menai.

* Les marques communautaires Fiprotek, Fiprotek Plus, Fiprotek + et Fiprotek Combo ont été déposées par la société Omnipharm peu de temps avant l’introduction de la présente procédure par acte du 13 septembre 2010 puisque le dépôt de la marque Fiprotek est interVenu le 4 février 2010 et le dépôt des autres marques le 18 août 2010.

Par ailleurs, les marques précitées font apparaître à nouveau les liens étroits qui unissent la société Omnipharm à la société indienne Cipla qui fabrique des génériques.

En effet, il est établi que la société Cipla Vet, filiale sud-africaine de la société Cipla Medpro, détient déjà la marque Fiprotek pour commercialiser des médicaments vétérinaires génériques contenant du fipronil.

Il est également acquis que la société Omnipharm a déposé les marques Protekktor et Terminator qui correspondent à deux dénominations utilisées par la société Cipla Vet pour désigner des produits vétérinaires parasiticides.

* La déclaration d’intention de M. Donnely, qui apparaît être le seul et unique associé de la société Omnipharm, est dépourvue de force probante, nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même.

Il résulte de ce qui précède que la société Omnipharm, loin de prouver qu’elle est un concurrent actuel ou même simplement éventuel de la société Menai, agit en réalité pour le compte de sociétés tierces qui ne veulent pas apparaître dans ce litige et qu’elle est une société écran qui dissimule d’autres sociétés, dont le génériqueur indien Cipla, lequel est un concurrent direct de la société Menai susceptible de développer une activité en France qui pourrait être entravée par les brevets attaqués en nullité.

Dans ces conditions, dès lors que la société Omnipharm ne rapporte pas la preuve qu’elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de vendre elle-même en France un produit à usage vétérinaire conforme aux brevets Merial en litige, et notamment qu’elle dispose des moyens requis (infrastructure, personnel et installations) pour développer une telle activité, il convient de la déclarer irrecevable à agir en nullité de brevet pour défaut d’intérêt, par application de l’article 31 CPC.

L’équité commande l’allocation à la société Merial de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC. …

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TGI Paris, 12 mai 2011

Omnipharm Ltd c. Merial

Source : EPLaw Patent Blog