Pureté et activité inventive

La société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé de préparation de diacétylrhéine, caractérisé en ce que l’on soumet une diacétylrhéine contenant des constituants de type aloémodine à un partage liquide-liquide entre un solvant organique polaire qui n’est que partiellement miscible à l’eau et une phase aqueuse de pH 6.5 à 7.5, et on obtient la diacétylrhéine que l’on recristallise éventuellement.

Ce brevet n’est pas inconnu des lecteurs attentifs de ce blog, car nous avons évoqué, dans un billet précédent, l’annulation de la revendication 14 du brevet (revendication de produit) par la Cour de Paris, suite à une action en nullité de la société Biogaran.

La société italienne Synteco s’est montrée plus gourmande encore, car elle a agi en nullité de toutes les revendication du brevet, au motif que les revendications manquent de nouveauté et d’activité inventive.

Le tribunal écarte le défaut de nouveauté, puis continue :

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La société Medidom fait valoir que le problème que visait à résoudre l’invention, objet du brevet litigieux, était l’obtention de la diacéréine pouvant être utilisée dans le cadre d’une thérapie de l’arthrose et, plus précisément, la réduction du taux d’aloémodine en dessous d’un seuil pharmaceutiquement acceptable, en l’occurrence 20 ppm.

Il convient de relever que la partie descriptive du brevet litigieux ne fait aucune mention de la génotoxicité de l’aloémodine et qu’est seulement souligné le caractère indésirable de l’aloémodine et le fait que la diacéréine obtenue à l’aide de deux procédés déjà connus contient des « impuretés indésirables des dérivés d’aloémodine » et qu’il n’existe aucun développement relatif à la toxicité de ces impuretés.

Le brevet ne contient aucune étude pharmacologique ou clinique relative à l’effet toxique de l’aloémodine.

Il est acquis que toute méthode de purification, à condition d’être conventionnelle mais sans qu’il soit tenu compte du degré de purification recherché, est présumée relever des connaissances générales de l’homme du métier qui est ici un pharmacien spécialiste des principes actifs thérapeutiques.

En l’espèce, il est établi que le procédé de purification décrit dans le brevet en cause est un procédé de partage liquide-liquide qui, dans son principe, est conventionnel et utilisé classiquement par l’homme du métier pour obtenir un composé présentant un degré plus élevé de pureté.

Ainsi, le procédé de préparation de la revendication 1 est un procédé de purification d’un composé connu, la diacéréine, par la mise en œuvre d’une technique également connue - l’extraction liquide-liquide - pour obtenir ce même composé sous une forme plus pure.

La seule question qui se pose est donc de savoir si l’homme du métier qui cherchait à identifier une diacéréine était naturellement conduit à faire usage de cette technique de séparation par extraction.

Le document D1 (Encyclopedia of Chemical Technology) enseigne les effets mutagènes et toxiques de l’aloémodine, de sorte qu’en présence d’un composé de diacéréine comportant des constituants de type aloémodine, l’homme du métier est nécessairement conduit à purifier un tel composé.

Par ailleurs, le document D2 (De Witte) décrit la purification d’une diacéréine par adjonction d’eau au milieu de la réaction contenant cette diacéréine, suivie d’une extraction par de l’acétate d’éthyle (solvant organique polaire faiblement miscible à l’eau), étant précisé que le mélange résultant est légèrement acide (pH un peu inférieur à 7) en raison de la présence d’acide acétique dans ce mélange. L’extraction décrite dans le document D2 correspond à la technique de partage liquide-liquide mise en œuvre dans le procédé objet de la revendication 1 précitée, laquelle fait également appel à un solvant organique polaire et à une phase aqueuse de pH 6.5 à 7.5.

Cependant, la société Medidom soutient que ce document « De Witte » (D2) traite de la production de molécules de synthèse et non de l’isolement de molécules naturelles, qu’il concerne la préparation de la diacéréine en tant que produit intermédiaire dans la synthèse de la rhéine mais ne décrit pas de méthode de purification et qu’il ne mentionne jamais la présence d’impuretés de type aloémodine.

Elle ajoute que la publication « De Witte » ne pouvait que dissuader l’homme du métier d’utiliser un procédé de partage liquide-liquide pour préparer une diacéréine dépourvue d’aloémodine. Or, on sait que D2 indique que la diacéréine est isolée par extraction avec un solvant polaire, l’acétate d’éthyle, puis lavée avec de l’eau avant élimination de l’acétate d’éthyle par évaporation sous pression réduite.

S’il est exact que la diacéréine synthétisée dans D2 ne comprend pas d’aloémodine, l’homme du métier cherchant à purifier la diacéréine comportant l’aloémodine aurait nécessairement utilisé le procédé révélé par D2.

En outre, le document GB 2 112 640 (D5) enseigne la technique de partage liquide-liquide appliquée à des composés de la même famille (composés laxatifs à partir de drogue de séné) qui sorties précurseurs de la diacéréine et qui contiennent les précurseurs de l’aloémodine.

Dès lors, l’homme du métier confronté à la nécessité de purifier un mélange de diacéréine et d’aloémodine aurait été amené à appliquer le procédé de partage liquide-liquide décrit comme adapté à la purification de produits de la même famille que la diacéréine.

Enfin, il résulte de la partie descriptive du brevet litigieux que le procédé de partage liquide-liquide ne permet pas d’obtenir de la diacéréine contenant moins de 20 ppm d’aloémodine, mais seulement moins de 50 ppm de cette substance et que ce n’est qu’après recristallisation, étape qui est classique dans la purification d’un produit, qu’on obtient un produit qui comprend moins de 20 ppm d’aloémodine.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existait pas de préjugé contre la séparation de la diacéréine et de l’aloémodine par un partage liquide-liquide avant le 25 juin 1991 et que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive au regard du document Dl pris en combinaison avec les documents D2 et D5 précités.

Les revendications 2 et 3 ont chacune pour objet un procédé de préparation de diacéréine qui fait appel à des étapes de synthèse et hémisynthèse qui sont classiquement utilisées dans l’hémisynthèse des anthrones et des sennosides. Elles sont également nulles pour défaut d’activité inventive vis-à-vis de D1 en combinaison avec D3 (Van den Berg) et D5 ou D2.

Les revendications 4 à 13 fixent certains paramètres techniques du procédé comme les solvants, le pH, l’agent réducteur ou le passage par un sel intermédiaire avant recristallisation. Elles sont dépendantes des revendications précédentes qui sont nulles pour défaut d’activité inventive.

En ce qui concerne la revendication 14, il convient de rappeler que, par arrêt confirmatif du 30 juin 2010, la Cour d’appel de Paris a annulé ladite revendication pour défaut de nouveauté dans le cadre de la procédure en nullité engagée par la société Biogaran. Par application de l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. Il convient donc de constater l’effet « erga omnes » de l’arrêt précité qui a prononcé la nullité de la revendication 14 du brevet européen n° EP 0 520 414 pour défaut de nouveauté.

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TGI Paris, 12 novembre 2010

Synteco et al c. Medidom

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Réaction allergique

La société Stallergenes fut titulaire du brevet européen EP 0 278 877 concernant des formes galéniques d’allergènes pour administration par voie sublinguale.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société italienne Lofarma et a été révoqué en opposition, puis maintenu sous une forme modifiée en recours (décision T 341/00)

La revendication 1 du brevet, telle que maintenue en recours, est rédigée comme suit :

Utilisation d’un allergène pour la préparation d’un médicament de désensibilisation progressive par voie d’administration sublinguale, caractérisée en ce qu’une quantité ou dose strictement contrôlée dudit allergène est présente dans un support solide pharmaceutiquement acceptable et adapté à une administration par voie sublinguale.

La société Stallergenes a déposé, le 16 mai 2007, une demande de CCP n° 07C0033 auprès de l’INPI. La procédure d’examen a abouti à une décision de délivrance en date du 5 mai 2008.

Le 16 juin 2008, la société Allerbio a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître du recours, sur la base de l’article R 411-19 CPI, et en a renvoyé la connaissance à la compétence de la Cour d’appel de Nancy.

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… Attendu en l’espèce que … la société Allerbio avait demandé à la Cour :

1) à titre principal, de constater que la première AMM dans la Communauté citée par le titulaire n’était pas exacte,

2) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de délivrance de CCP ;

Que la société Allerbio avait fait valoir … que la durée du CCP était incorrecte et qu’elle demandait … à la Cour de rectifier cette durée conformément aux dispositions combinées du règlement CG n° 1768/92 e t du règlement CE n° 1610/96 ;

Que dans son mémoire initial du 16 juin 2008, la société Allerbio avait déjà soutenu que la première AMM dans la Communauté était l’AMM danoise n° 10554 du 4 mars 1982, ou à tout le moins l’AMM danoise n° 12429/12430 du 5 décembre 1986, soit des dates antérieures à celle du dépôt du brevet EP 0 278 877 du 28 janvier 1988 et qu’ainsi la durée de CCP n° 07 C 0033 tel que délivré cinq ans à compter de l’expiration du brevet de base était erronée ;

Que dans ces conditions, le moyen a été soulevé conformément aux dispositions de l’article R 411-21 précité ;

Qu’il ne saurait être confondu avec la demande qui, fondée sur ce moyen, est recevable, peu important le fait qu’elle n’ait pas été formulée dans le mémoire initial ;

Attendu, sur le fond, que la société Stallergenes fait valoir que la date de première AMM dans la Communauté Européenne qui a été indiquée dans la décision du Directeur de l’INPI est correcte ;

Mais attendu que la société Allerbio établit effectivement que la première AMM dans la Communauté est bien une AMM danoise du 4 mars 1982 relative au médicament Alutard ;

Que certes, le principe actif de ce médicament est l’extrait de fléole des prés, ce principe étant absorbé sur de l’hydroxyde d’aluminium ;

Que cependant un produit, quant bien même il serait nécessaire à l’efficacité thérapeutique, ne peut être considéré comme un principe actif s’il ne confère pas lui-même un effet thérapeutique propre et ce pour l’indication déterminée (cf. jugement du TGI de Paris du 7 octobre 2009) ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que l’hydroxyde d’aluminium ne sert qu’à augmenter la durée d’action du principe actif et ne joue aucune fonction propre dans la prévention et le traitement de la réaction allergique ;

Qu’il constitue ainsi un excipient ;

Que la société Allerbio est en droit d’invoquer ces éléments à l’appui de son recours, alors qu’elle était tiers à la décision du Directeur de l’INPI ;

Que dans ces conditions, il est sans intérêt de discuter du médicament Grazax qui concerne le même principe actif ;

Que d’autre part, la société Allerbio fait exactement valoir qu’il n’est pas nécessaire que l’AMM antérieure ait été délivrée conformément à la directive 65/65/CE, la première AMM dans la Communauté au sens de l’article 13 (1) du règlement pouvant avoir été délivrée conformément à une législation nationale ;

Que d’autre part, les allergènes, tel l’extrait de fléole des prés, ne sont pas concernés par la réglementation transposant la directive 89/342, alors qu’ils relevaient de la réglementation nationale danoise ;

Qu’ils ne relèvent pas davantage de l’article 34 alinéa 2 de la directive 75/319/CE qui n’en fait pas mention, ce dont il résulte qu’ils ont pu faire l’objet d’une AMM antérieurement à la directive 89/342/CE ;

Attendu qu’en définitive, le recours est fondé, le CCP ayant été délivré sur le fondement d’une AMM erronée ;

Attendu cependant que l’INPI fait exactement valoir que compte tenu de la nature du recours, la Cour ne peut qu’annuler la décision de délivrance du CCP (étant observé que par jugement en date du 7 octobre 2009, le TGI de Paris a annulé le CCP en cause) mais non modifier la durée du certificat ;

Que cette procédure n’est pas incompatible avec l’article 17 paragraphe 2 du règlement CE n° 1610/96 dès lors qu’en suite de l’annulation, il reviendra à l’INPI de tirer toutes les conséquences de celle-ci ;

Attendu qu’eu égard à la solution apportée au litige, la S.A. Stallergenes sera condamnée aux dépens du recours, outre le paiement à la S.A. Allerbio de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ; …

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A première vue, le renvoi de cette affaire devant la Cour de Nancy peut étonner, mais l’article D 411-19-1 CPI, qui prévoit dans son 3e alinéa que

« … la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien … de certificats complémentaires de protection … »

a été créé par le Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 alors que le renvoi avait eu lieu avant cette date.

Cour d’appel de Nancy, 14 juin 2010

Allerbio c. Stallergenes et INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Mou du genou ?

La société italienne Permedica est titulaire du brevet européen EP 0 684 804 désignant la France. Ce brevet concerne une prothèse totale du genou.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Prothèse totale du genou, comprenant un implant tibial et un implant fémoral, l’implant tibial pouvant pivoter par rapport à l’implant fémoral selon, d’une part, un axe (C) sensiblement horizontal, afin de permettre le mouvement de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, un axe vertical (A) qui, permettant un pivotement limité du tibia selon son axe, est constitué par un pion (8) monté avec possibilité de coulissement axial dans l’alésage qui lui sert de palier de rotation, l’axe vertical (A) selon lequel l’implant tibial (3) pivote étant, d’une part, déporté vers l’avant par rapport à l’axe horizontal (C) de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, décalé vers l’intérieur par rapport à l’axe (B) médian longitudinal de l’implant tibial, la prothèse comprenant aussi une pièce centrale (16) d’assemblage des éléments tibial (3) et fémoral (4) réalisant le double déport précité, c’est-à-dire comprenant des moyens (17, 18) de guidage de l’élément tibial (3) par rapport à l’élément fémoral (4) selon deux axes non concourants, caractérisée en ce que l’implant tibial (3) comprend un pion (8) formant pivot, sur lequel peut être inséré un fourreau (15) en matière favorisant le glissement, et l’implant fémoral (4) reçoit dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage (16),qui est percée d’une cavité borgne longitudinale (17), permettant son engagement sur le fourreau (15) et constituant un alésage servant de palier au pion (8) et qui comprend deux alésages horizontaux coaxiaux (18) ménagés dans ses faces latérales, destinés, lorsque la pièce (16) est engagée dans la cavité intercondylienne, à venir en coïncidence avec deux alésages coaxiaux (19) percés dans les parois latérales (12) de l’implant (4) délimitant ladite cavité (11) et à recevoir deux tourillons coaxiaux (20) formant pivot.

Ayant appris que la société Earthy Medical International (ci-après « EMI ») fabriquait et offrait à la vente des prothèses reproduisant, selon elle, les revendications de son brevet, elle a fait effectuer un constat d’achat et une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société EMI en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Nous avons retenu la partie du jugement dans laquelle le tribunal parvient à la conclusion que la revendication 1 manque d’activité inventive. Elle nous permettra, une fois de plus, de suivre le juge français dans ses raisonnements autour de l’activité inventive d’une invention.

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II apparaît au vu des éléments versés aux débats par la défenderesse que l’invention comportait à l’origine 13 revendications et que c’est à la suite d’une notification de l’OEB en date du 28 mai 1997 selon laquelle l’objet de la revendication 1 telle qu’existante à l’époque n’était pas conforme au critère de nouveauté défini par l’article 54(1) et (2) de la CBE, que le titulaire du brevet a modifié sa demande. L’examinateur estimait en effet que seules les caractéristiques de la revendication 7 n’étaient pas connues dans les documents cités dans le rapport de recherche.

Le titulaire du brevet a alors intégré dans le préambule de la revendication 1 la caractéristique du déport des deux axes divulguée, selon l’examinateur européen, par le brevet EP 0 410 237, a fait figurer dans la partie caractérisante la fixation de la pièce d’assemblage au moyen de deux tourillons initialement mentionnés dans la revendication 7, a supprimé des revendications les passages de la description et figures concernant les autres modes d’assemblage et limité le nombre de revendications à 9.

Selon la société EMI, la revendication principale est nulle pour défaut d’activité inventive.

Le problème qui se pose à l’homme du métier, qui n’est pas défini par les parties mais qui peut être défini comme un prothésiste, est de concevoir une prothèse aussi proche que possible de l’articulation humaine naturelle, présentant une stabilité au cours de son mouvement et qui ne subisse pas une usure trop rapide du fait de l’appui exercé par le poids du corps qui est réparti essentiellement sur les surfaces condyliennes et glénoïdes.

Le brevet EP 0 410 237 déposé le 14 juillet 1990 et considéré comme l’état de la technique le plus proche par l’examinateur de l’OEB, décrit une prothèse totale du genou comprenant un implant tibial et un implant fémoral, l’implant tibial pouvant pivoter par rapport à l’implant fémoral selon, d’une part, un axe sensiblement horizontal afin de permettre le mouvement de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, un axe vertical qui, permettant un pivotement limité du tibia selon son axe, est constitué par un pion monté avec possibilité de coulissement axial dans l’alésage qui lui sert de palier de rotation. L’axe vertical selon lequel l’implant tibial pivote est, d’une part déporté vers l’avant par rapport à l’axe horizontal de flexion/extension de la jambe et, d’autre part, décalé vers l’intérieur par rapport à l’axe médian longitudinal de l’implant tibial.

Il ressort donc tant du brevet EP 0 410 237 (dit Bristol Myers), que de la notification du l’examinateur de l’OEB en date du 28 mai 1997, que du rapport d’expertise déposé le 31 décembre 2008 que ce brevet européen Bristol Myers divulgue l’ensemble des caractéristiques revendiquées dans le préambule de la revendication 1 et notamment le double déport des axes du pivot.

Restent en conséquence les caractéristiques revendiquées dans la partie caractérisante à savoir :

• un implant tibial comprenant un pion formant pivot, sur lequel peut être inséré un fourreau en matière favorisant le glissement, et
• un implant fémoral recevant dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage,
• la pièce centrale d’assemblage est percée d’une cavité borgne longitudinale, permettant son engagement dans le fourreau et constituant un alésage servant de palier au pion,
• cette pièce centrale comprend deux alésages horizontaux coaxiaux ménagés dans ses faces latérales, destinés, lorsque la pièce est engagée dans la cavité intercondylienne à venir en coïncidence avec deux alésages coaxiaux percés dans les parois latérales de l’implant délimitant ladite cavité et à recevoir deux tourillons coaxiaux formant pivot.

La société EMI cite alors plus particulièrement les antériorités suivantes :

• le brevet EP 0 174 531 (GMT) déposé le 22 août 1985,
• la thèse du Docteur A. de 1988,
• une prothèse portant gravée la marque Link qui n’est toutefois pas datée de façon certaine,
• les brevets européens EP 0 280 424, déposé le 5 février 1988, et EP 0 278 184 déposé le 11 février 1987.

Le brevet européen EP 0 174 531 (GMT) est intitulé « endoprothèse d’une articulation » et concerne une endoprothèse d’une articulation, consistant en deux composants non reliés l’un à l’autre, qui sont montés avec possibilité de translation l’un par rapport à l’autre dans la direction du flux des forces existant entre eux, prothèse qui s’est avérée bonne, en particulier sous la forme d’une prothèse du genou pour le remplacement d’une articulation détruite. Dans la description de cette invention, il est indiqué en page 4, lignes 34 à 37 que

« Dans la pièce de guidage, pénètre un pivot autorisant ses mouvements de rotation et ses mouvements de coulissement, lequel est rendu solidaire au composant tibial ».

Il apparaît donc de ce brevet européen GMT, ainsi que du rapport d’expertise précité, que ce brevet européen divulgue une prothèse dont le pivot est solidaire du composant tibial et que ce pivot est inséré dans un fourreau qui ne peut être constitué qu’en une matière favorisant le glissement. En effet, les figures 1 et 2 de ce brevet montrent comme les figures 2 et 3 du brevet Permedica une coupe de l’assemblage du pion de l’implant tibial dans le trou borgne de la tête de l’implant fémoral.

Ceci est d’ailleurs confirmé par la thèse du Docteur A. de 1988 qui, dans son chapitre 3 consacré à la prothèse à pivot rotatoire du genou Waldemar Link, expose en page 34 sous le titre « description générale », que flexion et rotations sont permises par une articulation croisée ou cardan fémoral ; ses deux faces latérales s’articulent avec la partie fémorale de la prothèse permettant la flexion/extension, sa face intérieure s’emboîtant dans le pivot ou téton, solidaire de la pièce tibiale, siège de la rotation ; les zones de frottement se font à faible friction, par l’intermédiaire du polyéthylène basse pression à haute densité moléculaire.

Or, contrairement à ce que soutient la société Permedica, l’homme du métier qui connaît le brevet Bristol Myers se référera au brevet européen GMT s’agissant également d’une invention concernant une prothèse du genou et visant à résoudre le même problème technique et sera en outre incité à les combiner par la thèse du Docteur A. qui préconise dans son Chapitre 6 « les améliorations possibles perspectives d’avenir » à la page 142 de « transformer l’axe de flexion unique et centré de l’endomodèle W. Link en un système excentré d’axes instantanés, permettant une flexion avec recul asymétrique des condyles (surtout latérale) ».

De plus, il convient de remarquer avec les experts que sur la figure 6.3 figurant en page 141 bis de cette thèse, l’axe de l’implant tibial qui est représenté par des tirets ne coïncide pas avec l’axe du téton lequel est situé légèrement plus à droite.

Ainsi, subsiste comme différence par rapport à l’état de la technique antérieure le dispositif de fixation de la pièce d’assemblage qui est combinée à la caractéristique connue en elle-même du double déport des axes avec la structure des implants tibial et fémoral.

En effet, à la page 4, lignes 21 à 26 de la description du brevet européen GMT, il est fait état que le premier support 7 se compose d’un support pivotant. Il est réalisé sous la forme d’une charnière qui est fixée sur l’un des composants et qui présente une pièce de guidage, laquelle est réalisée sous la forme d’un axe de charnière et est montée déplaçable en rotation et coulissante sur l’autre composant.

Ainsi, dans le dispositif du brevet GMT, la tête de la pièce d’assemblage est traversée par un alésage cylindrique et, dans cet alésage, est insérée une pièce monobloc cylindrique dont les deux extrémités ressortent à l’extérieur. Ces extrémités pénètrent dans les alésages coaxiaux des parois latérales et forment l’axe de pivotement. La pièce monobloc est percée d’une creusure permettant d’y insérer l’extrémité bombée du fourreau dans laquelle peut pénétrer le pivot tibial.

Le brevet Permedica substitue à cette pièce monobloc deux tourillons dont chacun pénètre à la fois dans l’alésage de la paroi condylienne et dans l’alésage coaxial de la pièce centrale d’assemblage ce qui permet, selon les déclarations de la société Permedica devant les experts, un montage plus facile et plus compact, ce que reconnaissent ces derniers.

Toutefois, ainsi que le relève la société EMI ce moyen de fixation était présenté dans la demande de brevet initial comme une variante, l’autre variante consistant dans une pièce monobloc … et remplit bien les fonctions divulguées par l’antériorité GMT à savoir la fixation de la pièce d’assemblage sur l’implant fémoral, la rotation de la pièce d’assemblage sur la tête de l’implant fémoral et la libération de l’espace permettant d’y insérer le pion de l’implant tibial et d’assurer ainsi le pivotement de l’implant tibial dans la tête de l’implant fémoral.

En outre, l’homme du métier était d’autant plus incité à utiliser cette fixation par tourillons que celle-ci était suggérée dans un domaine très proche de celui de l’invention à savoir le brevet européen numéro EP 0 278 184 déposé le 11 février 1987 et concernant une prothèse d’articulation, en particulier pour articulation de doigt.

En effet, il ressort de ce brevet que l’invention a pour objet une prothèse d’articulation du genre comportant deux broches destinées à être engagées, chacune respectivement, directement ou indirectement dans les deux os à relier, comportant pour chacune des broches dites broche porteuse et broche portée comportant des calottes et caractérisée en ce que les calottes de la broche porteuse sont chacune respectivement portées par deux pions qui sont montés mobiles transversalement par rapport aux deux broches, la broche porteuse comportant deux bras présentant, chacun, respectivement, dans l’alignement l’un de l’autre deux logements dans lesquels sont engagés à coulissement lesdits pions qui peuvent être déplacés d’une position écartée d’attente pour laquelle ils n’interfèrent pas avec le trajet qui doit être celui de la broche portée lors de son engagement avec la broche porteuse, à une position rapprochée de service.

Ainsi, il ressort de ce brevet … que la fixation de la pièce d’assemblage par tourillons ou pions est utilisée pour assurer la rotation d’un élément par rapport à un autre élément de la prothèse tout en libérant le passage de la pièce creuse menée et que « la mise en œuvre de la prothèse d’articulation suivant l’invention s’en trouve dès lors très aisée ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’homme du métier au vu de l’état de la technique abondant dont il disposait et qui n’avait aucune difficulté particulière à surmonter, a été incité à modifier le brevet Bristol Myers pour parvenir à l’invention objet de la revendication 1.

En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive de la revendication 1 est fondé.

***

La seule remarque que nous inspire ce jugement, c’est qu’il est intéressant de voir avec quelle facilité le tribunal combine une pluralité de documents pour arriver à l’objet de la revendication 1, quitte à faire preuve d’une approche quelque peu « mosaïque ».

Les juges relèvent un certain nombre de différences par lesquelles la revendication 1 se distingue de l’art antérieur le plus proche (le brevet Bristol Myers), à savoir

(A) un implant tibial comprenant un pion formant pivot,

(B) sur lequel peut être inséré un fourreau en matière favorisant le glissement ;

(C) un implant fémoral recevant dans sa cavité intercondylienne la pièce centrale d’assemblage,

(D) une cavité borgne longitudinale percée dans la pièce centrale d’assemblage pour permettre son engagement dans le fourreau et constituant un alésage servant de palier au pion,

(E) la présence de deux alésages coaxiaux percés dans les parois latérales de l’implant délimitant la cavité intercondylienne,

(F) la présence de deux alésages horizontaux coaxiaux dans la pièce centrale, qui sont ménagés dans ses faces latérales et destinés, lorsque la pièce est engagée dans la cavité intercondylienne à venir en coïncidence avec les alésages coaxiaux et à recevoir deux tourillons coaxiaux formant pivot.

Un examen sérieux de l’activité inventive de la revendication nécessiterait une analyse de ces différences pour savoir s’il y a des interactions entre elles. Toutes ou du moins certaines d’entre elles co-opèrent-elles à l’obtention d’un effet technique commun qui est différent de la somme des effets qu’elles auraient individuellement ? Si oui, il n’est pas légitime d’aller chercher ces éléments dans différents documents de l’art antérieur … à moins, peut-être, que cet effet commun ne soit qu’un « effet bonus » et que l’homme du métier aurait de toute façon envie de juxtaposer ces éléments.

C’est l’absence de cette analyse qui constitue la plus grande faiblesse du raisonnement du tribunal.

La jurisprudence européenne a développé un formalisme utile qui consiste à identifier plusieurs problèmes partiels et à les examiner indépendamment. Si l’un de ces problèmes partiels est résolu de manière inventive, la revendication dans son ensemble doit être jugée inventive.

Le tribunal ne s’aventure pas dans ce genre de considérations, et c’est dommage, car il prend le risque, non négligeable, de tomber dans le piège d’un raisonnement ex post facto, en concluant à l’absence d’activité inventive sur la base d’un patchwork artificiel d’antériorités.

TGI de Paris, 12 novembre 2010

Permedica c. Earthy Medical International

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pas de sous-traitance dans l’administration des preuves

La société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.

Estimant que la société espagnol Fico Triad (ci-après « Fico ») fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société Fico en contrefaçon de son brevet.

Dans l’assignation, elle a fait sommation à la société défenderesse de lui communiquer une attestation de son commissaire aux comptes indiquant le nombre de produits contrefaisants vendus aux sociétés Peugeot et Renault ces trois dernières années ainsi que tous autres produits contrefaisants vendus. Par ailleurs, elle a sollicité que le Tribunal désigne un expert ayant pour mission de déterminer le nombre de produits commercialisés par la société Fico sur le territoire français. Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces fondée sur l’article L 615-5-2 CPI et les articles 770 et 771-5 CPC.

***

Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le fondement de l’article L 615-5-2 CPI

L’article L 615-5-2 CPI dispose que :

« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisant ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »

Cette disposition du code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, imposant aux Etats membres de l’Union de veiller à ce que,

« dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ».

Le droit d’information se trouve dans le chapitre II de la directive portant sur les « mesures, procédures et réparation » : la section 3 dudit chapitre est dédiée à ce droit d’information tandis que sa section 5 est consacrée aux « mesures résultant d’un jugement quant au fond ».

Le droit d’information constitue donc un dispositif autonome visant, comme l’indique le considérant 21, à assurer un niveau de protection élevé en obtenant des informations précises et les co-législateurs communautaires n’ont pas réservé ce dispositif aux juridictions du fond puisque la directive laisse aux États membres le soin de déterminer les « autorités judiciaires compétentes » et exige seulement que le droit d’information soit accordé dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le législateur français n’a pas plus entendu exclure la compétence du juge de la mise en état en confiant à la « la juridiction saisie d’une procédure civile » la possibilité d’ordonner le droit d’information puisque le juge de la mise en état constitue une émanation de la juridiction saisie au fond et peut, comme elle, ordonner des mesures d’instruction.

Le droit d’information porte, en vertu de l’article 8 de la directive, sur des informations « sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle », ce que le législateur français a transposé par « produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur ».

Si la loi fait référence aux produits contrefaisants, elle n’impose pas qu’il ait déjà été statué sur la contrefaçon, et donc l’existence d’un jugement au fond, pour que le droit d’information soit mis en œuvre.

En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour appliquer l’article L 615-5-2 CPI.

Sur la demande de production de pièces

En l’espèce, la société demanderesse sollicite du juge de la mise en état l’accès aux informations pour lui permettre d’identifier les réseaux de distribution des produits litigieux en France. Force est de constater qu’elle a déjà identifié les réseaux de distribution des produits litigieux puisqu’elle a assigné la société défenderesse en qualité d’importateur de ces produits sur le territoire français et qu’il n’est pas contesté que les produits ont été commercialisés par des concessionnaires Renault et Peugeot, ainsi que l’établissent les procès verbaux de constat.

Il convient de relever que la société Fico conteste avoir importé les produits argués de contrefaçon sur le territoire français. A cet égard, la société demanderesse relève dans ses écritures que :

« le défendeur conteste uniquement son rôle actif dans la commercialisation en France des produits litigieux, ce qui fait l’objet de la présente demande d’information ».

Ainsi, il est établi que la demande de production de pièces ne porte pas en réalité sur l’identification des acteurs du réseau de distribution mais sur la qualité d’importateur de la société défenderesse. Faire droit à cette demande aurait pour conséquence de recueillir des éléments tendant à établir que les modèles argués de contrefaçon ont bien été importés en France par la société Fico et entraînerait donc un renversement de la charge de la preuve, la demanderesse ayant la charge d’établir les faits qu’elle allègue et la possibilité de prouver que la société Fico est à l’origine de l’importation des produits en France en faisant procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au sein des sociétés Renault et Peugeot.

En conséquence, la demande de production de pièces, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sera rejetée.

La demande de production de pièces fondée sur les dispositions du code de procédure civile étant formée à titre subsidiaire par la demanderesse, au cas où le juge de la mise en état se serait déclaré incompétent pour statuer sur le fondement du droit d’information, il n’y a pas lieu de l’étudier.

***

La question de la compétence du juge de la mise en état a fait l’objet de décisions contradictoires, mais la plupart des décisions récentes dont nous avons connaissance va dans le sens – qui nous semble correspondre à l’esprit de la Directive – de permettre au juge de la mise en état d’ordonner la production de documents en application de L 615-5-2 CPI.

Ceci étant dit, la décision montre bien que cette disposition n’a pas pour but d’établir la matérialité de la contrefaçon ; il ne faut pas compter sur cette mesure pour suppléer aux carences du dossier.

TGI de Paris, 2 novembre 2010

Dura Automotive Systems c. Fico Triad

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Insuffisances

Nous avons vu, dans un billet précédent, que le TGI de Paris, suite à une action en nullité de la société Actavis, a annulé les revendications du brevet européen EP 0 724 444 de la société Merck, qui concerne le traitement de l’alopécie (c’est-à-dire de la perte des cheveux) androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et dont la revendication 1 de ce brevet, de « type suisse », est rédigée comme suit :

Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.

Le tribunal a notamment dit que cette revendication « qui n’a de nouveau par rapport à l’art antérieur que la posologie spécifiée est ainsi exclue de la brevetabilité et doit donc être annulée au visa de l’article 53 c de la CEB 2000 », faisant peu de cas de la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, qui, elle, avait reconnue la possibilité de breveter des posologies.

La société Merck a interjeté appel.

Les sociétés Teva ont, elles aussi, fait assigner la société Merck en nullité de ce brevet, invoquant une extension indue, le défaut de nouveauté et l’insuffisance de description. Le tribunal leur fera droit. Il analyse la portée du brevet et trouve que

« c’est donc bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable »,

et il poursuit :

***

Sur l’extension de la revendication 1 par rapport à la demande

L’article 138(l) c) de la CBE dispose que

« le brevet européen peut être déclaré nul si : …

c ) l’objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. »

La revendication 1 enseigne :

Utilisation de la 17 β (N-tert-butylcarbamoyl)-4-aza-5-alpha-androst-1-ène-3-one pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle la quantité d’administration est d’environ 0.05 à 1.0 mg.

Ainsi et comme le reconnaît la société Merck qui demande au tribunal de lui donner acte de sa demande de limitation de la revendication 1, n’est pas précisée au sein de la revendication 1 la fréquence de la prise de la quantité suggérée comme efficace par le brevet.

Le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de limitation qui doit conformément aux dispositions de l’article L 613-24 CPI être formée devant l’INPI car la demande de nullité formée par les sociétés défenderesses n’entre pas dans le cadre d’une demande en nullité partielle du brevet telle que visée à l’article L 613-25 alinéa 2 et 3 mais constitue un motif de nullité totale du brevet.

Cependant, comme il a été indiqué plus haut que c’est bien la seule posologie d’environ 0,05 à 1,0 mg qui est revendiquée comme nouvelle et protégeable, il apparaît important que la fréquence soit indiquée sauf à priver de tout intérêt une telle revendication.

Il ressort sans aucune ambiguïté de l’ensemble de la description que toutes les références sont faites tant pour l’administration systémique que pour l’administration topique pour une prise quotidienne. Revendiquer un dosage c’est à dire une quantité de substance à ingérer ou à appliquer, qui ne soit pas limité à une période quelle qu’elle soit, serait une absurdité car cela ne constitue pas un enseignement.

Ainsi, la revendication 1 telle que rédigée n’est pas une extension de la revendication au delà de la demande mais bien une maladresse de rédaction car ne peut être revendiqué qu’un dosage par jour, semaine, six heures etc. En l’espèce, il ressort de l’ensemble du préambule que la revendication 1 enseigne un dosage quotidien.

Le moyen tiré de l’extension de la revendication par rapport à la demande est mal fondé et sera rejeté.

Sur l’insuffisance de description

L’article 138 de la CBE et l’article L 613-25 b CPI énoncent qu’une invention est suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances.

Dans le domaine pharmacologique, la suffisance de description de l’invention de médicament implique l’indication des propriétés pharmacologiques et d’une ou plusieurs applications thérapeutiques.

Ainsi si l’inventeur n’a pas dans cette matière à démontrer les résultats, il doit cependant indiquer que ce résultat a été recherché et existe, qu’il a effectué des tests et des expériences tendant à démontrer l’effet thérapeutique allégué.

Le brevet EP 444 contient plusieurs exemples ; les deux premiers sont relatifs à la préparation de la forme 1 et de la forme 2 du Finastéride, l’exemple 3 est relatif à la préparation du 5-alpha réductase prostatique humaine.

L’exemple 4 traite de la pousse des cheveux et est intitulé « procédure de macrophotographie et de photographie globale pour la détection de la pousse des cheveux » ; y sont décrites d’abord la procédure photographique relative au comptage des cheveux du patient, puis la procédure photographique globale.

La conclusion de cet exemple 4 est : A l’aide de la méthodologie décrite ci-dessus, on peut montrer que l’administration d’inhibiteurs de 5-alpha réductase 2 y compris le Finastéride, à des posologies inférieures à 5mg/jour par patient, par exemple 1 mg/jour ou 2 mg/jour sont utiles dans le traitement de l’alopécie androgénique et favorise la pousse des cheveux chez les patients qui en sont atteints.

Or à aucun moment, il n’est indiqué que ces procédures ont été utilisées sur x nombre de personnes, pendant x temps, ni fait de comparaison avec un échantillon de personnes ayant reçu un « substrat » pendant la même période.

La seule description de techniques permettant de prendre des clichés pour compter des cheveux sur une partie délimitée du crâne ne peut permettre d’arriver à de telles conclusions si à aucun moment, il n’est précisé que des études ont réellement été effectuées avec ces méthodes.

L’exemple 4 ne peut être considéré comme le compte rendu d’un essai puisqu’il ne donne aucun renseignement sur les conditions d’un éventuel test.

Enfin l’exemple 5 indique : Dans un autre essai, on a administré du Finastéride par voie orale pendant 6 semaines à des hommes atteints d’une calvitie séborrhéique masculine à des doses de 0,2 mg/jour, l,0mg/jour et 5,0mg/jour. Les résultats ont montré une réduction significative de la teneur en DHT dans le tissu du cuir chevelu des participants à l’essai.

Outre qu’en l’espèce, aucun constat de la pousse des cheveux n’est rapporté mais seulement une teneur en DHT dans le cuir chevelu, cet essai est sujet à caution puisque le résumé des caractéristiques du Propécia commercialisé par la société Merck & CO pour traiter l’alopécie androgénique mentionne une efficacité pour la repousse des cheveux qui n’apparaît qu’après une période de 3 à 6 mois soit au minimum 12 semaines.

En conséquence, l’essai mentionné dans le brevet à l’exemple 5 n’apparaît pas comme probant et n’a été cité que pour répondre aux conditions de suffisance de description requises tant pour la délivrance du brevet que pour l’appréciation de sa validité puisqu’il ne correspond à aucune recherche sérieuse sur l’efficacité du produit dont la protection est demandée.

En conséquence, il existe bien une insuffisance de description dans le Brevet EP 0 724 444 de sorte que la revendication 1 sera annulée de ce chef.

La revendication 2 qui est une utilisation dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de l,0 mg et la revendication 3 dépendante des revendications 1 et 2 dans laquelle le traitement est celui de l’alopécie hippocratique seront annulées pour les mêmes raisons puisque seule la posologie enseignée est un élément nouveau au regard de l’art antérieur.

***

Quelques observations en vrac :

Le traitement de l’objection d’une extension indue est intéressant. La société Teva avait fait valoir que la demande de brevet n’envisageait qu’une administration journalière et que la revendication 1 protège n’importe quelle fréquence d’administration. La société Merck a répondu que l’administration journalière était implicite dans la revendication, et c’est ce raisonnement que le tribunal a repris.

Le point le plus intéressant concerne la demande subsidiaire de la société Merck de limiter la revendication. Le tribunal refuse cette demande, à juste titre, nous semble-t-il, car il n’y a pas de base légale pour une telle démarche. Ceci étant dit, la société Merck aurait pu entamer une procédure de limitation devant l’OEB (ou peut-être même devant l’INPI, en invoquant L 613-24 CPI ensemble avec l’article 2(2) de la CBE).

Pour ce qui est du deuxième motif de nullité, il peut paraître surprenant. L’absence de résultats mettant en évidence l’efficacité du médicament ne justifie pas, à première vue, une annulation au titre de l’insuffisance de description (sanctionnant ainsi l’impossibilité pour la personne du métier de mettre en œuvre l’invention) mais plutôt au titre d’un défaut d’activité inventive (car il n’est pas établi que le problème technique est effectivement résolu). On pourrait donc penser qu’on confond ici insuffisance de description (au sens de l’article 83 de la CBE) et insuffisance de la partie descriptive. Mais ce serait aller un peu vite en besogne.

En effet, comme l’a dit la jurisprudence européenne, dans une revendication de type suisse, l’obtention de l’effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (voir G 2/88, exergue III). Par conséquence, l’absence de tout résultat permettant de démontrer que l’effet thérapeutique est effectivement obtenu crée une insuffisance de description. Ceci est clairement énoncé dans la décision T 433/05, point 28 des motifs, qui renvoie à T 609/02, point 9 des motifs ; pour une décision plus récente en ce sens, voir T 1364/08, point 4 des motifs, où nous lisons :

C’est intéressant de noter qu’il n’y a plus de référence aux revendications de type suisse ici ; en effet, les revendications dans cette décision n’étaient pas rédigées à la manière suisse. Il semble donc que le raisonnement s’étend de manière générale aux revendications de deuxième application thérapeutique, quelle que soit leur formulation.

Enfin, la motivation de l’annulation des revendications dépendantes est curieuse, car on invoque le fait que seule la posologie est nouvelle, ce qui n’a strictement rien à voir avec la question de savoir si l’insuffisance de description de la revendication principale entache également les revendications dépendantes.

TGI Paris, 9 novembre 2010

Teva et al c. Merck Sharp & Dohme Corp.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Au coin du feu

La société Aldes Aéraulique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité, permettant de fermer des clapets anti-feu. Cette invention a été classée dans la classe internationale F 16 L 55/10 (« Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.

Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.

La société belge RF Technologies (ci-après « RF »), qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.

Ayant annulé la saisie-contrefaçon, le tribunal se penche sur la validité du titre, notamment par rapport à la demande de brevet française FR 2 624 904 d’Yves Vesnitch et al (classification internationale : E 05 B 47/00 (« Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means ») et E 05 B 65/10 (« Locks »).

Etant donné que ce document n’appartient pas à la même classe internationale, il n’est pas cité dans le rapport de recherche français (qui ne comporte que quatre documents de type « A »).

***

… L’article L 613-25 a) CPI prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19 CPI.

L’article L 611-ll CPI dispose que

« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».

Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Les défenderesses opposent notamment au brevet Aldes l’antériorité résultant de la demande de brevet FR 87.17555/2.624.904 dite Vesnitch mise à disposition du public le 23 juin 1989 intitulée « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie ».

La société RF indique que ce dispositif comporte une ventouse électromagnétique dont la séparation du chapeau du corps est opérée par effet de coin, le décollement de la ventouse s’effectuant à partir d’un endroit localisé par une inclinaison du chapeau de ventouse par rapport au corps de ventouse conduisant à la formation d’un angle. Elle souligne que la revendication 1 du brevet de la demanderesse ne précise pas si c’est pour opérer la fermeture du clapet que le chapeau de ventouse est séparé du corps par « effet de coin » et que comme l’antériorité, il sert autant à la fermeture qu’à l’ouverture d’un clapet par effet de coin, qui a pour objet de réduire l’importance des forces permettant le décollement de la ventouse, le levier n’étant qu’un moyen d’obtenir l’effet de coin, peu importe la nature de la force.

La société France Air fait quant à elle valoir que l’antériorité Vesnitch résout le problème posé par le brevet Aldes et divulgue la revendication 1 avec un seul mécanisme de levier et que son fonctionnement est identique à celui du brevet Aldes, l’effet de coin provoqué par le levier manuel décentré ou la fusion du fusible engendrant un déplacement en oblique du chapeau de ventouse par rapport à la direction axiale du corps et créant un angle en forme de coin entre le chapeau et le corps de ventouse, ce déplacement entraînant une diminution des forces d’attraction.

La société demanderesse soutient que l’antériorité ne divulgue aucun effet de coin puisque la séparation des deux pièces est réalisée par simple effet électrique, voir des moyens de sécurité supplémentaire qui font appel à un effet de levier pour permettre de démultiplier la force exercée pour obtenir l’ouverture de la ventouse et qu’à l’opposé, la revendication 1 de son brevet cherche à réduire la force à exercer en utilisant l’effet de coin. Elle souligne que la représentation visuelle résultant de la figure 2 du brevet opposé ne montre le dispositif qu’après ouverture de la ventouse et résulte de la désactivation de la ventouse électromécanique.

La demande de brevet Vesnitch porte sur un « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie » visant à déverrouiller à distance les fermetures d’issue en cas d’incendie et si la commande ne fonctionne pas de pouvoir forcer avec un effort calibré l’ouverture du panneau bloquant l’issue.

Le dispositif est notamment constitué d’une ventouse électromécanique qui peut être aimantée avec un chapeau appelé dans le contreplaque polaire et qui permet de maintenir la tenue en verrouillage.

La revendication 1 divulgue le verrouillage d’un panneau coulissant ou pivotant par l’intermédiaire d’une plaque percée grâce à un couplage de deux leviers permettant une force de retenue très faible qui se caractérise selon la revendication 2 en ce que la pièce basculante de retenue comporte une échancrure qu’elle emprisonne au verrouillage qui, aux termes de la revendication 3, est réalisé par une ventouse électro-magnétique fixée par un fusible thermique. Un levier d’après la revendication 5 est commandé par une pièce basculante de retenue, le basculement de ce levier permettant au chapeau de la ventouse d’aller se coller sur le corps de la ventouse.

Cette antériorité se situe dans le même domaine d’activité que le brevet Aldes et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet Aldes vise à fermer un claquet dès lors que ce qui intéresse l’homme du métier est le mécanisme pour y parvenir.

La fermeture et l’ouverture mettent en œuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l’antériorité qui amènent au même résultat.

A l’instar du brevet Aldes, l’antériorité divulgue une ventouse électromagnétique et un chapeau de ventouse. La séparation entre ces deux éléments dans l’antériorité est provoquée soit par une impulsion électrique annulant l’attraction magnétique, soit par la fusion thermique ou par « écartement de la plaque polaire par un levier mécanique », ce qui correspond dans le brevet Aldes à l’absence de signal électrique.

La revendication 1 du brevet litigieux porte sur des moyens (26) de séparation du chapeau de ventouse de son corps par effet de coin. Le moyen 26 consiste en un levier, qui figure aussi dans les figures 1 et 2 de l’antériorité. L’effet de coin n’est pas décrit dans la revendication 1 du brevet querellé et la description du brevet se limite à indiquer que par la séparation à effet de coin, un espace libre en forme de coin est créé entre les deux éléments et que dès que le chapeau n’est plus parfaitement contre le corps de la ventouse, les forces d’attraction diminuent et n’empêchent plus la séparation. Cet effet de coin est donc rendu possible par l’action du levier.

Les schémas 1 et 2 de l’antériorité représentent le chapeau de la ventouse dans une position similaire après l’intervention du levier, présentant un angle.

Si comme le prétend la demanderesse, le déverrouillage avait été l’action pure du levier, la position du chapeau aurait été après cette action parallèle au corps de la ventouse. Dès lors, dans l’antériorité, la séparation des deux éléments de la ventouse a été opérée par un effet de coin et elle constitue une antériorité de toute pièce divulguant la forme du moyen, l’effet de coin, la fonction qu’il exerce à savoir séparer les deux éléments de la ventouse et un résultat similaire.

Cette antériorité de toute pièce détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet Aldes qui sera annulé.

La société demanderesse fait valoir que les revendications 2. 4. 5 et 7 sont dans la dépendance de la revendication tout en indiquant « par souci d’exhaustivité » qu’elles protègent des caractéristiques qui ne sont pas décrites par les antériorités.

Les sociétés défenderesses estiment notamment que l’antériorité Vesnitch divulgue ces revendications.

La revendication 2 porte sur un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’un levier (26 ; 126) faisant saillie est solidaire du chapeau de ventouse (20) et la revendication 4 sur un dispositif selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le corps de ventouse (18) et le chapeau de ventouse (20) sont cylindriques, caractérisé en ce que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.

Le levier représenté dans les schémas 1 et 2 de l’antériorité Vesnitch est également fixé au chapeau de la ventouse, qui est de forme cylindrique, selon son axe et ces revendications doivent être annulées pour défaut de nouveauté.

La revendication 4 enseigne que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.

Le dispositif Vesnitch divulgue quant à lui un chapeau de ventouse de forme cylindrique avec un levier qui s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de sorte que l’invention est entièrement divulguée dans l’antériorité précitée. La revendication 4 est nulle pour défaut de nouveauté.

La revendication 5 enseigne un dispositif selon l’une des revendications 1 à 4 destiné à la fermeture d’un clapet anti-feu se trouvant dans un conduit et monté pivotant autour d’un axe (2), caractérisé en ce que le corps de ventouse (18) est fixe par rapport au conduit, et en ce que le chapeau de ventouse (20) est solidaire d’un levier (10) pivotant présentant une encoche (12) dans laquelle vient se loger un pion (8) solidaire du clapet anti-feu.

L’antériorité Vesnitch divulgue un corps de ventouse fixe par rapport au conduit et un chapeau de ventouse qui présente une encoche dans laquelle vient se loger l’extrémité d’une pièce qui solidaire du panneau formant clapet, est un élément saillant qui forme pion.

Ainsi la différence réside en ce que dans le brevet Aldes c’est le levier qui est solidaire du chapeau de ventouse qui porte encoche. Cette seule différence ne suffit pas à écarter le défaut d’activité inventive, car il a suffi d’inverser la configuration mâle/femelle en plaçant le pion sur la pièce qui forme clapet.

Au terme de la revendication 7, le pion mentionné dans la revendication 5 s’étend axialement à partir d’une roue solidaire de l’axe du clapet. La position de la saillie sur la roue impose la position axiale à défaut de quoi le dispositif ne pourrait être réalisé. En conséquence, cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. …

***

Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure ou il arrive à la conclusion que l’objet de la revendication principale manque de nouveauté, ce qui est rare, compte tenu de la définition stricte donnée par la Cour de cassation, et qui est d’ailleurs citée dans la décision :

« Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. »

Il est vrai que le dispositif Vesnitch est un dispositif comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (10) et un chapeau de ventouse (9). Etant donné qu’il est possible de forcer l’ouverture du panneau, ce qui entraîne nécessairement la séparation du corps de la ventouse d’avec son chapeau, on peut également plaider que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18). Cette séparation se faisant nécessairement à un petit angle, on peut également reconnaître l’existence d’un effet de coin au sens du brevet litigieux.

Il n’en demeure pas moins que le dispositif Vesnitch n’est pas un dispositif de commande de fermeture de clapet, mais un dispositif de déverrouillage. Peut-on alors dire que l’invention s’y trouve toute entière ? Et qu’elle vise le même résultat technique ?

A notre avis, il aurait été plus juste de mettre en évidence un défaut d’activité inventive plutôt qu’un défaut de nouveauté, la nouveauté s’appréciant strictement. Par ailleurs, la question de savoir « ce qui intéresse l’homme du métier » n’a pas vraiment sa place dans un examen de nouveauté.

TGI de Paris, 26 octobre 2010

Aldes Aeraulique c. France Air et RF Technologies

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Inversion des rôles

La société Aldes Aérolique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.

Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.

La société belge RF Technologies, qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement qui traite de la saisie-contrefaçon, dont la société France Air demande l’annulation. Le tribunal lui donne raison, étant donné que les experts accompagnant l’huissier se sont montrés trop entreprenants :

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La société RF Technologies fait valoir qu’au cours des opérations, l’huissier n’a pas procédé à la description du clapet et n’a pas été le seul rédacteur de la description qui figure au procès verbal alors que l’ordonnance n’autorisait pas les experts à procéder à ces constatations ni à rédiger le procès verbal.

Elle soutient que les énonciations qui ne relèvent pas de constatations de l’huissier confirment son incompréhension et la délégation de sa mission à l’expert, le procès verbal ne permettant pas d’attribuer à l’huissier ou à l’expert les différents actes de leur intervention.

Elle affirme que cette violation des termes de l’ordonnance constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations, commande l’annulation et en tout état de cause, si la violation des termes de l’ordonnance ne constitue pas une irrégularité de fond, elle cause grief aux défenderesses d’autant que les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées dans les locaux d’un tiers à la procédure.

La société Aldes indique que c’est l’huissier qui a appréhendé réellement les objets, les a identifiés et décrits en premier, fait fonctionner l’objet et a intégré des précisions de la main d’un expert, peu importe que l’expert ait tenu la plume, ce qui permet d’opérer une distinction entre chacun et que ces mentions manuscrites de l’expert étaient nécessaires car n’étant pas accompagné de clercs ou de secrétaires dans son étude, l’huissier ne pouvait à la fois contrôler, décrire et tenir la plume.

Elle soutient qu’aucune des opérations n’a été faite en dehors du contrôle de l’huissier et qu’aucune protestation, objection ou demande de précision complémentaire n’ont été émises durant les opérations.

L’article L 615-5 CPI prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisant ainsi que tout document s’y rapportant.

En l’espèce, Marc D., huissier de justice, autorisé par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du TGI de Paris le 3 septembre 2008, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 septembre 2008 sur un chantier et en présence d’un représentant de la société Tunzini, Monsieur Bernard F., responsable d’affaires, qui a indiqué que le matériel litigieux avait était commandé à la société France Air.

Le fait qu’aucune protestation sur les opérations de saisie contrefaçon n’ait été soulevée lors de celles-ci n’est pas de nature à empêcher une partie de contester la validité de celles-ci devant le juge, ni à créer une présomption de validité à leur égard, étant au surplus observé que les opérations de saisie se sont déroulées sur le chantier de construction de l’immeuble Carré Suffren sur lequel les défenderesses à la présente instance n’étaient pas présentes.

Les opérations ont eu lieu en présence de Monsieur Philippe M., conseil en propriété intellectuelle, et de Monsieur Mathias R., mandataire en brevet européen.

Selon l’ordonnance, l’huissier a été autorisé « à se faire assister d’expert, en l’occurrence de conseils en propriété intellectuelle et/ou collaborateurs du cabinet G&M pour l’aider d’une manière générale dans ses opérations et, en particulier, dans ses descriptions, et dont il enregistrera les explications ».

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a constaté l’entreposage de plusieurs modèles de clapets coupe-feu, puis procédé à la saisie réelle de trois exemplaires. Il a indiqué

« ce clapet se caractérise comme suit : dispositif de commande de fermeture d’un clapet coupe feu ; inséré dans un conduit de ventilation ».

Puis l’huissier a pris des photographies et a constaté qu’un collaborateur de la société Tunzini procédait au réarmement et au déclenchement par impulsion électrique du clapet,

« la fermeture a été réalisée au moyen du bouton de couleur jaune référencé déclencher. Puis, par échauffement du fusible placé dans le conduit qui après sa fusion libère un percuteur actionnant le dispositif. »

Le constat se poursuit ainsi :

« après démontage du capot et analyse des éléments, Messieurs M. et R. apportent les précisions suivantes dont les déclarations sont ci après reproduites ».

Dans une autre écriture que celle de l’huissier figurent les constatations suivantes :

« le clapet coupe feu est constitué par un tronçon de conduit de section carrée, de dimensions extérieures d’environ 220x220 mm et de longueur de l’ordre de 325 mm. A l’intérieur du tronçon de conduit est monté un obturateur, pivotant autour d’un axe central, contenu dans le plan de l’obturateur et perpendiculaire à deux parois opposées du tronçon. L’obturateur est actionné par un levier associé à un ressort le contraignant vers la position de fermeture. Le dispositif de commande de l’obturateur est logé à l’intérieur d’un boîtier de couleur noire, fixé sur l’une des faces extérieures du tronçon carré. Le levier d’actionnement du clapet est calé sur un axe dépassant à l’intérieur du boîtier et se terminant par une tête hexagonale, permettant de l’actionner à Vide d’une clé de 13 mm ».

La description se poursuit ensuite pendant 33 lignes et se termine ainsi :

« en conditions normales, un élément fusible situé dans le conduit maintient le percuteur avec son retour en position surélevée par rapport à la tige du chapeau. Comme cela a été vu précédemment et décrit dans le procès verbal, la fusion de l’élément fusible libère le percuteur qui vient incliner la tige et donc désolidarise le corps du chapeau de ventouse, permettant ainsi la fermeture rapide de l’ob(s)turateur. »

Puis, l’huissier indique :

« après que ces descriptions détaillées aient été effectuées, j’ai à nouveau procédé à diverses photographies. »

S’il n’est pas interdit à l’huissier de retranscrire intégralement la description technique faite par un technicien, encore faut-il que ce soit lui qui la retranscrive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le procès-verbal ne permet d’ailleurs pas d’identifier qui, de Monsieur Philippe M. ou de Monsieur Mathias R., a procédé à la description manuscrite. La circonstance selon laquelle l’huissier a procédé aux opérations sans être assisté d’un salarié de son étude relève de sa propre responsabilité et ne saurait le dégager de l’obligation de mener celles-ci dans les conditions fixées par la loi et l’ordonnance.

Il ressort de ce procès-verbal que la mission de Monsieur Philippe M. et Monsieur Mathias R. ne s’est pas limitée à une mission d’assistance pour éclairer l’huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais qu’ils ont fourni une très longue description écrite du produit argué de contrefaçon, l’huissier s’étant contenté de reproduire en une phrase un intitulé proche de la dénomination du brevet sans qu’il indique en quoi une description de l’objet lui était impossible.

L’huissier n’a donc réalisé aucune description détaillée du produit argué de contrefaçon ainsi que lui imposait l’ordonnance et qui n’est pas d’une complexité technique telle qu’il ne pouvait y procéder. Le procès-verbal repose pour donc l’essentiel sur les propres constatations d’un conseil en propriété intellectuelle et d’un mandataire en brevet européen. Il établit l’inversion des rôles qui s’est produite pendant les opérations de saisie.

La violation ainsi commise des termes de l’ordonnance précitée constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 CPC puisque les opérations de description n’ont pas été effectuées par l’huissier de justice qui seul avait pouvoir pour les réaliser.

Elle affecte les opérations dans leur ensemble et commande l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

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TGI de Paris, 26 octobre 2010

Aldes Aerolique c. France Air et RF Technologies

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.