Le jour le plus cher

Combien ça peut coûter à un cabinet de louper un délai de priorité ? Une petite fortune, comme le montre le présent arrêt.

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.

A sa demande, le cabinet BDM a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet BDM de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société BDM et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société BDM et son assureur ont interjeté appel.

***

Sur l’existence d’un préjudice indemnisable

Considérant qu’au soutien de leur appel BDM et son assureur reprenant leurs moyens de première instance, invoquent à titre principal l’absence de préjudice indemnisable, faisant valoir que :

- le respect du délai de priorité n’est pas une condition de validité du dépôt de la demande internationale de brevet,

- aucune divulgation susceptible d’affecter la nouveauté de l’invention n’est intervenue dans ce délai,

- les intimés ont délibérément mis un terme à la demande d’extension internationale auprès de l’office européen ;

Que les intimés prétendent au contraire avoir été privés de la possibilité de bénéficier du droit de priorité, d’exploiter utilement et de valoriser le brevet hors du territoire français ;

Qu’il sera observé qu’un simple constat d’huissier de justice du 19 janvier 2008 établi devant un café-restaurant, qui est contredit par un autre procès verbal du 14 mars 2008 réalisé dans un autre établissement, ne saurait permettre de considérer que la société Adaël n’exploiterait pas la technologie telle que brevetée ;

Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que BDM est actuellement mal fondée à se prévaloir d’une absence ‘totale de préjudice’ alors que :

• dans un courrier du 19 décembre 2005 elle admettait que les divulgations qui auraient été faites en 2005 « seront opposables aux demandes de brevets issues de la demande PCT », qu’ainsi « hormis pour les Etats -Unis [...] la validité de toutes les demandes de brevet issus du PCT serait très contestable »,
• il ne peut être sérieusement discuté que Mickael S. et la société Adaël ont divulgué le brevet au cours de l’année 2005 à de très nombreuses reprises à l’aide de documents décrivant « très précisément la nouveauté du procédé » revendiqué par le brevet dont ils « reproduisent chacune des étapes ».

Qu’il sera ajouté que les appelantes ne peuvent valablement prétendre que la preuve de l’existence dans le délai de priorité d’une auto divulgation destructrice de nouveauté ne serait pas rapportée et que seul le modèle économique du procédé, et non ses caractéristiques techniques, aurait été divulgué ; qu’en effet le tribunal a exactement analysé la portée des pièces produites par Mickael S. et la société Adaël, corroborée par la note technique du 4 avril 2008 par eux versée aux débats, établie par un spécialiste en technologies de l’information et des communications, qui conclut clairement que la « simple observation du fonctionnement du dispositif [..] comme la simple lecture de sa présentation commerciale [...] suffisent à dévoiler aux yeux des spécialistes, les principes techniques fondamentaux » du procédé breveté ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour approuve, retenu que la faute de BDM a en réalité eu pour conséquence directe et certaine une perte de chance « de faire jouer le droit de priorité à la date du dépôt français pour obtenir un titre de propriété intellectuelle dans les pays du PCT » et qu’en raison de cette perte de chance il ne peut être valablement reproché à Mickael S. et à la société Adaël d’être à l’origine de leur préjudice pour « avoir ultérieurement choisi de ne pas s’exposer au risque de voir un tiers contester l’antériorité du brevet PCT » ;

Que les intimés ont effectivement perdu, en leur qualité respective de titulaire du brevet et de licencié exclusif, du fait de la société BDM, au plan international hors Etats-Unis, le bénéfice du délai de priorité leur permettant notamment de ne pas se voir opposer l’exploitation de l’invention par eux faite ;

Qu’il ne saurait être dénié qu’une éventuelle action en nullité d’un brevet PCT pour défaut de nouveauté constitue bien la perte indemnisable d’un avantage réel et sérieux trouvant son origine dans le retard d’exécution de l’obligation de la société BDM et que la responsabilité de cette dernière est ainsi engagée ;

Que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen principal des appelants ;

Sur les demandes d’indemnisation

Considérant qu’à titre subsidiaire BDM et son assureur prétendent que le montant des réparations sollicitées n’est pas justifié, tandis que les intimés soutiennent que les premiers juges n’ont pas justement apprécié l’intégralité de leur préjudice ;

(1) sur les demandes de Mickael S.

Considérant que le tribunal a exactement retenu l’existence d’un préjudice résultant pour l’inventeur de la perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, la perte de la possibilité de voir ses efforts ainsi reconnus caractérisant suffisamment la réalité du préjudice moral invoqué, lequel a été justement indemnisé par les premiers juges ;

Considérant qu’ils ont à bon droit rejeté l’existence d’un préjudice économique relevant qu’il dépend de celui de la société Adaël à laquelle il avait concédé gratuitement l’exploitation du brevet ; que Mickael S. prétend cependant avoir subi un préjudice distinct en sa qualité d’actionnaire, pour perte d’une chance de réaliser une plus value ; que toutefois aucun élément ne permet de laisser supposer qu’il entendait vendre la société Adaël par lui crée ; qu’en réalité il s’agit d’un préjudice purement éventuel qui ne saurait être indemnisé ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement en ce qui concerne Mickael S.

(2) sur les demandes de la société Adaël

Considérant que les premiers juges ont admis pour la société Adaël l’existence d’une perte de chance d’accroître la notoriété de l’entreprise, de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection résultant d’un brevet PCT, et de pouvoir commercialiser indirectement son procédé en concédant des licences à d’autres opérateurs, mais ont exclu celle d’obtenir des investissements ;

Sur les investissements

Considérant que les intimés font valoir que la perte de la ‘brevetabilité’ dans la zone PCT empêcherait la levée de fonds ; que certes deux investisseurs Michel T et Serge B ont respectivement attesté les 22 décembre 2006 et 5 décembre 2007 de leur participations dans la société et indiqué avoir renoncé à ‘un second tour de table’ d’un million d’euros (soit 500.000 euros chacun) à raison de la perte du brevet PCT ;

Que toutefois, nonobstant cette intention déclarée des associés, il n’est pas certain qu’il s’agissait d’un réel engagement contractuel, alors qu’il ne figure pas dans le protocole d’accord concernant le pacte d’associés du 28 avril 2005 qu’ils ont signé, étant observé que l’apport résultant de cet acte est bien moindre (et s’est en définitive établi respectivement à 106.216 euros et 61.000 euros selon le rapport d’évaluation de Stéphane L. du 30 novembre 2009 produit par les intimés) et que la vraisemblance de leur engagement ne saurait résulter de la seule valorisation contestée et largement postérieure du brevet (3,8 millions d’euros selon rapport précité de 2009) ; que par ailleurs il n’est toujours pas justifié en cause d’appel de l’intérêt d’un quelconque autre investisseur antérieurement au 1er décembre 2005 ;

Qu’en définitive la preuve d’une perte effective d’investissements n’est pas suffisamment rapportée et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce poste de préjudice ;

Sur la notoriété

Considérant que le tribunal a justement relevé que la société Adaël ne justifiait pas du dépôt d’une marque et que l’exploitation internationale ‘ne dépend pas nécessairement et exclusivement’ de la détention d’un brevet dans les pays PCT ; qu’il n’en demeure pas moins certain que la société a ainsi que l’ont exactement admis les premiers juges perdu une chance à raison de la détention d’un tel brevet d’accroître sa notoriété, laquelle ne saurait se confondre avec la capacité d’exploiter ;

Qu’il ne peut être admis que ce préjudice n’était pas prévisible, étant observé que la société BDM n’ignorait pas le rôle de la société Adaël puisqu’elle indiquait notamment à Mickael S. dans un courriel du 1er décembre 2004 « Je vous souhaite [...] bonne chance pour le développement de votre produit et de votre société » … ;

Qu’en réalité en l’état des éléments produits l’évaluation faite en première instance de ce poste de préjudice (50.000 euros) doit être approuvée ;

Sur la commercialisation en propre

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’un brevet américain a en définitive pu être délivré pour le procédé en cause en 2010 et il ne peut être sérieusement prétendu qu’hormis les Etats-Unis les intimés n’envisageait aucune exploitation à l’étranger alors que la société BDM était mandatée pour former une demande d’extension PCT ;

Qu’en cause d’appel les intimés versent au débat en particulier :

• le rapport précité du 30 novembre 2009 (rapport L.) évaluant la perte de chance sur parc propre de son procédé à 660.000 euros (et celle sous licence à 1.133.000 euros) sur les 5 premières années d’exploitation estimant qu’il convient d’y ajouter à l’issue de cette période la valeur du brevet,
• un extrait traduit de l’évaluation réalisée par un organisme spécialisé (BNP Paribas Business Assets Valuation), faisant valoir que ces appréciations aboutissent à un montant équivalent aux évaluations proposées en première instance par la société Adaël ;

Que ces estimations sont critiquées par une étude produite par les appelantes (rapport Eight Adversory du 5 mars 2010), laquelle est contestée par les observations en réponse du 26 avril 2010 de l’expert amiable L., qui sont elles-mêmes discutées par deux notes d’analyse adverses des 8 juin et 7 juillet 2010 ;

Que les appelantes soutiennent qu’il n’est pas démontré que le modèle de l’activité de la société Adaël est économiquement viable au regard des résultats d’un de ses principaux concurrents qui n’a jamais gagné d’argent et que les évaluations des intimés reposent sur des estimations de chiffre d’affaires irréalistes et sans déduction des coûts nécessaires pour les réaliser ; qu’elles estiment qu’en fonction du nombre de bornes ainsi que de l’importance de la concurrence et du taux assez faible de pénétration sur le marché français admis en première instance le préjudice ne saurait excéder 169.749 euros (valeur d’Adaël au 1er décembre 2005 selon Eight Adversory sur la base de l’estimation réalisée par L.) ;

Que si les intimées reconnaissent qu’au 1er novembre 2006 le taux de pénétration en France de la société Adaël s’établissait à 3% sur l’ensemble du marché des hotspots …, la note du cabinet Eight Adversory du 7 juillet 2010 faisant état d’une part de marché domestique de 1,7% en février 2009, et si la concurrence est importante, l’extension du marché des bornes Wi-Fi et des procédés d’accès gratuit est indéniable comme le relève le tribunal ;

Qu’à cet égard si l’avis traduit de la BNP s’avère succinct, il résulte suffisamment des éléments techniques fournis par Stéphane L. et débattus par les parties que le secteur d’activité était innovant, que d’autres acteurs ont connu un développement très important dans le même domaine d’activité, en particulier une société concurrente aux caractéristiques identiques (dont le cabinet Eight Adversory précise qu’elle aurait installé 2.499 bornes en dehors de la France au 30 juin 2010) dont il n’apparaît pas réellement démontré que l’activité commerciale serait déficitaire ;

Que toutefois un réseau construit et détenu en propre nécessite plus de fonds et le rapport d’évaluation L. suppose que le « second tour de table » d’un million d’euros, précédemment examiné et dont il a été retenu qu’il n’était pas certain, soit finalisé ;

Que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la perte de chance de s’introduire sur les marchés étrangers des pays PCT avec la protection d’une brevet PCT (estimée à 300.000 euros par le premiers juges) doit être fixée à 150.000 euros dans la mesure où elle ne concerne que la commercialisation en propre ;

Sur les contrats de licence

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société Adaël a perdu la chance de pouvoir commercialiser indirectement le procédé par la concession de licences à d’autres opérateurs ; qu’il ne peut en effet être sérieusement dénié que l’exploitation de ce procédé par la société Adaël présentait un certain succès commercial, même s’il en existait d’autres, et que si la détention d’un brevet n’est pas indispensable elle permet de le concéder en licence ;

Considérant qu’en outre le rapport L. démontre suffisamment que le système de licence favorise une diffusion rapide de la technologie permettant de reporter sur d’autres opérateurs le coût associé au développement du réseau sans subir les contraintes inhérentes à sa mise en place à l’étranger, même si certains coûts demeurent néanmoins nécessaires pour développer l’activité comme le relève le cabinet Eight Adversory, et que la société Adaël aurait vraisemblablement eu recours à ce mode de commercialisation dans 2/3 des cas ; qu’il ne peut dès lors être admis que la possibilité de commercialisation sous licence, ne présente pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant qu’en l’état des éléments fournis, la perte de chance de ce chef (estimée en première instance à 50.000 euros) qui participe d’une introduction sur le marché étranger, doit être évaluée à 200.000 euros ;

Considérant qu’en définitive il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une somme totale de 400.000 euros à la société Adaël en réparation des préjudices subis du fait des agissements de la société BDM (pertes de chance au titre de la notoriété 50.000 € et de la commercialisation en propre ou sous licence 350.000 €) ;

Considérant que le jugement sera également approuvé en ce qu’il a condamné la société Covea, cette dernière ne contestant pas sa garantie dans la limite d’une somme de 2 millions d’euros ; ...

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Quelque chose me dit que la société Adaël a fait une bonne affaire ...

Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010

Cabinet BDM et al c. Adaël et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Evident à Munich, inventif à Paris

Cette décision nous donne aussi la possibilité de regarder dans le détail comment la Cour de Paris conclut à l’activité inventive du brevet français FR 2 746 891 dont le pendant européen a été annulé pour défaut d’activité inventive par la Chambre de recours de l’OEB (décision T 1013/02).

Pour rappel, la revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (l), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.

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Sur l’état de la technique

Considérant que la société ITP, quoiqu’elle se réfère à une étude de la société Coflexip de décembre 1995 examinant tous les isolants utilisables dans des tuyaux à double enveloppe pour le transport sous-marin d’hydrocarbures, ne discute pas la pertinence du brevet européen n° EP 0 484 491 Preussag, publié le 13 mai 1992, présenté par la société Technip comme représentatif de l’art antérieur le plus proche ;

La société Technip argumente « à l’européenne », en amorçant l’approche « problème solution », par la recherche de l’art antérieur le plus proche. La Cour va-t-elle suivre ?

Considérant que l’invention du brevet Preussag concerne « une canalisation pour le transport d’agents gazeux ou liquides, dont la température est différente de la température ambiante, équipée d’un tube enveloppe et d’un tuyau pour agent disposé à distance radiale dans le tube enveloppe, lequel tuyau est enveloppé d’une isolation thermique, le tuyau pour agent étant soutenu en des points fixes espacés avec une prétension axiale sur le tube enveloppe faisant office de butée. » ;

Considérant que ce brevet se réfère, à titre d’antériorité, outre à une « canalisation pour une pose sous l’eau sur laquelle un espace annulaire entre le tube pour agent et le tube enveloppe est rempli avec un gaz dont la pression est supérieure à la pression environnante » qui n’offre aucun point de comparaison avec le problème technique en cause dans le présent litige, où l’espace annulaire est au contraire par hypothèse en dépression, à une autre conception de canalisation dans laquelle :

« Le tube enveloppe sert en même temps de tube protecteur et offre la possibilité de faire le vide dans l’espace annulaire entre le tube enveloppe et le tube pour agent. Du fait de la mise sous vide, le matériau calorifuge est maintenu à sec dans l’espace annulaire et une protection anticorrosion optimale est garantie. De plus, l’isolation thermique peut être augmentée sensiblement à l’aide de la dépression. Pour les réalisations connues de telles canalisations, le tube pour agent est centré dans le tube enveloppe par des écarteurs qui sont prévus à des intervalles réguliers. Ces écarteurs forment de nombreux ponts thermiques qui aboutissent à des pertes de chaleur préjudiciables. De plus, elles entraînent une dépense de construction et de montage importante » ;

La Cour ne considère que le « problème technique en cause », c’est-à-dire le problème technique décrit dans le brevet contesté. En cela, elle s’éloigne de l’approche problème solution qui, elle, préconise de définir un problème technique objectif résolu par les différences de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche.

Considérant, au regard de cette description de l’état de la technique antérieure au brevet Preussag, qu’il apparaît que celui-ci avait pour objet, d’une part, de supprimer les écarteurs générateurs de ponts thermiques, d’autre part, de réduire les dépenses de construction et de montage ;

Que l’invention consistait donc, en disposant les deux tuyaux, non plus coaxialement, mais de manière excentrée - différence avec le brevet ITP que la société Technip regarde à tort comme négligeable, alors qu’elle est au contraire essentielle, ainsi que l’a exactement vu le Tribunal - à concevoir un mode d’écartement des tuyaux interne et externe qui, loin d’être conducteur de chaleur, soit au contraire lui-même un isolant ;

Que c’est ainsi, selon la revendication 1 du brevet Preussag, que la canalisation comprend

« un tuyau d’enrobage et un tuyau de milieux qui est monté dans ledit tuyau d’enrobage à une distance radiale et qui est enveloppé d’une isolation thermique, ledit tuyau de milieux prenant appui, avec une précontrainte axiale, sur ledit tuyau d’enrobage servant de butée aux points fixes situés à distance les uns des autres, caractérisée en ce que ladite isolation thermique est composée de pièces profilées qui sont résistantes à la compression, sont fabriquées de microfibres de verre ou de microfibres minérales et ont une résistance à la compression de telle sorte que ledit tuyau de milieux est maintenu, par l’intermédiaire desdites pièces profilées, à une distance isolante de la paroi intérieure dudit tuyau d’enrobage, et que le diamètre extérieur de ladite isolation thermique est inférieur au diamètre intérieur dudit tuyau d’enrobage de manière que ledit tuyau de milieux soit monté excentriquement dans ledit tuyau d’enrobage, à l’exception de zones courtes à proximité d’un point fixe. » ;

Considérant que le brevet Preussag, qui indique que les pièces profilées résistantes à la compression sont fabriquées de microfibres de verre ou de microfibres minérales, ne suggère aucune caractéristique de la structure interne du matériau isolant ni l’interaction d’une structure microporeuse de celui-ci avec une réduction de la pression dans l’espace annulaire, la mention d’une possibilité de mise sous vide jusqu’à une pression d’environ 3 mbars pour augmenter l’effet d’isolation n’étant nullement mise en rapport avec la nature de l’isolant microfibreux recommandé, non pas, d’ailleurs, principalement pour ses performances d’isolant, mais pour ses qualités de résistance à la compression ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à tort que la société Technip affirme que l’état de la technique conduisait l’homme du métier, de manière évidente, à modifier l’isolant microporeux du brevet Preussag - étant observé que ledit brevet n’emploie pas ce terme - pour choisir un isolant microporeux tel que revendiqué de manière large dans le brevet ITP […] ;

Considérant, surabondamment, à supposer même que l’homme du métier ait été enclin à choisir, pour fabriquer les pièces profilées résistantes à la compression du brevet Preussag, une autre matière que des microfibres de verre ou des microfibres minérales, que rien ne l’aurait conduit de manière évidente à s’orienter vers un matériau microporeux tel que le Microtherm ;

Considérant en effet que la documentation relative à ce matériau, telle qu’invoquée par la société Technip […], si elle compare la conductivité thermique du Microtherm par rapport aux autres matériaux isolants, suggère son application à une tuyauterie […], et explique les performances isolantes de ce matériaux par le principe microporeux […], ne met nullement en avant une résistance particulière à la compression […] ; que , dans l’homme du métier s’intéressant au Microtherm pour améliorer le brevet Preussag ne pourrait en réalité que se détourner de ce matériau, sauf à renoncer à ce qui constituait l’invention de ce brevet, à savoir la suppression des écarteurs générateurs de ponts thermiques et leur remplacement un système de tuyaux à double enveloppe excentrée, par des pièces isolantes offrant une forte résistance ;

Considérant que, pour des motifs analogues, l’homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu’un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le Tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour fait siens, que les documents présentant les produits Microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d’un ingénieur en pipelines ;

C’est là que la définition de l’homme du métier (voir le billet précédent) intervient de manière critique : ignorant les documents présentant les produits Microtherm, il ne saurait les combiner avec l’état de la technique le plus proche.

Considérant, au demeurant, que, parmi les pièces versées au débat, aucun document antérieur au brevet ITP ne mentionne l’utilisation d’un matériau microporeux, dont le principe est pourtant connu depuis les années 1960, dans un système de tuyaux à double enveloppe, encore moins la combinaison d’un tel matériau avec une pression réduite ; qu’il a déjà été indiqué que, dans le document établi en décembre 1995 par la société Coflexip pour exposera son client la société Shell UK le différents matériaux identifiés comme les isolants les plus intéressants, seules sont évoqués la mousse de polyuréthane de faible densité et les isolants en fibres minérales ; qu’il ressort de la décision rendue le 26 août 2003 par la juridiction écossaise saisie d’une demande de nullité du brevet européen identique au brevet en cause que l’isolant microporeux n’a été utilisé à pression réduite dans aucune application avant la date de priorité du brevet ITP et que, entendu par le juge, le directeur général de la société Microtherm avait témoigné sa surprise, même son incrédulité, quant à la pertinence de l’utilisation du matériau éponyme dans les conditions décrites par le brevet ITP, hypothése qu’il avait pour le moins perçue comme audacieuse ; qu’il ressort en revanche de plusieurs articles postérieurs que la solution ainsi mise au point par ITP s’était avérée convaincante ;

La Cour passe ici en revue plusieurs indices dits secondaires pour la présence d’activité inventive : temps écoulé avant la combinaison de deux éléments connus en soi, surprise exprimée par certains professionnels, …

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Technip prétend vainement qu’une telle idée pouvait être évidente pour l’homme du métier ; que, tout au contraire, la combinaison de l’utilisation d’un matériau isolant microporeux et d’une pression réduite dans l’espace annulaire d’un système de tuyaux à double enveloppe coaxiaux supposait de s’écarter des voies connues de la technique par une démarche allant contre l’évidence ;

Qu’il suit de là que la demande de la société Technip tendant à l’annulation de la revendication 1 du brevet comme n’impliquant aucune activité inventive doit être rejetée …

***

Vu que la Cour de Paris n’applique pas l’approche problème-solution de l’OEB, il n’est pas trop surprenant qu’elle parvienne à un autre résultat que la Chambre de recours. Faut-il s’en plaindre ?

Tout au moins pour les titres européens, il est très gênant que les critères de validité d’un titre ne soient pas les mêmes pour l’instance qui délivre le titre et la juridiction qui examine son éventuelle nullité. Cela revient à pénaliser les titulaires car leurs titres devront franchir un obstacle supplémentaire, variant de surcroît selon les pays. Il nous semble que c’est une atteinte à l’idée même d’un brevet européen. 

Mais ici il s’agit d’un brevet français, délivré par l’INPI, office qui se cantonne en général au critère de la nouveauté. Pourquoi le juge français devrait-il adopter l’approche européenne ?

Peut-être tout simplement parce qu’il s'agit d’une approche développée par des instances spécialisées dans le domaine de la brevetabilité (sur la base de dispositions identiques) et qui jouissent d’une expérience considérable (quelques 2000 cas par an).

L’approche problème-solution n’est sans doute pas la panacée et on peut lui faire certains reproches. Mais elle a l’immense mérite de rendre l’évaluation de l’activité inventive un peu plus objective que les approches moins méthodiques (pour ne pas dire plus arbitraires) que l’on rencontre en France ou encore aux Etats-Unis. En ce sens, il nous semble regrettable que le juge français refuse de faire sienne cette approche. 

Les souverainistes diront peut-être que le juge français a raison de ne pas accrocher son wagon au train européen, vu que la France a ses traditions propres. Mais cet argument manque quelque peu de force dans le domaine de l’activité inventive, qui est un critère de brevetabilité importé d’Europe. Autrement dit, en forçant un peu le trait, quand on importe un objet, il ne semble pas déraisonnable d’en importer aussi le mode d’emploi.

La situation serait différente si la France avait mieux à proposer que l’approche problème-solution. Celle-ci étant une création jurisprudentielle et n’étant pas inscrite, du moins explicitement, dans la CBE, il ne semble pas interdit de penser que l’OEB pourrait éventuellement adopter une autre méthode, plus pertinente, si on devait en trouver une. Hélas, il ne semble pas y en avoir à ce jour, et, à en juger du présent arrêt, ce n’est pas la France qui la fournira. 

Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2010

Technip France c. ITP et al

Source : PIBD 928 III-723

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également fait l’objet d’une publication au PIBD n° 901 III-1259 ainsi que d’un commentaire de Privat Vigand paru dans le numéro de janvier 2010 de la Revue Orange, page 33.

Généraliste, mais pas trop

La société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.

Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.

Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.

La Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance.

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui touche au choix de l’homme du métier. Ce choix va se révéler déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.

***

Considérant que, au sens [de L 611-14], l’homme du métier possède les connaissances normales dans le domaine technique auquel se rattache l’invention ;

Considérant que la société Technip, s’attachant à la lettre de la revendication 1 du brevet ITP selon laquelle l’invention concerne un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer », estime que I’homme du métier n’est pas, en l’espèce, un spécialiste des pipelines offshore, mais un technicien de l’isolation des canalisations en général ;

Mais considérant que, selon la description du brevet, si l’invention a pour objet d’apporter un perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » […] et se propose de répondre au « souci notamment de diminuer les coûts et d’améliorer la qualité et la durabilité de l’isolation » […], les tuyaux visés n’appartiennent pas pour autant à la catégorie générique de canalisations pourvues d’une isolation thermique, mais sont « tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations à poser au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et1 ou gazeuse » […] ; qu’il en résulte que, si en effet le domaine de l’invention ne se réduit pas aux seuls gazoducs ou oléoducs sous-marins, il ne s’étend pas pour autant au-delà de l’ensemble des tuyaux qui doivent, quelle que soit leur utilisation, répondre aux mêmes exigences que celles décrites, soit, outre une bonne isolation thermique […], la capacité de parcourir des distances considérables qui peuvent se chiffrer en dizaines de kilomètres […], la possibilité d’être utilisés pendant de longues années […], la résistance aux opérations de transport, d’assemblage et d’immersion […], et une bonne étanchéité […] ;

Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;

Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines.

***

Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2010

Technip France c. ITP et al

Source : PIBD 928 III-723

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également fait l’objet d’une publication au PIBD n° 901 III-1259 ainsi que d’un commentaire de Privat Vigand paru dans le numéro de janvier 2010 de la Revue Orange, page 33.

Al dente

La présente affaire n’est pas toute récente, mais elle pose une bonne question (sans y répondre finalement).

La société suisse Ferton Holding (ci-après « Ferton ») est titulaire d’un brevet européen EP 0 870 477, déposée sous priorité allemande du 7 avril 1997, qui concerne également une pièce à main dentaire. Le brevet a fait l’objet d’une opposition, mais la procédure a été terminée suite au retrait de la seule opposante.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Un porte-outil (1) du dentiste au traitement prophylactique des dents affectées de la carie dentaire, par application d’une poudre mélangée avec de l’air et de l’eau, comprenant:

- une douille de manche (5);

- un réservoir de poudre (2) intégré dans ladite douille de manche (5), à stocker une quantité de poudre déterminée pour le traitement des dents;

- une conduite d’alimentation (13) reliée audit réservoir de poudre (2) pour l’alimentation en air comprimé;

- une conduite de transfert (15) à transférer de la poudre mélangée avec de l’air, qui s’étend entre ledit réservoir de poudre (2) et un système de tuyère (11) aux usages multiples à une tête de pulvérisation (10) avant sur ladite douille de manche (5), l’extrémité d’admission du côté dudit réservoir étant disposée au voisinage immédiat de l’extrémité de sortie de ladite conduite d’alimentation d’air comprimé (13) du côté dudit réservoir:

- une conduite d’alimentation (25) pour l’alimentation en eau, qui est reliée audit système de tuyère (11) multiple; et

- une moitié de coupleur (12) d’un raccord rapide de turbine d’un raccord d’alimentation en air et en eau, laquelle est disposée à l’extrémité arrière de ladite douille de manche (5),

caractérisé en ce que

- ledit réservoir (2) de poudre est conçu sous forme d’un corps de révolution creux (3,4) fermé à activité tridimensionnelle dans toutes les directions sous forme d’une chambre de tourbillonnement, et

- en ce que les extrémités de sortie et d’admission de ladite conduite d’alimentation en air comprimé (13) et de ladite conduite de transfert (15) à transférer le mélange de poudre et de l’air sont disposées essentiellement au milieu géométrique de ce corps de révolution creux (3,4).

La société Ferton est également propriétaire d’un modèle international déposé le 18 décembre 1997 et visant la France, intitulé « pièce à main dentaire ».

Ayant appris que la société Surgytech commercialise en France, sous les marques « Mectron » et « Easy Jet Pro »

Easy Jet Pro

une pièce à main dentaire qui reproduirait la forme générale de son modèle ainsi que les caractéristiques de la revendication de son brevet, la société Ferton l’a fait assigner en contrefaçon de modèle et de brevet.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 2 juin 2007, a dit que les sociétés Surgytech et Mechtron ont commis des actes de contrefaçon du modèle et de plusieurs revendications du brevet. Il a alloué une provision à la société Ferton :

***

« … Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions définies ci-après au dispositif de la présente décision ;

Attendu qu’une mesure d’instruction sera ordonnée pour fournir au Tribunal tous éléments propres à lui permettre de fixer l’exacte réparation du préjudice subi par la demanderesse ;

que la société Ferton ne justifiant par aucun élément sa demande de provision, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de brevet ainsi que celle de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de modèle, soit un total de 30.000 euros ; … »

***

Cette décision pose la question intéressante du cumul des dommages et intérêts. Peut-on considérer que la contrefaçon d’un des deux titres crée un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon de l’autre ? Même si on peut admettre que certaines des unités vendues l’aient été pour leur aspect visuel, et d’autres pour leur performances techniques, il semble conceptuellement difficile de faire la part des choses en termes de préjudice. Si l’un de nos lecteurs connaît des décisions ayant tranché cette question, nous lui serions reconnaissant de nous les signaler en commentaire.

Malheureusement, cette affaire ne nous permettra pas d’en avoir le cœur net, car la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 novembre 2009, a confirmé la contrefaçon du modèle mais n’a pas retenu la contrefaçon du brevet européen.

Du coup, le TGI de Paris, dans son jugement du 5 février 2010, n’a évalué le préjudice que pour la contrefaçon du modèle. Ce jugement n’a donc plus un grand intérêt du point de vue de la jurisprudence des brevets.

***

… Attendu […] que la masse contrefaisante à considérer est donc de 74 ventes de produits réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

que le chiffre d’affaires correspondant est selon l’expert de 35.792,75 euros auxquels doivent s’ajouter comme le soutient la demanderesse, les frais de transport pour un montant de 831,16 euros selon les factures produites, soit un chiffre d’affaires à prendre en compte de 36.623,91 euros ;

Attendu par ailleurs que les accessoires et pièces de rechange, même non couverts par le titre en cause, doivent être inclus dans la masse contrefaisante dès lors qu’ils sont destinés aux produits contrefaisants et que leur vente est nécessairement déclenchée par celles de ces produits ;

que dès lors l’expert propose à juste titre d’inclure le total HT des factures de « kits buse Easyjet, d’« aiguilles de nettoyage » et de « buses » qui lui ont été soumises pour un montant de 1.518,52 euros ;

Attendu enfin que l’expert a relevé dans son rapport que la notice d’utilisation du produit Easyjet Pro préconise de « l’utiliser exclusivement (avec) de la poudre de production MECTRON (prophylaxis powder) » ;

qu’il a lieu en conséquence d’intégrer l’ensemble des ventes de poudre « prophylaxis powder » dans la masse contrefaisante pour un montant de 18.530,86 euros correspondant aux ventes réalisées de ce chef par la société Surgytech et attestées par la cabinet Fiducial, outre les frais de transport s’élevant à la somme de 2.366,25 € soit un total de 20.897,11 euros ;

***

On applique ici la logique du « tout commercial », bien établie dans la jurisprudence des brevets.

Un détail intéressant qui pourrait s’appliquer par analogie dans un cas de contrefaçon de brevet : l’intégration des frais de transport dans le préjudice global. La solution ne tombe pas sous le sens ; apparemment, le tribunal estime que le breveté perd un (petit) profit par le biais de ces frais. Dont acte.

TGI de Paris, 5 février 2010

Ferton Holding c. Surgytech et Mectron

Les deux décisions de première instance ont été publiées dans le PIBD (n° 860 III-588 et n° 918 III-330, respectivement). Elles sont aussi disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme l’arrêt de la Cour de Paris. 

NB : Cette décision a également été commentée par Maître Fowdar.

Un brevet transparent

Les sociétés Radiante et Thuasne fabriquent et commercialisent des produits médicaux, et notamment des bas et collants de compression.

La société Radiante a repris en 2008 l’actif de la société Cognon-Morin, et notamment le brevet français FR 2 888 855, déposé le 19 juillet 2005 et délivré le 31 août 2007, et le brevet européen EP 1 746 189 désignant la France, déposé le 21 août 2006 sous priorité de la demande de brevet français indiqué ci-dessus, et délivré le 27 août 2008. Les deux brevets ont été délivrés dans les mêmes termes. Si le brevet européen ne s’est pas encore substitué au brevet français, c’est qu’il  fait actuellement l’objet d'une opposition par la société Thuasne.

La revendication 1 du brevet européen tel que délivré est rédigée comme suit :

Fil guipé (10) destiné à constituer au moins une partie d’un article de contention, caractérisé en ce qu’il est formé d’une âme centrale élastique (11) en matériau translucide, et d’au moins un fil de couverture (12), également en matériau translucide, qui est guipé autour de l’âme centrale (11).

Estimant que la société Thuasne commercialisait depuis le premier trimestre 2009 un produit contrefaisant tes revendications du brevet français, la société Radiante l’a assignée devant le juge des référés du TGI de Paris qui, par ordonnance rendue le 15 septembre 2009, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse.

La société Radiante a formé un appel.

***

Considérant que la société Radiante indique qu’elle utilise des fils de couverture translucides et élastiques et que l’âme centrale est élastique et en matériau translucide, ce qui constitue une innovation majeure, ayant donné lieu au dépôt du brevet, et contrefaite par la société Thuasne ;

Considérant que l’analyse du produit argué de contrefaçon, dénommé Venoflex Incognito,

fabriqué par la société Thuasne a été effectuée à la demande de la société Radiante par le Laboratoire d’Essais SMT qui a dressé un rapport d’analyse le 18 mai 2009, au terme duquel il conclut que le tricot du bas de compression Thuasne est constitué de deux filés,

« le fil de fond faisant maille qui est un filament guipé et le fil tramé élastique qui est aussi un filament guipé » ;

qu’après analyse qualitative des fibres au microscope, le laboratoire indique que

« le filé n°1 est constitué d’une âme en élasthanne guipé d’un multifilament en polyamide et le filé n°2, translucide au microscope, est constitué d’une âme en élasthanne guipé par deux filaments d’élasthanne, l’un formant une hélice de sens S et faute une hélice de sens Z » ;

que le second rapport déposé par le même laboratoire le 15 avril 2010 conclut à fa translucidité des fils composant le fil de trame et des fils de couverture ;

Considérant que la société Radiante conclut que ce rapport fait ressortir la translucidité du fil de trame et du guipage hélicoïdal identique à son brevet français ;

Mais considérant que la translucidité ou la transparence se disent d’un objet qui laisse passer la lumière ; que la translucidité se dit d’un corps transmettant la lumière de manière diffuse et au travers duquel les objets apparaissent flous ; que la transparence se dit d’un corps transmettant la lumière par réfraction et au travers duquel les objets sont visibles avec netteté ;

Et considérant que ce rapport du laboratoire SMT est contesté par Mme S, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace qui indique qu’il

« ne peut pas être répondu à la question de la translucidité des fils utilisés pour la réalisation de bas de contention par le moyen des tests décrits par la société SMT » ;

Considérant que la société Thuasne conclut que les conditions restrictives posées par l’article L 615-3 CPI ne sont pas remplies, dès lors que la notion d’atteinte vraisemblable aux droits n’est pas respectée, dans la mesure où le brevet d’invention qui fonde faction en contrefaçon est aisément annulable, dès lors que l’utilisation d’une âme centrale élastique en matériau translucide appartient au domaine public et que d’autres brevets sont antérieurs au brevet Radiante ;

Considérant que la société Thuasne produit un rapport d’analyse qui conclut que les fils qu’elle utilise ne sont pas translucides, ce qui démontre, à son sens, l’absence de contrefaçon ; qu’elle communique également un constat d’huissier de justice du 26 mai 2010 au terme duquel ce dernier précise qu’il « ne voit pas le fond à travers tes fils qui lui sont présentés » ;

Considérant enfin que le brevet américain Yakopson déposé le 27 avril 2004 indique que ses bas de contention « offrent plus de transparence que les bas thérapeutiques classiques (...) offrant une transparence améliorée » ; qu’il est précisé que « les rangées de mailles de Fils de trame sont en élasthanne nu, en élasthanne recouvert ou en élasthanne recouvert d’un fil bicomposé » ;

Considérant que la notion de transparence précisée au brevet Radiante n’est pas définie, le brevet ne faisant référence à aucune mesure optique pour caractériser la notion de translucidité, soit par microscope, soit par tout autre système de mesure ;

Considérant que le brevet n’indique pas non plus en quoi consiste l’innovation quant à l’élasticité, si ce n’est que les fils, guipés autour d’une âme centrale, sont pour certains en élasthanne ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le point de savoir si ce matériau, qui n’est pas fabriqué par la société Radiante, est tombé dans le domaine public, comme le soutient la société Thuasne ou si son utilisation dans la fabrication des bas de contention constitue une invention de la part de la société Radiante ;

Considérant que saisie en référé, la cour d’appel ne peut ordonner les mesures d’interdiction demandées que si les éléments de preuve rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits du demandeur ou si une telle atteinte est imminente ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la vraisemblance de l’atteinte n’est pas établie avec suffisamment d’évidence pour faire droit à la demande d’interdiction formée devant le juge des référés ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ; …

***

Le breveté semble faire ici les frais d’une rédaction un peu trop cursive. Vu que l’invention semble résider dans le fait d’utiliser des fils translucides, l’absence de précisions concernant la caractérisation de la translucidité et les moyens pour la mesurer est troublante. Le spectre de l’insuffisance de description plane. Il sera intéressant de voir à quel verdict parviendra la division d’opposition qui est en train de se pencher sur ce brevet.

Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2010

SAS Radiante c. SAS Thuasne 

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

D’ici et d’ailleurs

Après le billet monstre d’hier, il fallait bien une petite pause de digestion. Nous avons choisi un autre extrait de la décision commentée hier, qui résume de manière très claire et juste la portée de décisions étrangères, rendues dans des litiges parallèles.

***

Les procédures et les jugements qu’elles impliquent ayant opposé les mêmes parties ou d’autres parties et ayant pour cause le même brevet EP443 devant les juridictions anglaises et danoise, ou le brevet parallèle EP 976 devant la juridiction néerlandaise sont des faits juridiques qui peuvent être portés à la connaissance du juge ; ils font partie du débat mais sont soumis comme tout fait juridique à l’appréciation de la juridiction à laquelle ils sont soumis.

Il n’appartient pas au juge français de commenter les décisions ainsi rendues mais seulement d’en analyser non pas seulement le résultat mais surtout le raisonnement de sorte à pouvoir apprécier si les fondements juridiques sont ceux exposés dans les écritures qui lui sont soumises et si les faits soumis aux autres juridictions sont similaires.

Enfin, il ne lui appartient pas de commenter les revirements jurisprudentiels des autres états statuant sur des brevets européens ou de spéculer sur le sort d’une procédure si elle était intervenue avant telle ou telle décision.

Seules seront étudiées les décisions étrangères pour autant qu’elles soient versées au débat traduites dans leur intégralité.

***

TGI de Paris, 12 janvier 2010

Aventis Pharmaceuticals c. Teva Santé

Source : Le blog de Maître Fowdar

Une excision douteuse

Les brevets européens issus de demandes PCT déposées par la société Sepracor en 1993 et couvrant des médicaments pour le traitement d’allergies n’ont pas fini d’occuper les tribunaux français. Après la cétrizine (voir la décision du TGI de Paris datée du 6 octobre 2009, commentée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de ce mois), voici un cas très intéressant concernant la féxofénadine, couverte par le brevet européen EP 0 701 443 (ci-après « EP 443 »).

Pendant la procédure de délivrance devant l’OEB, le déposant a introduit un disclaimer excluant le traitement de patients ayant une fonction hépatique altérée, pour se distinguer de la demande de brevet WO 93/23047, délivrée ultérieurement sous le nom EP 0 639 976 (ci-après « EP 976 »), et qui constitue un art antérieur selon l’article 54(3) CBE.

Suite à une objection de la division d’examen, concernant un défaut de nouveauté par rapport au brevet FR 2 453 854 (ci-après « brevet Carr ») le déposant a limitée la revendication au traitement de la rhinite allergique.

(Remarque pour fins gourmets : Cette limitation, qui affecte aussi le disclaimer, ne devrait pas rendre pas celui-ci inadmissible au sens de G 1/03, point II.2 de l’exergue, car le brevet EP 976 divulgue explicitement la rhinite allergique. La limitation n’a donc pas pour effet que le disclaimer excise plus que strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à EP 976.)

Le brevet EP 443 a fait l’objet d’une opposition par la société Hoechst Marion Roussel. Celle-ci a finalement retiré son opposition, mais des tiers ont envoyé des observations en application de l’article 115 de la CBE et ont invité la Division d’opposition à poursuivre la procédure. Le brevet a finalement été maintenu avec comme seule modification une revendication 12 modifiée.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I 

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule I à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée. 

La Société Aventis est titulaire d’une licence exclusive de ce brevet.

Signalons l’existence d’une demande divisionnaire issue de la même demande de brevet européenne et qui a été délivrée sous le n° EP 0 815 860 (ci-après « EP 860 ») puis révoqué par la division d’opposition ; un recours contre cette décision de révocation (T 2102/09) est actuellement pendant devant l’OEB.

Dans ce qui suit, nous avons inséré nos remarques dans le texte du jugement. Pour bien distinguer texte et commentaires, nous avons écrit ces derniers en italiques et en couleur bleue.

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon …

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés doit alors statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation qui prive alors la contrefaçon alléguée de tout caractère évident.

Le brevet EP 443 délivré le 21 janvier 1998 à la suite de la demande du 3 août 1993 sous la priorité du brevet US du 3 août 1992.

La revendication 1 du brevet EP 443 est rédigée comme suit : Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I

HO-C-N-(CH2)3- CHOH-C -(CH3)2

-CHOOH

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule 1 à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée.

Il s’agit donc d’une revendication dite de forme suisse qui permet de revendiquer une seconde application thérapeutique pour une molécule déjà connue.

Le contenu de cette revendication comprend plusieurs éléments :

• utilisation de la féxofénadine

• pour traiter la rhinite allergique

• sans effet secondaire d’arythmie cardiaque

• à des patients n’ayant pas la fonction hépatique altérée.

L’art antérieur le plus proche est d’une part le brevet Carr de 1979 publié le 3 mars 1981 et d’autre part le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals qui est dénommé par elle brevet parallèle.

Le brevet Carr divulgue de nombreuses substances qui constituent un groupe de composés de la pipéridine dont la structure générale correspond à la formule visée à la revendication 1 du brevet EP 443. Parmi ces composés figure la terfénadine qui est métabolisée dans le corps humain en deux métabolites principaux dont la féxofénadine qui est nommée métabolite 1 ; sa structure diffère de la terfénadine en [ce] que le groupe méthyl est remplacé par un groupe acide carboxylique.

Le brevet Carr enseigne que ces composés sont utiles comme antihistaminiques, antiallergiques et bronchodilatateurs.

Le composé qui répond au nom de féxofénadine ou métabolite acide est divulgué dans le brevet Carr pour la préparation d’un médicament possédant une action antihistaminique.

Il est fait mention d’un test dans lequel l’administration d’histamine induit une contraction de l’iléon d’un cobaye, puis la féxofénadine est administrée et il est constaté une réduction significative de la contraction de l’iléon.

Cet enseignement est décrit pour tous les patients souffrant ou non de troubles hépatiques ou de troubles cardiaques.

Il est précisé comment ce métabolite peut être synthétisé.

Le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals a fait l’objet d’une demande de brevet PCT WO A 93 23047 le 6 avril 1993 revendiquant deux priorités américaines des 11 mai et 31 juin (sic) 1992. Il protège l’administration de la féxofénadine comme antihistaminique pour tous les patients souffrant de trouble hépatique.

L’homme du métier est défini comme un médecin biochimiste.

La terfénadine et la féxofénadine sont tous deux des antihistaminiques de deuxième génération c’est-à-dire ne provoquant pas d’effet sédatif chez les patients qui les utilisent. La féxofénadine est le métabolite actif de la terfénadine.

Avant la date de priorité du brevet EP 443, il a été constaté que la terfénadine utilisée comme antihistaminique n’agissait pas directement mais se dégradait, après ingestion, en féxofénadine qui elle, était bien active comme antihistaminique ; que chez les patients n’ayant pas de problème hépatique et utilisant la terfénadine sans surdose et sans interaction avec un autre médicament, il n’y a pas de terfénadine décelable dans le plasma mais seulement de la féxofénadine ; que le lien entre la terfénadine et les affections cardiaques était connu notamment les torsades de pointe décrites par Woosley.

La société Teva Santé prétend que le brevet EP 443 est nul pour insuffisance de description, pour extension du brevet au delà de la demande, pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

La société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor lui répondent que le brevet a été soumis à un examen d’office de l’OEB qui a indiqué que les documents constituant les antériorités et visés dans le rapport de recherche n’étaient pas pertinents ; que le brevet a été délivré après cet examen.

Outre que seule la revendication 12 a fait l’objet d’un examen d’office de l’OEB, une juridiction nationale n’est pas tenue par les décision prises par l’OEB qui est un organisme administratif qui a pour mission de délivrer des brevets et qui remplit cette mission au visa de la convention de Munich. Ainsi, les brevets délivrés par cet organisme sont ils validés ou annulés par les juridictions nationales qui font leur propre analyse de la convention de Munich.

Le juge semble mélanger un peu les choses. Le brevet a été examiné par l’OEB dans son intégralité avant la délivrance. L’opposition a également visé le brevet dans son intégralité, avant d’être retirée. La division d’opposition agissant d’office a jugé que la modification de la seule revendication 12 suffisait pour maintenir le brevet, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elle n’a pas examiné la brevetabilité des autres revendications au regard des documents cités par l’opposante et par les tiers ayant déposé des observations ; en tout cas, elle a jugé que ces documents n’étaient pas pertinents à première vue (prima facie). Ceci étant dit, il est évident que le juge français n’est pas lié par la maintenance du brevet par la division d’opposition.

En l’espèce, l’OEB a procédé à une analyse du brevet EP 443 après en avoir suspendu l’examen en raison du litige qui opposait la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor sur la propriété des brevets en litige ; ces deux brevets ont des dates de priorité extrêmement proches et portent tous deux sur la même molécule la féxofénadine utilisée pour le même traitement. Le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals a une date de priorité plus ancienne de quelques jours et ne peut être opposée à la société Sepracor que sur le fondement de la nouveauté. Les deux parties sont parvenues à un accord et ont modifié leur demande de brevet en introduisant un disclaimer dans le but de se partager le marché en divisant la population traitée par cette molécule ; le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals avait pour but de soigner grâce à la féxofénadine la rhinite allergique des patients sans problème hépatique et celui de la société Sepracor des patients ayant un problème hépatique.

Sauf erreur de notre part, cette présentation des faits n’est pas totalement correcte.

Dans son courrier du 18 mars 1996, le mandataire du déposant a informé l’OEB de l’existence de la demande WO 93/23047 de la société Merrel Dow Pharmaceuticals (vendue en 1995 à Hoechst, qui est maintenant une société du groupe Sanofi-Aventis) et proposé en même temps une modification de la revendication principale pour surmonter le défaut de nouveauté. L’introduction de ce disclaimer semble parfaitement opportune du point de vue technique ; il ne porte pas de trace d’une répartition du domaine technique quelque peu arbitraire, qui ne serait due qu’à des considérations commerciales.

Le Registre européen des brevets ne contient aucune trace d’une suspension de la procédure au sens de la règle 14 CBE. Tout au contraire, le dossier a fait l’objet d’une demande d’accélération, acceptée par l’OEB. Bien entendu, il est parfaitement possible qu’il y ait eu litige entre Sepracor et Aventis et que la limitation de la demande par l’introduction du disclaimer avait fait partie d’une transaction derrière les coulisses, mais l’OEB ne semble pas avoir été informé de l’existence d’un tel litige, et rien ne permet de penser que la procédure ait effectivement été suspendue.

A cela s’ajoute que la demande WO 93/23047 telle que déposée était déjà limitée au traitement de patients sans problème hépatique ; il n’y a jamais eu introduction d’un disclaimer en ce sens (et sans art antérieur pertinent, cela n’aurait de toute façon pas été possible).

Même si cela n’est pas exclu, il paraît surprenant de voir la société Hoechst former une opposition contre le brevet européen de Sepracor si celui-ci avait été limité comme convenu lors d’une transaction.

Bref, la présentation faite par le juge des référés ne correspond pas tout à fait à la situation telle que reflétée par le Registre européen des brevets.

Les deux sociétés se sont ensuite accordées des licences croisées.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des disclaimers tels que la Grande Chambre de recours les a créés et développés sur le fondement des articles 54-3 de la convention de Munich ; l’OEB a permis à un déposant de bonne foi qui n’a pas connaissance d’une demande de brevet déposée mais non publiée traitant du même problème et apportant la même solution à une date antérieure à son propre dépôt de « sauver son brevet » en introduisant une caractéristique négative dans la revendication 1 qui exclut d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

Il n’est pas exact de dire que la Grande chambre a créé les disclaimers. Notre brevet en est d’ailleurs l’illustration, car il a été délivré avec un disclaimer avant la décision G 1/03 de la Grande chambre. Tout au plus cette décision de la Grande chambre a-t-elle reconnu la possibilité d’insérer des disclaimers sans violer l’article 123(2) CBE, et encadré cette pratique.

Ainsi l’article 54 de la CBE continue à éviter tout problème de double brevetabilité mais la pratique du disclaimer permet au déposant de bonne foi de conserver une part de l’invention et par conséquent du monopole des produits couverts par cette invention.

En l’espèce, et après accord entre les parties; la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor, le brevet parallèle EP 976 a protégé l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients ayant des problèmes hépatiques et le brevet EP 443 l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients n’ayant pas un problème hépatique.

La caractéristique négative limite le groupe de patients susceptibles d’être traités par la féxofénadine à ceux qui ne souffrent pas d’un problème hépatique pour le brevet EP 443.

Cependant en introduisant une caractéristique négative qui n’est pas étayée par les éléments de la description ou par des tests spécifiques qui permettraient de justifier une telle caractéristique, le déposant peut se voir opposer une extension de sa demande par rapport à l’objet de sa demande ou une insuffisance de description.

La jurisprudence française n’a pas encore eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la validité des disclaimers. Ce sera donc très intéressant de connaître l’avis des juges du fond. Nous espérons que le juge français s’alignera sur la jurisprudence de l’OEB car sinon les déposants se trouveront dans une situation plus qu’inconfortable, d’autant plus que toute demande internationale désignant la France doit transiter par l’OEB, qui, lui, applique évidemment sa propre jurisprudence. 

A supposer que les tribunaux français s’alignent sur Munich, le disclaimer en question pourrait-il poser problème ?

L’art antérieur cité étant art antérieur au sens de l’article 54(3) de la CBE, l’introduction d’un disclaimer est parfaitement en règle avec les enseignements de la décision G 1/03 de la Grande chambre de recours de l’OEB, qui avait dit, dans le point II.1 de son exergue :

« Un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ; … »

Ceci étant dit, la Grande chambre a également dit, au point 2.6.1 des motifs de sa décision :

« … En effet, toute limitation introduite dans une revendication peut, au moment où l’invention est mise en œuvre, s’avérer être déterminante pour l’effet recherché et pertinente pour conclure à la présence d’une activité inventive ou à la suffisance de l’exposé, contrairement à ce que l’homme du métier aurait escompté sur la base des informations contenues dans la demande. Une telle coïncidence (que Gehring a décrite comme étant « un cas plutôt théorique » dans Welche Zukunft hat der Disclaimer?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, p. 202) pourrait amener à conclure que le disclaimer n’est pas un simple disclaimer au sens de la présente décision, mais qu’il apporte une contribution à l’enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l’article 123(2) CBE. Le disclaimer devrait donc en ce cas être considéré a posteriori comme non admissible … »

Il nous semble que la situation que la Grande chambre envisage est celle où le disclaimer confère à la demande de brevet une activité inventive ou la suffisance de description. A première vue, ce n’est pas le cas ici, car le disclaimer pose plutôt un problème du point de vue de l’activité inventive ou de la suffisance de description : la demande telle que déposée n’avait pas envisagé une limitation à des patients dont la fonction hépatique n’était pas altérée et ne contient donc aucune justification technique en ce sens. On n’est donc pas dans la situation que vise l’interdit énoncé par la Grande chambre.

Ceci étant dit, il reste la question de savoir si le disclaimer éloigne l’objet de la revendication 1 davantage de l’art antérieur le plus proche. La jurisprudence européenne (décision T 788/05, allant au-delà de G 1/03) a admis qu’un tel disclaimer était inadmissible, et on peut penser que le disclaimer qui nous intéresse a le même effet par rapport à l’art antérieur le plus proche, à savoir le brevet Carr. En effet, celui-ci ne semble pas envisager de près ou de loin des altérations de la fonction hépatique, et on pourrait sans doute argumenter que le disclaimer éloigne la revendication 1 du domaine divulgué.

C’est ainsi que la division d’opposition a annulé le brevet divisionnaire EP 860 au motif que le brevet Carr décrivait l’activité antihistaminique de la féxofénadine et que la revendication 1 de ce brevet visait l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique et pour le même groupe de patients que le brevet Carr.

La société Aventis Pharmaceuticals a fait appel de cette décision.

Le brevet EP 860 semble avoir été déposé pour obtenir une protection plus large que celle conférée par le brevet EP 443, dont on avait accéléré la procédure de délivrance pour pouvoir contrer des actes de contrefaçon. Signalons que la procédure a été gelée en attendant la décision G 1/03 de la Grande Chambre. La revendication 1 du brevet tel que délivré ressemble beaucoup à celle du brevet EP 443, sauf que la limitation à la rhinite allergique a été omise et remplacée par une référence plus générale à un traitement anti-histaminique. Le déposant semble donc avoir convaincu la Division d’examen que le brevet Carr n’antériorisait pas la revendication.

Suite à des oppositions (dont une par la société Teva), le dossier a été examiné par la division d’opposition qui semble arriver à la même conclusion que nous ci-dessus, à savoir que le disclaimer vis-à-vis de EP 976 (« D2 ») éloigne la revendication du brevet Carr (« D1 ») :

Il sera très intéressant de connaître l’avis de la Chambre de recours, mais à notre avis, la position de la division d’opposition devrait être confirmée.

Les sociétés demanderesses font valoir que pour ce qui est du brevet EP 443, la situation est différente car l’utilisation de la féxofénadine est revendiquée non pas comme antihistaminique mais pour traiter la rhinite allergique et uniquement pour un groupe de patients qui n’est pas celui du brevet Carr.

Or le juge des référés constate que l’utilisation de la féxofénadine revendiquée par le brevet EP 443 est bien celle d’un antihistaminique et il importe peu que l’utilisation soit limitée à la rhinite allergique car aucun élément du brevet, aucune étude, aucun test, ne permet de comprendre pour quelle raison l’action de la féxofénadine est limitée à la rhinite allergique dans ce brevet ; que le seul test évoqué est celui du brevet Carr qui est propre à l’action générale d’un antihistaminique ; que de plus, le brevet Carr qui visait tous les patients vise nécessairement ceux qui ont un problème hépatique et ceux qui n’en ont pas ; que pour que cette limitation ait un sens et recouvre une activité inventive, encore faudrait-il qu’elle s’appuie là encore sur des débuts de travaux ou de tests.

Cette argumentation semble un peu confuse.

La revendication 1 telle que déposée a été pourvue d’un disclaimer pour la différencier de l’art antérieur WO 93/23047, puis limitée au traitement de la rhinite allergique, pour la différencier par rapport au brevet Carr. Le juge des référés soulève maintenant l’objection que cette limitation est insuffisante pour fonder une activité inventive. Cette objection semble en effet sérieuse, car le brevet ne justifie pas d’effet technique particulier concernant les rhinites. Autrement dit, l’activité inventive de la revendication principale est douteuse.

Malheureusement, je juge des référés mélange ce constat avec des considérations par rapport au problème hépatique, objet du disclaimer. Or cette limitation n’est pas censée conférer une activité inventive à la revendication, et elle ne doit surtout pas le faire, au risque de rendre le disclaimer inadmissible selon la jurisprudence européenne.

Ainsi le fait que le brevet EP 443 résulte de la pratique du disclaimer constitue une contestation sérieuse qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher dans la mesure où effectivement aucun élément ne ressort de la description du brevet EP 443 pour laisser entendre que la molécule féxofénadine de la société Sepracor traite plus spécifiquement les patients n’ayant pas un problème hépatique et souffrant de rhinite allergique de sorte que d’une part il existe un réel problème de suffisance de description et d’autre part un débat sur lequel les juridictions de fond en France n’ont pas encore statué à savoir la pratique du disclaimer et sa légalité au regard des dispositions de la convention de Munich dans son ancienne version et dans la version 2000 et notamment de l’article 123(2) de la CBE et du problème de l’extension au delà de la demande.

Néanmoins, il convient d’apprécier encore les contestations formées par la société Teva Santé quant à la validité des revendications du brevet EP 443 tant au niveau de la nouveauté que du défaut d’activité inventive. …

***

A notre avis, le juge du référé a pris la bonne décision : la revendication 1 du brevet de Sepracor contient un disclaimer qui ne semble pas être à la hauteur des exigences actuelles des Chambres de recours de l’OEB. Il n’y a là rien de très surprenant, car il a été rédigé bien avant que la Grande Chambre de recours se prononce sur les disclaimers et formule, tant bien que mal, quelques règles à ce sujet.

C’est dommage que le premier cas dans lequel les juges du fond français auront à se prononcer sur des disclaimers soit d’une telle complexité. Les juges auront donc à statuer sur l’admissibilité des disclaimers en général (espérons qu’ils s’alignent sur la pratique européenne), sur les conclusions (pragmatiques, mais pas toujours très fondées en droit) de la Grande chambre et sur ses prolongements par la décision T 788/05. Ça fait beaucoup à la fois, et on peut craindre que le juge français ne ploie sous cette charge.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi la société Teva n’a pas soulevé le fait que la revendication en question est une revendication « de type suisse ». Il s’agit là encore d’une « création » jurisprudentielle européenne que les tribunaux français n’ont pas encore explicitement validée (nous n’avons connaissance que d’une seule décision qui soulève le problème). Comme on s’apprête à ouvrir une boîte de Pandore (celle du disclaimer), pourquoi ne pas en ouvrir deux ?

TGI de Paris, 12 janvier 2010

Aventis Pharmaceuticals c. Teva Santé

Source : Le blog de Maître Fowdar

Le fait que cette décision hautement intéressante ne soit pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI montre que cette Base, dont il faut saluer l’existence, n’est malheureusement nullement exhaustive, même en ce qui concerne les décisions majeures. Un grand merci en tout cas à Maître Fowdar pour avoir rendu accessible ce jugement.