Clôture d’une saga

Ceux qui ont suivi la jurisprudence française des brevets au cours des quinze dernières années n’ont guère pu passer à côté du litige qui oppose Rafaela (ou Raphaëlle, l’orthographe variant selon les décisions) J. (et désormais ses héritiers) à la société Smurfit.

Mais commençons par le début.

Madame J. fut titulaire du brevet français FR 2 600 632, délivré le 30 mars 1990, et du brevet européen EP 0 251 945 qui en revendique la priorité et qui a été délivré le 2 mai 1991. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la chambre de recours 3.2.1 de l’OEB dans sa décision T 0136/95.

La revendication 1 du brevet tel que maintenu par la division d’opposition de l’OEB est rédigée comme suit :

1. Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive de ces brevets à la société Cardis, par contrat du 22 octobre 1990, inscrit au RNB le 25 janvier 1991 (pour le brevet français).

En janvier 1995, Madame J. et la société Cardis ont fait effectuer une saisie-contrefaçon à l’hôpital d’Avranches, puis elles ont fait assigner les sociétés Smurfit-Socar (ci-après « Smurfit »), Traitement et Conditionnement des Déchets (« TCD ») et Ipodec devant le TGI de Lyon, en contrefaçon des deux brevets. La société Ipodec a fait citer la société Raynaud en garantie.

Elles ont également assigné de prétendus contrefacteurs devant les tribunaux de Paris, Strasbourg et Lille.

Par jugement du 30 août 1999, le TGI de Lyon a constaté que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon et a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Madame J et à la société Cardis une somme de 150 kF à titre de provision.

Suite à une fusion-absorption en date du 26 mai 1999, c’est la société OR-N-VI qui est venue aux droits de la société Cardis.

Les actions devant les autres tribunaux ont eu des issues variées :

• Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a jugé que la société Smurfit avait contrefait les brevets (voir PIBD 747 III-343) ; la société Smurfit a interjeté appel.
• Par jugement du 28 mars 2002, le TGI de Lille a également conclu à la contrefaçon ; là encore, la société Smurfit a interjeté appel.
• Plusieurs litiges ont été portés devant le TGI de Paris
• Le 28 juin 2000, le TGI a déclaré la société OR-N-VI irrecevable, faute d’avoir fait inscrire le transfert de la licence du brevet européen, annulé une saisie-contrefaçon et débouté Madame J. de ses demandes à l’encontre de la société Cartonnerie de l’Andelle.
• Le 30 avril 2002, le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes à l’encontre de la société SCA Emballage France.
• Le 5 juillet 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet français et a conclu à l’absence de contrefaçon. Les demanderesses ont interjeté appel ; par arrêt en date du 25 février 2004, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 juillet 2002, a confirmé le jugement de première instance. Les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud ont formé chacune un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

La chambre sociale de la Cour régulatrice, dans un arrêt en date du 7 juillet 2004 (voir PIBD 793 III-495) a cassé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de la société Ipodec à l’encontre de la société Raynaud, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Cette décision a été commentée par le professeur Vigand dans la revue « Propriété industrielle du mois d’avril 2006, p. 16.

Madame J. est décédée le 14 septembre 2005.

Par arrêt du 28 avril 2006, la Cour de Paris a décidé que la société Smurfit et la société Raynaud supporteraient chacune 45 % des condamnations prononcées in solidum, et la société Ipodec 10 %.

Le 5 février 2009, le TGI de Lyon a condamné in solidum les sociétés Smurfit, Ipodec et Raynaud à payer à Gérard, Laurent et Lydia J. (« les consorts J. »), en leur qualité d’héritiers de Rafaela J., la somme de 49 k€ à titre de dommages et intérêts, et 5 k€ au titre de l’article 700 CPC.

Les consorts J. ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 29 septembre 2011 :

***

Concernant le brevet français

Un jugement en date du 5 juillet 2002 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2004 a annulé ce brevet pour insuffisance de description.

Vu l’article L 613-27 CPI, cette décision d’annulation a un effet absolu et toutes demandes en rapport avec le brevet sont irrecevables.

Il ressort des conclusions des consorts J. qu’ils ne réclament pas de préjudice sur le fondement de ce brevet.

Concernant le brevet européen

Ils réclament, sur le fondement de ce brevet et en raison des actes de contrefaçon, commis entre le mois d’avril 1994 et le mois de septembre 1999, ayant permis la fabrication par l’entreprise Smurfit de 1.727.048 cartons contrefaits, revendus à la société Raynaud qui les a cédés, en partie à Ipodec, la réparation du préjudice économique causé à Rafaela J., leur auteur, et propriétaire du brevet exploité par la société OR-N-VI qui était titulaire d’une licence exclusive du 22 octobre 1990.

L’action en contrefaçon initiée par la société OR-N-VI et Rafaela J. fait l’objet d’une instance qui a donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 10 juillet 2002, suite à un jugement de première instance du 30 août 1999. Il résulte des décisions successives : le jugement du 30 août 1999, l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2002 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2004 qui ne casse l’arrêt du 10 juillet 2002 que sur les appels en garantie de la société Ipodec Normandie à l’encontre de la société Raynaud et de la société Raynaud à l’encontre de la société Smurfit, les éléments suivants :

1. la société OR-N-VI était irrecevable à agir en contrefaçon au titre du brevet européen dont Rafaela J. était propriétaire.
2. les sociétés Smurfit, Sa Ipodec et Sa Raynaud ont bien contrefait le brevet européen.
3. l’action en contrefaçon et en réparation de Rafaela J. a bien été reçue comme recevable, en ce qu’elle porte atteinte à ses droits d’inventeur.
4. une provision globale est allouée à la société OR-N-VI et à Rafaela J. que la cour d’appel porte à 130.000 €.
5. une expertise est organisée et confiée à André B. dont la mission est de déterminer le préjudice de Rafaela J. et de la société OR-N-VI.

L’expert André B. a déposé son rapport le 26 décembre 2000.

Il retient une masse contrefaisante de 1.727.048 cartons qui correspond à ce que Smurfit a vendu pour la période considérée et il détermine une perte de marge directe du fait des actes de contrefaçon pour la société licenciée à concurrence de 4.567.026 francs, soit 696.238,63 €.

Concernant le préjudice économique

Les consorts J. reprochent aux premiers juges d’avoir calculé leur préjudice sur la marge bénéficiaire perdue et reconnue par l’expert aux lieu et place du chiffre d’affaires et d’avoir fixé le point de départ des intérêts à compter du jugement alors que ceux-ci doivent être calculés depuis l’assignation du 10 janvier 1995.

Les sociétés Smurfit Kappa Holding, Ipodec et Raynaud concluent à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice de Rafaela J., propriétaire du brevet européen dont elle avait confié l’exploitation à la société OR-N-VI en lui concédant une licence exclusive le 22 octobre 1990 dans laquelle figure la clause numéro 8 suivante :

« Dans le cas où l’on se trouverait en présence de contrefaçon des conteneurs compris dans le domaine, Cardis sera seul juge de l’opportunité de poursuivre les contrefacteurs. Cardis supporterait tous les frais de semblables poursuites et en retirerait seule les bénéfices, s’il y a lieu ».

Mais cette clause n’exclut nullement à l’égard des contrefacteurs qui ne sont pas parties au contrat de licence le droit du propriétaire du brevet concédé de leur réclamer réparation du préjudice qu’il subit, soit directement, soit indirectement, du fait des actes de contrefaçon qui portent atteinte à son monopole et à ses droits d’inventeur.

Car cette clause ne contient, à l’évidence, aucune renonciation à agir en contrefaçon et en réparation à l’égard des contrefacteurs. Car cette clause ne contient pas non plus une renonciation à bénéficier des royalties qu’elle aurait dû normalement percevoir en exécution du contrat de licence sur les produits fabriqués.

De plus Rafaela J. a bien été admise et déclarée recevable en sa demande de réparation dans les décisions antérieurement prises, notamment dans l’arrêt du 10 juillet 2002.

Et il importe peu que l’expert dont c’était la mission n’est pas expressément chiffré le dommage de Rafaela J. qui, pourtant, était partie à l’instance judiciaire et représentée devant lui.

Les consorts J. sont donc bien recevables à réclamer l’indemnisation du préjudice de leur auteur, comme les premiers juges l’ont admis, sur le fondement du brevet européen.

Il convient d’en déterminer l’ampleur et l’étendue.

Ce préjudice n’est pas inexistant ou égal à zéro, dans la mesure où il est identifiable, aisément, par l’application du contrat de licence, peu important le fait que l’action en contrefaçon et en réparation de la société OR-N-VI soit déclarée irrecevable.

En effet, le contrat de licence exclusive prévoyait une rémunération, en son article 4 de 7% du chiffre d’affaires généré jusqu’à 7 millions de francs, par la fabrication et la vente des articles.

Les consorts J. soutiennent, à bon droit, que le raisonnement des premiers juges ne peut être retenu en ce qu’il calcule les 7% sur la marge directe.

Cette manière de faire ne caractérise par le préjudice subi par l’inventeur qui n’a pas pu percevoir toutes les royalties qu’il espérait de l’exécution du contrat de licence et qui a été privé des royalties qu’il aurait dû recevoir sur les fabrications contrefaites.

Ils proposent deux méthodes de travail : l’une donnant une perte de 300.122 € de royalties, calculée sur le chiffre d’affaires perdu du fait des actes de contrefaçon et sur celui perdu sur les ventes de la société OR-N-VI dont la baisse d’activité a été générée par la contrefaçon, et l’autre fondée sur les seules pertes de royalties en rapport avec les actes de contrefaçon ayant permis la fabrication et la vente de 1.727.048 cartons, soit une perte de 187.338 €.

La société Smurfit propose, à titre subsidiaire, une somme de 9.440,33 € correspondant aux ventes faites par Ipodec, soit 2.700 cartons pour la période considérée, au motif que les consorts J. ont déjà été indemnisés dans le cadre d’autres procédures pour des produits fabriqués par elle et revendus par d’autres sociétés.

La Sas Raynaud conclut que le préjudice en rapport avec la masse contrefaisante doit être fixé à 48.733,51 € pour une perte de marge directe de 696.238 € pour la période considérée.

La société Ipodec conclut que le préjudice ne saurait excéder la somme de 77.564,61 € correspondant au montant déclaré au passif de la société OR-N-VI.

Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, des constatations et observations de l’expert B., de la masse contrefaisante pour la période d’avril 1994 à septembre 1999, caractérisée par une fabrication par l’entreprise de 1.727.048 cartons pour lesquels le titulaire du brevet contrefait n’a pas reçu de royalties équivalentes à celles qu’il aurait reçues si ces objets avaient été fabriqués dans le respect de la licence concédée à la société OR-N-VI et dans le respect de ses droits d’inventeur, titulaire d’un brevet dont la validité a été reconnue, le préjudice des consorts J. qui viennent aux droits de leur mère Rafaela J. doit être justement, eu égard aux circonstances de l’espèce, évalué à la somme de 187.338 € correspondant à un chiffre d’affaires perdu de 2.676.258 € sur lequel Rafaela J. aurait perçu des royalties à proportion de 7%.

L’intérêt au taux légal sur cette somme de 187.338 € court à compter de sa liquidation, soit à compter de ce jour.

Et les consorts J. qui sollicitent la réparation du préjudice personnel de leur auteur, propriétaire du brevet, ne peuvent pas se voir opposer une déclaration de créance faite dans le cadre de la procédure collective de la société OR-N-VI à concurrence de 77.564,61 € pour des créances dues par la société en liquidation et en exécution du contrat de licence.

Concernant le préjudice moral

Les consorts J. réclament la somme de 81.785 € au titre du préjudice moral, prévu dans l’article 13.1.a de la directive, et consistant dans l’atteinte à la réputation de l’entreprise, victime de la contrefaçon.

Ils ajoutent que la cour d’appel de Douai, dans sa décision du 25 février 2010, a évalué ce préjudice à 7.500 € pour les faits de contrefaçon qu’elle a retenus et qui faisait l’objet de l’instance ouverte devant cette cour.

Ils réclament un préjudice moral global des contrefaçons, déduction faite de la somme de 7.500 € (89.285 - 7.500).

Ils soutiennent que leur auteur Rafaela J. a bien subi un préjudice moral qui lui est personnel, en ce que la contrefaçon lui a bien causé une perte réelle de royalties qu’elle aurait perçues de la société OR-N-VI si la contrefaçon n’avait pas existé.

La société, anciennement dénommée Smurfit, conclut, en revanche, à l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice moral, évalué dans les dernières conclusions du 20 avril 2010.

Elle fait valoir trois moyens d’irrecevabilité :

1. elle a été présentée, pour la première fois, en cause d’appel et donc l’article 564 du code de procédure civile doit recevoir application.
2. elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 25 février 2010.
3. elle est une double indemnisation du même préjudice dans la mesure où l’arrêt du 25 février 2010 rendu entre les mêmes parties, pour une même identité de cause et pour une même identité d’objet, déclare que le préjudice moral de Rafaela J., propriétaire du brevet et bailleur de licence est totalement réparé par l’allocation d’une somme de 7.500 €.

Mais, observation faite que les dispositions nouvelles relatives à la réparation des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle et aux critères de fixation du montant des dommages et intérêts, issues de la directive 2004/48.CE en date du 29 avril 2004, transposée en octobre 2007, n’ont pas vocation à rétroagir et à s’appliquer à des faits de contrefaçon dont les plus récents ont eu lieu en 1999, la demande des consorts J. en réparation d’un préjudice moral est nouvelle en appel pour ne pas avoir été faite en première instance par leur auteur ou eux-mêmes et pour avoir été formée, pour la première fois en cours de procédure d’appel, dans leurs différentes conclusions d’appel dont seules celles du 20 avril 2010 portent un montant.

Cette demande est donc irrecevable par application de l’article 564 CPC.

D’autre part, et à titre surabondant, la cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 février 2010, statuant entre les mêmes parties, prises en même qualité, sur les mêmes actes de contrefaçon du même brevet du fait de la fabrication et de la commercialisation des mêmes produits, a accordé un préjudice moral de 7.500 € correspondant à la réparation totale de l’atteinte portée aux droits de Rafaela J. qui avait concédé l’exploitation du brevet à l’entreprise OR-N-VI, venant aux droits de la société Cardis qui, aux termes du contrat de licence, était seule titulaire de l’action en contrefaçon.

Les consorts J. sont donc bien irrecevables à agir, en réparation d’un préjudice moral né des faits de contrefaçon invoqués dans cette instance. …

Sur l’équité

L’équité commande d’allouer aux consorts J. la somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 CPC et à verser in solidum par les trois sociétés qui ont participé à la contrefaçon.

Sur les frais et dépens

Les sociétés Smurfit, Raynaud et Ipodec Normandie doivent supporter tous les frais d’expertise et de saisie contrefaçon, plus tous les dépens de première instance et d’appel. …

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Cour d’appel de Lyon, 29 septembre 2011

Gérard, Laurent et Lydia J. c. Smurfit, Ipodec et Raynaud

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.