Le juge n’est pas emballé

Le 24 novembre 2003, la société Biopack a déposé la demande de brevet français FR 2 862 614 concernant un dispositif et un procédé de groupage de cartes d’échantillons de parfum.

Elle a par ailleurs informé sa clientèle du dépôt de la demande.

Suite à ces courriers, le conseil de la Société de Conditionnement d’Echantillons en Automatique (ci-après « SCEA ») lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2004, reproché de diffuser une fausse information et de se livrer ainsi à des actes de concurrence déloyale.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2004, le conseil de la société Biopack a communiqué à la société SCEA une copie certifiée conforme de la demande de brevet.

Par acte du 7 décembre 2004, la SCEA a fait assigner la société Biopack et son dirigeant, Monsieur Eric S., afin d’obtenir l’annulation de la demande de brevet et la condamnation de ladite société pour concurrence déloyale.

Par jugement du 20 octobre 2005 (voir PIBD 822 III-50), le TGI de Paris a rejeté la demande de la SCEA au motif qu’une demande de brevet ne pouvait faire l’objet d’une action en annulation.

Un brevet a finalement été délivré le 12 janvier 2007.

Les quatre revendications de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Dispositif de groupage de cartes (1) d’échantillons de parfum comportant chacune deux volets (2) reliés uniquement par un dos (3), l’échantillon de parfum étant dans un tube (6) disposé à l’intérieur dudit dos (3), caractérisé en ce que une pluralité de cartes (1) sont emboîtées linéairement les unes dans les autres, le dos (3) de l’une pénétrant entre les deux volets (2) de l’autre, et en ce que ladite pluralité de cartes emboîtées (1) est emballée dans un film de maintien (10).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le film de maintien est thermo-soudé.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le dos (3) d’une carte emboîtée (1) est en butée sensiblement contre le tube (6) disposé à l’intérieur du dos de la carte dans laquelle il s’emboîte .

4. Procédé de groupage de cartes (1) d’échantillons de parfum comportant chacune deux volets (2) reliés uniquement par un dos (3), l’échantillon de parfum étant dans un tube (6) disposé à l’intérieur dudit dos, caractérisé en ce qu’on emboîte une pluralité de cartes (1) linéairement les unes dans les autres, le dos (3) de l’une pénétrant entre les deux volets (2) de l’autre, et en ce qu’on emballe ladite pluralité de cartes emboîtées (1) dans un film de maintien (10).

Par acte du 7 février 2008, la SCEA a fait assigner la société Biopack et Monsieur S., en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Le tribunal parvient à la conclusion que le brevet doit être annulé pour insuffisance de description :

***

Aux termes de l’article L 613-25 CPI,

« le brevet est déclaré nul par décision de justice :

b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

En l’espèce, le brevet portant sur un dispositif et un procédé de groupage de cartes d’échantillons de parfum, il convient de définir l’homme du métier comme le spécialiste de l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et le fabricant de machines permettant un tel emballage.

La revendication 1 énonce la forme et la structure des cartes d’échantillons de parfum, à savoir qu’elles ont deux volets reliés par un dos à l’intérieur duquel le tube contenant l’échantillon de parfum est inséré, la façon dont lesdites cartes sont insérées, c’est à dire linéairement les unes dans les autres, le dos de l’une pénétrant entre les deux volets de l’autre, puis le fait qu’elles sont emballées dans un film de maintien.

La revendication 2 indique que le film de maintien est thermosoudé et la revendication 3 précise que le dos d’une carte bute contre le tube de la carte dans laquelle il s’emboîte.

Les revendications 1 à 3 du brevet FR 2.862.614 portent sur un dispositif et la revendication 4 sur le procédé.

Les cartes sont empilées les unes dans les autres, de façon linéaire, le dos de l’une s’emboîtant entre les deux volets de l’autre, plusieurs cartes étant repliées d’un coup en pliant leurs volets, et l’ensemble étant maintenu dans un sachet thermosoudé en film transparent soudé à l’aide d’une machine de conditionnement automatique.

Il est précisé dans la description que

« naturellement, il est possible de procéder à l’empilement des cartes à plats et de replier ensuite d’un coup l’ensemble des volets » (page 3 lignes 1 et 2),

puis de sceller l’ensemble dans un sachet thermosoudé en film transparent, une machine de conditionnement automatique réalisant les soudures.

Cependant, les moyens à mettre en œuvre afin de grouper les cartes, de replier leurs volets et de les emballer dans un film de maintien ne sont pas décrits, l’emploi de l’adverbe “naturellement” laissant d’ailleurs entendre qu’aucun moyen spécifique n’est mis en œuvre pour obtenir l’empilement des cartes à plat.

La description n’apporte également aucun enseignement technique suffisant à l’homme du métier lui permettant de comprendre comment le film d’emballage doit être thermosoudé de manière à constituer un film de maintien, c’est à dire permettant de maintenir la pluralité de cartes préalablement emboîtées.

Il en est de même du dispositif permettant à l’homme du métier de s’assurer que le dos de la carte emboîtée bute contre le tube disposé à l’intérieur du dos de la carte de laquelle il s’emboîte.

La revendication 4 qui porte sur un procédé ne précise pas également les moyens à mettre en œuvre pour obtenir les différentes étapes du procédé, à savoir emboîter une pluralité de cartes linéairement et les emballer dans un film de maintien.

Si la description indique que ce nouveau dispositif et procédé se prête bien à l’automatisation, que « ce procédé s’intègre bien dans une machine de conditionnement » (page 2, ligne 3) et qu’ « une machine de conditionnement automatique réalise (…) les soudures 11 du film » (page 3, ligne 5), les revendications 1 à 4 n’indiquent pas s’il s’agit d’un dispositif et d’un procédé uniquement automatique et ne décrivent pas comment les différentes opérations d’emboîtement et d’emballage pourraient être réalisées de manière automatisée, la description ne permettant pas de clarifier ces points.

Malgré ses connaissances dans l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et la fabrication de machines permettant un emballage automatisé, l’homme du métier ne peut à l’aide de ses seules connaissances et par le jeu de simples opérations d’exécution, réaliser l’invention qui est décrite de manière insuffisante dans ses moyens et ses conditions d’application.

II convient donc de déclarer nulles les revendications 1 à 4 du brevet FR 2.862.614 pour insuffisance de description.

***

Cette solution me paraît très sévère. Je me demande si le tribunal ne sous-estime pas les capacités de l’homme du métier.

Au sujet de ce dernier, on peut noter que le tribunal le définit « comme le spécialiste de l’emballage de cartes d’échantillons de parfum et le fabricant de machines permettant un tel emballage ». Est-ce que ça veut dire qu’il s’agit d’un bicéphale ? d’une équipe ? Ou plutôt que l’homme du métier pour la revendication 1 (dispositif) est le spécialiste de l’emballage de cartes et celui de la revendication 4 (procédé) le fabricant de machines permettant un tel emballage ?

TGI de Paris, 8 mars 2011

SCEA et al c. Biopack et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Brevet et action paulienne

Le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo définit l’action paulienne comme suit :

« L’« action paulienne » est une voie de droit qui permet à un créancier d’attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice, dans le but d’empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. … »

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous fait découvrir une telle action dans le contexte d’une licence de brevet.

La société Thevenet-Clerjounie (ci-après « Thevenet ») est spécialisée dans l’étanchéité des circuits de fluides cryogéniques et plus particulièrement dans les jonctions bimétalliques. Pour ce faire, elle mettait en oeuvre le brevet FR 2 384 563 du CEA, déposé en 1977.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé d’assemblage de deux pièces, notamment de pièces tubulaires, la première pièce étant réalisée en un métal dur, la deuxième pièce étant réalisée en un métal malléable, les deux pièces présentant un axe commun d’assemblage, caractérisé en ce que dans une première étape, on usine l’extrémité de ladite première pièce de la façon suivante : on réduit le diamètre extérieur de l’extrémité de ladite première pièce sur une longueur donnée dite longueur d’assemblage, on usine ladite extrémité dans la région de raccordement entre la partie courante de la première pièce et la longueur d’assemblage, de telle façon que le profil de raccordement soit une surface de révolution autour dudit axe d’assemblage et formant une gorge, ladite surface étant définie par une première portion de surface conique dont le sommet est tourné vers ladite première pièce et dont l’angle au sommet est égal à α, une deuxième portion de surface conique dont le sommet est tourné vers la première pièce et dont l’angle au sommet est égal à β, les deux portions de surface conique étant raccordées par un congé, en ce que dans une deuxième étape, on porte les deux pièces à une température donnée correspondant à la température de forgeage- du métal dont est faite la deuxième pièce, et on soumet les deux pièces à l’action d’une presse pour obtenir la pénétration du bord de la deuxième pièce dans ladite gorge ménagée dans ladite première pièce.

L’ancien PDG de la société Tevenet, Monsieur Armand P., a continué après son départ à la retraite à avoir une activité au sein de cette société. Le 20 décembre 1991, il a déposé la demande de brevet FR 2 670 541 concernant l’assemblage de deux pièces, notamment tubulaires.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Assemblage de deux pièces (A,B), notamment tubulaires, la première (A) étant réalisée en métal dure et la seconde (B) en métal malléable, les deux pièces présentant un axe géométrique commun d’assemblage, du genre dans lequel l’extrémité de la première pièce (A) qui comporte un diamètre réduit (Øe’) sur la longueur d’assemblage (C) des deux pièces (A,B) se termine par un bord à deux surfaces coniques (C1,C2) tandis que la liaison avec le reste de la pièce (A) est constituée de deux faces coniques (S1,S2) reliées par une gorge (T) en portion de tore, caractérisé en ce que la jonction des deux surfaces (C1,C2) affecte la forme d’un congé (R) et en ce que la face conique externe (S2) se prolonge par une portée cylindrique (S3) dont le diamètre est compris entre celui (Øe’) de l’extrémité de raccordement et celui extérieur (Øe) et qui se raccorde avec la partie courante au moyen d’un chanfrein (S4) dont le sommet du cône est orienté vers la seconde pièce (B).

Par contrat du 27 février 1992, Monsieur P. a concédé à la société Thevenet jusqu’au 20 décembre 2011 la licence exclusive d’exploitation de ce brevet moyennant paiement d’une redevance dégressive, calculée selon le chiffre d’affaires annuel en fonction du nombre d’articles fabriqués.

Le 13 octobre 1992, Monsieur P. et son épouse ont créé la Société d’Application des Méthodes P. (ci-après « SAMP ») à laquelle il était apporté en nature de jouissance le brevet français.

En 1999, la société Thevenet, considérant qu’elle avait payé un excédent de redevances en exécution de la concession de licence car tous les assemblages n’avaient pas été réalisés selon le brevet français, a suspendu les paiements et a saisi le président du TGI de Lyon statuant en référé afin de voir désigner un expert chargé de décrire les brevets en cause et de déterminer les ventes effectuées selon le premier ou le second brevet. L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2004 (!).

Le 27 janvier de la même année, la société SAMP avait été déclarée en liquidation judiciaire.

En juillet 2005 la société Thevenet a fait assigner devant le TGI de Lyon Monsieur P. et la société SAMP pour que soit prononcée la nullité du brevet français pour défaut d’activité inventive, constaté que ce brevet est un brevet de perfectionnement et que Monsieur P. n’a pas été autorisé par le CEA avant de l’exploiter, déclaré sans objet le contrat de licence et dit l’apport en jouissance inopposable à la société Thevenet comme étant fait en fraude de ses droits.

La société Thevenet a sollicité la condamnation de Monsieur P. à lui restituer la somme de 124 k€ de redevances et à lui verser la somme de 20 k€ de dommages intérêts.

De son côté, Monsieur P. a fait assigner la société Thevenet pour que soit prononcée la résiliation du contrat de licence et que cette société soit condamnée à lui payer l’arriéré de redevances à compter de l’année 2004.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Thevenet.

Monsieur P. a relevé appel de ce jugement.

La société Thevenet a été placée sous sauvegarde de justice par un jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 7 janvier 2009.

Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour d’appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité du brevet et, par conséquent, celle du contrat de licence.

La Cour en vient alors à l’action paulienne :

« … Attendu que la société demanderesse reprochait à Monsieur P. d’avoir en fraude de ses droits constitué la société SAMP pour faire échec à une réclamation de remboursement de redevances ;

Attendu cependant que même si l’activité de cette société était essentiellement d’exploiter le brevet FR 91.16-204 qui lui était apporté en jouissance sans transfert de propriété, et qu’il était prévu la possibilité pour Monsieur P. de reprendre ses droits en cas de liquidation ou de dissolution de la société, cette société à responsabilité limitée composée de deux associés avait aussi un capital social en numéraire de 49.500 francs ; que l’exploitation du brevet était destinée à lui apporter un actif ;

Attendu que lors de la constitution de la société SAMP en 1992, la société Thevenet n’avait pas de créance certaine ni même de principe certain de créance contre Monsieur P. à laquelle celui-ci aurait voulu se soustraire en transférant la dette à une personne morale ;

Que selon le courrier du 16 octobre 2000 adressé par la société Thevenet à la société SAMP le paiement de redevances indues comme correspondant non pas à des enseignements du brevet 91.16-204 objet du contrat de licence mais du brevet CEA de 1977 a été découverte au cours d’un audit interne de 2000, de sorte que contrairement à ce que prétendent les intimés, Monsieur P. ne pouvait savoir en 1992 que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution à laquelle il tentait déjà d’échapper ;

Que l’insertion dans le contrat de licence d’une clause de non restitution des redevances en cas d’action en nullité du brevet ne traduit pas une connaissance par Monsieur P. de la fragilité du dit brevet ;

Attendu que la précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP en 2004 qui est également reprochée à Monsieur P. est sans incidence sur le caractère prétendument frauduleux de l’apport en jouissance du contrat de licence à la société SAMP, l’intention frauduleuse devant être appréciée la formation de l’acte litigieux ;

Attendu que les conditions de la fraude paulienne n’étant pas réunies, la société Thevenet ne peut valablement prétendre que cet apport en jouissance du contrat de licence lui est inopposable ; … »

La Cour a condamné la société SAMP à restituer la somme de 59 k€ qu’elle avait perçue en trop, et la société Thevenet à payer 22 k€ à Monsieur P. qui avait retrouvé la jouissance de son brevet à compter du 27 janvier 2004.

La société Thevenet s’est pourvue en cassation.

Dans son premier moyen, elle critique l’appréciation de la brevetabilité par la Cour d’appel. La Cour régulatrice ne s’attarde pas sur ce moyen dont elle estime qu’il « ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».

Dans son second moyen, la société Thevenet fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne.

Par arrêt du 12 juillet 2011, la Cour régulatrice a rejeté ce pourvoi :

***

… Attendu que la société Thevenet … [fait] grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action paulienne engagée par la société Thevenet et dit que l’acte d’apport en jouissance du brevet n° 9116204 lui était opposable, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide ; qu’en l’espèce, comme le soutenait l’exposante dans ses conclusions d’appel, le principe de sa créance en restitution des redevances indues était né dès la conclusion avec M. P., le 27 février 1992, du contrat de licence exclusive du brevet P. stipulant en son article VI le paiement au concédant d’une redevance pour chaque jonction bimétallique relative à ce brevet qu’elle aurait fabriquée, fait fabriquer, vendu ou fait vendre son brevet, de sorte qu’il était antérieur à la constitution de la société SAMP le 13 octobre 1992, ainsi qu’à l’acte d’apport en nature de jouissance du brevet P. à cette société en date du 7 octobre 1992 ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

2°/ que si, en principe, l’acte critiqué par l’action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, faisant siens les motifs du jugement, dont elle demandait la confirmation, l’exposante soutenait qu’en créant en octobre 1992, la société SAMP, coquille vide ayant pour seul objet l’exploitation du brevet P., apporté en apport de jouissance, dont M. P. avait pourtant consenti la licence d’exploitation exclusive à la société Thevenet le 27 février 1992, tout en conservant la propriété de ce brevet et en se réservant la faculté de le reprendre au cas où la société SAMP se trouverait exposée à l’action d’un créancier, et en particulier en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société, M. P. s’était organisé à l’avance pour priver la licenciée de toute créance de remboursement d’un trop-perçu de redevances, ce qui avait été révélé par sa précipitation à déclarer l’état de cessation des paiements de la société SAMP dès le dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire concluant précisément à l’existence d’un trop-perçu de redevances au préjudice de la société Thevenet ce qui avait provoqué sa liquidation judiciaire et la reprise de son brevet par M. P. ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n’étaient pas propre à établir l’existence d’une fraude organisée à l’avance en vue de porter préjudice à l’exposante, bénéficiaire de la licence exclusive d’exploitation du brevet litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1167 du code civil ;

3°/ que la fraude peut être prouvée par tous moyens, spécialement par présomptions, lesquelles peuvent être tirées de faits postérieurs à l’acte incriminé ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les éléments de preuve postérieurs à la date de constitution de la société SAMP, le 13 octobre 1992, la cour d’appel a violé l’article 1167 du code civil ;

4°/ que la condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que dès lors, en se fondant sur l’affirmation qu’en 1992, M. P. ne pouvait pas savoir que le brevet qu’il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution révélée par un audit interne en 2000, la cour d’appel a soumis le succès de l’action paulienne à la condition supplémentaire de la connaissance par le débiteur antérieurement à l’acte frauduleux des poursuites exercées par le créancier, violant ainsi, à nouveau, l’article 1167 du code civil.

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de licence du 27 février 1992 n’ayant fait naître, dès sa conclusion, aucun principe de créance de restitution de redevances indues, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que la société Thevenet ne pouvait se prévaloir d’aucun principe certain de créance à la date de l’acte argué de fraude ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que le paiement de redevances indues, découvert au cours de l’année 2000, ne correspondait pas à des enseignements du brevet déposé par M. P. de sorte que celui-ci ne pouvait savoir, à la date de l’acte incriminé, que la validité de ce brevet serait ultérieurement critiquée par la société Thevenet et que celle-ci ferait valoir une créance de restitution ; qu’il relève encore que la rapidité avec laquelle il avait été procédé en 2004 à la déclaration de cessation des paiements de la société SAMP était sans incidence, dès lors que la conscience du préjudice causé au créancier doit exister au moment de l’acte contesté ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la société Thevenet ne rapportait pas la preuve que M. P. aurait organisé à l’avance une fraude en vue de porter préjudice à un créancier futur, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011

Thevenet-Clerjounie c. Armand P. et SAMP

Disponible sur Legifrance.

L’arrêt critiqué de la Cour de Lyon est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Un petit air de quarante-quatre

La société L’Industrielle de Chimie Elaborée Française (ci-après « LICEF ») est titulaire du brevet français FR 2 853 322 et de plusieurs demandes de brevet ou de brevets déposés en revendiquant la priorité du brevet français, dont le brevet européen EP 1 464 682 désignant la France et délivré le 19 décembre 2007. Tous ces titres concernent une composition décapante et ses utilisations.

La revendication indépendante 24 du brevet français est rédigée comme suit …

Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante.

… et la revendication indépendante 25 du brevet européen :

Utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting.

La société LICEF met en œuvre son invention dans une gamme de produits commercialisée sous la marque « Feltor ».

Mise en œuvre du décapant Feltor Bois

Estimant que la Société Chimique d’études pour l’Application des Liants et Produits spéciaux (ci-après « SCALP ») fabriquait et offrait à la vente des produits décapants sous la dénomination « SCALPEX BIO 15 » constituant la contrefaçon des revendications mentionnées ci-dessus, la société LICEF l’a mise en demeure le 19 mars 2007 de cesser ces actes.

Le 10 juillet 2007, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SCALP, puis, le 20 juillet, elle a fait assigner celle-ci devant le TGI de Paris afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice.

La société SCALP a formé une demande reconventionnelle en nullité des brevets qui lui étaient opposés.

Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal a fait droit à cette demande :

« … [L]es deux revendications sont indépendantes des revendications antérieures, à savoir les revendications 1 à 23 dans le brevet français et 1 à 24 dans le brevet européen et qui sont des revendications dépendantes les unes par rapport aux autres.

Dans la mesure où la revendication 24 du brevet français n° 2 853 322 n’est pas reprise totalement dans la revendication 25 du brevet européen n° 1 464 682, cette revendication du brevet français subsiste en application des dispositions de l’article L 614-13 CPI et peut être invoquée par la société LICEF à l’appui de son action en contrefaçon.

Dans les deux brevets, il est revendiqué l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante, le brevet européen précisant le domaine d’utilisation de cette composition.

Si l’acétate de benzyle est un ingrédient actif de cette composition décapante, la consistance de cette dernière n’est pas indiquée, notamment l’utilisation d’un autre solvant comme un solvant oxygéné avec l’acétate de benzyle, ainsi que cela est expliqué dans la description et ce qui constitue une différence par rapport aux revendications précédentes dans lesquelles l’acétate de benzyle est associé avec un solvant choisi parmi l’acétate de métoxypropyle, le diacétone-alcool, le méthyléthyl-cétone, l’isophorone.

L’homme du métier n’est dès lors pas en mesure de connaître la consistance de la composition décapante résultant de ces revendications 24 et 25 des brevets français et européen, et de réaliser l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d’exécution.

Même si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments.

Les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen sont donc entachées d’un défaut de description et seront déclarées nulles. … »

La société LICEF a interjeté appel.

Le 2 février 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs :

***

… Considérant que s’il n’est pas contesté que la société SCALP n’a pas formé opposition à la délivrance du brevet européen, il ne saurait en être tiré de conséquence dans la présente instance en annulation, laquelle constitue la sanction naturelle des conditions de brevetabilité ;

Considérant que l’appelante conteste l’annulation des revendications ayant fondé ses prétentions tandis que l’intimée demande à titre principal de confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs ;

Considérant que la société LICEF soutient que les revendications 24 de son brevet français et 25 de son brevet européen sont indépendantes des revendications de produit ou de composition ; qu’elles constituent des revendications d’utilisation « de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante », le brevet européen précisant que cette composition décapante est « destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique le bois et les polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting » ;

Que les premiers juges ont notamment relevé que même

« si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la Société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque (sic) soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments » ;

Que l’appelante critique cette appréciation, faisant valoir que l’acétate de benzyle, composé connu, qui « peut être utilisé comme seul composé de la composition décapante », n’était pas utilisé comme ingrédient actif pour parvenir à une telle composition antérieurement au 4 avril 2003, date non contestée à prendre en compte (s’agissant de celle du dépôt du brevet français sous la priorité duquel a été demandé le brevet européen) ;

Considérant cependant que si une application nouvelle est brevetable il ne saurait en être de même de l’emploi nouveau de moyens connus ;

Qu’il convient donc de rechercher si les propriétés connues de l’acétate de benzyle ne permettaient pas d’en attendre l’utilisation revendiquée, savoir son rôle actif dans le décapage, étant rappelé que selon la description :

• « l’invention concerne le décapage chimique d’un support, par élimination d’un ou plusieurs revêtements de diverses natures et épaisseurs », la revendication 25 du brevet européen précisant la nature du support en cause (béton, brique, bois et polyester) et le domaine d’application (bâtiment et yachting),
• la société LICEF « a observé, de manière inattendue, que l’association de l’acétate de benzyle » avec au moins un des solvants par elle cité « constituait l’ingrédient actif d’une composition efficace sur tous supports » ;

Considérant qu’il n’est pas sérieusement dénié que l’acétate de benzyle est un produit chimique qui était utilisé en parfumerie et comme « solvant (acétate et nitrocellulose) » ainsi qu’il résulte de l’extrait du guide de la chimie (édition 2001) ;

Qu’il est par ailleurs cité dans un brevet du 8 octobre 1998 concernant un procédé de film durci en une résine thermodurcissable (brevet EP 199801190024, publié le 14 avril 1999, dit JSR Corporation) l’invention consistant notamment selon la description à « immerger le substrat portant les films enduits dans une solution d’extraction pour enlever le film de la couche supérieure » ; que s’agissant de cette immersion du support comportant un dessin sous forme de film « dans une solution décapante » il est en effet mentionné à la suite des « exemples préférés » de cette solution décapante que, de plus, « un solvant à point d’ébullition élevé, tel que [...] benzyl acetate [...] peut être ajouté. Ces solvants peuvent être utilisés seuls ou en combinaison de deux ou plus » ; que manifestement cette invention enseigne bien que l’acétate de benzyle est un solvant pouvant être utilisé seul dans une solution décapante, et a donc un rôle actif, même s’il a en outre pour qualité d’être un solvant à point d’ébullition élevé ; que certes le support à décaper est une pièce électronique ne relevant pas du même domaine industriel, mais il s’agit bien d’enlever une composition constituant la couche supérieure (résine) d’un support, savoir son revêtement, ce qui est le propre d’une action décapante ;

Qu’enfin il n’est pas sans intérêt de relever que la société SCALP avait antérieurement au dépôt du brevet eu l’idée d’incorporer de l’acétate de benzyle dans ses produits pour en améliorer l’odeur (ainsi qu’il résulte d’un courrier du 4 février 2003 adressé à la société BASF qui y a répondu le 6 février 2003) et que s’agissant d’un produit ayant nécessairement un rôle actif dans une solution décapante il aurait conservé ce rôle (même s’il n’avait été choisi que pour ses qualités olfactives) ;

Considérant que la société LICEF ne peut valablement s’approprier de manière générale l’utilisation exclusive d’un produit chimique connu, dans un de ses effets ou pouvoirs naturels (sans autre composé ou ingrédient), sauf à en empêcher toute incorporation, dans une quelconque solution permettant de décaper des supports aussi habituels que la brique, le béton , le bois ou les polyesters dans le domaine du bâtiment ou du yachting, alors même qu’il peut y présenter d’autres avantages ;

Que le fait d’observer que l’acétate de benzyle, en lui-même, est décapant sur de tels supports ne suffit pas à caractériser une réelle activité inventive permettant de revendiquer un monopole d’utilisation, alors que seule a été mise en valeur l’emploi nouveau d’une propriété propre de ce solvant, déjà connu comme produit chimique décapant dans un autre domaine industriel ; que les revendications en cause relèvent en fait du simple constat que l’emploi de l’acétate de benzyle procure le même résultat de décapant dans le domaine du bâtiment ou du yachting que dans une application antérieure, ce qui ne constitue pas une activité inventive suffisante pour justifier un droit exclusif sur une telle utilisation ;

Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle déclaré nulles les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen de la société LICEF ;

Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en rejetant la demande de dommages et intérêts de la société SCALP pour procédure abusive ;

Qu’il sera ajouté que le tribunal a visé à ce titre tant l’instance en contrefaçon que la saisie contrefaçon, pour laquelle la société SCALP paraît actuellement former une demande distincte invoquant un préjudice commercial et industriel de ce chef ;

Que seule une faute dans l’obtention de l’autorisation de saisir ou dans son exécution serait susceptible de justifier, le cas échéant, la réparation d’un préjudice qui en serait résulté ; que l’existence d’une telle faute n’est nullement rapportée alors que les premiers juges ont justement relevé que la société SCALP ne démontrait pas que la société LICEF a agi de mauvaise foi ;

Qu’aucune légèreté blâmable de nature à fonder les demandes indemnitaires de la société SCALP ne s’avère en réalité suffisamment caractérisée, étant relevé que la mesure, justifiée, d’interdiction de reproduction de la formule saisie, prononcée en première instance est de nature à exclure toute utilisation indue de cette dernière, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte ; …

***

Cour d’appel de Paris, 2 février 2011

LICEF c. SCALP

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

On lira avec profit le commentaire de cette décision paru dans la Revue Orange : M. Schaffner, S. Georges et N. Rétoré, « Vers une résurrection décapante de la loi de 1844 ? », PI, juillet-août 2011, p. 13s

Nous sommes d’accord avec les auteurs pour dire que l’invocation de la dichotomie « application nouvelle » / « emploi nouveau de moyens connus » - développée dans le régime ancien (loi de 1844) qui ne connaissait pas le concept d’activité inventive – est inquiétante.

Savoir-faire concédé et expérience acquise

Voici un cas intéressant où la Cour de Paris se penche sur des problèmes liés au savoir-faire et sa transmission.

La société française ZF Masson (ci-après « Masson ») est divisée en deux secteurs d’activités distincts dont l’un se rapporte à la fabrication et l’usinage de disques de frein pour le secteur ferroviaire. Les procédés techniques qu’elle utilise ont pour origine un brevet de surmoulage de la société Pont à Mousson qui est dans le domaine public depuis longtemps.

Le 3 avril 2002, la société Masson a conclu plusieurs conventions avec la filiale allemande de la société suédoise Sab Wabco (ci-après « Wabco »), spécialisée dans la fabrication de disques de freins pour l’industrie ferroviaire.

Ces conventions comprennent :

1) un contrat de cession d’actif par lequel la société Wabco devenait propriétaire :

• des clients et fournisseurs de l’activité Frein Ferroviaire avec le droit de se présenter comme successeur du vendeur,


• des brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété industrielle, enregistrés ou non,


• de toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations,

et bénéficiait d’une option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson ;

2) un contrat de fabrication de disque de frein expirant au 31 décembre 2006, par lequel la société Masson devenait le sous-traitant d’un unique client la société Wabco

3) un contrat de licence d’exploitation des droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire, accessoire du contrat de fabrication

4) un contrat d’assistance technique mettant à disposition de la société Wabco, pendant une durée de 12 mois, certains salariés « clés » de la société Masson.

Le 16 novembre 2004, la société allemande Faiveley Transport (ci-après « Faiveley ») s’est portée acquéreur de la société Wabco.

Le 7 juin 2005, le tribunal de commerce de Sens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Masson. Au cours de la période d’observation, aucune solution de redressement par voie de continuation n’a été proposée par l’actionnaire de Masson et aucun des acteurs du secteur ne se déclare intéressé par la division ferroviaire.

Le 27 septembre 2005, la société Faiveley a levé l’option d’achat de la propriété des modèles et outillages de la société Masson consentie le 3 avril 2002 pour la somme de 50 k€, mais s'est refusée à reprendre le site et le personnel.

Pour sauver l’activité et les emplois attachés à la division ferroviaire, Monsieur D., ancien responsable de l’activité freins fonderie au sein de la société Masson, et trois cadres de l’entreprise, se sont associés pour constituer la société Ibre.

L’administrateur judiciaire, en accord avec les conseils du groupe Faiveley et du groupe Masson, a négocié, d’une part la possibilité pour la société Ibre de poursuivre la fabrication de disques de freins dans le cadre de nouvelles commandes à passer entre ces deux sociétés Faiveley et la société Ibre et, d’autre part le financement par le groupe Masson des moules et outillages à hauteur de 80 k€ permettant à la société Ibre d’effectuer de nouvelles fabrications.

Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce de Sens a arrêté au profit de la société Ibre un plan de cession partiel de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activité.

La société Ibre a alors développé sa propre gamme de disques de frein, a passé les tests et reçu les agréments nécessaires des entreprises et administrations du secteur ferroviaire.

Estimant que la société Ibre s’était appropriée de manière frauduleuse son savoir-faire et que cette appropriation était constitutive de concurrence déloyale, la société Faiveley a fait assigner cette dernière, par acte en date du 20 février 2007, devant le tribunal de commerce de Sens.

Par jugement du 4 mars 2008, le tribunal a débouté la société Faiveley de toutes ses demandes, l’a reconnue coupable d’actes de dénigrement et l’a condamnée à payer 20 k€ pour réparer le trouble commercial, 300 k€ en dommages et intérêts pour captation de clientèle ainsi que 30 k€ pour procédure abusive.

Le 14 octobre 2010, la société Faiveley a interjeté appel.

Dans son arrêt du 12 mai 2011, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer, pour l’essentiel, le jugement de première instance.

***

Sur la concurrence déloyale invoquée par la société Faiveley

Considérant que la société Faiveley revendique un savoir-faire en matière de fabrication de freins à disques ferroviaires, acquis de la société Masson et transféré à son profit au terme du contrat d’acquisition conclu le 3 avril 2002 entre Wabco … et la société Masson ; qu’elle prétend que ce savoir-faire est matérialisé par les plans et spécifications techniques qu’elle conçoit et qu’il constitue un ensemble d’informations « secret, substantiel et identifié » au sens de la réglementation communautaire ; qu’elle estime que ce savoir-faire litigieux n’a jamais été compris dans le périmètre de la reprise des actifs de la société Masson par la société Ibre ainsi qu’il ressort de la motivation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal de commerce de Sens lequel a exclu ce savoir-faire litigieux de la cession partielle ; qu’elle entend donc sur le fondement de l’article 1382 du code civil voir sanctionner l’appropriation frauduleuse d’un savoir légitimement acquis auprès de Masson et les agissements anticoncurrentiels de la société Ibre, qui consistent à utiliser ce savoir- faire afin de répondre aux demandes des différents opérateurs ferroviaires européens et à présenter des offres à des prix inférieurs aux siens ;

Considérant que la société Ibre réplique que la société Faiveley tente de se comporter en propriétaire d’un droit réel sur le savoir-faire de Masson, que le contrat de licence de savoir-faire, accessoire au contrat de fabrication, conclu entre les sociétés Faiveley et Masson, est nul pour défaut d’objet puisque le savoir-faire communiqué n’a en réalité pas quitté le patrimoine de cette dernière ; qu’elle objecte que les uniques repreneurs des activités ferroviaires de la société Masson sont ceux désignés par le tribunal de commerce de Sens, à savoir elle-même ; qu’elle considère que le savoir faire, en tant qu’élément incorporel attaché à la branche d’activité, n’a jamais quitté le patrimoine de la société Masson, qu’il est compris dans le périmètre de la reprise, puisqu’elle a vocation à poursuivre l’exploitation de la branche d’activité fonderie/usinage freins ; qu’elle nie avoir commis des actes de concurrence déloyale puisque disposant d’un savoir-faire légitimement acquis, elle a pu créer et fabriquer des nouveaux disques de freins répondant aux besoins des opérateurs ferroviaires ;

Considérant que les parties s’accordent sur le fait que la société Pont à Mousson était à l’origine propriétaire d’un brevet tombé dans le domaine public ; que la société Faiveley se prévaut de plans de fabrication et spécifications techniques combinés avec une technologie de disques de freins précédemment brevetés, constituant son savoir-faire ; qu’elle ne revendique pas, contrairement à ce que tente de faire croire la société Ibre, un droit réel sur ce savoir-faire, qui n’appartient pas à la catégorie des droits privatifs ;

Considérant qu’à tort également cette dernière soulève la nullité du contrat de licence de savoir-faire par défaut d’objet, puisque selon elle, ce savoir-faire est reste dans le patrimoine de Masson, la société Faiveley n’ayant jamais été le successeur de cette dernière, pour n’avoir acheté ni ses actions ni son fonds de commerce ; qu’elle explique que le seul repreneur est celui désigné par le Tribunal de commerce de Sens, qui a homologué en sa faveur une cession partielle d’activité dans un jugement du 3 novembre 2005 à l’encontre duquel la société Faiveley n’a pas diligenté d’appel ;

Que le règlement de la Commission n° 240/1996/CE du 31 janvier 1996, (applicable lors de la signature des contrats litigieux) concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3 du traité CE relatif à des catégories d’accords de transfert de technologie définit le savoir faire comme « un ensemble d’informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée » ;

Qu’au cas particulier, aux termes des contrats de cession d’actifs du 3 avril 2002 passés entre les sociétés Masson et Wabco, notamment du contrat intitulé « Licence agreement » (dont la traduction très partielle ne fait l’objet d’aucune contestation) que cette dernière a acquis :

• les brevets du vendeur, dessins, marques et autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non,


• toutes les informations techniques ou commerciales qui sont relatives de n’importe quelle manière à l’activité frein ferroviaire (incluant sans limitation, l’information contenue dans les dessins, les spécifications, les manuels de fabrication, les manuels d’utilisation et de service, les résultats, les études de marché, les listes de clients et de fournisseurs, les états financiers et de comptabilité) ainsi que tous les supports corporels contenant ces informations ;

Que les juges consulaires dans leur décision du 3 novembre 2005 précisent en page 3 que la société Wabco a racheté le 3 avril 2002 une partie du fonds de commerce de la société Masson comprenant les comptes clients, le savoir faire, plans et spécifications techniques ;

Que si à juste titre la société Ibre se prévaut de l’absence d’appropriation possible du savoir-faire, de laquelle il résulte que le concept de « contrat de licence de savoir faire » est juridiquement inexact dans la mesure où la cession, soumise aux règles de la vente, est une opération translative de droits réels, il n’en reste pas moins que les connaissances constituant le savoir-faire sont transmissibles, c’est à dire susceptibles d’être transmises par communication et sont protégeables par une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil ; que la protection n’est donc pas fondée sur l’atteinte à un droit privatif mais sur la faute commise par ceux qui ont divulgué les connaissances secrètes ou y ont eu accès par des procédés déloyaux ; qu’il convient d’observer que la société Ibre n’a jamais contesté l’existence de ce contrat devant le tribunal de commerce, lequel lui a donné acte dans son jugement du 3 novembre 2005 « de la non reprise par elle du contrat de licence et de fabrication et de son acquiescement à la levée d’option du 27 septembre 2005 » ;

Que le moyen tiré de la nullité de ce contrat ne saurait donc être retenu ;

Considérant que le support du savoir-faire industriel revendiqué par la société Faiveley est constitué par des dessins, des plans de fabrication, analyses de test et spécifications techniques des pièces utilisées par les opérateurs ferroviaires dans leur système de freinage, qui sont ses pièces numérotées 15 à 20, représentant des dessins industriels ;

Qu’en soutenant dans ses dernières écritures que le savoir faire de la société Masson était compris dans le périmètre de la reprise et lui a été transmis (et non à la société Faiveley), la société Ibre ne conteste plus par là même que cet ensemble d’informations soit, en premier lieu, « secret », c’est à dire non généralement connu ou facilement accessible, en second lieu « substantiel » c’est à dire important et utile pour la production des produits contractuels, en troisième lieu, « identifié », c’est à dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ;

Qu’en tout état de cause, le savoir faire peut être l’objet d’une protection dès lors que sa communication présente pour son destinataire une valeur économique résultant d’une économie de temps et d’argent ;

Considérant que dans son jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Masson au profit de Monsieur D. ou à toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer et a ordonné la cession partielle de l’activité fonderie/usinage freins formant une branche complète et autonome d’activités de la société Masson ;

Que si à bon droit la société Faiveley remarque que cette cession partielle ne portait que sur les actifs suivants :

• salariés attachés à une activité industrielle,


• ensemble de bâtiments à usage industriel,


• moyens de production et de matériels d’exploitation,


• encours de production et de stocks de produits finis,


• stocks de marchandises et de matières premières,

il n’en demeure pas moins que ce tribunal a relevé que les

« prévisions d’exploitation apparaissent réalistes en regard du marché actuel, le cessionnaire disposant d’un potentiel humain, technique et d’un savoir faire pouvant lui permettre de répondre à ces nouveaux marchés et appel d’offres » ;

Qu’en effet ce savoir-faire est celui acquis par des anciens salariés de la société Masson, ayant des compétences et des qualifications particulières ; que la société Ibre a été constituée par cinq professionnels connaissant parfaitement le secteur ferroviaire pour avoir contribué au développement de l’activité fonderie et usinage freins au sein d’une société SEE puis au sein de la société Masson ; que notamment Monsieur D. a dirigé l’activité frein fonderie de 1990 à 1996 de la société SEE, que Monsieur H. a permis en 1990 le déploiement industriel des techniques de calcul par éléments finis appliqués aux comportements thermomécaniques de disques de freins ; qu’il a développé son savoir-faire au sein de la société SEE et l’a complété chez Masson par des connaissances approfondies de mécanique des fluides ; que M. T, ingénieur CNAM était spécialisé dans la fonderie au sein de la société SEE à l’époque difficile du changement de technologie ;

Qu’il est de principe que les anciens salariés sont libres d’utiliser dans la nouvelle société qu’ils ont créée le savoir-faire acquis ou de mettre en œuvre les expériences acquises au cours de leur précédent emploi, d’autant plus que la société Faiveley n’a imposé à ceux-ci, qui n’étaient pas ses salariés, aucune clause de confidentialité ou de non concurrence ; que d’ailleurs, la solution inverse les aurait empêcher définitivement de travailler dans leur spécialité ou leur domaine ; que les anciens salariés étaient donc parfaitement en droit de créer un société concurrente à l’expiration de leurs contrats de travail ; qu’ils n’ont au demeurant pas caché leurs intentions, puisque le tribunal de commerce a relevé dans le jugement précité, page 5 que

« le candidat repreneur souhaite reconquérir les anciens clients de la société Masson, en devant un petit acteur dans un secteur dominé au plan mondial par les sociétés Knorr Bremse et Wabco » ;

Que la société Faiveley, sur laquelle pèse la charge de la preuve, procède par voie de simples allégations mais ne démontre par aucun élément tangible, que les salariés de la société Ibre ont utilisé les études dont ils auraient eu connaissance au travers de leurs anciennes fonctions au sein de la société Masson ou encore se sont servis de plans ou dessins dont ils disposaient dans leur précédent travail ; que la circonstance que la société Ibre s’est vue attribuée une partie d’un appel d’offres lancé par la société Deutsche Bahn le 27 octobre 2005, auquel la société Faiveley a elle-même participé, ne peut en aucun cas suffire à démontrer que la société Ibre a utilisé les plans des pièces de cette dernière, dès lors que ses salariés avaient toute compétence pour réaliser des études, effectuer des calculs correspondant au modèle de disque imposé par la société allemande ; que la société Faiveley ne démontre donc pas que la société Ibre a eu accès au savoir faire revendiqué par elle par des moyens frauduleux ou qu’elle a usurpé son savoir-faire ;

Que pour les moyens techniques permettant la fabrication des pièces, il convient d’observer qu’ après avoir le 27 septembre 2005, levé l’option pour le rachat des moules et outillages de l’activité de fonderie et d’usinage de la société Masson, la société Faiveley a pu les récupérer ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2006 par Maître G., huissier de justice qui précise que l’ensemble des moules et outillages ont été restitués à la société Faiveley, à la seule exception de quatre moules que cette dernière a accepté de laisser temporairement pour l’exécution d’une commande en cours ; que par ailleurs, aux termes du jugement du 3 novembre 2005 la société Masson s’est engagée à financer de nouveaux moules et outillages au profit de la société Ibre pour permettre la fabrication de nouvelles pièces ; que la société Faiveley n’ignorait rien de l’activité de cette dernière puisqu’elle lui a passé le 11 novembre 2005 des commandes de disques de freins ;

Qu’en définitive, le savoir-faire de l’entreprise est détachable de la personne des salariés, de leur expérience professionnelle, de leurs aptitudes propres et de leurs compétences particulières qui leur restent personnelles et qui constituent l’exercice d’un droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie ; que la seule similitude des produits, non protégés par un droit privatif, ne saurait représenter l’appropriation déloyale du travail d’autrui ;

Que la société Faiveley sera en conséquence déboutée de son action en concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le dénigrement invoqué par la société Ibre

Considérant que les parties ne font que reprendre en cause d’appel les moyens développés devant les premiers juges, auxquels ceux-ci ont pertinemment répondu par des motifs que la Cour adopte ;

Qu’il suffit d’ajouter que les lettres versées aux débats … sont constitutives d’un dénigrement de la part de la société Faiveley à l’égard de la société Ibre auprès de opérateurs ferroviaires en nombre limité sur le marché européen ; qu’elles constituent une pression d’un acteur majeur du marché auprès de ces derniers les appelant clairement à ne plus contracter avec la société Ibre ;

Que les premiers juges ont justement estimé le préjudice subi par la société Ibre en réparation du trouble commercial ; que celui résultant du manque à gagner du fait de la captation de la clientèle sera porté à la somme de 350 k€ dans la mesure où la société Ibre justifie en cause d’appel, qu’outre les opérateurs autrichiens et hollandais retenus par les premiers juges, la société Faiveley a également incité les opérateurs hongrois et suisses à ne pas contracter avec elle ;

Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges sera également confirmée ;

Considérant en revanche qu’il ne saurait être alloué à la société Ibre des dommages et intérêts pour procédure abusive, la défense en justice de ses intérêts légitimes constituant un droit qui pour l’appelant n’a pas dégénéré en abus ;

Considérant enfin que l’équité commande en vertu de l’article 700 CPC d’allouer, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, à la société Ibre une indemnité de 15 k€.

***

Cour d’appel de Paris, 12 mai 2011

Faiveley Transport Remscheid GmbH c. SARL Ibre

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

C’est le donneur d’ordre qui paie

La copropriété de brevets recèle bien des dangers pour les copropriétaires, mais elle peut aussi compliquer la vie du mandataire qui cherche à se faire payer …

Monsieur Michel F., président de la société Biophyres, et la société mexicaine Producciones Infovision sont titulaires de la demande française FR 2 877 213 concernant une composition dépilatoire.

La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :

Composition dépilatoire à action rapide comprenant au moins un composé bisulfite et /ou sulfite et un agent réducteur organique, dans un milieu cosmétiquement acceptable.

Poil immergé dans la composition selon l’invention à 18, 120 et 252 secondes

Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2006/048526) et est entrée en phase nationale au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en Europe et au Mexique. La demande européenne (EP 1 824 446) est réputée retirée, suite au non-paiement d’une annuité.

La société Producciones Infovision a changé de nom pour devenir Genomma Lab (ci-après « Genomma »).

Monsieur F. et la société Genomma sont également titulaires de la demande française FR 2 907 334 concernant une composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol.

La revendication 1 de cette demande telle que déposée était rédigée comme suit :

Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un sel de sulfite et/ou de bisulfite et/ou de métabisulfite et au moins un composé bisulfitique d'aldéhyde ou de cétone, dans un milieu cosmétiquement acceptable.

Là encore, Monsieur F. est cité comme seul inventeur. La demande a connu une extension par voie PCT (WO 2008/056048 ; il ne semble pas y avoir eu d’entrée en phase régionale/nationale) et par voie nationale (en Argentine).

La société de conseils en propriété industrielle Santarelli a agi comme mandataire pour les demandes françaises et internationales.

Le 27 mai 2008, la société Santarelli a assigné Monsieur F. et la société Biophyres devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement de 12 k€ au titre de factures non payées.

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal a débouté la société Santarelli de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel.

Le 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Biophyres. Un plan de continuation a été homologué par jugement du 21 juillet 2010.

Par arrêt du 5 mai 2011, la Cour d’appel de Nîmes fait droit à la société Santarelli :

***

Attendu que, pour justifier sa demande en paiement des factures, la société Santarelli expose

que Michel F., président de la société Biophyres, est l’inventeur

• d’un brevet 116 079, « Composition dépilatoire non irritante à action rapide » (portefeuille 1) basé sur la priorité FR 04 11594 du 29 octobre 2004 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 24 octobre 2005, la demande PCT ayant été validée au Brésil, au Canada, en Europe, aux USA et au Mexique en avril 2007, 

• d’un brevet 117 079, « Composition dépilatoire à pH non alcalin dépourvue de dérivé thiol » (portefeuille 2) basé sur la priorité FR 06 09308 du 24 octobre 2006 ayant fait l’objet d’une extension par voie PCT le 23 octobre 2007 et d’une extension par voie nationale en Argentine,

que les brevets ont été déposés « en copropriété » entre Michel F. et le groupe mexicain,

que dans le cadre de ces deux portefeuilles, si Michel F. a toujours donné les ordres, certaines prestations ont été réglées par Genomma, d’autres par la société Biophyres avec laquelle elle a exclusivement correspondu, copie de ses mails étant adressée au groupe mexicain ;

Attendu que la société Biophyres soutient quant à elle :

qu’elle était rémunérée pour une recherche sur des dépilatoires à utilisation cosmétique effectuée par Michel F. et que le groupe mexicain Infovision dont Genomma est une filiale devait assumer intégralement la charge des frais financiers afférant à cette recherche,

que la société Santarelli était informée de leur accord puisque par … lettres du 26 juin 2007 elle lui a écrit qu’elle adressait directement ses notes de frais et honoraires à Genomma en précisant les provisions déjà versées par la susnommée,

que dans un courrier du 14 avril 2010, sans indication du destinataire, Arthuro Gamboa déclare que la structure Infovision a donné l’ordre des extensions et en assurera le paiement (pièce 12) ;

Mais attendu à titre préliminaire qu’il n’existe d’accord écrit ni entre la société Santarelli et la société Biophyres, ni entre la société Biophyres et la société mexicaine absente aux débats et sur le nom de laquelle il existe une confusion (Infovision / Genomma) de sorte qu’il convient de rechercher si la société Santarelli, à laquelle appartient la charge de la preuve, démontre que la société Biophyres est sa débitrice ;

Attendu que des pièces du dossier, il ressort que Michel F. avait la qualité de donneur d’ordres, ce que la société Santarelli lui a précisé par mail du 11 avril 2007 et qu’il n’a jamais contesté ; que dès le 16 octobre 2006, le susnommé a indiqué à la société Santarelli que les factures seront à adresser à la société Biophyres et qu’il n’est jamais revenu sur les termes de ce courrier ;

que par mail du 23 mai 2007, en l’état des paiements effectués par Genomma, la société Santarelli, rappelant à Michel F. que la société Biophyres est son ‘client comptable’, a demandé comment elle devait procéder quant à l’envoi des factures mais que les susnommés n’ont pas répondu à la question posée et n’ont formulé aucune observation ;

que le fait que des versements aient été effectués directement à la société Santarelli par Genomma laboratoires ne permet pas de considérer que celle-ci a entendu prendre la qualité de débitrice et de donneur d’ordres déjà endossés par la société Biophyres ;

que d’ailleurs, la susnommée n’a pas estimé utile d’appeler Genomma ou Infovision en la cause pour la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

que la pièce 12 de la société Biophyres, rédigée en anglais, non conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC, imprécise sur les relations des parties, n’a pas de caractère probant ;

Attendu que la société Biophyres ne conteste pas le montant des sommes réclamées ; qu’en l’état de la procédure collective, la créance de la société Santarelli sera fixée à la somme de 15.172,08 € ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santarelli en paiement de sommes par la société Biophyres ; …

Par ces motifs

La Cour … fixe la créance de la société Santarelli au passif de la société Biophyres à la somme de 15.172,08 € …

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Cour d’appel de Nîmes, 5 mai 2011

Santarelli c. Biophyres France

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Extrapolations hasardeuses

La société Yissum Research and Development Company (ci-après « Yissum »), appartenant à l’Université Hébraïque de Jérusalem et chargée de transferts de technologie, est titulaire du brevet européen EP 0 361 894.

Ce brevet, déposé en 1989 (avec une priorité américaine de 1988) concerne le chargement et délivrance contrôlée de molécules dans et de liposomes.

Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

Système pour introduire une molécule amphiphatique dans des liposomes, comprenant la formation d’une suspension de liposomes en présence d’un composé d’ammonium ou d’un sel d’ammonium où ladite suspension est diluée avec un tampon ou sel pour produire un gradient d’ammonium, de l’intérieur à l’extérieur, entre les phases interne aqueuse et externe aqueuse et un gradient de pH où le pH à l’intérieur des liposomes est plus acide que le pH à l’extérieur.

Il revendique également une méthode pour l'introduction efficace de molécules amphiphatiques dans des liposomes et des liposomes d'ammonium.

Le 21 juin 1996, la société Yissuma obtenu une AMM communautaire pour un médicament du nom de « Caelyx » ayant pour principe actif le chlorhydrate de doxorubicine et utilisé notamment en cancérologie.

Le 20 décembre 1996, elle a déposé une demande de CCP.

Cette demande a été rejetée par l’INPI dans une décision notifiée le 7 juin 2010.

La société Yissum a formé un recours le 7 septembre 2010.

Par arrêt du 11 mai 2011, la Cour d’appel de Paris vient de rejeter ce recours :

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… Considérant que la requérante, dont la demande a été rejetée par la décision attaquée, reproche au directeur général de l’INPI de s’être trompé sur la notion de « produit » au sens du règlement CE n° 1768/92, d’avoir écarté à tort une attestation selon laquelle le sulfate de doxorubicine est le principe actif du Caelyx et enfin de n’avoir pas pris en compte les décisions étrangères rendues en Europe délivrant des CCP sur la base de l’AMM du Caelyx ;

Considérant que l’article 3 du règlement CE n° 1768/92 du 18 juin 1992 sur lequel la société Yissum fonde sa demande subordonne l’obtention du CCP aux conditions suivantes :

« Le certificat est délivré si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité [...] ;

c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat ;

d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament » ;

Considérant, selon le directeur général de l’INPI, qu’il n’est pas justifié que le sulfate de doxorubicine ou l’association de cette substance avec le chlorhydrate de doxorubicine, objet de la demande de CCP en cause, ait obtenu une AMM en cours de validité en France et que la condition prévue au point b) n’est donc pas remplie, mais que, au contraire, l’AMM visée couvrait comme seul principe actif le chlorhydrate de doxorubicine, produit pour lequel cette AMM n’était pas la première délivrée de sorte que la condition prévue au point d) n’est pas non plus satisfaite ;

Considérant que la requérante reproche au directeur de l’INPI de s’être borné à une lecture littérale de l’AMM communautaire no EU/1/96/011/001 du 21 juin 1996 délivrée pour le médicament « Caelyx » visée dans sa demande sans rechercher, comme il aurait dû, selon elle, quel était le principe actif du médicament réellement administré au patient en tenant compte des informations additionnelles et de la littérature spécialisée ; qu’elle explique à ce sujet que le chlorhydrate de doxorubicine encapsulé dans des liposomes fabriqués en présence de sulfate d’ammonium se transforme en sulfate de doxorubicine sous forme de gel, et que c’est cette dernière substance, issue de la transformation, qui doit être regardée comme le principe actif du médicament, et donc comme le produit visé dans l’AMM au sens de l’article 3 ci-dessus reproduit ;

Mais considérant que l’AMM visée indique clairement et à plusieurs reprises que le principe actif du médicament autorisé est le chlorhydrate de doxorubicine ; que cette décision porte « autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain ‘‘Caelyx’’- Hydrochlorure de doxorubicine » ; que l’annexe 1, "résumé des caractéristiques du produit" indique que « chaque flacon [...] contient 2mg/ml de chlorhydrate de doxorubicine » (§ 2), que le produit est « composé de chlorhydrate de doxorubicine encapsulé dans des liposomes » (§ 3) ; que les paragraphes de l’annexe relatifs aux précautions d’emploi, mises en garde, contre-indications et effets indésirables ne désignent pas le produit autrement que par les termes de« chlorhydrate de doxorubicine » (cf. §§ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9); que le § 5.2 pose on ne peut plus clairement que« le principe actif de Caelyx est le chlorhydrate de doxorubicine » ;

Considérant, en revanche, qu’il n’est nullement prétendu que l’AMM contienne une mention quelconque du sulfate de doxorubicine à quelque titre que ce soit ; que la requérante ne peut être suivie dans son argumentation, dénuée de tout caractère sérieux, selon laquelle ce serait « par simple commodité » que l’AMM ne vise que le chlorhydrate de doxorubicine sans mentionner le sulfate de doxorubicine ;

Considérant que le directeur général de l’INPI fait valoir à juste titre qu’il ne lui appartient pas de s’écarter des termes clairs et dépourvus de toute équivoque tels qu’ils se lisent dans l’AMM pour se hasarder sur des extrapolations relatives aux transformations chimiques pouvant affecter le produit désigné comme principe actif ; que l’attestation du Docteur M., dont la décision attaquée mentionne exactement qu’il est intéressé au litige dans la mesure où il est salarié de la société Alza, titulaire du brevet EP 361 894, n’ajoute rien au débat sur ce point ;

Considérant, dès lors, que la société Yissum, qui ne démontre pas qu’un médicament contenant comme principe actif le sulfate de doxorubicine aurait fait l’objet d’une AMM en cours de validité, échoue par là-même à démontrer que la condition posée par l’article 3, b) du règlement susvisé est remplie ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le chlorhydrate de doxorubicine était déjà visé dans une précédente AMM n° NL du 4 mars 1992 ; qu’il en résulte que l’AMM EU/1/96/011/001 du 21 juin 1996 visée dans la demande de CCP n’est pas la première pour le produit en cause, d’où il suit que la condition prévue par l’article 3, d) du règlement CE applicable précédemment reproduit n’est pas satisfaite ;

Considérant que la société Yissum reproche enfin au directeur général de l’INPI de n’avoir pas tenu compte de décisions rendues dans d’autres États membres qui ont accordé le CCP demandé sur la base des mêmes brevets et AMM, tels le Royaume-Uni (26 avril 2001), les Pays-Bas (7 février 2005), la Suède (22 septembre 1997), le Luxembourg (31 janvier 1997), l’Italie (24 juin 1997), la Belgique (24 juin 1997) et l’Autriche (9 mai 2000), allant ainsi à l’encontre de la finalité du Règlement CE n° 1768/92 qui est précisément de garantir que le dépôt d’une demande de CCP en conformité avec ledit Règlement connaîtra le même sort devant toutes les juridictions concernées ;

Mais considérant que le Règlement invoqué ne dit pas qu’une décision faisant droit à une demande de CCP dans un Etat membre s’imposera aux instances saisies d’une demande analogue dans les autres États membres ; que les développements de la requérante sur les décisions étrangères sont inopérantes, s’agissant de litiges distincts ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours, …

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Cour d’appel de Paris, 11 mai 2011

Yissum Research and Development Company c. INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Egalement publié au PIBD 945 III-521.