Publication et saisie

Monsieur Gilles V. est titulaire d’une demande de brevet français FR 2 841 361 et d’un brevet européen EP 1 375 726 qui en revendique la priorité. Les deux titres concernent un support pour piquage manuel, permettant d’enfiler et de faire coulisser un fil afin de réaliser des dessins sur le support.

La demande de brevet française a été déposée le 20 juin 2002 et publiée le 26 décembre 2003. A en croire la base « statut des brevets » de l’INPI, il s’agit d’une simple demande de brevet n’ayant pas donné lieu à une délivrance. Il semblerait que le déposant n’a jamais répondu au rapport de recherche faisant état de deux documents « Y ».

La demande européenne quant à elle a été déposée le 28 mai 2003 et publiée (sans rapport de recherche) le 2 janvier 2004. Le rapport de recherche a été publié le 3 mars 2004. La délivrance du titre est intervenue le 5 mars 2008. Aucune opposition n’a été formée.

La revendication 1 du brevet européen a une portée plus étroite que celle de la demande telle que déposée ; elle est rédigée comme suit :

Support de piquage caractérisé en ce qu’il est constitué de 3 plaques solidarisées par des moyens de fixation dont une plaque centrale (7) comportant des incisions (8) sans enlèvement de matière, une plaque de dessus (1) et une plaque de dessous (2) percées de trous (3) situés vis à vis des incisions (8), la plaque centrale (7) étant constituée d’un matériau souple et dense permettant l’ouverture et la fermeture des incisions (8) sans déformation du support les incisions (8) étant en forme de croix sans enlèvement de matière.

Par contrat de licence daté du 22 mars 2004, Monsieur V. a concédé les droits de fabrication et d’exploitation du brevet à la société Pikfil Edition (ci-après « Pikfil »).

Monsieur V. et la société Pikfil reprochent à la société Comptoir de l’enseignement (ci-après « Comptoir ») et à son fournisseur de diffuser un produit similaire, accompagné d’une notice Pikfil. Après une saisie-contrefaçon, effectuée le 5 octobre 2006, ils les ont donc fait assigner devant le TGI de Toulouse en contrefaçon de la marque « Pikfil » et du brevet européen. Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

Par jugement du 12 juillet 2007, le TGI de Toulouse a débouté toutes les parties de leurs demandes.

Monsieur V. et la société Pikfil ont relevé appel de cette décision.

En appel, Monsieur V. se prévaut également de son « brevet » français.

***

… Selon l’article L 615-5 CPI, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

Il résulte des pièces versées en procédure que le contrat de licence signé entre M. Gilles V. et la société Pikfil le 22 juin 2004 ne concerne que le brevet français alors que la requête présentée au président du TGI de Toulouse, conjointement par les deux parties au contrat, aux fins de saisie-contrefaçon, ne vise que le brevet européen, la demande de brevet étant jointe en annexe, et que l’acte introductif d’instance délivré le 18 juillet 2008 ne se fonde que sur le brevet européen.

Dès lors comme le soutient la société Comptoir, est irrecevable l’action en contrefaçon intentée par le licencié exclusif d’un brevet français sur la base d’un brevet européen concernant une même invention alors que le contrat de licence ne comprend aucune disposition concédant le brevet européen et qu’il n’y a pas d’inscription au registre européen des brevets (REB) d’une licence à son profit.

D’autre part, en ce qui concerne la date d’opposabilité du brevet européen, l’article L 614-9 CPI dispose que les droits notamment d’agir en contrefaçon ou en réparation de toute atteinte au brevet peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen a été publiée conformément aux dispositions de l’article 93 de la convention de Munich.

Selon l’article 93 de la Convention de Munich, toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l’expiration dudit délai.

Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l’abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Si le rapport de recherche européenne et l’abrégé n’ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l’objet d’une publication séparée.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’extrait du REB que la publication de la demande sans rapport de recherche a eu lieu le 2 janvier 2004, que la publication du rapport de recherche a eu lieu le 3 mars 2004, que la publication du fascicule de brevet a eu lieu le 5 mars 2008, le délai d’opposition expirant neuf mois plus tard.

Or, le procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi le 5 octobre 2006, soit antérieurement à la publication complète de la demande de brevet européen. Dans leurs écritures, les appelants soutiennent d’ailleurs que le brevet européen n’a pu devenir irrévocable que le 7 février 2008, date alléguée de sa délivrance. Seule l’action sur le brevet français aurait pu permettre de faire utilement constater des actes de contrefaçon, sous la réserve de la contestation de la validité dudit brevet.

Or, selon l’article L 614-15 CPI, si l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l’égard du même défendeur. Dès lors, en cause d’appel, le fondement de l’action ne peut être modifié.

En conséquence, la société Pikfil est irrecevable à agir et M. Gilles V, ne prouvant pas des actes de contrefaçon postérieurement à la publication du brevet européen, doit être débouté des ses demandes.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité du brevet français qui n’a pas servi de fondement à l’action intentée par les appelants et qui est demandée à titre subsidiaire par la société Comptoir ainsi que sur l’éventuelle nullité du brevet européen demandée à titre subsidiaire …

***

En ce qui concerne la recevabilité de la société Pikfit, les appelantes font ici les frais d’une certaine légèreté concernant la rédaction du contrat de licence et de sa publication : vu que le brevet européen désignant la France a vocation à se substituer au brevet français, il aurait été judicieux de concéder des licences à la fois pour le brevet français et pour la partie française du brevet européen.

Sur un autre plan, on a l’impression que la Cour s’est emmêlé les pinceaux en parlant de la publication selon l’article 93 de la CBE. Cet article concerne la publication de la demande de brevet ; en l’espèce elle a eu lieu bien avant la date de la saisie-contrefaçon. Par cette publication, la demande de brevet assure provisoirement au demandeur la protection de son invention (article 67 de la CBE ; articles L 614-9 et L 615-4 CPI). Refuser au titulaire de faire valoir les résultats de la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci a eu lieu avant la délivrance du titre, c’est ajouter à la loi.

Cour d’appel de Toulouse, 16 février 2011

Gilles V. et Pikfil Edition c. Comptoir de l’enseignement et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Borne ou Borné ?

La Société Générale Export Industries (ci-après « SOGEXI ») est titulaire du brevet français n° FR 2 621 744 concernant des boîtiers de connexion pour éclairage public.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Borne de connexion isolée électriquement permettant de connecter plusieurs câbles électriques de grosses sections ou de sections différentes caractérisée par le fait que les dits câbles (8) entrant tous sur le même petit côté de la borne (6) sont bloqués individuellement, chaque câble ayant un logement indépendant (4) avec une vis de blocage correspondante (2); les dits logements de câble étant positionnés les uns au dessus des autres, verticalement.

Un brevet européen EP 0 311 537 a été déposé par l’inventeur. Il a été délivré, sur la base d’une revendication fortement limitée, mais il a fait l’objet d’une opposition par la société Depagne et a été révoqué par la division d’opposition de l’OEB, car celle-ci avait trouvé que la cession de la demande prioritaire n’était pas prouvée, ce qui privait le brevet de nouveauté par rapport à un catalogue de la société SOGEXI :

Un recours (T 240/96) a été formé, puis retiré, pour des raisons que nous ignorons. La révocation est donc devenue définitive en 1997.

Quelques années plus tard, le 30 décembre 2003, suite à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JCL 2000, la société SOGEXI a assignée celle-ci en contrefaçon du brevet français devant le TGI de Marseille.

Par jugement du 26 juin 2008 (!), le tribunal a reconnu la société JCL coupable d’actes de contrefaçon.

La société JCL 2000 a relevé appel de ce jugement.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui concerne la validité du brevet. Cet examen est surprenant par sa … concision.

***

Ainsi que l’a jugé le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, l’invention consiste à raccorder des câbles électriques rigides dans un espace réduit sans les couder dans un même plan vertical et à faciliter les opérations de connexion. Pour ce faire, chacun des câbles de section différente est connecté à la borne par un même côté en étant logés en escalier dans des conduits de profondeur différente et traversés par une vis destinée à bloquer chaque câble par serrage.

Le brevet français Madec délivré le 17 juillet 1961 ne répond pas à cette finalité puisque sa borne fait entrer deux câbles conducteurs de chaque côté et non sur un même côté.

Le brevet américain Linn délivré le 3 avril 1973 permet la connexion d’un gros câble à des petits câbles entrant par le côté opposé de la borne mais interdit toute dérivation. La borne ne peut être ainsi utilisée qu’en extrémité finale, d’un gros conducteur alimentant plusieurs conducteurs secondaires de diamètres inférieurs.

Le brevet américain Kelly délivré le 31 juillet 1962 procède du même principe soit l’entrée de câbles par des côtés opposés. En outre, la borne de forme cylindrique ne facilite pas un raccordeme[nt dan]s un espace restreint et ne peut être utilisée qu’isolément dans un même boîtier.

Si le certificat d’utilité Sabir publié le 7 novembre 1975 permet la dérivation et la distribution au moyen d’une vis pointeau traversant la […] réceptrice des câbles et présente ainsi des similitudes avec le brevet SOGEXI, il constitue avant tout une pièce isolante interdisant la connexion de câbles entre eux sauf à adjoindre horizontalement un dispositif similaire.

Aucun de ces brevets ne constitue ainsi une antériorité à la connexion du brevet SOGEXI par un seul petit côté de la borne, chaque câble ayant un logement indépendant et étant positionné verticalement les uns au dessus des autres.

L’activité inventive au sens de l’article L 611-14 CPI est réelle et conduit à déclarer valables les revendications 1 à 5 du brevet litigieux dans les termes du jugement.

***

Même si, en France, l’examen de l’activité inventive relève la plupart du temps de l’improvisation intuitive, il est rare de voir un arrêt qui, comme ici, se contente d’affirmations aussi péremptoires. Plus de sept ans de procédures pour accoucher d’un verdict aussi bâclé, ça laisse songeur …

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 décembre 2010

JCL 2000 c. SOGEXI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Et moi, pendant c’temps-là, …

L 615-4, dernier alinéa, CPI prévoit que

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet surseoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

Cela ne veut pas dire que tout s’arrête pour autant, comme le montre la présente ordonnance du TGI de Paris.

La société Magellan 2 est titulaire d’une demande de brevet européen n° EP 1 776 836 (publiée comme WO 2006/021667) concernant un procédé pour l’installation d’un équipement mixte sur un équipement de mobilier urbain.

La société Anymax, licenciée exclusive, exploite l’objet de la demande de brevet.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :

Procédé pour l’installation d’un équipement mixte (par exemple mais non exclusivement: caméra de vidéosurveillance et/ou borne de télécommunications sans-fil et/ou radar) sur un équipement de mobilier urbain, notamment un équipement d’éclairage urbain caractérisé en ce que le dit mobilier urbain reçoit une alimentation électrique non permanente, et en ce que l’on relie les circuits électroniques dudit équipement mixte à un circuit d’alimentation comportant un système de stockage d’énergie rechargeable et un chargeur relié au circuit d’alimentation électrique dudit mobilier urbain, et en ce que l’on équipe ledit équipement mixte d’un circuit de transmission sans fil en tant que liaison de retour.

La société Slat propose le système de vidéosurveillance urbaine EPVIDEO.

Estimant que la société Slat, en fabriquant, en offrant en vente et en vendant en France ce produit, commet des actes de contrefaçon de la demande de brevet susmentionnée, les sociétés Magellan 2 et Anymax l’ont mise en demeure de cesser ces actes, puis l’ont fait assigner en contrefaçon.

***

Aux termes de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI, le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

En l’espèce, le brevet européen n° EP 1.776.836 n’a pas encore été délivré par l’OEB.

En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax jusqu’à la délivrance du brevet européen en cause.

Aux termes de l’article 379 CPC, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge.

En l’espèce, le sursis à statuer ordonné sur l’action en contrefaçon initiée par les sociétés Magellan 2 et Anymax ne dessaisit pas le juge de la mise en état qui reste seul compétent, en vertu de l’article 771 CPC, pour ordonner toute mesure d’instruction.

Le fait qu’une partie défenderesse à une action en contrefaçon ne puisse solliciter la nullité d’une demande de brevet européen pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, ne saurait lui dénier la possibilité de demander une mesure d’instruction ou conservatoire, d’autant que le titulaire d’une demande de brevet européen, sous certaines conditions, peut demander à faire réaliser une saisie-contrefaçon en application des dispositions de l’article L 615-5 CPC (sic).

En application de l’article 256 CPC, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, dans une attestation établie le 12 décembre 2008, Monsieur Patrick C, chef de poste et responsable de la police municipale de Cabriès, a certifié que

« le 26 novembre 2003, au centre commercial et à l’église de Calas de ladite commune, un système de vidéo surveillance a été installé et est en fonctionnement depuis cette date, et que ce système de vidéo surveillance présente les caractéristiques suivantes :

• la caméra de vidéo surveillance communique via un système de transmission radio,
• la caméra de vidéo surveillance et le système de transmission radio sont alimentés par un système constitué d’une batterie et d’un chargeur relié à l’alimentation électrique non-permanente issue de mobilier urbain (réseau d’éclairage public) ».

Au vu du contenu de la revendication n° 1 invoquée par les sociétés Magellan 2 et Anymax à l’appui de leur demande en contrefaçon, la société Slat qui ne peut seule établir les caractéristiques du dispositif installé dans la commune de Cabriès, est bien fondée à obtenir la désignation d’un consultant dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, afin de décrire ledit dispositif et éviter un éventuel dépérissement des preuves pendant la procédure de délivrance du brevet européen.

***

Le sursis à statuer n’empêche donc pas la société défenderesse de faire désigner un consultant afin de faire décrire un art antérieur qui pourrait mettre en cause la validité de la demande de brevet qui lui est opposée.

TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 16 novembre 2010

Magellan 2 et Anymax c. Slat

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Etat de trace

Comme déjà signalé dans le billet précédent, la société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Solution aqueuse borée fortement concentrée, caractérisée en ce qu’elle comprend :

• une quantité théorique exprimée de trioxyde de bore (B2O3), comprise entre 5 et 40% ;

• un borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges ;

carbonate de sodium

• un composé aminoboré formé entre un produit boré et un composé alcanolamine choisi parmi les produits suivants : éthanolamine, diéthanolamine, et leurs mélanges ;

• un antiferment choisi parmi les produits suivants : ammonium quaternaire, une préparation d’isothiazolinone chloré et non chloré et/ou leurs mélanges ; 

• et éventuellement un additif possédant des propriétés séquestrantes ou complexantes à l’égard d’ions de métaux lourds ou alcalinoterreux choisis parmi les produits suivants : un acide polycarboxylique ou le sel tétrasodique de l’acide éthylène diamine tétracétique, et leurs mélanges.

Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient aussi un passage intéressant concernant la matérialité de la contrefaçon. La Cour interprète la revendication – qui ne précise pas la quantité de borate – à la lumière de la description pour conclure que la présence d’une quantité significative est requise, puis exclut que la présence de traces de borate dans le produit prétendument contrefaisant (due aux impuretés de l’eau de ville) puisse reproduire cette caractéristique.

***

… la cour retient … que la caractéristique principale du brevet ... tient à l’adjonction à la préparation du bore liquide (acide borique dissous dans de l’eau) d’une certaine quantité de carbonate de sodium qui permet, pour pallier les inconvénients en termes de coût et de sécurité, de minimiser l’adjonction soit d’hydroxyde de sodium (ou soude caustique, produit dangereux d’emploi) soit de monoéthanolamine (ou MEA, produit cher) telle que l’enseignait l’art antérieur, tout en préservant la solubilisation et la stabilisation du bore.

Plusieurs éléments du brevet (dans la partie description ou dans les revendications) révèlent que le carbonate de sodium à ajouter doit présenter une quantité significative : ainsi …, le produit soluté boré concentré recherché comporte 2,7 % de carbonate de sodium granulé et son procédé de fabrication prévoit l’incorporation à 16 g d’eau préchauffée de 2,7g de carbonate de sodium ; de même …, la description de l’invention fait état dans la composition obtenue d’un « borate formé par un composé carbonaté choisi parmi les produits suivants : carbonate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium et leurs mélanges », ce qui est repris à l’identique dans la revendication 1 ; une autre présentation du soluté boré concentré … de même que la revendication 4 … font état dans la composition de « carbonate de sodium poudre: 1 - 3 % en poids ».

La société SDP convainc utilement à ses conclusions … de ce que la solution borée concentrée n’est fabriquée selon les enseignements du brevet 00 15067 qu’avec du carbonate de sodium en poudre ou granulé, et en quantité significative par rapport à l’acide borique ainsi qu’à l’eau employée.

L’affirmation par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre … comme quoi :

« Il résulte de la revendication 1 qu’il n’y a pas de quantité minimale et maximale d’obtention du pentaborate de sodium ni d’une quantité minimale ou maximale de carbonate et/ou bicarbonate de sodium utile pour réaliser l’invention »

de même que :

« la quantité de carbonate et/ou bicarbonate utilisée dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » ne peut être suivie dès lors, précisément, que l’invention enseignée par le brevet 00 15067 requiert du carbonate de sodium (ainsi la proportion de 0 % est-elle impossible), s’agissant d’un élément qui doit selon le brevet être ajouté.

Il s’en déduit que la contrefaçon dont se plaignent les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre n’est susceptible d’être caractérisée que si les produits (dont UNIBORE 1 et UNIBORE 2 et leurs dérivés) de la société SDP sont fabriqués à l’aide de carbonate de sodium.

… Dans le cadre de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société SDP, il n’a été trouvé aucun stock de carbonate de sodium ; de même, aucune facture correspondant à un tel composant n’a été retrouvée.

Au contraire, l’huissier de justice a constaté la présence d’un important stock de soude caustique, ce qui renforce la thèse de la société SDP qui soutient qu’elle fabrique (du moins son produit boré UNIBORE 1) à l’aide de soude caustique en quantité importante.

D’autre part, en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Lille rendue le 30 mai 2007, le conseil de la société SDP a proposé au conseil des sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre, selon lettre officielle du 14 juin 2007, l’organisation d’une préparation contradictoire de produits SDP argués de contrefaçon ; aucune réponse n’y ayant été apportée, la société SDP a fait procéder, devant huissier de justice (constat du 13 décembre 2007), à la fabrication d’UNIBORE 1 et d’UNIBORE 2, en respectant le processus de fabrication décrit dans les documents ‘fiche suiveuse de fabrication’.

Ce constat démontre que les deux produits ont été fabriqués sans carbonate de sodium ajouté, soit le produit UNIBORE 1 à l’aide d’une grande quantité de soude caustique et de MEA [?], produits connus dans l’art antérieur, dont le brevet 00 15067 vise précisément à minimiser l’emploi, soit le produit UNIBORE 2 à l’aide d’une plus [grande ?] quantité de MEA.

Ces deux processus tels que décrits dans les fiches suiveuses ont été examinés, dupliqués et discutés dans une consultation donnée par le professeur de chimie Monsieur Claude M. en date du 21 février 2008, qui d[éclare] qu’ils procèdent de l’art antérieur connu et qu’ils n’utilisent pas les enseignements du brevet 00 15067 ; M. M. ajoute que les fiches de fabrication remises par la société SDP sont suffisamment détaillées pour leur emploi.

Ces éléments combinés (saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005, fabrication contrôlée du 13 décembre 2007, évaluation du professeur M.) convainquent de ce que, de fait, la société SDP fabrique ses produits UNIBORE 1 ou UNIBORE 2 (et leurs dérivés) sans adjonction de carbonate de sodium ou de bicarbonate de sodium ou de carbonate de potassium.

Ainsi elle ne contrefait aucune des revendications du brevet ..., les dites revendications correspondant à la revendication 1 qui enseigne l’ajout de carbonate de sodium et les autres revendications qui en sont dépendantes.

… Le fait que la société SDP a utilisé de l’eau de ville comportant du carbonate de sodium (dont il n’a pas été trouvé trace, ou quasiment, dans le produit fini) au lieu d’eau déminéralisée pour fabriquer ses produits ne peut constituer à soi seul la contrefaçon prétendue. En effet, le carbonate de sodium qui se trouve dans l’eau de ville représente une part infime, marginale, de cette eau en sorte que ce composant ne peut intervenir que de façon résiduelle dans le processus chimique, ce qui ne correspond pas à l’ajout significatif de carbonate de sodium en granulé ou en poudre enseigné par le brevet. Sur ce point, les analyses que la société Innov’chimie a fait pratiquer par le Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme sont sans portée utile dans le cadre du présent procès : l’analyse n° 746558, antérieure à la saisie-contrefaçon, ne dit rien de la méthode de prélèvement de l’échantillon … ; l’analyse 769183 ne révèle en toute hypothèse, dans l’échantillon d’eau de ville saisie chez SDP, qu’une quantité marginale de carbonate ou bicarbonate de sodium.

Aucun autre élément du brevet ne vient protéger (sic) le fait que la seule utilisation de l’eau de ville et du carbonate de sodium y figurant en quantité marginale serait suffisante pour dépasser l’état de l’art antérieur.

L’ordonnance de référé prise le 17 mai 2005 au TGI de Lyon invoquée dans le présent procès par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre porte sur d’autres produits que ceux de la société SDP (auraient-ils été eux-mêmes fabriqués avec de l’eau de ville) et n’a aucune autorité de chose jugée.

… En l’état des considérations ci-dessus développées, l’action en contrefaçon engagée par les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre contre la société SDP ne peut prospérer.

***

Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010

Innov’chimie International et al c. SDP

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Flic et chimiste

La société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient un passage amusant concernant la nullité de la saisie-contrefaçon :

***

La saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005 a été opérée par huissier de justice, en présence de « Mr Philippe P. requis en tant que sachant ».

La société SDP démontre qu’en réalité le dit M. P., commissaire principal de police, n’a pu être requis que comme agent de la force publique, ses connaissances en chimie n’étant en rien démontrées.

Cela étant, aucune cause de nullité de la saisie-contrefaçon ne peut être tirée cette possible anomalie, la seule conséquence étant celle, subie par la société Innov’chimie, d’avoir fait opérer une saisie-contrefaçon sans le concours d’un chimiste compétent indépendant.

Il n’y a pas, devant la cour, d’autre cause de nullité invoquée par la société SDP.

***

Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010

Innov’chimie International et al c. SDP

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

De l’utilité d’avoir du répondant

Monsieur Hubert V. est titulaire du brevet français FR 2 891 780 concernant une caisse frigorifique mobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de réfrigération à usage temporaire caractérisé en ce qu’il comprend une caisse frigorifique (1) dont le fond (2) est maintenu sur une berce (3), ladite berce étant munie à l’avant d’un organe préhensible (4) et à l’arrière de rouleaux (5) permettant le déplacement au sol dudit dispositif.

Après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mobilfroid, Monsieur V. l’a assignée en contrefaçon de son brevet.

Une caisse frigorifique louée par la société Mobilfroid.

Par jugement en date du 15 janvier 2009, le TGI de Toulouse a annulé le brevet, a débouté Monsieur V. de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mobilfroid 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur V. a interjeté appel.

La Cour de Toulouse va confirmer le jugement. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne la validité de la saisie-contrefaçon :

***

Pour solliciter la nullité de l’opération menée le 19 juin 2007 dans ses locaux, la société Mobilfroid invoque un dépassement des pouvoirs de l’huissier de justice en soutenant qu’il a procédé à un véritable interrogatoire du saisi.

Cependant, comme l’a relevé le TGI, la société Mobilfroid n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance au président du TGI qui l’avait signée sur requête alors qu’elle autorisait l’huissier désigné à consigner les déclarations des répondants et de toute parole énoncée au cours de l’exécution de la saisie-contrefaçon ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements utiles.

En interrogeant le dirigeant de la société Mobilfroid, l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs, tels que définis dans l’ordonnance non contestée. En effet, l’ ordonnance a employé le terme de répondant ce qui implique nécessairement que des questions sont posées et des réponses apportées.

Il convient donc de [rejeter] la demande de nullité présentée par la société Mobilfroid.

***

Cour d’appel de Toulouse, 26 janvier 2011

Hubert V. c. Mobilfroid

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Rachitique et unijambiste

La société Laboratoires Besins International (ci-après « Besins ») est titulaire du brevet français FR 2 762 217 concernant une préparation solide vitamino-calcique, son procédé d’obtention et son utilisation.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N.

La société Besins est également titulaire du brevet européen EP 0 872 240. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Laboratoires Innothèra et a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. La revendication 1 de ce brevet - qui ne désigne pas la France – est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer susceptible d’être obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Suite à plusieurs saisies-contrefaçon, la société Besins a fait assigner, le 7 mai 2008, les sociétés Arko Pharma et Arkomedica en contrefaçon de certaines revendications de son brevet. Selon elle, les sociétés intimées contrefaisaient son brevet en détenant et en proposant à la vente le médicament Calcos vitamine D3, destiné à être utilisé dans le cadre d’un traitement de l’ostéoporose, lorsque l’apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

En 2009, la société Besins a obtenu une limitation de son brevet français devant l’INPI. La revendication telle que limitée est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Les intimées ayant invoqué la nullité du brevet, le tribunal se penche donc sur sa validité. C’est la partie consacrée à l’activité inventive qui a retenu notre attention :

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Le problème technique à résoudre par l’homme du métier qui est un technicien formulateur dans le domaine de la pharmacie galénique, est la formulation de comprimés comprenant les deux principes actifs d’une façon simple tout en obtenant un produit avec une bonne acceptabilité par le patient.

La société Arkopharma fait valoir que le procédé de compression directe est un mode ancien de fabrication des comprimés et que selon la division d’opposition de l’OEB, l’homme du métier cherchant à parvenir à un comprimé plus facile à fabriquer, aurait essayé de faire une compression directe dans la mesure où il s’agit d’une méthode de fabrication facile et désirable.

Néanmoins, l’avis du professeur R. qu’elle produit à l’appui de ses déclarations, indique que si le mode de compression directe est recherché du fait de l’économie de main d’œuvre et de sa simplicité, il n’est pas toujours réalisable car le principe actif présent dans ce comprimé doit présenter des propriétés particulières : être comprimable, présenter un certain profil granulométrique, s’écouler suffisamment. Et il ajoute que ce procédé est utilisé pour des comprimés faiblement dosés en principe actif (quantité inférieure à 100 mg) car il est assez rare de rencontrer un principe actif remplissant toutes ces qualités.

Ainsi la demande de brevet Innothera expose qu’il existe un besoin de disposer d’une association vitamino-calcique à fort dosage en calcium pour un faible dosage en vitamine D et que

« du fait de la nature des sels de calcium, il est relativement difficile d’associer du calcium sous forme élémentaire avec de la vitamine D dans certains rapports spécifiques et que cela est particulièrement vrai si on désire obtenir des comprimés par un procédé de fabrication par compression directe. Les contraintes du principe actif à savoir le calcium sous forme élémentaire et la forme de vitamine D ne permettent pas une mise en oeuvre directe. » Il est précisé dans la description de cette demande de brevet que la quantité de calcium élémentaire par prise sera de 500 mg soit 1 250 mg de carbonate de calcium. Le brevet de la demanderesse indique que le comprimé selon l’invention, présente une quantité de sel de calcium comprise entre 500 et 2 500 mg de préférence entre 750 et 1000 mg, de telle sorte que suivant la nature du sel de calcium utilisé, la quantité de calcium élément se trouve comprise entre 100 et environ 1000 mg.

Il ne ressort pas de ces éléments que le recours à un procédé de compression directe pour une préparation vitamino-calcique possédait un caractère évident alors qu’il était déconseillé dans l’art antérieur.

S’agissant du taux de stéarate de magnésium, la société Arkopharma fait également valoir que l’augmentation du taux de ce lubrifiant était évidente dès lors que dans le cas d’une fabrication par compression directe, la surface spécifique des particules de principe actif augmente.

Il est constant que le lubrifiant et en particulier le stéarate de magnésium, minimise le frottement entre les particules pendant la compression et le frottement entre le comprimé et les surfaces métalliques lors de l’éjection de la presse.

Par ailleurs, il est admis ainsi que l’indique l’« Handbook of pharmaceutical excpients » que le stéarate de magnésium est hydrophobe et peut retarder la dissolution du médicament à partir d’une posologie solide et que dans ce type de formulation, on utilise la concentration la plus faible possible.

La demande de brevet Innothera préconisait une quantité de stéarate de magnésium d’environ 20 mg (soit moins de 1%) pour obtenir la lubrification nécessaire, une quantité plus faible d’environ 15 mg entraînant une phénomène de grippage et une quantité supérieure de 25mg tendant à diminuer la dureté du comprimé et à en modifier le goût.

La société Arkopharma invoque l’existence d’une relation linéaire entre le taux de lubrifiant et la surface spécifique des grains : plus celle-ci augmente, plus le taux de lubrifiant doit être élevé pour obtenir les propriétés de comprimé optimales et elle produit à l’appui de ses déclarations une étude publiée en 1986 réalisée par Joseph B et P Shiromani.

Cependant ainsi que le relève la demanderesse, cette étude a porté uniquement sur des comprimés obtenus par granulation humide de telle sorte que l’homme du métier souhaitant mettre en œuvre une fabrication par compression directe ne sera pas incité à s’y reporter.

Par ailleurs, la demanderesse relève que l’étude n’a établi l’existence d’une relation linéaire que pour un taux de lubrifiant inférieur à 1% mais que lorsque le taux est supérieur à 1% (par exemple 2,25 mg voir page 7 du document) aucune relation linéaire n’a pu être mise en évidence et cette observation n’a pas été contredite par la société Arkopharma.

La société Arkopharma verse également aux débats deux avis du professeur A. qui déclare notamment que

« la teneur en lubrifiant dans une formule de comprimés est directement en relation avec la surface spécifique des grains, à petite surface spécifique, petites quantités de lubrifiant en particulier de stéarate de magnésium, à grande surface spécifique, grande quantité de lubrifiant ».

Il conclut qu’il est logique pour l’homme du métier en partant du procédé Innothera, impliquant une granulation humide avec moins de 1% de lubrifiant, d’augmenter la teneur en lubrifiant quand il décide d’utiliser la compression directe pour la réalisation de ses comprimés.

Cependant ces avis qui relatent des connaissances actuelles ne peuvent entrer dans l’état antérieur de la technique et ne sont pas de nature à démontrer que l’homme du métier pouvait à la date de l’invention, surmonter le préjuge relatif au taux de lubrifiant.

Néanmoins, le professeur A. cite un ouvrage de 1974 du professeur A. Le Hir intitulé « Abrégé de pharmacie galénique ». Celui-ci indiquait tout d’abord que peu de principes actifs pouvaient être comprimés directement, que les phénomènes qui intervenaient dans la possibilité d’une compression directe étaient mal connus et que dans la pratique, la grande majorité des principes actifs nécessitait à la fois la présence d’adjuvants et un traitement spécial, la granulation, pour obtenir une cohésion suffisante entre les grains et un délitement facile. Parmi les adjuvants, le professeur Le Hir faisait état des lubrifiants pour lesquels il indiquait une teneur habituelle de 0,5 à 2% du grain tout en précisant que presque tous les lubrifiants sont hydrofuges de sorte qu’en cas d’excès, ils réduisent la cohésion.

Ainsi, l’abrégé de pharmacie galénique du professeur Le Hir retient une teneur habituelle de lubrifiant comparable à celle préconisée par le brevet (1 à 3% préférentiellement 2%), néanmoins il n’en ressort pas que le formulateur est incité à combiner un procédé de compression directe avec ce taux de lubrifiant.

Ainsi il n’est pas établi que l’homme du métier confronté au document Innothera qui déconseille le procédé de compression directe et qui, en outre, préconise un taux de lubrifiant inférieur à 1% compte tenu des conséquences sur la dureté du comprimé et sur son goût, aurait été amené à surmonter les deux préjugés du document pour adopter un procédé de compression directe tout en augmentant le taux de stéarate de magnésium.

Il y a donc lieu d’admettre que la revendication n°1 du brevet de la société Laboratoires Besins international est le résultat d’une activité inventive et qu’elle doit être considérée comme valable.

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Pour finir, le brevet a été jugé valable mais non contrefait.

On notera que le tribunal se montre bien moins exigeant que les chambres de recours de l’OEB en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un préjugé. Le simple fait qu’une demande de brevet antérieure exprime des difficultés est jugé suffisant, alors que la jurisprudence européenne exige que ce préjugé soit présent dans plusieurs ouvrages de référence, tels que des manuels ou des publications scientifiques. L’exergue de la décision T 19/81 exprime assez bien la raison de cette exigence :

« Lorsqu’il est fait usage d’un fascicule de brevet pour faire valoir un préjugé, il faut tenir compte du fait que les indications contenues dans un brevet et portant sur un contexte technique sont susceptibles d’être conditionnées par des circonstances particulières ou par l’opinion de l’auteur. En conséquence, la validité universelle de telles indications ne peut souvent être reconnue qu’après que de nouvelles preuves aient été apportées, même si le brevet a été délivré par un office de brevets pratiquant l’examen quant au fond. Et ce, en particulier, lorsque les indications contenues dans le fascicule de brevet ne sont pas nécessairement compatibles avec ce que l’on est en droit d’attendre que l’homme du métier déduise couramment de l’état de la technique. »

TGI de Paris, 28 octobre 2010

Laboratoires Besins International c. Laboratoires Arkopharma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.