Une excision douteuse

Les brevets européens issus de demandes PCT déposées par la société Sepracor en 1993 et couvrant des médicaments pour le traitement d’allergies n’ont pas fini d’occuper les tribunaux français. Après la cétrizine (voir la décision du TGI de Paris datée du 6 octobre 2009, commentée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de ce mois), voici un cas très intéressant concernant la féxofénadine, couverte par le brevet européen EP 0 701 443 (ci-après « EP 443 »).

Pendant la procédure de délivrance devant l’OEB, le déposant a introduit un disclaimer excluant le traitement de patients ayant une fonction hépatique altérée, pour se distinguer de la demande de brevet WO 93/23047, délivrée ultérieurement sous le nom EP 0 639 976 (ci-après « EP 976 »), et qui constitue un art antérieur selon l’article 54(3) CBE.

Suite à une objection de la division d’examen, concernant un défaut de nouveauté par rapport au brevet FR 2 453 854 (ci-après « brevet Carr ») le déposant a limitée la revendication au traitement de la rhinite allergique.

(Remarque pour fins gourmets : Cette limitation, qui affecte aussi le disclaimer, ne devrait pas rendre pas celui-ci inadmissible au sens de G 1/03, point II.2 de l’exergue, car le brevet EP 976 divulgue explicitement la rhinite allergique. La limitation n’a donc pas pour effet que le disclaimer excise plus que strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à EP 976.)

Le brevet EP 443 a fait l’objet d’une opposition par la société Hoechst Marion Roussel. Celle-ci a finalement retiré son opposition, mais des tiers ont envoyé des observations en application de l’article 115 de la CBE et ont invité la Division d’opposition à poursuivre la procédure. Le brevet a finalement été maintenu avec comme seule modification une revendication 12 modifiée.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I 

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci, pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule I à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée. 

La Société Aventis est titulaire d’une licence exclusive de ce brevet.

Signalons l’existence d’une demande divisionnaire issue de la même demande de brevet européenne et qui a été délivrée sous le n° EP 0 815 860 (ci-après « EP 860 ») puis révoqué par la division d’opposition ; un recours contre cette décision de révocation (T 2102/09) est actuellement pendant devant l’OEB.

Dans ce qui suit, nous avons inséré nos remarques dans le texte du jugement. Pour bien distinguer texte et commentaires, nous avons écrit ces derniers en italiques et en couleur bleue.

***

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon …

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés doit alors statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation qui prive alors la contrefaçon alléguée de tout caractère évident.

Le brevet EP 443 délivré le 21 janvier 1998 à la suite de la demande du 3 août 1993 sous la priorité du brevet US du 3 août 1992.

La revendication 1 du brevet EP 443 est rédigée comme suit : Utilisation d’une composition comprenant un composé de formule I

HO-C-N-(CH2)3- CHOH-C -(CH3)2

-CHOOH

ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci pour la fabrication d’un médicament destiné au traitement de la rhinite allergique, dans lequel est évitée l’induction d’arythmie cardiaque, ledit traitement comprenant l’administration d’une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé de formule 1 à un patient humain dont la fonction hépatique n’est pas altérée.

Il s’agit donc d’une revendication dite de forme suisse qui permet de revendiquer une seconde application thérapeutique pour une molécule déjà connue.

Le contenu de cette revendication comprend plusieurs éléments :

• utilisation de la féxofénadine

• pour traiter la rhinite allergique

• sans effet secondaire d’arythmie cardiaque

• à des patients n’ayant pas la fonction hépatique altérée.

L’art antérieur le plus proche est d’une part le brevet Carr de 1979 publié le 3 mars 1981 et d’autre part le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals qui est dénommé par elle brevet parallèle.

Le brevet Carr divulgue de nombreuses substances qui constituent un groupe de composés de la pipéridine dont la structure générale correspond à la formule visée à la revendication 1 du brevet EP 443. Parmi ces composés figure la terfénadine qui est métabolisée dans le corps humain en deux métabolites principaux dont la féxofénadine qui est nommée métabolite 1 ; sa structure diffère de la terfénadine en [ce] que le groupe méthyl est remplacé par un groupe acide carboxylique.

Le brevet Carr enseigne que ces composés sont utiles comme antihistaminiques, antiallergiques et bronchodilatateurs.

Le composé qui répond au nom de féxofénadine ou métabolite acide est divulgué dans le brevet Carr pour la préparation d’un médicament possédant une action antihistaminique.

Il est fait mention d’un test dans lequel l’administration d’histamine induit une contraction de l’iléon d’un cobaye, puis la féxofénadine est administrée et il est constaté une réduction significative de la contraction de l’iléon.

Cet enseignement est décrit pour tous les patients souffrant ou non de troubles hépatiques ou de troubles cardiaques.

Il est précisé comment ce métabolite peut être synthétisé.

Le brevet EP 976 de la société Aventis Pharmaceuticals a fait l’objet d’une demande de brevet PCT WO A 93 23047 le 6 avril 1993 revendiquant deux priorités américaines des 11 mai et 31 juin (sic) 1992. Il protège l’administration de la féxofénadine comme antihistaminique pour tous les patients souffrant de trouble hépatique.

L’homme du métier est défini comme un médecin biochimiste.

La terfénadine et la féxofénadine sont tous deux des antihistaminiques de deuxième génération c’est-à-dire ne provoquant pas d’effet sédatif chez les patients qui les utilisent. La féxofénadine est le métabolite actif de la terfénadine.

Avant la date de priorité du brevet EP 443, il a été constaté que la terfénadine utilisée comme antihistaminique n’agissait pas directement mais se dégradait, après ingestion, en féxofénadine qui elle, était bien active comme antihistaminique ; que chez les patients n’ayant pas de problème hépatique et utilisant la terfénadine sans surdose et sans interaction avec un autre médicament, il n’y a pas de terfénadine décelable dans le plasma mais seulement de la féxofénadine ; que le lien entre la terfénadine et les affections cardiaques était connu notamment les torsades de pointe décrites par Woosley.

La société Teva Santé prétend que le brevet EP 443 est nul pour insuffisance de description, pour extension du brevet au delà de la demande, pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

La société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor lui répondent que le brevet a été soumis à un examen d’office de l’OEB qui a indiqué que les documents constituant les antériorités et visés dans le rapport de recherche n’étaient pas pertinents ; que le brevet a été délivré après cet examen.

Outre que seule la revendication 12 a fait l’objet d’un examen d’office de l’OEB, une juridiction nationale n’est pas tenue par les décision prises par l’OEB qui est un organisme administratif qui a pour mission de délivrer des brevets et qui remplit cette mission au visa de la convention de Munich. Ainsi, les brevets délivrés par cet organisme sont ils validés ou annulés par les juridictions nationales qui font leur propre analyse de la convention de Munich.

Le juge semble mélanger un peu les choses. Le brevet a été examiné par l’OEB dans son intégralité avant la délivrance. L’opposition a également visé le brevet dans son intégralité, avant d’être retirée. La division d’opposition agissant d’office a jugé que la modification de la seule revendication 12 suffisait pour maintenir le brevet, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elle n’a pas examiné la brevetabilité des autres revendications au regard des documents cités par l’opposante et par les tiers ayant déposé des observations ; en tout cas, elle a jugé que ces documents n’étaient pas pertinents à première vue (prima facie). Ceci étant dit, il est évident que le juge français n’est pas lié par la maintenance du brevet par la division d’opposition.

En l’espèce, l’OEB a procédé à une analyse du brevet EP 443 après en avoir suspendu l’examen en raison du litige qui opposait la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor sur la propriété des brevets en litige ; ces deux brevets ont des dates de priorité extrêmement proches et portent tous deux sur la même molécule la féxofénadine utilisée pour le même traitement. Le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals a une date de priorité plus ancienne de quelques jours et ne peut être opposée à la société Sepracor que sur le fondement de la nouveauté. Les deux parties sont parvenues à un accord et ont modifié leur demande de brevet en introduisant un disclaimer dans le but de se partager le marché en divisant la population traitée par cette molécule ; le brevet de la société Aventis Pharmaceuticals avait pour but de soigner grâce à la féxofénadine la rhinite allergique des patients sans problème hépatique et celui de la société Sepracor des patients ayant un problème hépatique.

Sauf erreur de notre part, cette présentation des faits n’est pas totalement correcte.

Dans son courrier du 18 mars 1996, le mandataire du déposant a informé l’OEB de l’existence de la demande WO 93/23047 de la société Merrel Dow Pharmaceuticals (vendue en 1995 à Hoechst, qui est maintenant une société du groupe Sanofi-Aventis) et proposé en même temps une modification de la revendication principale pour surmonter le défaut de nouveauté. L’introduction de ce disclaimer semble parfaitement opportune du point de vue technique ; il ne porte pas de trace d’une répartition du domaine technique quelque peu arbitraire, qui ne serait due qu’à des considérations commerciales.

Le Registre européen des brevets ne contient aucune trace d’une suspension de la procédure au sens de la règle 14 CBE. Tout au contraire, le dossier a fait l’objet d’une demande d’accélération, acceptée par l’OEB. Bien entendu, il est parfaitement possible qu’il y ait eu litige entre Sepracor et Aventis et que la limitation de la demande par l’introduction du disclaimer avait fait partie d’une transaction derrière les coulisses, mais l’OEB ne semble pas avoir été informé de l’existence d’un tel litige, et rien ne permet de penser que la procédure ait effectivement été suspendue.

A cela s’ajoute que la demande WO 93/23047 telle que déposée était déjà limitée au traitement de patients sans problème hépatique ; il n’y a jamais eu introduction d’un disclaimer en ce sens (et sans art antérieur pertinent, cela n’aurait de toute façon pas été possible).

Même si cela n’est pas exclu, il paraît surprenant de voir la société Hoechst former une opposition contre le brevet européen de Sepracor si celui-ci avait été limité comme convenu lors d’une transaction.

Bref, la présentation faite par le juge des référés ne correspond pas tout à fait à la situation telle que reflétée par le Registre européen des brevets.

Les deux sociétés se sont ensuite accordées des licences croisées.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des disclaimers tels que la Grande Chambre de recours les a créés et développés sur le fondement des articles 54-3 de la convention de Munich ; l’OEB a permis à un déposant de bonne foi qui n’a pas connaissance d’une demande de brevet déposée mais non publiée traitant du même problème et apportant la même solution à une date antérieure à son propre dépôt de « sauver son brevet » en introduisant une caractéristique négative dans la revendication 1 qui exclut d’une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

Il n’est pas exact de dire que la Grande chambre a créé les disclaimers. Notre brevet en est d’ailleurs l’illustration, car il a été délivré avec un disclaimer avant la décision G 1/03 de la Grande chambre. Tout au plus cette décision de la Grande chambre a-t-elle reconnu la possibilité d’insérer des disclaimers sans violer l’article 123(2) CBE, et encadré cette pratique.

Ainsi l’article 54 de la CBE continue à éviter tout problème de double brevetabilité mais la pratique du disclaimer permet au déposant de bonne foi de conserver une part de l’invention et par conséquent du monopole des produits couverts par cette invention.

En l’espèce, et après accord entre les parties; la société Aventis Pharmaceuticals et la société Sepracor, le brevet parallèle EP 976 a protégé l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients ayant des problèmes hépatiques et le brevet EP 443 l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique pour des patients n’ayant pas un problème hépatique.

La caractéristique négative limite le groupe de patients susceptibles d’être traités par la féxofénadine à ceux qui ne souffrent pas d’un problème hépatique pour le brevet EP 443.

Cependant en introduisant une caractéristique négative qui n’est pas étayée par les éléments de la description ou par des tests spécifiques qui permettraient de justifier une telle caractéristique, le déposant peut se voir opposer une extension de sa demande par rapport à l’objet de sa demande ou une insuffisance de description.

La jurisprudence française n’a pas encore eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la validité des disclaimers. Ce sera donc très intéressant de connaître l’avis des juges du fond. Nous espérons que le juge français s’alignera sur la jurisprudence de l’OEB car sinon les déposants se trouveront dans une situation plus qu’inconfortable, d’autant plus que toute demande internationale désignant la France doit transiter par l’OEB, qui, lui, applique évidemment sa propre jurisprudence. 

A supposer que les tribunaux français s’alignent sur Munich, le disclaimer en question pourrait-il poser problème ?

L’art antérieur cité étant art antérieur au sens de l’article 54(3) de la CBE, l’introduction d’un disclaimer est parfaitement en règle avec les enseignements de la décision G 1/03 de la Grande chambre de recours de l’OEB, qui avait dit, dans le point II.1 de son exergue :

« Un disclaimer peut être admis pour rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ; … »

Ceci étant dit, la Grande chambre a également dit, au point 2.6.1 des motifs de sa décision :

« … En effet, toute limitation introduite dans une revendication peut, au moment où l’invention est mise en œuvre, s’avérer être déterminante pour l’effet recherché et pertinente pour conclure à la présence d’une activité inventive ou à la suffisance de l’exposé, contrairement à ce que l’homme du métier aurait escompté sur la base des informations contenues dans la demande. Une telle coïncidence (que Gehring a décrite comme étant « un cas plutôt théorique » dans Welche Zukunft hat der Disclaimer?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 197, p. 202) pourrait amener à conclure que le disclaimer n’est pas un simple disclaimer au sens de la présente décision, mais qu’il apporte une contribution à l’enseignement technique et ajoute des éléments au sens de l’article 123(2) CBE. Le disclaimer devrait donc en ce cas être considéré a posteriori comme non admissible … »

Il nous semble que la situation que la Grande chambre envisage est celle où le disclaimer confère à la demande de brevet une activité inventive ou la suffisance de description. A première vue, ce n’est pas le cas ici, car le disclaimer pose plutôt un problème du point de vue de l’activité inventive ou de la suffisance de description : la demande telle que déposée n’avait pas envisagé une limitation à des patients dont la fonction hépatique n’était pas altérée et ne contient donc aucune justification technique en ce sens. On n’est donc pas dans la situation que vise l’interdit énoncé par la Grande chambre.

Ceci étant dit, il reste la question de savoir si le disclaimer éloigne l’objet de la revendication 1 davantage de l’art antérieur le plus proche. La jurisprudence européenne (décision T 788/05, allant au-delà de G 1/03) a admis qu’un tel disclaimer était inadmissible, et on peut penser que le disclaimer qui nous intéresse a le même effet par rapport à l’art antérieur le plus proche, à savoir le brevet Carr. En effet, celui-ci ne semble pas envisager de près ou de loin des altérations de la fonction hépatique, et on pourrait sans doute argumenter que le disclaimer éloigne la revendication 1 du domaine divulgué.

C’est ainsi que la division d’opposition a annulé le brevet divisionnaire EP 860 au motif que le brevet Carr décrivait l’activité antihistaminique de la féxofénadine et que la revendication 1 de ce brevet visait l’utilisation de la féxofénadine comme antihistaminique et pour le même groupe de patients que le brevet Carr.

La société Aventis Pharmaceuticals a fait appel de cette décision.

Le brevet EP 860 semble avoir été déposé pour obtenir une protection plus large que celle conférée par le brevet EP 443, dont on avait accéléré la procédure de délivrance pour pouvoir contrer des actes de contrefaçon. Signalons que la procédure a été gelée en attendant la décision G 1/03 de la Grande Chambre. La revendication 1 du brevet tel que délivré ressemble beaucoup à celle du brevet EP 443, sauf que la limitation à la rhinite allergique a été omise et remplacée par une référence plus générale à un traitement anti-histaminique. Le déposant semble donc avoir convaincu la Division d’examen que le brevet Carr n’antériorisait pas la revendication.

Suite à des oppositions (dont une par la société Teva), le dossier a été examiné par la division d’opposition qui semble arriver à la même conclusion que nous ci-dessus, à savoir que le disclaimer vis-à-vis de EP 976 (« D2 ») éloigne la revendication du brevet Carr (« D1 ») :

Il sera très intéressant de connaître l’avis de la Chambre de recours, mais à notre avis, la position de la division d’opposition devrait être confirmée.

Les sociétés demanderesses font valoir que pour ce qui est du brevet EP 443, la situation est différente car l’utilisation de la féxofénadine est revendiquée non pas comme antihistaminique mais pour traiter la rhinite allergique et uniquement pour un groupe de patients qui n’est pas celui du brevet Carr.

Or le juge des référés constate que l’utilisation de la féxofénadine revendiquée par le brevet EP 443 est bien celle d’un antihistaminique et il importe peu que l’utilisation soit limitée à la rhinite allergique car aucun élément du brevet, aucune étude, aucun test, ne permet de comprendre pour quelle raison l’action de la féxofénadine est limitée à la rhinite allergique dans ce brevet ; que le seul test évoqué est celui du brevet Carr qui est propre à l’action générale d’un antihistaminique ; que de plus, le brevet Carr qui visait tous les patients vise nécessairement ceux qui ont un problème hépatique et ceux qui n’en ont pas ; que pour que cette limitation ait un sens et recouvre une activité inventive, encore faudrait-il qu’elle s’appuie là encore sur des débuts de travaux ou de tests.

Cette argumentation semble un peu confuse.

La revendication 1 telle que déposée a été pourvue d’un disclaimer pour la différencier de l’art antérieur WO 93/23047, puis limitée au traitement de la rhinite allergique, pour la différencier par rapport au brevet Carr. Le juge des référés soulève maintenant l’objection que cette limitation est insuffisante pour fonder une activité inventive. Cette objection semble en effet sérieuse, car le brevet ne justifie pas d’effet technique particulier concernant les rhinites. Autrement dit, l’activité inventive de la revendication principale est douteuse.

Malheureusement, je juge des référés mélange ce constat avec des considérations par rapport au problème hépatique, objet du disclaimer. Or cette limitation n’est pas censée conférer une activité inventive à la revendication, et elle ne doit surtout pas le faire, au risque de rendre le disclaimer inadmissible selon la jurisprudence européenne.

Ainsi le fait que le brevet EP 443 résulte de la pratique du disclaimer constitue une contestation sérieuse qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher dans la mesure où effectivement aucun élément ne ressort de la description du brevet EP 443 pour laisser entendre que la molécule féxofénadine de la société Sepracor traite plus spécifiquement les patients n’ayant pas un problème hépatique et souffrant de rhinite allergique de sorte que d’une part il existe un réel problème de suffisance de description et d’autre part un débat sur lequel les juridictions de fond en France n’ont pas encore statué à savoir la pratique du disclaimer et sa légalité au regard des dispositions de la convention de Munich dans son ancienne version et dans la version 2000 et notamment de l’article 123(2) de la CBE et du problème de l’extension au delà de la demande.

Néanmoins, il convient d’apprécier encore les contestations formées par la société Teva Santé quant à la validité des revendications du brevet EP 443 tant au niveau de la nouveauté que du défaut d’activité inventive. …

***

A notre avis, le juge du référé a pris la bonne décision : la revendication 1 du brevet de Sepracor contient un disclaimer qui ne semble pas être à la hauteur des exigences actuelles des Chambres de recours de l’OEB. Il n’y a là rien de très surprenant, car il a été rédigé bien avant que la Grande Chambre de recours se prononce sur les disclaimers et formule, tant bien que mal, quelques règles à ce sujet.

C’est dommage que le premier cas dans lequel les juges du fond français auront à se prononcer sur des disclaimers soit d’une telle complexité. Les juges auront donc à statuer sur l’admissibilité des disclaimers en général (espérons qu’ils s’alignent sur la pratique européenne), sur les conclusions (pragmatiques, mais pas toujours très fondées en droit) de la Grande chambre et sur ses prolongements par la décision T 788/05. Ça fait beaucoup à la fois, et on peut craindre que le juge français ne ploie sous cette charge.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi la société Teva n’a pas soulevé le fait que la revendication en question est une revendication « de type suisse ». Il s’agit là encore d’une « création » jurisprudentielle européenne que les tribunaux français n’ont pas encore explicitement validée (nous n’avons connaissance que d’une seule décision qui soulève le problème). Comme on s’apprête à ouvrir une boîte de Pandore (celle du disclaimer), pourquoi ne pas en ouvrir deux ?

TGI de Paris, 12 janvier 2010

Aventis Pharmaceuticals c. Teva Santé

Source : Le blog de Maître Fowdar

Le fait que cette décision hautement intéressante ne soit pas disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI montre que cette Base, dont il faut saluer l’existence, n’est malheureusement nullement exhaustive, même en ce qui concerne les décisions majeures. Un grand merci en tout cas à Maître Fowdar pour avoir rendu accessible ce jugement.

A la recherche de la commune intention des parties

La présente décision s’inscrit dans la suite du litige entre l’Institut Pasteur et le National Institute of Health (ci-après « NIH ») américain, autour de la découverte du rétrovirus responsable du SIDA et des moyens pour le diagnostiquer.
 

Pour rendre la décision plus lisible, nous utilisons les codes suivants pour les brevets et demandes de brevet cités :

• CENT-US : demande US 06/693,866 (Centocor)
• GALL-US : brevet US 4,520,113 (Prof. Gallo)
• PAST-EP-1 : brevet EP 0 201 540 (Institut Pasteur)
• PAST-EP-2 : brevet EP 0 211 022 (Institut Pasteur)
• PAST-EP-3 : brevet EP 0 387 914 (Institut Pasteur)
• PAST-FR : demande FR 1984/0016013 (Institut Pasteur), publiée et délivrée sous le n° FR 2 571 968
• PAST-GB-1 : demande GB 1984/0023659 (Institut Pasteur), dont la priorité est revendiquée par les brevets US 7,585,619 et EP 0 178 978, entre autres
• PAST-GB-2 : demande GB 1984/0029099, dont la priorité est revendiquée par le brevet PAST-US-3, entre autres
• PAST-US-1 : demande US 06/771,248 (Institut Pasteur), abandonnée
• PAST-US-2 : demande US 06/771,247 (Institut Pasteur)
• PAST-US-3 : demande US 07/158,652 (Institut Pasteur), issue de la demande PAST-US-1, délivrée comme US 7,217,508.
• PAST-US-4 : demande US 06/558,109 (Institut Pasteur), abandonnée
• PAST-US-5 : demande US 06/785,638 (Institut Pasteur), division de la demande PAST-US-4, délivré comme US 4,708,818
  
  NB : La Cour mélange allégrement demandes de brevet et brevets délivrées.

A la suite de divers contentieux qui ont opposé l’Institut Pasteur au Department of Health and Human Services américain (ci-après « DHHS »), et le NIH, un premier accord transactionnel a été conclu le 30 mars 1987, au terme duquel l’Institut et le DHHS ont convenu notamment de mettre en place un accès à « la technologie existante » pour les licenciés recensés à la date de signature de l’accord, ainsi qu’un accès à la technologie d’amélioration aux mêmes licenciés, sous réserve d’une licence concédée par le titulaire du brevet. A l’annexe C de la transaction étaient listés les demandes et brevets visés et parmi eux les demandes PAST-US-1 et PAST-US-2 appartenant à l’Institut Pasteur. La demande PAST-US-2 décrit la protéine gp 110.

Le 22 février 1988, l’Institut Pasteur a déposé une demande de brevet PAST-US-3, division de la demande PAST-US-1, revendiquant les priorités britanniques PAST-GB-2 et PAST-FR avec comme premier inventeur désigné le docteur Alizon. La société Centocor ayant déjà déposé, le 23 janvier 1985, une demande de brevet américain CENT-US, désignant comme inventeur le docteur Chang et ayant, pour partie, le même objet que la demande de brevet PAST-US-3 de l’Institut Pasteur, l’USPTO a ouvert une procédure dite « d’interférence » destinée à déterminer qui pouvait prétendre au titre. Le 1er décembre 1994, l’Institut Pasteur, la société Centocor, le DHHS/NIH sont parvenus à conclure un accord transactionnel destiné à mettre fin à la procédure d’interférence ; cet accord définit les modalités d’octroi de licences croisées pour la mise en œuvre de la technologie présentée dans les demandes PAST-US-3 et CENT-US.

Ayant constaté que la société Abbott commercialisait des kits de détection qui reproduisait, selon lui, trois de ses brevets (PAST-EP-1, PAST-EP-2, PAST-EP-3) non visés par l’accord transactionnel de 1994, l’Institut Pasteur a assigné la société Abbott France en contrefaçon devant le TGI de Paris. Par jugement du 21 janvier 2009, le tribunal a débouté l’Institut Pasteur de ses demandes en contrefaçon. L’Institut Pasteur a relevé appel.

***

 … Considérant que comme en première instance, l’intimée oppose à titre principal l’existence de licences croisées sur les deux brevets argués de contrefaçon, consenties en application de l’accord transactionnel du 1er décembre 1994 ; qu’elle oppose dans un deuxième temps l’absence de validité des deux brevets pour en solliciter l’annulation ;

Qu’il convient dès lors, comme l’ont fait les premiers juges, de dire si le champ de l’accord transactionnel couvre la protéine gp110 et, dans la négative et uniquement dans cette occurrence, d’apprécier la validité des titres opposés ;

La portée de l’accord transactionnel de 1994

Le droit applicable

… Considérant que la loi applicable à la convention de transaction est, selon son article 12.3, la loi de l’Etat du Maryland

« pour les questions relevant de la législation d’Etat et la législation des Etats -Unis pour les questions ressortant de la législation fédérale ».

Considérant qu’il est acquis aux débats, selon les affidavits concordants produits par chacune des parties, que pour apprécier la portée et le sens d’une convention, le droit de l’Etat du Maryland invite la juridiction à

« déterminer à partir du langage de la convention elle-même ce qu’une personne raisonnable dans la position des parties, aurait voulu dire au moment où cette convention a été passée ... ; lorsqu’un terme du contrat est ambigu , la juridiction doit considérer les circonstances et les conditions affectant les parties à ce moment ainsi que leur conduite et leur interprétation ultérieures ... si deux dispositions sont en conflit , elles doivent être, si possible, interprétées de façon à donner effet à l’intention des parties telle qu’elle ressort de l’ensemble de l’acte, de l’objet de la convention, des circonstances entourant sa souscription, de son but et de son dessein ... que pour déterminer la véritable signification d’un contrat, (celui-ci) doit être appréhendé dans son ensemble (tout en donnant un sens à chaque clause) « étant observé que l’interprétation de la juridiction ne doit pas permettre un résultat absurde ou déraisonnable » » … ;

Que la juridiction doit encore

« déterminer l’intention commune des parties au contrat et y donner effet ; pour y parvenir, le droit du Maryland (définit) une « théorie objective d’interprétation » (en vertu de laquelle il convient) de déterminer l’intention des parties à partir du texte du contrat écrit lui même en prenant principalement en compte la signification habituelle des termes utilisés.. » … ;

Considérant qu’en application de ces principes d’interprétation, il convient de replacer la convention de 1994 dans son contexte, de préciser le dessein que les parties entendaient poursuivre et d’interpréter les termes litigieux dans un sens conforme à leur commune intention pour que soit donné un plein effet à leur engagement respectif ;

Le contexte

Considérant qu’il sera rappelé qu’à la suite du conflit relatif à la détermination de l’équipe de recherche qui avait été la première à découvrir et à concevoir notamment le dosage des anticorps développés contre le virus HIV-1, l’autorité de santé américaine le DHHS/NIH et l’Institut Pasteur, constatant que les contentieux qui les opposaient nuisaient à leur intérêt commun, parvinrent le 30 mars 1987, à un accord aux termes duquel, elles décidèrent de :

- mettre fin aux procédures existantes,

- mettre en place une procédure de partage des revenus provenant de l’exploitation des deux demandes de brevet déposées l’une par l’Institut Pasteur aux Etats-Unis (demande PAST-US-5) et l’autre par le Professeur Gallo (demande GALL-US),

- créer une fondation ayant vocation à financer des recherches en faveur des pays émergents et des malades du SIDA,

- mettre en place un accès de principe à « la technologie existante » pour les licenciées de chacune des parties à la date de la signature de la convention,

- permettre aux mêmes licenciés l’accès à « la technologie d’amélioration », « à des conditions pas moins favorables que celles offertes par celui-ci à ses propres licenciés » ;

Considérant que l’annexe C de cette convention liste les brevets ou demandes de brevets concernés par cette « technologie d’amélioration » détenus par chacune des parties ;

Que sur cette liste figure expressément les brevets ici en cause (demandes PAST-US-1 et PAST-US-2) portant notamment pour ce dernier brevet sur la protéine d’enveloppe gp 110 ;

L’accord de 1994

Considérant que l’accord de 1994 s’inscrit dans le prolongement de celui de 1987 ;

Qu’il intervint … lorsque Pasteur ayant déposé le 22 février 1988 aux Etats Unis une demande de brevet PAST-US-3 (division de la demande PAST-US-1) alors que la société Centocor avait déposé le 23 janvier 1985 une demande de brevet CENT-US recoupant pour partie la demande PAST-US-3 de Pasteur, l’USPTO ouvrit un procédure d’interférence pour déterminer lequel des deux déposants aurait droit au titre ; Que l’objet de l’interférence était ainsi décrit :

 « ADN env ou env-lor isolé de l’HTLV-III ayant la séquence de la figure 3 (de la demande de brevet [CENT-US] de Centocor) ou une séquence de nucléotides codant un polypeptide env ou env-lor ayant la séquence d’acides aminés comme illustré dans la figure 3 ... » ;

Considérant qu’il est acquis aux débats que, comme cette procédure le leur permettait, les parties ont élargi l’objet de l’interférence pour y inclure « tout objet restant commun aux demandes Alizon et Chang » (demandes PAST-US-3 et CENT-US) et notamment :

- un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1,

- des moyens de diagnostic contenant soit de l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactif .. soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Considérant que le dessein du protocole de 1994 était ainsi de mettre un terme à cette procédure d’interférence mais plus encore, de prévenir toute discussion à venir sur ce qui pouvait apparaître commun aux deux demandes de brevets en cause, et de permettre l’obtention de licences croisées tant aux parties qu’à leurs licenciés respectifs ;

Considérant que l’objet donné en licence dénommé « produit licencié » est défini à l’article 1.8 sur la portée duquel les parties s’opposent ;

Que cet article est ainsi traduit :

« Produit licencié » désigne tout produit constitué par, utilisant ou incorporant l’un quelconque des objets suivants communs à la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et à la demande de brevet américain [CENT-US] de Centocor :

(a) ADN isolé comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts,

(b) sondes d’ADN comprenant les cadres de lecture ouverts env, gag, pol, ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lectures ouverts,

(c) polypeptides codés par les cadres de lecture ouverts env, gag, pol ou sor entiers du génome du VIH-1 ou des fragments de ces cadres de lecture ouverts, ces polypeptides étant produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,

d) kits de diagnostic incorporant les polypeptides ou les sondes ADN du VIH-1 ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou techniques de synthèse chimique,

(e) anticorps monoclonaux et polyclonaux dirigés contre un polypeptide codé par les cadres de lecture env, gag, pol ou sor ou d’un fragment ADN de ceux-ci, ce polypeptide étant produit par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique,

(f) vaccins contre le VIH-1, comprenant les polypeptides ci-dessus produits par n’importe quelles techniques recombinantes ou de synthèse chimique et

(g) agents thérapeutiques contre l’infection par le VIH -1, comprenant l’ADN, les polypeptides ou les anticorps ci-dessus, dès lors que tout produit de ce type est revendiqué dans les Droits de Brevets Alizon ou les Droits de Brevets Chang déposés ou délivrés dans le pays où ce produit est fabriqué, utilisé ou commercialisé. Tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui divulgué dans la demande de brevet américain [PAST-US-3] de Pasteur et dans la demande de brevet américain [CENT-US] de DHHS/Centocor sort du cadre du Produit Licencié pour la présente convention de transaction , même si cet objet peut-être divulgué ou revendiqué dans un ou plusieurs des brevets ou demandes de brevets identifiés dans les droits de brevets Chang ou les droits de brevets Alizon (par exemple la demande brevet britannique [PAST-GB-1] de Pasteur ou la demande brevet français [PAST-FR] de Pasteur.. .etc.) ».

Sur la portée de l’accord de 1994

Considérant qu’au soutien de sa demande d’infirmation de la décision déférée, l’appelant expose que le brevet PAST-US-1 n’a pas été donné en licence et n’est nullement visé par cet accord dans la mesure où « les produits licenciés » sont uniquement ceux qui sont communs aux deux demandes interférentes lesquelles ne revendiquent ni ne divulguent la protéine gp 110 qui est en revanche revendiquée par la demande PAST-US-2 et par ses équivalents étrangers ; que d’ailleurs, l’article 1.8 donne comme exemple d’objet exclu du champ de la licence, les demandes de brevets PAST-GB-1 et PAST-FR, c’est-à-dire les deux priorités de la demande de brevet PAST-US-2 ;

Considérant ceci rappelé, qu’il est vrai que le brevet PAST-US-2 qui porte sur la protéine gp 110, n’est pas mentionné expressément dans l’accord de 1994 lequel liste cependant en son annexe C les droits de brevets Alizon (PAST-EP-2, PAST-EP-1 et PAST-EP-3) sur le fondement desquels l’action en contrefaçon est engagée ;

Considérant que pour apprécier la portée des dispositions contractuelles litigieuses, le droit du Maryland incite la juridiction à prendre en compte, comme exposé ci-avant, non seulement le sens commun des termes utilisés, mais encore l’intention commune des parties et les circonstances dans lesquelles elles ont été conduites à transiger ;

Considérant à cet égard, que la convention de 1987 et la position adoptée par les parties en 1992 dans le cadre de la procédure d’interférence devant l’USPTO permettent d’approcher le champ contractuel des licences croisées ;

Considérant en effet, que l’accord de 1987 a été conclu dans le but de « favoriser la coopération entre Pasteur et le NHS dans leurs efforts respectifs en vue de développer des techniques innovantes pour diagnostiquer le SIDA, de promouvoir les efforts de recherche des autres institutions sur le SIDA ... » et de restaurer « l’atmosphère collégiale de confiance qui est essentielle au libre échange des informations scientifiques, si vital pour une recherche efficace ... » ... ;

Considérant qu’en son annexe C, l’accord cite précisément le brevet PAST-US-2 parmi les « technologies d’amélioration » que les parties s’engageaient à mettre à la disposition des licenciés de l’autre partie - section VI B.2 ;

Considérant qu’il suit que le brevet PAST-US-2 est bien de ceux que les parties étaient convenues de se donner en licence dans le cadre des techniques d’améliorations ;

Considérant que l’accord de 1994, non seulement ne se substitue pas à l’accord de 1987, mais encore en revendique la filiation pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces licences doivent être consenties puisqu’il énonce en son article 3.3 que

« chaque licence des droits de brevets Alizon en vue de fabriquer, utiliser ou commercialiser le Produit Licencié ... sera réputée concédée conformément aux exigences de la section VI B.2 de la convention de 1987... »,

dispositions qui traitent des licences croisées relatives aux améliorations de la technologie existante ;

Considérant que l’appelant fait valoir que si l’accord de 1994 avait pour dessein de donner une licence pour tout produit, dès lors qu’il est couvert par une demande de brevet ou un brevet listé à l’annexe C, il aurait été aisé de l’écrire en termes simples, mais que ce n’est pas ce que prévoit l’article 1.8 qui définit autrement un « produit licencié » ;

Considérant en effet, que l’article 2 .1 dudit accord, rédigé en termes généraux énonce certes que « … Pasteur accorde à DHHS, Centocor ... une licence ... exempte de redevances des DROITS DE BREVETS ALIZON ” (tels que listés à l’annexe C), mais ajoute que ces licences ne sont données qu’afin “de fabriquer, faire fabriquer à leur propre usage exclusif, utiliser et commercialiser sous leurs propres labels le Produit Licencié ... » ;

Considérant qu’il importe dès lors de déterminer si la définition du « Produit Licencié » donnée à l’article 1.8 couvre la protéine gp 110 utilisée dans des kits de diagnostic ;

Considérant que la protéine gp 110 est le fragment le plus important du gène « env » ;

Considérant que les produits ou objets énumérés de (a) à (g) par l’article 1.8 se rapportent aux quatre gènes principaux du VIH dont « env » codant les protéines d’enveloppe gp 110 et « gag » codant les protéines du noyau, les fragments ou sondes du génome du VIH et des quatre gènes principaux, les polypeptides issus des quatre gènes principaux du VIH ainsi que les fragments de ces gènes, les kits de diagnostic qui utilisent soit les polypeptides du VIH soit des sondes ADN pour révéler la présence ou l’exposition au VIH ;

Considérant que selon l’appelant, les produits énumérés de (a) à (g) ne sont donnés en licence qu’à la condition d’être communs aux deux demandes de brevet objet de la procédure d’interférence, en sorte que les points (a) à (g) constitueraient le cadre général dans lequel on devrait déterminer les objets qui, étant communs, pourraient être donnés en licence ;

Considérant cependant que cette interprétation est purement littérale et ne résulte que de la seule présence de l’adjectif « commun » ; qu’il n’est nul[le] part mentionné que pour qu’un produit puisse être licencié, il faudrait démontrer son caractère commun aux deux demandes interférentes ;

Qu’au contraire ce même article, après avoir listé de (a) à (g) les produits en cause, dispose que « tout objet à l’exclusion de celui énuméré en (a) à (g) ci-dessus qui n’est pas commun à celui (des demandes interférentes) ... sort du cadre du « Produit Licencié » ... » ; que la mention « à l’exclusion de celui énumérée en (a) à (g) » - dans la version anglaise « Subject matter exclusive of that listed in(a) through(g) » -, signifie suffisamment que le caractère commun n’est pas une condition générale qui s’imposerait à chacun des produits ou objets énumérés de (a) à (g) ; qu’en d’autres termes, l’exclusion ne concerne pas la liste (a) à (g) ;

Que d’ailleurs, si telle n’avait pas été l’intention des parties, celles-ci auraient pris le soin de déterminer ce qui pour chacun de ces objets, pouvait être considéré comme commun puisqu’elles entendaient prévenir les difficultés à venir nées de ladite interférence ;

Considérant enfin qu’il est utile de relever que dans le cadre de la procédure d’interférence, les parties ont élargi le périmètre d’interférence pour y ajouter d’autres objets, notamment un polypeptide HIV-1 immunoréactif exprimé par les cellules transformées par un vecteur recombinant contenant l’ADN du HIV-1 et surtout des moyens de diagnostic contenant soit l’ADN env ou env-lor isolé du HIV codant un polypeptide immunoréactifs soit des anticorps spécifiques de ceux-ci ;

Qu’elles considéraient ainsi comme « communs » puisque concernés par l’interférence, les objets précités et, partant, les fragments immunoréactifs des gènes désignés (env) ;

Considérant que l’Institut Pasteur oppose alors le fait que l’article 1.8 fait figurer à titre d’illustration des exclusions du champ des licences, deux demandes de brevets français de Pasteur PAST-GB-1 et PAST-FR, qui correspondent aux deux priorités de la demande de brevet américain PAST-US-2, ce qui constituerait, selon lui, la preuve que cette dernière demande était bien exclue du champ de la transaction ;

Considérant toutefois qu’il était loisible à l’appelant qui a été partie prenante aux négociations ayant abouti à la rédaction de cette clause, de fournir à la cour les projets et pièces pré-contractuelles qui conforteraient son interprétation qui aboutit à exclure, par une simple mention entre parenthèse, le gp 110, protéine pourtant expressément incluse dans la liste des produits (a) à (g) et mentionnée par les parties à l’accord transactionnel dans leur requête en interférence ;

Considérant cependant qu’aucune pièces n’est produite pour asseoir l’interprétation singulière que fait l’appelant de l’exemple donné in fine par l’article 1.8 ;

Considérant que, comme le relève l’intimée et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la mention faite entre parenthèses aux demandes PAST-FR et PAST-GB-1, n’est qu’exemplative des brevets Alizon, qui ont une portée plus large que le seul gp 110 ;

Considérant en conséquence, qu’il résulte à suffisance du contexte qui a présidé à l’élaboration de l’accord de 1994 lequel doit se lire en référence à l’accord de 1987, du dessein que les parties ont déclaré vouloir poursuivre et de la définition du « Produit Licencié », que le gp 110 est compris dans le champ des produits licenciés ;

Que l’intimée est dès lors bien fondée à opposer à l’action en contrefaçon des brevets européens PAST-EP-1 et PAST-EP-3, une exception tirée de la sous-licence que lui a consentie le DHHS /NIH ; 

Sur la demande pour procédure abusive

Considérant que pour être qualifiée d’abusive, l’action doit avoir été engagée de mauvaise foi dans le but de nuire à la partie assignée ou encore avec une légèreté manifeste que traduiraient des erreurs grossières ;

Que le simple caractère téméraire d’une action ne suffit pas à la rendre abusive ;

Qu’en l’espèce, la cour relève que l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette procédure, distinct des frais irrépétibles exposés ;

Que sa demande sera en conséquence rejetée ; ...

***

En cherchant à comprendre la volonté qui animait les parties au moment de la transaction, la Cour parvient à une lecture qui s’éloigne d’une lecture purement littérale, et ce bien que l’Institut avait quelques arguments non négligeables (notamment l’exclusion expresse des demandes prioritaires PAST-GB1 et PAST-FR). D’où l’intérêt de bien soigner les préambules de ses contrats (des déclarations trop générales peuvent s’avérer dangereuses), et d’être aussi exhaustif que possible dans la description des exceptions ...

Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2010

Institut Pasteur c. Abbott France

Source : EPLaw Patent Blog 

Le jugement de première instance est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; il a également été publié au PIBD n° 896 III-1044

Transfert de charges

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous amène dans les arcanes d’un contrat de licence ayant connu quelques turbulences.

Notre reconstruction des faits, à partir des deux arrêts en notre possession (nous n’avons pas pu nous procurer les décisions cassées) est comme suit :

Gabriel G. est le titulaire d’une demande de brevet français. Pour exploiter son invention, M. G. a pour projet de s’associer à Claude B. et son épouse. A cette fin, il est prévu de créer la société SICAB dans laquelle M. B. et son épouse détiendraient environ 33 % du capital.

Le 19 avril 1996, M. G. et les époux B. signent un « Engagement de contrat de licence ». En échange de l’aide financière apportée par les époux B., M. G. s’engage à concéder une licence de sa demande de brevet « et de l’extension internationale à venir ». L’acte précise que

« … dès la signature des présentes, M. B et son épouse s’engagent à payer les frais de prototype, le dépôt de brevet international, l’homologation de l’appareil ;

Et lors de la création de la société, il avancera environ 180. 000 F pour la construction de la pré-série ;

Dès que la trésorerie constituée d’avance par la société pour poursuivre son activité le permettra, cette société remboursera à M. B. et son épouse de toutes les sommes versées et sans intérêts … ».

Le 6 juin 1997, les parties ont signé un « Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation SICAB » qui comporte la mention du « dépôt de brevet d’invention international … moyennant le versement d’une somme de 50 000 F. »

Le 16 décembre 1997, un « Contrat de licence de brevet d’invention » est signé par M. G., en qualité de concédant, et la société SICAB, représentée par M. B. Par ce contrat, M. G. concède une licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par le brevet en Europe, moyennant une redevance de 20 % du prix de vente public. L’acte prévoit que « tous les frais, droits et taxes relatifs aux procédures d’examen, d’obtention et de maintien, du brevet sont à la charge de la licenciée », laquelle s’engage par ailleurs « à faire ses meilleurs efforts pour exploiter le brevet ».

La gestion des procédures devant les offices de brevet est confiée au Cabinet HP.

Apparemment, M. G. n’a pas honoré les factures de ce cabinet, car celui-ci a agi contre M. G., qui s’est empressé d’appeler M. B. en garantie.

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2004, a déclaré son action en garantie irrecevable. M. G. s’est pourvu en cassation, et la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2005, lui donne en partie raison :

« Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en garantie formée par M. G. à l’encontre de M. B., l’arrêt retient que cette action n’est pas recevable en ce qui concerne les factures antérieures à la convention signée le 16 décembre 1997, celle-ci ayant manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substituant la société SICAB à M. B. dans le paiement des frais d’obtention de brevet ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. G. avait expressément déclaré décharger son débiteur originaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. G. irrecevable en son action en garantie à l’encontre de M.B. »

La Cour de renvoi, la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 2 juillet 2009 (!), rejette une nouvelle fois l’action en garantie de M. G. Celui-ci ne se démonte pas et se pourvoit une deuxième fois en cassation. La Cour régulatrice lui donne encore raison :

***

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation …, que par acte du 19 avril 1996, M. G. a accordé un contrat de licence de brevet à la société SICAB, à créer entre lui-même et M. B., ce dernier s’engageant à payer notamment les frais de dépôt international de brevet ; que le 16 décembre 1997, M. B. (NB : il doit s’agir d’une erreur de plume, le concédant est M. G.) a concédé à la société SICAB une licence de brevet européen, le contrat précisant que les frais seraient à la charge de la licenciée ; que, pour avoir paiement des honoraires liées à son intervention dans la délivrance du brevet, le cabinet HP a agi à l’encontre de M. G., qui a appelé M. B. en garantie ; que la cour d’appel a déclaré ce recours irrecevable ; que cet arrêt a été cassé ;

Attendu que pour rejeter cette action en garantie, l’arrêt retient qu’il ressort des deux contrats précités et d’un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation SICAB » que la charge finale de tous les frais, en particulier de brevet, seraient à la charge de la société SICAB et que celle-ci devrait rembourser à M. B. les sommes qu’il aurait avancées à cette fin pour son compte, et qu’ainsi, M. G. a non seulement désiré nover mais a expressément déchargé M. B. de son engagement, dès lors que la société SICAB se verrait obtenir la licence exclusive du brevet dont objet ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’engagement qu’aurait pris le nouveau débiteur de rembourser le débiteur initial n’affecte en rien l’obligation de ce dernier envers le créancier, de sorte que le seul consentement du créancier à un tel engagement ne saurait caractériser son accord à la décharge de ce débiteur, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’action en garantie de M. G. envers M. B., l’arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ; …

***

Rendez-vous en 2015, pour le troisième round ?

Cour de cassation, 28 septembre 2010

Gabriel G. c. Claude B.

Disponible sur Legifrance ; on y trouve également le premier arrêt de cassation.

On a le droit d’y croire malgré tout

La société Pozzoli est titulaire du brevet européen EP 0 676 763 concernant des boîtiers pour CD. Elle a fait assigner la société Montreuil Offset pour avoir commercialisé sans son autorisation des produits dont elle estimait qu’ils reproduisent plusieurs des revendications de son brevet. La société Montreuil Offset a formé des demandes reconventionnelles en nullité.

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 novembre 2008, a annulé plusieurs revendications du brevet, y compris des revendications qui n’étaient pas opposées au prétendu contrefacteur. Ce fait aurait en effet pu justifier la cassation partielle de l’arrêt, mais la Cour de cassation juge que le grief est nouveau et irrecevable.

La Cour de Rennes a également condamné la société Pozzoli à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et c’est en cela que l’arrêt prête le flanc à la critique :

***

… Attendu que pour condamner la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient que la poursuite de la procédure, alors que les premiers juges avaient, par des motifs clairs et pertinents répondant à l’ensemble de son argumentation inchangée en cause d’appel, rejeté ses prétentions et que les trois autres juridictions britanniques et allemandes avaient pareillement conclu à la nullité de tout ou partie des revendications de son brevet constitue un abus de procédure, la société Pozzoli n’ayant pu légitimement, au stade de l’appel, se méprendre sur la nature et la portée de ses droits ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, qui ne caractérisent pas une faute dans l’exercice du recours, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs … :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; …

***

Il nous semble qu’il faut approuver cette solution car le simple fait de réitérer ses arguments devant la Cour d’appel et de ne pas abandonner l’action, malgré l’annulation du brevet en Allemagne et en Grande Bretagne, ne semble pas suffisant pour caractériser un abus de procédure. 

Il n’est d’ailleurs pas impensable qu’un brevet européen soit annulé dans un ou plusieurs autres pays sur la base de droits nationaux antérieurs qui ne lui seraient même pas opposables en France.

Cour de cassation, 14 septembre 2010

Pozzoli c. Montreuil Offset

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2008

Disponible sur Légifrance et sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Faut-il cautionner ?

La société Micro Mega est titulaire d’un brevet européen désignant la France, publié sous le numéro EP 0 300 945. Ce brevet concerne un appareil automatique pour le nettoyage des pièces à main de dentisterie.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition. La division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet sous une forme modifiée ; dans sa décision T 750/95, la Chambre de recours a rejeté le recours formé par l’opposante.

Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon chez un chirurgien dentiste, la société Micro Mega a fait assigner la société W & H France en contrefaçon de plusieurs revendications de son brevet.

Dans un arrêt du 29 juin 2009, la Cour d’appel de Nancy annulé le procès verbal de la saisie-contrefaçon et a débouté la société Micro Mega de ses demandes.

La société Micro Mega s’est pourvue en cassation. Elle critique l’arrêt à deux titres.

Premièrement, elle fait valoir que dans le cas où l’huissier de justice omet de remettre à la partie saisie les documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon, notamment celle de l’acte constatant le dépôt de cautionnement, cette omission constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Selon la société Micro Mega, en retenant que, après avoir défendu au fond, la partie saisie pouvait valablement poursuivre la nullité de la saisie-contrefaçon litigieuse, invoquée au titre de l’omission par l’huissier de la formalité de remise préalable du récépissé de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article R 615-2 CPI.

Deuxièmement, selon la société Micro Mega, le défaut de remise à la partie saisie des documents dont elle doit recevoir copie préalablement à la saisie-contrefaçon n’entraîne la nullité qu’à charge pour cette partie d’établir un grief; en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 114 CPC et l’article R 615-2 CPI.

La Cour de cassation n’est pas convaincue :

***

… Mais attendu, d’une part, qu’un acte de saisie-contrefaçon étant un simple acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que sa nullité, qui constitue un moyen de défense au fond, pouvait être invoquée à tout moment de la procédure ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait expressément fixé à 10000 francs « le montant du cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI » et dit qu’elle ne serait exécutoire qu’après réception par la requérante du récépissé dudit cautionnement et la remise d’une copie par l’huissier à la partie saisie ; qu’il constate que cette copie n’a pas été remise ; qu’il résulte de ces énonciations et constatations qu’en procédant aux opérations de saisie-contrefaçon, alors que l’ordonnance n’était pas exécutoire, l’huissier de justice a commis un excès de pouvoir ; qu’une telle violation des termes de l’ordonnance ayant pour effet d’affecter la validité de la saisie-contrefaçon au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel en a prononcé la nullité sans que les sociétés Micro mega aient à justifier d’un grief ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ; …

***

Cette solution nous semble juste, car l’huissier n’a pas respecté les termes de l’ordonnance, mais on peut se demander pourquoi l’ordonnance de saisie fixe un « cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI ». Il s’agit sans doute de l’ancien article L 521-1 CPI, applicable au contentieux des dessins ou modèles nationaux et qui disposait, dans ses deuxième et troisième alinéas :

« Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge du tribunal d’instance du canton et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l’opération : ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier. »

Nous avons déniché un jugement du TGI de Paris déclarant nulle une saisie pour défaut de remise d’une copie de l’acte constatant le dépôt de cautionnement (Le Petit Fils de L.U. Chopard et al c. Camille Bouhelier, 16 décembre 1993, voir PIBD n° 564, III-223).

Faut-il croire que la société Micro Mega a requis une ordonnance sur la base d’un dessin ou modèle national, puis assigné en contrefaçon sur la base d’un brevet européen ? Malheureusement, nous n’avons pas pu nous procurer l’arrêt de la Cour de Nancy, ni le jugement de première instance, et l’arrêt de la Cour de cassation est silencieux par rapport à des dessins et modèles.

S’il n’y a pas eu de dessin ou modèle, on peut s’interroger sur la pertinence d’un « cautionnement tel que visé par les dispositions de l’article L 521-1 CPI ». L’ancien article L 615-5 CPI, applicable, lui, aux brevets, prévoit, dans son deuxième alinéa, que la saisie « peut être subordonnée à une consignation par le requérant », mais n’a pas de clause équivalente au troisième alinéa de l’ancien article L 521-1 CPI. Le président du TGI se serait-il trompé sur l’article applicable en l’espèce ?

Pour compléter la confusion, signalons que dans le CPI en vigueur, on parle d’un cautionnement préalable à la saisie, dans le domaine des … obtentions végétales seulement ! C’est l’article R 623-52 CPI :

« Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »

Cour de cassation, 14 septembre 2010

Micro Mega et al c. W & H France

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Nancy, 29 juin 2009

Disponible sur Legifrance ainsi que sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Ça roule, encore et toujours

La société Heeling Sports, titulaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France semble avoir décidé d’agir contre toutes les sociétés qu’elle estime contrefactrices de son brevet. Nous avons déjà vu deux décisions récentes du TGI de Paris (ici et ici), il y en a eu encore aux moins deux autres.

La présente action vise Alexandre S. qui commercialisait par vente à distance les chaussures « Fun Shoes » dont la société Heeling Sports estime qu’elles reproduisent des revendications de son brevet.

Fun Shoes

L’issue de la présente action est semblable à celle des actions rapportées ; nous donnerons seulement quelques extraits qui nous semblent dignes d’être rapportés.

D’abord un fait intéressant : le défendeur fait valoir que le brevet japonais appartenant à la même famille de brevets a été annulé dans une décision du 14 février 2008. Hélas (pour lui), il n’exploite pas ce renseignement comme il aurait pu le faire :

***

… Cette décision a confirmé la décision d’annulation du brevet japonais n° 350244 « Heeling devices and heeling methods » de la société Heeling Sports.

Il convient tout d’abord de relever que la seule existence de cette décision ne peut suffire à établir la nullité du brevet dès lors que celle-ci porte sur un brevet japonais comportant 37 revendications et n’a aucune autorité quant à la validité de la partie française du brevet européen. Seule une reprise et une analyse de ses fondements dans le cadre d’une argumentation relative au brevet européen peuvent conduire à retenir un motif d’annulation.

Alexandre S. verse aux débats une lettre de la société Becker Associés qui comporte une liste des documents examinées par la juridiction japonaise et qui relève que le document n°2 a été considéré à lui seul comme destructeur de nouveauté pour un certain nombre de revendications de la demande de brevet japonaise.

Cependant en l’absence de production de ce document et des autres énumérés, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier leur pertinence au regard des revendications du brevet européen.

La production de la décision japonaise du 14 février 2008 et de la lettre du 29 mai 2007 de la société Becker associés ne suffisent donc pas à établir la nullité du brevet européen de la société Heeling Sports. …

***

Le tribunal étudie ensuite la nouveauté des revendications par rapport à un certain nombre d’autres documents cités par le défendeur :

***

… Alexandre S a établi une liste de 15 documents … en faisant valoir qu’ils constituent des antériorités, sans cependant préciser clairement si ces antériorités sont destructrices de la nouveauté ou de l’activité inventive.

Il convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen soit le 1er avril 1999.

Seront ainsi écartés :

- le brevet WO 0016862 du 30 mars 2000 (demande du 16/9/1999),

- le brevet EP 1113846 du 11 juillet 2001 (demande du 16/9/1999),

- le brevet WO 0213927 du 21 février 2002,

- le brevet WO 02211831 du 14 février 2002,

- le brevet WO 0191863 du 6 décembre 2001,

- le brevet WO 0241958 du 30 mai 2002,

- le brevet WO 03024264 du 27 mars 2003,

- le brevet US 2002145263 du 24 septembre 2002,

- le brevet US 2002121749 du 5 septembre 2002,

- le brevet WO 03041526 du 22 mai 2003.

Seront ainsi seulement retenus les documents suivants :

- le brevet DE 309567 du 24/10/1918,

- le brevet FR 2715320 du 26 janvier 1994,

- le brevet FR 2530126 du 20 janvier 1984,

- le brevet FR 2718652 du 20 octobre 1995,

- le brevet FR 2758093 du 10 juillet 1998, …

***

Vu que le brevet de la société Heeling Sports a été déposé sa demande PCT le 31 mars 2000, en revendiquant la demande d’une demande provisoire américaine déposée le 1 avril 1999, on peut en effet s’étonner que Monsieur S. cite des ‘antériorités’ de 2002 et 2003.

Ceci étant dit, le tribunal a tort d’écarter d’office, par exemple, le document EP 1 113 846, publié sous le nom WO 00/16862 le 30 mars 2000, qui revendique des priorités américaines de 1998, et qui est donc art antérieur au sens de l’article 54(3) CBE.

Plus généralement, il n’est pas correct de dire qu’il « convient tout d’abord d’écarter les documents postérieurs à la date de priorité revendiquée par le brevet européen », car il faudrait d’abord vérifier que la revendication de priorité est valable, vérification à laquelle le tribunal ne semble pas s’être livré.

Le tribunal finit par conclure à la validité du brevet. Pour la matérialité de la contrefaçon, il fait un raisonnement très semblable à ce que nous avons vu dans l’affaire Heeling Sports et al c. Sivera & Cie :

***

… Il ressort de ces éléments que les caractéristiques de la revendication n°1 sont reprises, le passage en mode glisse s’effectuant par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers la partie talon munie de ses roulettes déployées et faisant saillie. La possibilité de rétracter les roulettes en cas de passage au mode marche est un perfectionnement qui facilite l’emploi de la chaussure mais qui n’est pas indispensable dans la mesure où le rééquilibrage du poids du corps sur la partie avant de la chaussure dépourvue de système de roulement, aura nécessairement pour effet d’empêcher toute glissade et de permettre la marche.

Le fait que les chaussures Heeling Sports ne présentent pas ce dispositif d’escamotage au moyen d’un bouton mais supposent le recours à une clé indépendante de la chaussure, est sans incidence sur l’existence de la contrefaçon puisque celle-ci s’apprécie au regard des revendications du brevet. Or, celui-ci ne revendique pas un mode particulier d’insertion et d’escamotage des roulettes mais seulement l’existence d’un évidement dans le talon permettant d’y intégrer le système de roulement. Aussi il y a lieu d’admettre que la revendication n°l telle que rappelée ci-dessus se trouve reproduite par les baskets Fun Shoes. …

***

Pour la concurrence déloyale, on retrouve le même raisonnement que celui que nous avons signalé dans l’affaire Heeling Sports Ltd. et al c. IDDM. Ceci étant dit, on peut être surpris du résultat du ‘calcul’ du préjudice :

***

… Compte tenu de ces éléments partiels versés aux débats, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice résultant de la contrefaçon et de l’atteinte portée à son titre à la somme de 20 000 € et celui résultant de la concurrence déloyale à la somme de 70 000 € sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. …

TGI de Paris, 10 juin 2010

Heeling Sports Ltd. et al c. Alexandre S.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Aussi publié dans le PIBD n° 927 III-689

Une souveraine critiquable

La société Minganti est titulaire d’un brevet européen publié sous le n° EP 0 539 837 concernant un tour vertical.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Tour vertical conçu pour effectuer le chargement de la pièce à usiner et le déchargement de la pièce usinée, comprenant :

a) un mandrin de serrage (G) destiné à recevoir la pièce à usiner et à faire tourner la pièce de travail devant être usinée par rapport à un axe vertical pour l’usiner ;

b) des moyens (TI, T2) connus destinés à supporter, à mettre en position et à transférer la pièce (P), ces moyens étant disposés de manière à ménager un poste (SI) de chargement de la pièce à usiner et un poste (S2) de réception et de déchargement de la pièce usinée, ces postes (SI, S2) étant à distance horizontalement du mandrin de serrage (G) et équidistants sur les côtés opposés du mandrin de serrage (G) de son axe;

c) un porte-outils ou chariot transversal (S) pouvant se déplacer suivant les deux directions verticale et horizontale entre le poste de chargement (SI) et le poste de déchargement (S2), ainsi qu’au-dessus du mandrin de serrage (G), et ce chariot transversal peut prendre une position intermédiaire afin que la pièce située sur le mandrin de serrage (G) puisse être usinée ;

d) des moyens de manipulation (Ml, M2) conçus pour saisir la pièce à usiner et la pièce usinée, qui sont montés sur le porteoutils ou chariot transversal (S), afin d’enlever une pièce à usiner du poste de chargement (SI) et afin d’enlever la pièce usinée du mandrin de serrage et de la placer sur le poste de déchargement (S2),

caractérisé par la combinaison de caractéristiques suivantes:

e) les moyens de manipulation comprennent deux manipulateurs (Ml, M2) qui sont fixés directement au même et unique porteoutil ou chariot transversal (S) à ses extrémités opposées ;

f) la distance mutuelle entre les deux manipulateurs (Ml, M2) est égale à la distance entre chaque poste de chargement et de déchargement (SI, S2) et l’axe du mandrin de serrage (G) ;

g) le porte-outils ou chariot transversal (S) peut être déplacé horizontalement pour venir en deux positions extrêmes, et en une position extrême l’un des manipulateurs (Ml) se trouve dans le poste de chargement (SI) pour saisir la pièce à usiner et l’autre manipulateur (M2) est au-dessus du mandrin de serrage (G) pour saisir la pièce usinée, tandis que dans l’autre position extrême du chariot (S), ledit un manipulateur (Ml) est au-dessus du mandrin de serrage (G) pour y insérer la pièce à usiner et ledit autre manipulateur (M2) est dans le poste de déchargement (S2) pour déposer la pièce usinée.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition (l’une des opposantes étant la société Machine Ustensili Speciali, ci-après « Maus »), mais la Division d’opposition a rejeté l’opposition. La Chambre de recours, dans sa décision T 254/98, a maintenu le brevet tel que délivré.

La société Minganti a fait assigner la société Maus en contrefaçon. Le TGI de Lilles a fait droit à la société Minganti, et ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Douai (26 mars 2008), qui a condamné la société Maus à payer 400 k€ à titre de dommages et intérêts.

La société Maus a formé un pourvoi en cassation. Elle fait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de nullité du brevet européen. Selon elle, le raisonnement de la cour d’appel concernant l’insuffisance de description de l’objet des revendications opposées a violé les articles 83 et 138 de la convention de Munich, ensemble avec article L 614-12 CPI.

La Cour de cassation n’est pas convaincue :

***

Mais attendu que l’arrêt retenant que c’est à tort qu’il est soutenu que le brevet litigieux n’exposerait pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, étant observé qu’il ressort des productions que des machines reprenant les revendications du tour vertical faisant l’objet de l’invention ont été réalisées et que rien n’étaye, au regard des plans et explications fournies que, si ces machines fonctionnaient parfaitement dans l’usine où les saisies-descriptions ont été faites, c’est à raison d’autres éléments, non explicités au brevet, le moyen s’attaque, sous couvert de violation de la loi, à l’appréciation souveraine par les juges du fond de la suffisance de la description de l’invention ; que le moyen n’est pas fondé ; …

***

Si notre compréhension du dossier est exacte (mais malheureusement nous ne disposons pas de l’arrêt critiqué), la Cour de Rennes n’a pas retenu le motif d’insuffisance de description, en faisant valoir que le contrefacteur était bel et bien en mesure de mettre en œuvre l’invention, comme le prouve l’installation ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon, et que rien ne prouve que ce fonctionnement soit dû à d’autres éléments techniques.

Si tel est bien le raisonnement de la Cour, il nous semble critiquable à plusieurs titres.

Premièrement, la suffisance de description au sens de l’article 83 de la CBE s’apprécie au regard de l’homme du métier, qui est une pure fiction juridique, et non pas du prétendu contrefacteur.

Deuxièmement, l’appréciation de la suffisance de description (et donc de la brevetabilité) nous semble devoir se faire avant de répondre à la question de savoir si le brevet est contrefait. On ne saurait contrefaire une invention insuffisamment décrite, on ne saurait enfreindre des droits inexistants. En constatant la reproduction avant de conclure sur la brevetabilité, la Cour d’appel semble mettre la charrue devant les bœufs.

Même si on fait abstraction de l’ordre convenable, l’approche consistant à faire intervenir, de manière décisive, une réalisation du contrefacteur dans l’appréciation de la suffisance de description d’un brevet n’est pas satisfaisante. La suffisance de description est une propriété intrinsèque du brevet et devrait donc être évaluée en considérant le brevet seul, ensemble avec les connaissances générales de l’homme du métier. Conclure à la suffisance de description d’un brevet en se basant essentiellement sur des éléments qui lui sont extérieurs, c’est un peu comme juger de l’activité inventive en se basant uniquement sur des indices secondaires tels que le succès commercial de l’invention ou le besoin ressenti pendant longtemps.

Enfin, le bon sens veut que la réalisation d’un tour vertical nécessite plus d’éléments techniques que ne saurait en fournir un brevet qui comporte une description d’une page et demie et trois figures. Tous les compléments relèvent-ils nécessairement des connaissances ordinaires de l’homme du métier ?

Il est parfaitement possible que, ayant pris connaissance du brevet européen, le contrefacteur ait fait preuve d’inventivité (une qualité dont l’homme du métier est totalement dépourvu) et complété une invention insuffisamment décrite.

Quoi qu’il en soit, une fois que la Cour d’appel a tranché, « les carottes sont cuites ». La Cour de cassation ne peut que constater que l’appréciation des juges du fond, même si elle était erronée, est souveraine.

Cour de cassation, 14 septembre 2010

Machine Ustensili Speciali c. Minganti

Disponible sur Legifrance

Egalement publié dans le PIBD n° 927 III-687

Le jugement de première instance (TGI de Lille, 24 novembre 2005) est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, mais l’arrêt de la Cour de Douai (26 mars 2008) ne l’est malheureusement pas.