Nullité contrariante ?

La société Santos, spécialisée dans les appareils électriques pour l’équipement des professionnels et des particuliers, est titulaire du brevet français publié sous le n° 01 12616 concernant un « appareil de traitement alimentaire ».

Ayant appris que la société Sempa s’apprêtait à distribuer en France un modèle de centrifugeuse fabriqué par la société espagnole Zumex Maquinas y Elementos (ci-après « Zumex »), la société Santos a fait procéder à une saisie contrefaçon puis a fait assigner la société Sempa devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet. La société Sempa a elle-même assigné la société Zumex en garantie.

Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal a débouté la société Zumex de sa demande de nullité des revendications du brevet, a dit qu’en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant la centrifugeuse ‘Sunnyland’, la société Sempa avait commis des actes de contrefaçon et a condamné la société Sempa à payer à la société Santos la somme de 50 k€ euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Les sociétés Sempa et Zumex ont interjeté appel.

La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne la demande en nullité des revendications opposées :

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Considérant que la société Zumex conclut à la nullité des revendications 1, 3, 6 et 8 au motif qu’il y aurait contrariété entre la description dans laquelle il est précisé (page 6, lignes 27 à 33) que le poussoir a pour fonction de contribuer à empêcher la rotation des aliments alors que les revendications n’incluent pas le poussoir parmi les moyens de bloquer la rotation des aliments.

Mais considérant que les cas de nullité sont énumérés de façon limitative par l’article L 613-25 CPI et n’incluent pas celui d’une contrariété pouvant exister entre la description et la revendication ;

que, de surcroît, le passage incriminé suivant :

« Par ailleurs, l’utilisateur appuie sur le poussoir de manière à maintenir en permanence les fruits et légumes au contact de la râpe. Il est à noter que la forme biseautée de l’extrémité du poussoir crée une composante dirigée vers l’extérieur de la goulotte, ce qui complète le phénomène de force centrifuge. Ainsi, les aliments se trouvent plaqués fermement, de façon radiale, sur la nervure, en vue de leur déchiquetage. »

n’est pas en contrariété avec les revendications ;

qu’en effet, le préambule de la revendication 1 décrit une centrifugeuse comportant un poussoir ; que la première fonction d’un poussoir dans un tel appareil est de pousser les aliments sur la râpe comme il est dit dans la première phrase ; que s’agissant de la forme biseautée du poussoir, celle-ci fait l’objet de la revendication 8 ; qu’il est évident que cette forme a pour effet de repousser les aliments vers la paroi de la goulotte et donc de « compléter le phénomène de force centrifuge », et de plaquer les aliments sur la nervure comme il est dit [dans la de]scription. …

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Cour d’appel de Paris, 19 mars 2010

Sempa et Zumex Maquinas y Elementos c. Santos

A l’heure des comptes

Ceux qui ont, de près ou de loin, suivi la jurisprudence des brevets en France ces dernières années n’ont pas pu passer à côté du contentieux épique opposant les sociétés Technogenia et les Ateliers Joseph Mary. Rien qu’un résumé des faits de procédure prendrait plus de place qu’un simple billet – nous renvoyons le lecteur à la grosse, mise en ligne par Maître Véron sur le blog EPLaw Patent Blog.

Technogenia avait fait assigner les sociétés Ateliers Joseph Mary, BMI et Martec en contrefaçon des brevets FR 2 590 102 et EP 0 229 575 concernant une baguette souple de soudage à âme métallique enrobée.

Le TGI de Paris avait constaté la matérialité de la contrefaçon, condamné ces sociétés à payer une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice et confié une mesure d’expertise à M. Dalsace pour évaluer le préjudice définitif.

La présente décision est intéressante car elle montre, de manière inhabituellement détaillée, comment le tribunal détermine ce préjudice.

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... Selon la société Technogenia le préjudice qu’elle a subi comporte six chefs:

- perte de marge sur les ventes de baguettes et cordons ;

- perte de marge sur les ventes d’outillage et d’accessoires ;

- perte de marge sur les travaux de rechargement ou subsidiairement, perte de redevance indemnitaire sur ces travaux,

- baisse des prix des cordons « Technodur » et « Technosphère » de la société Technogenia imputable à la contrefaçon

- effet tremplin de la contrefaçon

- atteinte à l’image de la société Technogenia.

Perte de marge sur les ventes de baguettes et cordons

Il résulte de la lecture du rapport de M. Dalsace que, sur la période 1990-2000, la quantité totale de cordons contrefaisants vendus s’élève à 157 050 kg dont 4 651 kg de cordon référence 8510 (3% de la masse totale) et 152 399 kg pour les autres références.

Les cordons référencés 8005N 8008, 8012, 8012 8020 8105 8112 et 8120 sont des cordons comprenant des particules de carbure de tungstène concassés ou broyés, c’est à dire non sphéroïdales: ces cordons s’apparentent aux cordons « Technodur » de la société Technogenia.

Les cordons référencés 8510, commercialisés entre 1996 et 2000, comprennent des particules de carbure de tungstène sphéroïdales. Ils s’apparentent aux cordons « Technosphère » de la société Technogenia.

La société Technogenia retient comme base de calcul la marge pondérée sur coût variable des cordons « Technodur » et « Technosphère ». Les défendeurs contestent cette position en relevant que ces produits ne sont pas vendus au même prix.

Les documents produits par la société demanderesse permettent à l’expert de calculer le préjudice lié à la vente des cordons autres que la référence 8510 et ceux afférents à la référence 8510. Dans ces conditions, les documents produits faisant apparaître une différence de prix entre ces deux produits, et les cordons 8510 n’ayant été commercialisés qu’entre 1996 et 2000, soit pendant une période de temps plus limitée, il n’y a pas lieu de retenir comme base de calcul une marge pondérée sur coût variable des deux types de cordons mais de distinguer ceux-ci.

Les parties s’accordent pour retenir que la marge à prendre en considération est la marge sur coût variable, mais les parties sont en désaccord sur le montant de cette marge. Celle-ci est composée des coûts des matières premières ayant servi à réaliser les cordons, des frais variables de production (main d’oeuvre directe, électricité, amortissement des machines,), des charges variables de distribution (salaires de commerciaux, frais de déplacement frais de promotion ...).

Les coûts des matières premières ayant servi à réaliser ces cordons

Le coût des matières premières a été justifié par la société Technogenia et retenu par l’expert. Les défendeurs contestent ces chiffres sans pour autant apporter des éléments justifiant leurs dires. Dès lors, les chiffres retenus par l’expert …, qui distingue le coût de ces matières premières entre 1991 et 2000 pour les cordons « Technodur » et pour les cordons « Technosphère » seront repris.

Les frais variables de production

La société demanderesse propose de calculer les coûts variables de la société Technogenia de la manière suivantes (sic) : les frais généraux variables (électricité, maintenance, amortissement des machines), en l’absence de comptabilité analytique ont été affectés à hauteur de 8.5% à l’activité de fabrication des cordons. Ce taux correspond au taux effectif d’occupation de l’unité cordons de l’usine de Saint Jorioz. Les dotations aux amortissements des machines étant calculées sur la base réelle des immobilisations au 31 décembre 2006 de Technogenia.

Les sociétés défenderesses contestent cette clef de répartition au motif notamment qu’elle diffère de manière nette de la part que représente le chiffre d’affaire cordons dans le chiffre d’affaire de Technogenia qui s’élève aux alentours de 60-70% sur la période 1990-2000, s’agissant d’une clé d’allocation généralement retenue dans ce type d’exercice.

L’expert note que la proposition des défendeurs de prendre en compte le ratio « chiffre d’affaire cordons/chiffre d’affaire total » parait plus rationnelle que le rapport entre la surface des locaux affectés à la production de cordons et la surface de l’ensemble des locaux de la société Technogenia.

Pour justifier sa position l’expert amiable de la société Technogenia faisait valoir qu’il ne lui appartenait pas de démontrer le bien fondé de la clé de réparation de 8,5%, dans la mesure où la clé de réparation qui est choisie par une entreprise pour répartir ses charges indirectes de production est discrétionnaire.

Dès lors, rien ne s’oppose à retenir le ratio « chiffre d’affaires cordons / chiffre d’affaires total » l’expert amiable de la société Technogenia reconnaissait que les charges indirectes de production pouvant parfois être réparties au prorata du chiffre d’affaires généré par les produits correspondants, ce calcul, retenu par l’expert, paraissant plus rationnel que le rapport entre la surface des locaux et l’activité de production de cordons.

S’agissant des dotations aux amortissements, il y a lieu de retenir la position de l’expert qui en accord avec les défendeurs soutient qu’en ce qui les concerne, il y a lieu d’affecter à l’activité cordons la part que cette activité représente dans l’activité globale de la société Technogenia, c’est à dire d’appliquer un ratio « chiffre d’affaires cordons/chiffre d’affaires total », en effet il apparaît que la somme retenue par l’expert amiable de la société Technogenia, a été retenue, selon ses propres dires, par simplicité, mais son mode de calcul n’est pas défini.

S’agissant des frais commerciaux variables, la société Technogenia indique qu’ils sont composés : des frais de déplacement des commerciaux, des frais de renseignements commerciaux, du coût de l’assurance Coface et de l’assurance transport, de la commission et de la rémunération du transitaire, des foires et salons , etc. … qu’en l’absence de comptabilités analytique ou d’affectation spécifique des frais commerciaux, elle propose de retenir comme méthode l’analyse des efforts commerciaux consacrée aux cordons, lesquels ont évolué dans une fourchette allant de 50% à 25% du total pour la période1990- 2000 et à appliquer le pourcentage d’effort commercial proposé par le manager pour évaluer le budget commercial alloué aux cordons, qu’elle a rapporté à la production totale de cordons en kilogrammes.

Les sociétés défenderesses soutiennent que la demanderesse aurait du s’en tenir à l’évaluation qu’elle avait présentée en 2001.

Il convient d’observer que l’expert amiable Accuracy, des sociétés défenderesses, ne critique pas le mode de calcul proposé sur ce point par la demanderesse: dès lors, il convient de le retenir pour pertinent. Sur cette base l’expert M. Dalsace évalue la marge perdue sur les ventes de cordons s’apparentant au Technodur , à la somme de 3 002 279 € et la marge perdue sur les ventes de cordons 8510 s’apparentant au Technosphère , à la somme de 132 702 €, soit une somme totale de 3 134 981 €. …

Il convient de retenir ces sommes qui ne font pas l’objet de critiques sérieuses de la part des parties.

Sur le taux de report

La société Technogenia soutient qu’elle aurait pu effectuer toutes les ventes de produits contrefaisant (sic) et que dès lors, le taux de report doit être de 100% et subsidiairement de 94% et encore plus subsidiairement de 83%.

Les sociétés défenderesses soutiennent que le taux de report n’est que de 40%.

L’expert M. Dalsace note tout d’abord qu’il ressort des pièces communiquées par la société Technogenia que cette société disposait de la capacité industrielle pour réaliser la totalité des ventes contrefaisantes, la capacité maximum de production théorique étant de 119 000 kg en 2000 et il subsistait une capacité résiduelle de 32 697 kg.

L’expert propose, à juste titre de retenir comme base de calcul les clients communs, compte tenu de la difficulté de déterminer quels produits étaient substituables aux cordons brevetés en l’absence des cordons Madur ou de l’évaluation des parts de marché de la société Technogenia par rapport aux autres acteurs sur la période 1990- 2000.

Le cabinet Accuracy, expert amiable des sociétés défenderesses a admis que le taux maximum de clients commun était de 58%, alors que la société Technogenia soutenait que ce taux était de 75%. M. Dalsace, expert propose de retenir un taux de 66%. Compte tenu de la difficulté de déterminer exactement le taux de clients commun malgré la durée de l’expertise, il convient de retenir le taux proposé par l’expert de 66% qui est fondé.

S’agissant de 34% de clients non communs, la société Technogenia avait une chance sur deux d’obtenir ces nouveaux clients, soit 17%. Dès lors, c’est à juste titre que M. Dalsace, expert propose de retenir finalement un taux de report de 83%.

Dès lors, le gain manquant pour le « Technodur » est de 3 002 272 € x 83% = 2 491 885.76 € et le gain manqué pour le « Technosphère » est de 132 702 € x 83% = 110 142.66 €.

Soit un total de 2 602 028.42 €.

Sur la redevance indemnitaire

La société Technogenia demande le paiement d’une redevance indemnitaire au regard de la part des ventes de cordons contrefaisants qui ne se seraient pas reportées à son profit.

Les défendeurs soutiennent que la société Technogenia n’aurait généré aucune marge sur les 17% des quantités vendues par les sociétés défenderesses qui auraient été captées par les autres acteurs du marché, ce sont en effet ces autres acteurs qui auraient bénéficié d’un éventuel profit additionnel. Elle n’aurait bénéficié d’aucune redevance, les autres sociétés présentes sur le marché n’étant pas, sur la période de contrefaçon liées avec la société Technogenia, par un contrat de licence prévoyant le paiement d’une redevance.

En fait, la société Technogenia, pour les ventes qui ne se seraient pas reportées sur elle a subi une privation de la redevance qu’elle était en droit d’espérer en échange de l’autorisation d’exploiter . Rien ne vient en effet établir que ce serait les autres acteurs du marché qui auraient profité de ces ventes. Ce profit manqué correspond à une redevance indemnitaire qui doit être calculée sur la base d’une assiette constituée par le chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur correspondant à la partie restante.

La société Technogenia soutient que le taux de redevance devant être retenu est de 13%, alors que les sociétés du groupe BMI soutiennent que ce taux ne saurait excéder 1,45%.

C’est à juste titre que l’expert judiciaire retient que dans le domaine de la métallurgie le taux de redevance est 5% . Compte tenu du caractère indemnitaire de ce taux, dans le cadre d’une redevance indemnitaire, c’est à dire non consentie librement et de plus à un concurrent, il convient de la fixer à un taux de 7.5%.

Cette redevance indemnitaire s’élève à la somme totale de 66.671,79 €, détaillée de la manière suivante …

Sur la vente des produits accessoires

Selon la société demanderesse, la vente de cordons génère des ventes induites de produits accessoires, c’est à dire des ventes de produits permettant au client d’effectuer eux-mêmes les opérations de rechargement. Il s’agit notamment de vente de chalumeaux, d’embouts et de lances permettant l’application du cordon lors des opérations de soudage, ainsi que de poudres et d’électrodes.

M. Dalsace expert relève qu’initialement la société Technogenia n’avait pas retenu les poudres et accessoires comme étant des produits directement complémentaires aux produits contrefaits, ne retenant à ce titre que « les chalumeaux oxyacétyléniques, étant donné qu’ils sont destinés à l’application des cordons, et qu’ils n’auraient donc pas été vendus si les cordons n’avaient pas été fabriqués grâce à la contrefaçon ».

C’est à juste titre que les défendeurs relèvent que sur un plan technique les chalumeaux, embouts, lance, ne sont pas spécifiquement destinés aux cordons contrefaisants, puisqu’il s’agit de produits utilisés par tout opérateur qui entend procéder à une opération de soudage au chalumeau oxyacétylénique et peuvent être utilisés avec d’autres types de matériaux que les cordons contrefaisants. De même, les poudres ne sont pas spécifiquement destinées aux cordons contrefaisants puisqu’elles peuvent être utilisées seules. Quant aux électrodes elles peuvent également être utilisées distinctement. Par ailleurs, l’analyse des journaux de vente de la société Technogenia établit que de nombreux clients communs achetant des cordons de rechargement n’achètent ni poudres ni électrodes.

Dès lors, il n’est pas démontré par la société demanderesse qu’un lien suffisant existe entre la vente des cordons contrefaisants et la vente des chalumeaux, embouts, lance, poudres et électrodes et qu’il s’agit d’un tout commercial indivisible.

Sur les opérations de rechargement

La société Technogenia soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de marge sur les prestations de rechargement, car elle aurait dû réaliser en lieu et place du groupe Bernard Mary toutes les prestations réalisées avec les cordons jugés contrefaisants, ou subsidiairement, par la perte de redevance indemnitaire sur ces prestations.

Aux termes de l’article L 613-3 CPI « sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation (...) du produit objet du brevet ». L’activité de rechargement à façon exercée par la société Ateliers Joseph Mary a généré un chiffre d’affaires distinct de celui résultant de la simple vente de cordons. La société Technogenia soutient qu’en l’absence de contrefaçon, la société Ateliers Joseph Mary n’aurait pas été en mesure d’assurer une qualité de rechargement comparable à celle obtenue avec les cordons brevetés, en sorte que les clients se seraient tournés vers la société Technogenia.

La société Technogenia reconnaît que durant la période 1990- 2000, la société Technogenia a confié une partie de ses prestations en sous-traitance à sa filiale la société Lyon Technique Soudure. Cette société n’est pas dans la cause.

M. Dalsace expert note, à juste titre, que les informations transmises par la société Technogenia ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse déclarer avec certitude que des opérations de rechargement ont été réalisées par cette société pendant cette période, et si tel était le cas, la répartition de ces travaux entre la société Technogenia et sa filiale n’apparaît pas clairement. Par ailleurs, le calcul fait par la société Technogenia du calcul de son préjudice sur la base de la marge de la société Lyon Technique Soudure, qui n’est pas dans la cause est contestable. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice calculé sur la perte de marge sur les prestations de rechargement.

A titre subsidiaire, la société Technogenia demande d’estimer son préjudice sur la base d’une redevance indemnitaire qu’il fixe à 13% appliqués aux quantités contrefaisantes utilisées, de façon illicite, par la société Ateliers Joseph Mary pour ses travaux de rechargement . Or il est constant que les cordons contrefaisants ont été vendus à la société Ateliers Joseph Mary par la société Martec, appartenant au même groupe.

La société Technogenia ne peut exiger le cumul d’un préjudice au titre des prestations de rechargement et d’un préjudice au titre des ventes manquées de cordons incluant les ventes internes au groupe BMI , sauf à obtenir réparation d’un préjudice qu’elle n’a pas subi. Dès lors, que le préjudice au titre des ventes manquées de cordons inclut les quantités vendues par la société Martec à la société Ateliers Joseph Mary, il faut considérer que la société Ateliers Joseph Mary serait en possession de cordons brevetés et serait donc en mesure de réaliser des prestations de rechargement sans avoir à verser de redevances indemnitaires à la société Technogenia.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter ce chef de préjudice.

Sur le préjudice lié à la baisse des prix

La société Technogenia soutient qu’elle a été contrainte de baisser ses prix pour rester compétitive face aux cordons contrefaisants « Madur » et « Technosphère ».

L’expertise de M. Dalsace montre qu’il y a eu effectivement une baisse du coût des produits Technogenia en relation avec la mise sur le marché de produits contrefaisants.

Il est constant qu’existaient à l’époque, sur le marché, d’autres contrefacteurs.

La société Technogenia fait valoir que tous les coauteurs d’une faute sont tenus responsables in solidum à l’égard de la victime.

Il convient d’observer, qu’en cas de pluralité de contrefacteurs l’indemnité totale allouée ne peut excéder le préjudice total subi par la victime des actes de contrefaçon.

En l’espèce, la société Technogenia a poursuivi en contrefaçon les sociétés Durum, Woka, Chpolansky et Castolin. Elle indique avoir conclu depuis un accord de licence avec la société Castolin. Elle ne précise pas l’issue des procédures introduites à l’encontre les sociétés Durum, Woka, Chpolansky.

Dans ces conditions, pour éviter un cumul de réparation , il convient de limiter la responsabilité des sociétés du groupe BMI à 18%, correspondant à sa part de marché, d’autant que, l’expert a noté que la baisse des prix pour les cordons « Technodur » a débuté en 1988 alors que le groupe BMI ne fabriquait pas encore de cordons contrefaisants.

En ce qui concerne le prix du produit « Technodur », la société Technogenia retient l’année 1990 alors que le défendeur retient l’année 1992. L’expert M. Dalsace relève que retenir l’année 1990 est artificiel puisque seul 1731 kg ont été vendus par les ATELIERS JOSEPH MARY alors que 31 868 kg ont été vendus par la société Technogenia et c’est à juste titre qu’il propose de retenir l’année 1991 (prix de 41.77 €). Dans ce cas le préjudice lié à la baisse de prix des produits Technogenia est de 357 372 €.

En ce qui concerne le produit « Technosphère », il convient de ne prendre en compte que la référence Madur 8510 qui est apparue sur le marché en 1996 avec comme prix de référence 54.14 € . Dans ce cas le préjudice lié à la baisse de prix est de 10 479 €.

La part de marché du groupe BMI étant de 18%, les sociétés de ce groupe doivent être condamnées à verser à la société Technogenia une somme de 357 372 € +10 479 € x 18% = 66 213.18 €.

Sur l’effet tremplin

La société Technogenia soutient que les sociétés du groupe Bernard Mary ont acquis illicitement un avantage concurrentiel en entrant sur le marché avant l’expiration des brevets de la société Technogenia.

En l’espèce, le brevet français n° 85 17809 est venu à expiration en novembre 2005 et le brevet européen n° 0229575, revendiquant la priorité du brevet français, en novembre 2006.

En 2000, époque à laquelle a pris fin la contrefaçon, les brevets étaient toujours en vigueur. Dès lors, il n’est pas établi que les sociétés du groupe BMI ont pu conserver les parts de marché qu’elles avaient obtenu en offrant à la vente des cordons contrefaisants et bénéficié ainsi d’un effet tremplin avant même que les brevets ne tombent dans le domaine public. Il convient en conséquence de débouter la société Technogenia des demandes présentées à ce titre.

Sur l’atteinte à la valeur du fonds de commerce

La société demanderesse soutient que ce chef de préjudice est constitué par l’atteinte à l’image de la société Technogenia qui se serait traduite par une perte de valeur de la marque Technogenia et du fonds de commerce de cette société, cette perte de valeur étant évaluée sur la base du chiffre d’affaires non réalisé, en appliquant aux quantités contrefaisantes les prix de référence des cordons « Technodur » et « Technosphère ».

Les sociétés défenderesses demandent de rejeter ces demandes.

Il convient d’observer que la société demanderesse n’apporte pas la preuve que sa marque ou que son fonds de commerce ont perdu de leur valeur du fait des actes de contrefaçon.

Par ailleurs, s’agissant de l’atteinte à l’image de la demanderesse , les défenderesses observent, ce qui n’est pas contredit par la société demanderesse , que celle-ci a déjà obtenu du tribunal dans son jugement du 29 juin 2004 et de la cour dans son arrêt du 10 janvier 2007, la publication des décisions judiciaires qui sont de nature à réparer le préjudice subi de ce chef. Dès lors, l’atteinte à l’image de la société Technogenia a été suffisamment réparée par ces mesures de publications judiciaires sans qu’il soit nécessaire d’évaluer de façon séparée ce chef de préjudice.

Sur l’actualisation de l’indemnisation accordée à la société demanderesse

La société demanderesse demande non seulement la compensation de l’érosion monétaire pour préserver le pouvoir d’achat sur les sommes en question mais également la réparation du préjudice financier que lui a causé l’absence de ces sommes dans sa trésorerie, sur la base de l’intérêt au taux légal , majoré d’une capitalisation.

Les sociétés du groupe B.M.I. ne contestent pas l’application du taux d’intérêt légal au titre de l’actualisation du préjudice , mais contestent sa capitalisation.

Il est constant que l’évaluation du préjudice doit se faire au jour du jugement et que l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement qui consacre la créance indemnitaire. Dès lors, l’indemnité allouée à une victime d’un fait fautif et dommageable doit être actualisée à la date du jugement fixant l’indemnisation, en tenant compte de l’érosion monétaire sur la période considérée, afin que la somme allouée corresponde à la réparation adéquate au jour où celle-ci intervient.

Dans ces conditions, les sommes retenues ci dessus au titre des différents poste de préjudice seront actualisées en conséquence, par un calcul année par année de l’intérêt au taux légal.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la capitalisation des intérêts demandée, au titre de compensation d’un préjudice financier complémentaire, la société Technogenia, ne justifiant de ce chef de préjudice. …

TGI Paris, 25 juin 2010

SA Technogenia c. SARL Ateliers Joseph Mary et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Saga Africa, Ambiance Secousse

La Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles (ci-après « SEETI ») est titulaire d’un portefeuille de brevets couvrant une invention portant sur un « Procédé de fabrication d’un liant hydraulique à base d’anhydrite III et liant ainsi obtenu ». Ce portefeuille comporte une demande de brevet française, déposée le 27 août 1997 et publiée sous le n° FR 2 767 815, et une demande PCT, déposée le 12 février 1999, donc hors délai de priorité, mais avant la publication de la demande française, et publiée sous le numéro WO 0 047 531.

Cette demande internationale a fait l’objet d’une entrée en phase régionale devant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Un titre a été délivré le 26 décembre 2002 sous le n° 12036.

La gestion de l’ensemble de ce portefeuille de brevet a été confiée au Cabinet BDL. Dans le courant de l’année 2005, ce cabinet a été averti par son correspondant africain de ce que les 4ème et 5ème annuités de ce brevet n’ayant pas été réglées, le brevet était déchu, et que les délais de recours étaient expirés.

Par acte en date du 15 mars 2006, la société SEETI a assigné le Cabinet BDL devant le TGI de Paris en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice qu’elle a fixé à 1,5 M€. Elle a notamment fait valoir que la perte de ses droits sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue au moment le plus critique de son action stratégique sur le territoire africain, destinée au développement du procédé breveté qui présente un intérêt certain pour la construction d’habitations à loyer modéré. Des contacts avaient été noués avec « les pouvoirs public du Sénégal » et des dirigeants d’une société sénégalaise de constructions d’habitations à loyer modéré, et qu’ elle a été contrainte d’informer ses partenaires industriels et commerciaux africains de la perte de ses droits en Afrique.

Un recours en restauration formé devant l’OAPI a été rejeté le 24 avril 2006. Le Cabinet BDL a sollicité de la Commission supérieure de recours de l’OAPI que la société SEETI soit restaurée dans ses droits. Dans l’attente de la décision de cette Commission, le TGI a sursis à statuer. A la date du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a fait droit à la demande de restauration du brevet n° 12 036.

Les dates clé telles que nous les comprenons.
On assiste à une restauration quasi miraculeuse.

Dans un jugement du 7 novembre 2008 (disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI), le TGI Paris a dit que le Cabinet avait engagé sa responsabilité en s’abstenant de payer les quatrième et cinquième annuités et a alloué la somme de 30 k€ à la société SEETI.

Le Cabinet BDL a interjeté appel. Il a demandé à la Cour de rejeter les prétentions de la société SEETI. A titre subsidiaire, il demande une minoration des dommages-intérêts à la somme de 10 k€ et, par suite de la compensation avec la somme de 15.5 k€ représentant des frais et honoraires qui lui sont dus au titre de factures.

***

Sur la responsabilité du Cabinet BDL

Considérant que la société BDL soutient ne pas être responsable du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI, la faute en incombant au cabinet camerounais Onambele Anchang auquel la société SEETI avait donné un mandat direct pour administrer le brevet et contre lequel il lui appartient de diriger son action ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure :

• que Maxime D, conseil en propriété industrielle, responsable de l’agence de Marseille de la société BDL a devant notaire, le 8 juillet 2005, attesté

« avoir été mandaté par la société SEETI pour le dépôt et le suivi de la procédure de délivrance ainsi que des annuités relatifs à la demande PCT/FR99/00312 déposée le 12 février 1999 ainsi que de la phase OAPI de ce PCT. Nous avons mandaté le cabinet Onambele Anchang & Associates, 830 rue 1771, YAOUNDE (CAMEROUN) pour accomplir les formalités d’entrée en phase régionale OAPI de cette demande PCT »,

• que la société BDL a émis à l’adresse de la société SEETI le 3 février 2004 et le 7 février 2005 les factures relatives au paiement des 6ème et 7ème annuités du brevet OAPI ;

Qu’il s’infère de ces éléments que la société SEETI a donné mandat à la société BDL, qui l’a accepté, de veiller au maintien de ses droits sur le brevet OAPI …, mandat qui emporte l’obligation de s’assurer du paiement des annuités du brevet à défaut duquel son titulaire encourt la déchéance de ses droits ;

Et que la société BDL n’est pas fondée à exciper d’un lien contractuel entre la société SEETI et le cabinet Onambele Anchang dès lors qu’il est dit clairement par son préposé, aux termes de l’attestation précitée, que la société SEETI lui a confié le mandat de déposer et de gérer le brevet OAPI et qu’elle s’est substituée pour accomplir les formalités de dépôt, le cabinet Onambele Anchang qu’elle présente dans ses écritures comme étant son correspondant au Cameroun ;

Qu’à cet égard, force est de relever que c’est à la société BDL, et non pas à la société SEETI, que le cabinet Onambele Anchang a adressé le 16 août 2001 une lettre lui confirmant le dépôt du brevet en phase OAPI et lui demandant de régler selon facture jointe la somme de 17 400 FF représentant les frais de mémoire et de dessin , les taxes de dépôt et de publication, les 2ème et 3ème annuités, qu’il a expédié le 26 novembre 2001 une copie du procès-verbal de dépôt et enfin, le 5 mars 2003, le certificat de délivrance du brevet ;

Que dans ces circonstances, le mandat prétendument consenti par la société SEETI au cabinet camerounais n’est pas établi nonobstant le ‘pouvoir’ versé aux débats par la société appelante, certes signé en date du 17 juillet par Jean C représentant légal de la société SEETI mais dénué de toute force probante dès lors qu’il ne comporte aucun élément d’identification de la personne physique ou morale qui en serait investie et que par ailleurs, rien n’indique qu’il concernerait le brevet OAPI, non expressément visé ;

Considérant en droit que, sauf cas fortuit, le mandataire répond de l’inexécution du mandat et du préjudice qui en résulte pour le mandant ;

Qu’en l’espèce, sans contester que les 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n’ont pas été acquittées en temps utile, la société BDL tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un malheureux concours de circonstances ;

Qu’elle soutient à cet effet que la copie du procès-verbal de dépôt, expédiée par le Cabinet Onambele Anchang le 26 novembre 2001 à une adresse erronée, ne lui est jamais parvenue de sorte qu’elle est restée sans nouvelles du dépôt et par là même sans connaissance des références du dépôt jusqu’au 5 mars 2003 date à laquelle elle a eu réception du certificat de délivrance du brevet, qu’elle a pu dès lors s’acquitter du paiement de la 6ème annuité et que ce n’est qu’à l’occasion du paiement de la 7ème annuité que l’OAPI lui a notifié la déchéance de ses droits alors qu’elle ne pouvait imaginer que le brevet ait pu être délivré le 26 décembre 2002 sans que la 4ème annuité échue en février 2002 eût été payée ;

Or considérant que ces explications sont dépourvues de toute pertinence, la société BDL ne pouvant sérieusement prétendre qu’elle serait restée sans nouvelle du brevet OAPI jusqu’à la réception du certificat de délivrance le 5 mars 2003, une telle justification n’étant recevable ni en fait, puisqu’il a été précédemment relevé que son correspondant camerounais lui a adressé le 16 août 2001 la facture n°035 émise le 3 août 2001 relative aux 3ème et 4ème annuités et l’a dans le même temps informée de l’accomplissement des formalités de dépôt, ni en droit, dès lors qu’il lui incombait, en exécution du mandat dont la société SEETI l’avait investie, de suivre la procédure de demande de brevet et de s’assurer de sa bonne fin en particulier en veillant au paiement des annuités et qu’à cet égard, sa négligence est patente force étant d’observer qu’elle ne s’est aucunement inquiétée de ne pas recevoir la copie du procès-verbal de dépôt alors que le cabinet Onambele Anchang s’était engagé dans sa lettre du 16 août 2001 à la lui faire parvenir aussitôt qu’elle lui serait adressée par l’OAPI ;

Que par ailleurs, l’argument avancé par la société appelante selon lequel le brevet ayant été délivré le 26 décembre 2002 elle ne pouvait soupçonner que l’annuité échue la même année fût impayée est inopérant alors qu’il ressort de ses propres écritures que la déchéance des droits sur le brevet n’est définitivement encourue qu’à l’expiration du délai de deux ans pendant lequel est ouvert un recours en restauration des droits ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que la société BDL, par confirmation du jugement entrepris, doit répondre des conséquences dommageables pour la société SEETI du défaut de paiement des 4ème et 5ème annuités du brevet OAPI n° 12036 ;

Considérant que la société SEETI fait en outre grief à la société BDL d’avoir manqué à son obligation de conseil en lui faisant engager des dépenses considérables de 2000 à 2004 pour étendre le brevet à une quarantaine de pays tout en s’abstenant de l’aviser du défaut de priorité susceptible d’entacher le PCT/FR9900312 ;

Mais considérant qu’il ressort de la procédure que la société BDL a adressé à la société SEETI dès le 8 janvier 2001, un courrier lui rappelant que le PCT avait été déposé hors priorité, qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette circonstance soit imputable à faute à la société BDL, qu’il n’est aucunement démontré, en toute hypothèse, que le défaut de revendication de priorité du PCT ait eu une quelconque incidence sur la validité des brevets issus de ce PCT, qu’il n’est enfin communiqué aucun élément d’information permettant à la cour de porter une appréciation sur le mérite des frais et honoraires facturés par la société BDL pour l’extension du brevet ;

Qu’il s’ensuit, toujours par confirmation du jugement, que le grief est infondé ;

Sur le préjudice de la société SEETI

Considérant qu’il est constant que la déchéance des droits de la société SEETI sur le brevet OAPI n° 12036 est intervenue à la suite du défaut de paiement d’annuités devant être réglées au plus tard en août 2002 et en août 2003, délais de grâce inclus ; qu’elle a été notifiée par le directeur général de l’OAPI le 16 juin 2005 ; que par décision du 27 avril 2007, la Commission supérieure de recours de l’OAPI a annulé une décision de la formation de première instance rejetant la demande en restauration du brevet ; que le 20 juin 2007, le directeur général de l’OAPI, tirant les conséquences de cette décision, a notifié à la société SEETI qu’elle était rétablie dans ses droits ;

Considérant que pour justifier du préjudice qu’elle prétend avoir subi au cours de la période où elle a été privée de ses droits, la société SEETI expose à titre liminaire que son brevet présente un intérêt tout particulier pour le marché africain car il permet la fabrication d’un liant à faible prix de revient utilisable dans le secteur du bâtiment ; qu’elle fait valoir ensuite qu’elle a dû interrompre des négociations bien avancées avec des sociétés sénégalaises et qu’elle n’a pu reprendre pied en Afrique que récemment en concédant une licence à une société béninoise alors qu’elle avait toutes les chances de s’implanter dès 2004 dans cette zone à fort développement ;

Or considérant que force est d’observer que la société SEETI procède plus par affirmation que par démonstration, la cour, à l’instar du tribunal, ne trouvant dans le dossier pour seules pièces justificatives, qu’une demande d’entrevue avec le consul général du Sénégal en France, une lettre non signée à en-tête de la direction générale de la société nationale d’HLM sise à Dakar, un courrier faisant état d’une rencontre entre le représentant de la société SEETI et les dénommés Mbaye et Diallo dont les fonctions ne sont pas indiquées ;

Qu’en l’état de ces éléments, le tribunal a retenu, à raison, que privée de ses droits alors qu’elle tentait de nouer des liens avec des partenaires potentiels, la société SEETI a, pendant la période concernée, perdu une chance de procéder à une exploitation commerciale de son brevet sur le continent africain. Que par ailleurs, le tribunal s’est livré à une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance en le fixant, au regard de cessions précédemment consenties des brevets belge et italiens issus de la demande PCT pour des montants respectifs de 200 k€ et 1 M€ euros HT, à la somme de 30 k€ ;

Sur la demande de la société BDL

Considérant que la société appelante demande pour la première fois en cause d’appel la compensation des condamnations prononcées au bénéfice de la société SEETI avec le montant de factures émises à l’encontre de celle-ci pour un montant de 15.5 k€ HT le 11 janvier 2006 et le 15 décembre 2009 ;

Considérant que la société SEETI conteste le bien-fondé de ces demandes qui se rapporteraient selon elle aux frais exposés dans le cadre de la procédure en restauration de ses droits et que la société BDL doit supporter, une telle procédure ayant été rendue nécessaire par sa faute ;

Or considérant que la société BDL ne fournit en toute hypothèse ni explication ni justification sur les causes des facturations réclamées ; qu’en conséquence, sa demande en compensation doit être rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010

Cabinet BDL c. Société Européenne d’Exploitation des Technologies Industrielles

L’arrêt est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Faut pas abuser

Le présent arrêt se penche sur une procédure prétendument abusive. Il contient aussi un passage intéressant sur le rôle du CPI lors de saisies-contrefaçon.

La société Like Mirror est titulaire d’un brevet européen concernant un procédé de fabrication de miroirs ultralégers.

Autorisée sur requête par ordonnance du Président du TGI de Versailles en date du 21 février 2007, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC Olivier Mondin (ci-après « OMC ») puis l’a faite assigner le 2 mai 2007 en contrefaçon et concurrence déloyale devant le TGI de Paris. Celui-ci a annulé la saisie-contrefaçon :

« … En l’espèce, la requête présentée le 21 février 2007 au Président du TGI de Versailles l’a été à une juridiction non compétente, ledit tribunal ne figurant pas dans la liste des tribunaux compétents en application des dispositions précitées. Il en résulte que l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon a été obtenue auprès d’une juridiction non compétente et les opérations de saisie contrefaçon subséquentes réalisées le 25 avril 2007 dans les locaux de la société OMC doivent être annulées privant ainsi les constats et descriptions effectués par l’huissier de leur valeur probante. »

Il a aussi condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC 20 k€ de dommages et intérêts pour procédure abusive :

« Selon la société OMC, la mauvaise foi évidente avec laquelle la société Like Mirror a mené les opérations de saisie contrefaçon, demandée devant un juge non compétent, et pour laquelle aucune consignation n’a été versée au préalable, justifie que Like Mirror soit condamnée pour procédure abusive. De plus, selon elle, le « vol » d’informations constitue un préjudice concurrentiel.

Il résulte de l’ordonnance en date du 21 février 2007 autorisant la saisie contrefaçon que l’huissier instrumentaire était autorisé à saisir réellement ou en copie, en deux exemplaire, tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs, d’où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de sa provenance ou origine et de son étendue, un exemplaire de ces objets étant remis à la requérante et l’autre déposé au Greffe du Tribunal ainsi qu’à décrire, et au besoin, à copier ou reproduire toutes pièces de comptabilité, tous livres comptables pouvant établir la preuve, l’origine et l’étendue de la contrefaçon, à charge pour l’huissier instrumentaire de conserver les copies des pièces comptables de telles façon qu’elles soient conservées au secret jusqu’à ce que le juge de la mise en état ou le juge des référés statue sur leur communication au requérant.

Il ressort du PV de saisie contrefaçon en date du 25 avril 2007 que l’huissier instrumentaire a reproduit dans son PV les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007.

En procédant ainsi, l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance précitée et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Ces agissements qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial, constituent une faute ayant causé un préjudice à la société OMC qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 20 k€ à titre de dommages et intérêts.

La société Like Mirror est en conséquence condamnée à payer cette somme à la société OMC. »

La société Like Mirror a interjeté appel ; elle a contesté sa condamnation pour procédure abusive à raison des opérations de saisie contrefaçon, faisant en particulier valoir que les informations contenues dans le PV de saisie ne lui ont pas été personnellement communiquées, qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l’huissier instrumentaire et qu’en tout état de cause la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

***

… La saisie contrefaçon en matière industrielle est destinée à procurer la preuve de la contrefaçon du titre protégeant l’invention et l’exercice, par le titulaire d’un brevet, de son droit de procéder à une telle saisie doit être apprécié au regard de l’article 1382 du Code civil.

En l’espèce, les premier juges, après avoir relevé qu’il « ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon [...] que l’huissier instrumentaire a reproduit [...] les noms et lieux de résidence des clients et fournisseurs de la société OMC figurant sur les devis qui lui ont été remis ainsi que des mentions afférent à des factures (numéro, nom de la société et montant) et a saisi un CD comportant les factures 2007 », ont estimé qu’en « procédant ainsi l’huissier instrumentaire, assisté du Conseil en propriété industrielle de la société Like Mirror, a clairement outrepassé l’autorisation conférée par l’ordonnance » autorisant la saisie « et a mis à la disposition de la société requérante des informations comptables de la société saisie dont elle ne devait pas avoir connaissance, sauf autorisation du juge de la mise en état ou du juge des référés obtenue dans le cadre d’une procédure contradictoire », et que ces agissements « qui s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien dû à la rupture d’un partenariat commercial constitue une faute ayant causé un préjudice à la société OMC ».

Certes le saisissant effectue les opérations de saisie sous son entière responsabilité et le PV de saisie, tel que produit aux débats et dont il ne peut être sérieusement considéré (contrairement au CD saisi que l’huissier indiquait avoir conservé selon courrier du 2 mai 2007), que la saisissante n’en a pas eu connaissance, comporte des indications sur des clients et fournisseurs de la société saisie ainsi que sur six factures d’avril 2007.

Toutefois, il n’est nullement démontré que la société Like Mirror soit à l’origine des mentions reprochées alors au contraire, qu’elle a demandé dans sa requête aux fins d’autorisation de saisie que la copie des pièces comptables saisies soient conservées au secret jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur communication.

Il n’est pas plus établi qu’elle ait tenté d’utiliser ces informations pour des besoins autres que ceux de la procédure, étant relevé que l’intimée n’invoque aucun préjudice commercial mais seulement un préjudice moral et une perte de chance à raison du temps consacré à sa défense, étant précisé que les frais exposés pour celle-ci ont fait l’objet d’une condamnation distincte au titre de l’article 700 CPC.

En particulier, il n’est pas prouvé que le nom du fournisseur du film permettant la fabrication des miroirs de la société OMC indiqué par un de ses préposés lors de la saisie ait été abusivement recherché, même s’il était susceptible de relever du secret des affaires, et il n’est par ailleurs pas dénié que depuis la saisie l’appelante n’a jamais essayé de se rapprocher de ce fournisseur.

Par ailleurs, le conseil en propriété industrielle, visé dans l’ordonnance autorisant la saisie et qui a assisté l’huissier instrumentaire ne saurait être considéré comme dépendant de la société Like Mirror même s’il peut apparaître comme exposant l’ensemble des constatations techniques faites, et s’il a, selon le préposé de la société OMC présent lors de la saisie, ‘sorti’ pour l’huissier des classeurs de la société saisie ‘qui étaient posés en apparence sur une étagère’. En effet, ces éléments sont insuffisants à remettre en cause l’indépendance de ce technicien, même si la société saisissante ne conteste pas qu’il s’agisse de son conseil habituel, compte tenu des obligations déontologiques de sa profession dès lors qu’il n’est pas le préposé de la société appelante, et ne peut ainsi être considéré comme étant dans un lien de subordination directe avec celle-ci ne garantissant pas le droit à un procès équitable de la société saisie.

A supposer que l’huissier de justice choisi par la société saisissante, assistée par ce conseil en propriété industrielle, ait outrepassé ses pouvoirs tels que limitativement définis par l’ordonnance autorisant la saisie ou n’ait pas valablement dirigé ses opérations, il n’est pas établi que ces faits puissent être imputés à faute à la société appelante ni que la saisie a été réalisée dans des circonstances révélatrices d’un comportement fautif de sa part.

Il ne peut en réalité être considéré que l’appelante ait entendu collecter déloyalement des informations confidentielles ou nuire à l’intimée, étant ajouté que s’il est allégué que la société Like Mirror a diffusé de fausses informations auprès de la clientèle d’OMC en vue de la dénigrer aucune pièce ne permet d’accréditer une telle assertion.

Certes, les parties sont en situation de concurrence après avoir entretenu des relations contractuelles et mis fin à un différend les ayant opposé, mais ce contexte ne peut à lui seul caractériser l’abus de procédure, pas plus que l’échec de la procédure de saisie contrefaçon, même si la saisie a été annulée et l’action au fond déclarée infondée.

Si la saisie a pu révéler que l’intimée utilisait pour la fabrication de ses miroirs un appareil chauffant de rétractation autre que celui qui caractériserait le brevet européen de l’appelante et si celle-ci s’en est rapporté à justice en première instance au vu notamment du procès verbal de saisie …, n’a pas interjeté appel du chef de la contrefaçon et admet avoir mal apprécié la portée de ses droits …, les éléments du dossier sont insuffisants pour considérer qu’elle avait nécessairement dès l’origine connaissance de l’inutilité ou du mal fondé d’une procédure de saisie contrefaçon et n’a agi que dans l’intention de nuire à un concurrent.

En revanche, il résulte de l’emploi même du conditionnel dans ses écritures de première instance que la société Like Mirror ne pouvait ignorer que la contrefaçon ‘éventuelle’ qu’elle invoquait devant les premiers juges n’était pas caractérisée. Pour autant il n’est pas établi que la poursuite de ce chef de son action devant le tribunal en de telles conditions a présenté un caractère réellement infamant ou déstabilisant à l’égard de la société OMC ni qu’elle a pu lui causer un préjudice distinct des frais de procédure pris en compte par le tribunal.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Like Mirror à payer à la société OMC des dommages et intérêts pour procédure abusive. …

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2010

SAS Like Mirror c. EURL Olivier Mondin, OMC

L’arrêt, tout comme le jugement de première instance, est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI. Le jugement a également été publié dans le PIBD n° 894, III-951.

En voiture Simone, je conduis et ma sœur claxonne

Dans le billet précédent, nous avons vu une décision du TGI de Paris du 17 mars 2010, rendue dans l’affaire opposant la société Heeling, titulaire du brevet européen EP 1 175 160 concernant des chaussures pourvues d’un dispositif à talon roulant. Le même jour, le TGI de Paris s’est également prononcé sur une affaire parallèle, opposant la société Heeling à la société IDDM, qui commercialise les chaussures Rofaille.



Chaussures roulantes Rofaille



Comme dans l’affaire parallèle, le tribunal rejette la demande en nullité du brevet et conclut à la matérialité de la contrefaçon. Mais ce qui a retenu notre attention, c’est le passage qui traite de la concurrence déloyale au profit de la société Heeling Sports EMEA en sa qualité de distributeur exclusif des chaussures en France.

***

La société Heeling Sports EMEA fait valoir le fait qu’elle bénéficie d’une licence exclusive sur le brevet qu’elle exploite et qu’elle est donc recevable en vertu de l’article L 615-2 CPI à demander réparation du préjudice qui lui est propre, d’autant plus qu’elle est le distributeur exclusif en France des chaussures Heelys.

Elle soutient que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet les chaussures contrefaisantes à des prix très inférieurs, elle lui reproche d’indiquer sur son site que les jeux de roues qu’elle vend séparément sont compatibles Heelys créant un risque de confusion et un détournement de clientèle par substitution de produits.

La défenderesse conteste les actes de concurrence déloyale soutenant que le design de ses chaussures est différent, que les roues qu’elle propose aux consommateurs sont des accessoires indispensables et que l’argument du prix inférieur est sans fondement et subjectif, qu’en outre, il est mal venu dans la mesure où le prix de commercialisation des chaussures des demanderesses aux USA est lui-même inférieur à celui pratiqué en France par les demanderesses.

Il résulte du procès-verbal de constat des 23 et 24 octobre 2008 sur www.rofaille.com que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet des modèles de chaussures contrefaisantes. En vertu de l’article L 615-2 CPI, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

Il résulte des pièces produites que la société Heeling Sports EMEA Sprl société de droit belge bénéficie d’une licence exclusive sur le brevet qu’elle exploite et commercialise en France via sa succursale, la société Heeling Sports EMEA installée à Annecy le Vieux (74). Elle est donc recevable à agir afin de demander réparation de son préjudice.

Dès lors que la société Heeling Sports EMEA justifie par les pièces produites exploiter le brevet contrefait en France, les faits de contrefaçon du brevet dont est propriétaire la société Heeling Sports Ltd. constituent également des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société Heeling Sports EMEA en sa qualité de licencié et distributeur exclusif en France.

De même, s’agissant de la mention compatibles Heelys visible sur la page 36 du constat d’huissier, le tribunal relève que les demanderesses n’ont pas autorisé l’utilisation de cette mention et que dès lors que les chaussures vendues sont contrefaisantes, la société IDDM ne peut se prévaloir de la qualité d’accessoire pour justifier cette mention. La société Heeling Sports EMEA est donc fondée à demander réparation également à ce titre.

Cependant, le tribunal ne retiendra pas le grief distinct tenant à la commercialisation à prix très inférieur des modèles Rofaille d’une part, parce que le prix pratiqué s’il est effectivement inférieur n’est pas un vil prix et que la pratique de prix inférieurs ne constituent pas en soi une pratique déloyale.

Il ne retiendra pas davantage le risque de confusion du fait de la similarité visuelle du design des modèles contrefaisants avec ceux de la demanderesse, objets du litige, dans la mesure où le tribunal constate par l’examen des pièces versées aux débats qu’existent suffisamment de différences pour que soit écarté tout risque de confusion.

***

Il n’est pas rare, quand on est en train de faire valoir un droit privatif de brevet, de marque etc., de doubler son action en contrefaçon d’une action en concurrence déloyale. C’est ce que le professeur Le Stanc a pu appeler l’action « en voiture Simone, et je conduis, et je klaxonne ».

Le licencié non inscrit ou le distributeur exclusif, peut-il intervenir à l’instance en contrefaçon, pour obtenir réparation de faits de concurrence déloyale qui l’affectent, sur un pur terrain de A 1382 ? La jurisprudence classique l’admettait, si l’intervenant faisait état de faits distincts de ceux qui étaient reprochés au titre de la contrefaçon par le titulaire du droit. En revanche, cela n’était pas accepté s’il n’y avait pas de faits distincts.

Dans un jugement du 9 février 2005, le TGI Paris avait dit :

« … Attendu cependant que si la loi a précisé que l’intervention à l’action en contrefaçon était ouverte au licencié, il s’en déduit nécessairement qu’elle l’a exclu au bénéfice de tout autre et notamment du distributeur, fut-il exclusif qui ne peut se prévaloir d’aucun titre opposable au tiers pour exploiter le brevet; qu’admettre que les dispositions générales de la responsabilité civile autorisent à un tiers non licencié d’intervenir à l’instance priverait de tout sens tant les dispositions susvisées que celles de l’article L 613-9 CPI ; que s’il n’est pas interdit audit distributeur d’exercer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil une action en concurrence déloyale visant la société reconnue coupable de contrefaçon, c’est à raison de faits distincts qui ne sont pas allégués ici. »

Mais ce jugement a été invalidé par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2007 :

« … Considérant que la société Diagral demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société Atral ; que selon elle, la motivation des premiers juges serait juridiquement inexacte ; qu’en effet, les articles L 615-2 et L 613-9 CPI n’apporteraient aucun dérogation au principe général posé par l’article 1382 du Code civil ; qu’elle soutient que le distributeur exclusif d’un produit breveté a droit à réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon reprochée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale ; qu’au surplus, elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le distributeur exclusif devait, pour obtenir réparation de son préjudice sur l’article 1382 du Code civil, invoquer des faits distincts de ceux de contrefaçon ;

Considérant que la société Cedom conteste la qualité de distributeur exclusif de la société Diagral qui n’en rapporterait pas la preuve ; qu’un distributeur exclusif n’a pas les mêmes droits qu’un licencié ; que les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux de contrefaçon et que si les faits invoqués par la société Diagral sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon du brevet n° 82 13579 ;

Considérant qu’il n’en demeure pas moins que cette société qui justifie être distributrice exclusive du produit breveté peut agir en concurrence déloyale dès lors que l’action en contrefaçon est diligentée par la société Atral France, titulaire du brevet et que par voie de conséquence, le contrefacteur ne peut lui opposer la règle non bis in idem, en raison de sa qualité ;

Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et la société Diagral déclarée recevable en son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société Atral ;

Qu’en l’espèce ces faits sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Diagral ; … »

Il est donc désormais admis qu’un distributeur exclusif, arguant des mêmes faits qui sont reprochés par le titulaire du droit au contrefacteur, se branche sur l’action et demande réparation sur le terrain de l’article 1382, pour les mêmes faits, et c’est précisément la conclusion à laquelle parvient le TGI de Paris dans l’affaire qui nous intéresse.

TGI Paris, 17 mars 2010

Heeling Sports Ltd. et Heeling Sports EMEA c. IDDM

Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Comme sur des roulettes

Il est de bon ton de railler les vieux adages du genre « La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, pas par les différences. » ou « Perfectionner, c’est contrefaire. », et c’est vrai que ces dictons ne sont pas des guides très fiables. Il n’empêche que ces adages contiennent une part de vérité, à savoir que celui qui reproduit toutes les caractéristiques d’une revendication valable risque de commettre des actes de contrefaçon, même si ce qu’il met en œuvre va au-delà de l’invention revendiquée et y ajoute des caractéristiques. La décision que nous présentons aujourd’hui illustre assez bien ce principe.

La société Heeling Sports Limited (ci-après Heeling-US »), société de droit américain, est propriétaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France. Ce brevet a pour objet un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.

La revendication 1 est rédigée comme suit :

Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).

Les chaussures objets du brevet sont vendues en France sous la dénomination « Heelys » par la société Heeling Sports EMEA Sprl, société de droit belge sous licence via sa succursale française la société Heeling Sports EMEA (ci-après « Heeling-FR »).

Le 17 octobre 2008, elle faisait procéder à un constat sur Internet par huissier mettant selon elle en évidence que la société Sivera & Cie (ci-après « Sivera ») importe et vend des chaussures de type baskets sous la mention et le logo « Onewil » mettant en oeuvre les caractéristiques de l’invention faisant l’objet du brevet.

Chaussures Onewil (pas nécessairement identiques
aux chaussures arguées de contrefaçon).

Une lettre recommandée du 31 octobre 2008 a été adressé à la société Sivera, puis il a été procédé à un second constat d’achat par huissier le 13 novembre 2008. Considérant que les chaussures « Onewil » constituaient une reproduction à l’identique des revendications de son brevet, la société Heeling-US et la société Heeling-FR ont assigné la société Sivera en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Le tribunal se penche longuement sur la validité de la revendication 1 et parvient à la conclusion que les nombreuses antériorités citées par Sivera ne détruisent pas la nouveauté et l’activité inventive des revendications opposées. Se pose alors la question de la matérialité de la contrefaçon invoquée par les sociétés Heeling.

***

Les demanderesses produisent un procès-verbal de constat sur Internet du 17 octobre 2008 suivi d’un constat d’achat d’une chaussure Onewil par huissier du 13 novembre 2008 sur www.onewil.com.

Il ressort de l’examen de ces constats et des chaussures objets du constat que la partie de talon comporte, en son milieu, un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon.

Le tribunal constate également que l’axe peut coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée et seconde une position déployée dans laquelle la roulette fait partiellement saillie au-delà du talon. La présence de ce système permet lorsque la roulette est rétractée, d’utiliser la chaussure pour marcher sans mode de roulement.

La société Sivera ne conteste pas que ses chaussures prévoient un mode de roulement dans lequel le contact principal avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle puisqu’elle indique dans ses écritures que la chaussure Onewil peut être utilisée sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier.

La défenderesse soutient cependant que le boîtier comportant le système de roulement rétractable dans les chaussures qu’elle commercialise est tel que sa chaussure ne reproduit pas la revendication n° 1 du brevet Heelings et qu’elle propose un système différent dans la mesure où grâce à la possibilité de rétractation de la roulette, le mode sans roulement est obtenu lorsque la roulette est entrée dans la semelle dans le talon.

Selon elle, sa chaussure s’utilise :

* soit sur l’ensemble de la semelle pour marcher lorsque la roulette est rentrée dans le boîtier,

* soit sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier

Ainsi, la société Sivera ne conteste pas avoir un système de roulement situé dans le talon qui permet d’utiliser la chaussure pour rouler.

Elle considère toutefois que son système est différent de celui des demanderesses pour deux raisons:

* pour passer de la marche au roulement, on doit escamoter la roulette

* elle ne prévoit que deux modes d’utilisation la marche avec la roulette totalement escamotée et le mode roulement avec la roulette déployée.

Cependant, s’agissant de l’escamotage de la roulette, le fait d’avoir un système qui permet d’escamoter la roulette n’est qu’une amélioration du système.

Les demanderesses ne revendiquent pas un mode particulier d’insertion ou d’escamotage de la roulette mais bien la présence d’un logement dans le talon permettant d’y intégrer une roulette qui offre un mode d’utilisation de la chaussure en roulant ce que l’on retrouve dans la chaussure Onewil.

S’agissant des modes d’utilisation de la chaussure Onewil, l’examen des chaussures arguées de contrefaçon permettent au tribunal de constater que la roulette lorsqu’elle est déployée est située au même endroit du talon que les chaussures objets du brevet des demanderesses et qu’elle forme une saillie comme celle des chaussures des demanderesses.

Il en résulte que les chaussures arguées de contrefaçon offrent tout comme les chaussures des demanderesses lorsque la roulette est déployée, une configuration qui permet à l’utilisateur de marcher sur l’avant de la semelle.

Dès lors, tout comme pour la chaussure du brevet Heelings, la chaussure Onewil permet de passer de la marche sur la partie avant de la semelle au roulement sur le talon par le transfert du poids de l’avant vers l’arrière.

Ainsi, le fait de pouvoir utiliser la chaussure pour marcher avec la roulette escamotée n’est qu’une amélioration du système qui permet d’avoir au final trois configurations :

* la roulette est escamotée et la chaussure a une semelle plate qui permet à l’utilisateur de marcher normalement ;

* la roulette est déployée et permet de marcher sur l’avant de la semelle comme dans le brevet Heelings ;

* la roulette est déployée et permet également de rouler sur le talon comme dans le brevet Heelings.

En conséquence, on retrouve bien dans la chaussure Onewil, les caractéristiques de la revendication n°1 :

Les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l’article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon. …

En conséquence, il est établi que les chaussures Onewil importées et vendues par la société Sivera sont une contrefaçon [de la] revendication 1 … du brevet européen … des demanderesses.

La société Sivera à titre de d’importatrice est donc responsable des actes de contrefaçon.

***

Sur un tout autre plan, le jugement contient, dans sa partie consacrée à la concurrence déloyale, un renseignement intéressant concernant des constats d’achat sur Internet. En effet, la défenderesse avait fait valoir que les précautions techniques élémentaires à l’établissement de constat sur Internet n’avaient pas été respectées. Le tribunal n’est pas d’accord :

« Le tribunal relève que l’huissier a lors de ses opérations de constat scrupuleusement observé les diligences suivantes :

* l’obtention de l’adresse IP

* la suppression des éléments temporaires

* la suppression des éléments de l’historique

* et l’absence de connexion à un serveur proxy.

En conséquence, la valeur probante du procès-verbal de constat ne peut être mise en doute. »

Mieux vaut donc faire appel à un huissier qui n’est pas un néophyte en matière d’Internet.

TGI Paris, 17 mars 2010

Heeling Sports Ltd. et al c. Sivera & Cie

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Saisir le passé

M. Schlagmuller est propriétaire du brevet FR 2 584 130 concernant un volet roulant de protection pour ouverture dans les murs.

Il en a concédé une licence exclusive de fabrication et de commercialisation à la société Deprat Jean (ci-après « Deprat »). Ayant découvert, lors d’une première saisie-contrefaçon, le 23 mai 2005, l’existence d’un catalogue proposant des dispositifs de verrouillage selon elle contrefaisants, elle a sollicité, le 29 juin, l’autorisation de procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon, en prenant soin de préciser que son brevet avait expiré le 28 juin 2005. La deuxième saisie a eu lieu le 1 juillet 2005.

Sur la base de cette deuxième saisie-contrefaçon, elle a fait assigner le société Zurfluh Feller (ci-après « Zurfluh ») en contrefaçon de son brevet. Dans une décision du 6 juillet 2006, le TGI Paris a annulé la deuxième saisie :

« … Attendu que la société Zurfluh oppose la nullité de cette saisie au motif qu’à la date de la requête en autorisation de saisie-contrefaçon, soit le 29 juin 2005, le brevet en cause, délivré le 28 juin 1985, était expiré ;

Attendu que les dispositions de l’article L 615-5 CPI qui prévoient la possibilité pour le propriétaire d’un brevet de faire diligenter une procédure de saisie-contrefaçon sur autorisation du président du TGI, supposent que le titre soit en vigueur au moment où ladite autorisation est sollicitée ; que la circonstance que l’action en contrefaçon puisse encore être engagée postérieurement à l’expiration du titre pour les faits antérieurs non couverts par la prescription est sans incidence sur la perte de la possibilité de faire la preuve de ces faits par voie de saisie-contrefaçon ;

Attendu qu’en conséquence, la saisie-contrefaçon dont s’agit doit être annulée ; … »

Dans un jugement du 13 juillet 2007, le TGI Paris a annulé la revendication 1 du brevet et déclaré valables les autres revendications opposées. Il a débouté la société Deprat de ses demandes au titre de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 3 mars 2010, la Cour de Paris confirme le jugement en ce qui concerne la validité du titre et la matérialité de la contrefaçon, mais elle revient sur la question de la nullité de la saisie-contrefaçon :

***

… Les appelants reprochent cependant au tribunal d’avoir annulé la seconde saisie-contrefaçon, sans s’être prononcé sur la tardiveté de cette exception, alors que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas été contestée et que cette annulation serait contraire à la loi ainsi qu’à la jurisprudence.

Le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon (pour absence d’opposabilité des droits du requérant) raison de l’expiration du monopole d’exploitation du titre de propriété industrielle) fondé sur l’observation d’une règle de fond peut être proposé postérieurement à une fin de non recevoir. L’irrecevabilité de ce moyen ne saurait en conséquence être admise, étant rappelé que l’article 74 CPC invoqué ne fait obstacle à l’application de l’article 118 CPC.

Les premiers juges ont estimé que la possibilité de prouver les faits invoqués par voie de saisie-contrefaçon suppose que le titre soit en vigueur au moment où l’autorisation en est sollicitée, retenant en fait que la requérante n’a pu obtenir régulièrement l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon et faisant droit à une exception au fond tirée d’une critique de l’ordonnance de saisie-contrefaçon ou de ses conditions d’obtention.

Or une ordonnance sur requête obtenue dans des conditions irrégulières ou autorisant des mesures excessives doit faire l’objet d’une procédure de rétractation (que l’intimée n’a pas cru devoir initier) et cette procédure relève de la compétence exclusive du juge qui l’a rendue, et non du tribunal statuant au fond, étant observé qu’il n’est pas contesté que la saisie a été diligentée dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur requête qui a fait droit à la demande.

Un procès verbal établi conformément à une décision qui n’a pas été déclarée irrégulière doit être considérée comme régulier et si sa nullité peut être poursuivie pour détournement de la procédure de saisie-contrefaçon, l’intimée ne peut valablement prétendre qu’une telle nullité se justifierait au motif que la saisie ne ferait preuve que des événements qui se sont déroulés au moment de son exécution et que les produits susceptibles [d’]être contrefaisants lorsque le titre était en cours de validité ne le sont plus après l’expiration de ce titre.

En effet, l’huissier de justice peut parfaitement déterminer la date à laquelle les objets qu’il décrit ont été fabriqués, stockés ou vendus, et trouver des documents de vente, ou des éléments tels que des codes barres sur les produits permettant de dater rétroactivement un acte de contrefaçon.

Par ailleurs, il ne peut être admis, ainsi que l’a retenu le tribunal, que « la circonstance que l’action en contrefaçon puisse encore être engagée postérieurement à l’expiration du titre pour des faits antérieurs non couverts par la prescription est sans incidence sur la perte de la possibilité de faire la preuve de ces faits par voie de saisie-contrefaçon » alors qu’aucun élément ne permet de justifier qu’une personne qui conserve le droit de poursuivre des faits antérieurs à l’expiration d’un brevet soit privée d’un moyen de preuve pour les établir, ni qu’il serait indispensable que le monopole d’exploitation du brevet invoqué ne soit pas expiré au jour de la requête pour que la saisie-contrefaçon soit valable dans la mesure où le requérant entend obtenir la preuve de faits de contrefaçon commis à une époque où le brevet était opposable au tiers.

En la cause, la société Deprat a expressément précisé dans sa requête que le brevet présenté expirait le 28 juin 2005 et que la saisie était sollicitée aux fins « de confirmer la réalité […] de la vente de produits argués de contrefaçon […] vente constatée lors de la première saisie-contrefaçon opérée le 24 juin 2005 » (soit à une date où le brevet n’était pas encore expiré) et l’ordonnance rendue sur cette requête indique que la description et la saisie sont autorisées pour la preuve de la contrefaçon alléguée « antérieure au 29 juin 2005 » (mention manuscrite).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte le cas échéant d’éléments saisis le 1er juillet 2005, qui démontreraient la mise en œuvre de caractéristiques du brevet antérieurement à son expiration (survenue deux jours auparavant), même si par nature les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon sont d’interprétation stricte.

Le jugement du 6 juillet 2006 sera en conséquence infirmé en ce qu’il a annulé « la procédure de saisie-contrefaçon diligentée le 1er juillet 2005 sur le fondement d’une requête présentée le 29 juin 2005 ».

***

Personnellement, nous ne trouvons rien à redire à cette approche. Sur le terrain, il peut s’avérer difficile de dater les objets et de distinguer les actes effectués avant et après l’expiration du titre, mais lorsque la saisie a lieu quelques jours seulement après la date d’expiration, comme ici, ce problème semble tout à fait maîtrisable.

Cour d’appel de Paris, 3 mars 2010

SA Deprat Jean et Paul Schlagmuller c. SAS Zurfluh Feller

Source : EPLaw Patent Blog

Une copie de la grosse peut être téléchargée sur ce blog.

NB : Les décisions de première instance du 6 juillet 2006 et du 13 juillet 2007 sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI ; la première a également fait l’objet d’une publication dans le PIBD n° 839, III-692. 

NB : Ce n’est pas la première décision en ce sens; cf. l’arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2009, dans l’affaire Sankyo c. Sandoz. Maître Fowdar, dans un billet consacré à cette décision, exprime des réserves et juge l’arrêt « discutable en droit pour diverses raisons ». Cette affaire a d’ailleurs été jugée digne d’être portée à la connaissance des spécialistes y compris hors de France, comme en témoignent des articles ici et ici.