Proportionnalité

La présente décision a déjà eu une grande publicité. Nous la rapportons tout de même, histoire d’enrichir notre modeste « base de données ».

La société suédoise Astra Zeneca (ci-après « Astra ») est titulaire du brevet européen EP 1 020 461 (« EP ‘461 ») concernant un « sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’omeprazole et son utilisation ».

La revendication 1 de ce brevet tel que délivré est rédigée comme suit :

Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy-3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl]suIfiny]-1-H-benzimidazole ((-)-oméprazole), ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ≥ 99,8 %, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

Le brevet a fait l’objet de treize (!) oppositions et a été révoqué par la division d’opposition. Un recours (T 1760/11) a été formé et est actuellement pendant.

La société Astra est également titulaire du brevet européen EP 0 773 940 (« EP ‘940 »)concernant un « procédé de synthèse de sulfoxydes substitués ».

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition et a été maintenu dans une forme modifiée (après retrait des recours formés par le breveté et l’opposante).

La revendication 1 telle que maintenue par la division d’opposition est rédigée comme suit :

Procédé de synthèse énantiosélective d’un composé sulfoxyde de formule (I) ou d’un sel alcalin de celui-ci, soit en tant qu’énantiomère unique soit sous une forme énantiomériquement enrichie

 
dans laquelle

Het1 est

Het2 est

et X est

où

N à l’intérieur d’un noyau benzénique du fragment benzimidazole signifie que l’un des atomes de carbone substitué par R6-Rg peut être éventuellement remplacé par un atome d’azote sans aucun substituant ;

R1, R2 et R3 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alkylthio, un alcoxy éventuellement substitué par un fluor, un alcoxyalcoxy, un dialkylamino, un pipéridino, un morpholino, un halogène, un phénylalkyle et un phénylalcoxy ;

R4 et R5 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle et un aralkyle ;

R6’ est un hydrogène, un halogène, un trifluorométhyle, un alkyle et un alcoxy ;

R6-R9 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un alkyle, un alcoxy, un halogène, un

halogénoalcoxy, un alkylcarbonyle, un alcoxycarbonyle, un oxazolyle, un trifluoroalkyle, ou des groupes adjacents R6-R9 forment des structures nucléaires qui peuvent être davantage substituées ;

R10 est un hydrogène ou forme une chaîne alkylène conjointement avec R3 ;

R11 et R12 sont identiques ou différents et choisis parmi un hydrogène, un halogène ou un alkyle,

et dans les définitions ci-dessus, les groupes alkyle, les groupes alcoxy et leurs fragments peuvent être des chaînes en Cl-Cg ramifiées ou linéaires ou comprennent des groupes alkyle cycliques, par exemple un cycloalkylalkyle,

caractérisé en ce qu’un sulfure pro-chiral de formule II

dans laquelle Het1 et Het2 sont tels que définis ci-dessus,

est oxydé dans un solvant organique avec un oxydant et en présence d’un complexe de titane chiral et d’une base, et le sulfoxyde obtenu est éventuellement transformé en un sel pharmaceutiquement acceptable par des procédés traditionnels.

Les 21 et 28 mars 2011, la société Astra a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans différents locaux de la société Etypharm ainsi qu’à I’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Le 29 avril 2011, elle a fait assigner la société Etypharm devant le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de procéder à l’examen des documents saisis dans les locaux de la société défenderesse sous le sceau de la confidentialité.

Elle a, le même jour, assigné cette même société aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon de la revendication 3 du brevet européen EP ‘940.

Le 18 mai 2011, elle a engagé une autre procédure en interdiction provisoire sur le fondement de la contrefaçon du brevet EP ‘461.

Le 20 mai 2011, la société indienne Cipla, fabricant du principe actif utilisé par la société Etypharm, a fait assigner la société Astra en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge a rejeté la demande et celle tendant à la mise sous scellés des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon à l’AFSSAPS.

La société Cipla a interjeté appel.

Par arrêt en date du 6 décembre 2011, la Cour de Paris a confirmé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon :

***

… Considérant que la société Cipla, tiers à la saisie, estime être recevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS sur le fondement des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC ;

Considérant qu’elle considère que l’ordonnance qui a autorisé cette mesure méconnaît gravement les statuts et la mission de l’AFSSAPS, organisme de service public ainsi que la nature des documents qui pouvaient être appréhendés ;

Considérant qu’elle souligne que pour les besoins de l’obtention de l’autorisation administrative, l’entreprise est tenue de dévoiler ses secrets de fabrication, de composition et d’élaboration du médicament et que l’agence est tenue au secret professionnel ; qu’elle souligne que le saisissant dispose de toutes les informations confidentielles concernant les produits fabriqués par son concurrent sans que ce dernier ait été informé de la saisie ; qu’elle ajoute que les documents font partie du dossier administratif d’autorisation de mise sur le marché dont fait partie le DMF (drug master file ; partie confidentielle du dossier d’AMM) et qu’à ce titre, ils sont régis par le droit administratif ; qu’elle invoque l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; que les documents saisis entrent dans cette dernière catégorie et ne peuvent être communiqués qu’après occultation des données confidentielles ;

Considérant qu’elle estime qu’il existe une atteinte au secret des affaires tant en doit administratif qu’en droit civil et commercial ; que sur le plan administratif, elle cite l’article 6-III de la loi précitée et sur le plan civil et commercial se réfère au principe du secret des affaires consacré par le droit privé et le droit communautaire ;

Considérant qu’elle reproche à l’ordonnance d’avoir méconnu l’obligation de rechercher la conciliation des intérêts légitimes et protégés en présence ; qu’elle considère que cette conciliation imposait la mise au secret des documents saisis, que l’urgence ne pouvait motiver la violation de la confidentialité des documents appréhendés et que le juge devait prendre des précautions ; qu’elle ajoute qu’elle ne saurait avoir moins de droit que le saisi ; qu’elle souligne qu’il a pu être saisi des documents ne pouvant être utiles dans le cadre de la procédure en saisie-contrefaçon et qu’aucun tri n’a pu être fait, les agents de l’AFSSAPS n’ayant pas compétence pour ce faire ;

Considérant que la société Astra estime que la loi du 17 juillet 1978 est inapplicable ratione materiae et en toute hypothèse inadaptée à la question ; qu’elle ajoute avoir utilisé les outils que le Code de la propriété intellectuelle a adoptés pour lui permettre en urgence de démontrer la contrefaçon dont elle était victime ; qu’elle souligne que la saisie a été opérée exclusivement sur les éléments relatifs au procédé de fabrication et au produit se rapportant à la contrefaçon des deux brevets européens ; qu’elle relève que les opérations ont été faites en présence d’un pharmacien et d’un membre de l’AFSSAPS ; que cet organisme a remis les documents sans estimer nécessaire de les mettre sous scellés ; qu’elle ajoute que la société Cipla n’est pas fondée à se plaindre de ce que des documents confidentiels auraient été saisis à son préjudice dès lors qu’ils sont en relation avec la contrefaçon invoquée et que les documents sans rapport n’ont pas été saisis ; qu’elle considère qu’elle est tout aussi mal fondée à réclamer une modification de l’ordonnance, l’article R 615-4 CPC [sic] ne pouvant s’appliquer à l’espèce ;

Considérant qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 CPC, le juge qui a fait droit à la requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance et ce à la demande de tout intéressé ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance a été rendue à la demande de la société Astra en vue de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS ; que la société Cipla dont le DMF a été saisi à l’AFSSAPS a donc un intérêt à solliciter la rétractation ou la modification de l’ordonnance ;

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 a pour objet de régler les relations entre l’administration et le public ; que ce texte institue un droit au profit des administrés d’obtenir la communication de documents administratifs ;

Considérant que les dispositions de ce texte qui prévoient que lorsque les documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou secret en matière commerciale et industrielle, ils sont occultés, ne privent pas d’effet les dispositions de l’article L 615-5 CPI ; que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut obtenir la preuve de faits de contrefaçon en recourant à une mesure de saisie-contrefaçon y compris portant sur des documents couverts par le secret des affaires ;

Considérant qu’il convient de rappeler que le juge autorise une telle mesure et exerce un contrôle afin de garantir ce secret ; qu’il n’existe pas de réserve sur le pouvoir du juge en la matière qui peut parfaitement ordonner cette mesure y compris au siège d’une autorité administrative ;

Considérant que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n’affectent pas les droits que les intéressés peuvent tirer de dispositions particulières comme en l’espèce celles relatives à la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle ;

Considérant que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête a autorisé la société Astra à faire procéder par huissier à

« la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie en deux exemplaires du ou des dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole dont la société Etypharm est titulaire en particulier des modules 1, 2 et 3 notamment le DMF partie ouverte et fermée ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM et si cela s’avérait nécessaire à la saisie réelle des parties correspondantes des dossiers d’AMM ainsi que toute variation de ce ou ces dossiers d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole indiquant parmi les fabricants la société Ethypharm » ;

Considérant que la partie fermée du DMF contient des informations confidentielles relatives au savoir-faire du laboratoire et doivent à ce titre être protégées par le secret des affaires ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le saisissant doit avoir accès à tous les documents et informations susceptibles de lui permettre d’établir la contrefaçon qu’il allègue ;

Considérant qu’il n’est pas nié que le DMF qui porte sur le mode de fabrication de la substance active a un lien direct avec les faits de contrefaçon du procédé de fabrication, objet du brevet invoqué par la société Astra ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête que le produit argué de contrefaçon devait être de manière imminente mis sur le marché et que l’urgence était invoquée pour justifier la demande de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS qui pouvait détenir le dossier d’AMM susceptible de fournir des éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée ; que, par ailleurs, des saisies-contrefaçon avaient été opérées dans les locaux de la société Etypharm qui avait indiqué que le procédé de fabrication du principe actif propre au fabricant n’était pas divulgué ;

Considérant en conséquence, que la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’AFSSAPS pouvait être ordonnée et qu’il n’y pas lieu à rétractation de ladite ordonnance ;

Considérant que la société Cipla peut demander que l’ordonnance soit néanmoins aménagée pour garantir la confidentialité des documents saisis ; que cette demande est fondée sur l’article 497 CPC et les dispositions de l’article R 615-4 CPI ne sont pas applicables dès lors que la société Cipla n’était pas la partie chez qui la saisie-contrefaçon était opérée ;

Considérant, toutefois, que si le saisissant doit avoir accès aux documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, il ne doit avoir accès qu’à ceux-là ; qu’il convient de prendre toute mesure à cette fin alors que les opérations ont lieu chez un tiers au litige, en dehors de la présence du principal intéressé ; qu’il y a lieu de se soucier du respect de la confidentialité des données saisies ;

Considérant qu’il convient de concilier les intérêts contradictoires des parties, la recherche d’éléments de preuve de la contrefaçon et la protection de données confidentielles ; qu’il faut veiller à la proportionnalité des mesures prises avec la nécessaire protection de la confidentialité ;

Considérant qu’aux termes de l’ordonnance, l’AFSSAPS ne pouvait que déférer à la demande qui lui était faite ; qu’elle ne disposait d’aucun motif pour s’y opposer pas plus qu’elle ne pouvait demander le placement sous scellés de documents relatifs à un dossier AMM déposé par Cipla ;

Considérant que les opérations de saisie ont été diligentées par l’huissier accompagné de Mme U., conseil en propriété industrielle et M. C., conseil en propriété industrielle ; que, même si ceux-ci présentent une garantie de compétence quant à la compréhension des documents relatifs aux brevets et ne sont pas les conseils habituels de la société Astra, ils ont néanmoins été désignés à sa demande ainsi que le révèle la requête et sont donc rémunérés par celle-ci ; que, sur place, les responsables juridiques et pharmaciens appelés à présenter les documents requis n’ont pas compétence pour faire un tri dans l’intérêt de l’intéressé ni à apprécier ce qui ressort de la confidentialité invocable par celui-ci ;

Il y a là de quoi faire bondir les CPI ...

Considérant que les personnes responsables de l’AFSSAPS ont seulement veillé à fournir les pièces visées à l’ordonnance, qu’elles n’étaient pas habilitées à faire un tri dans les documents remis à l’huissier au nom de la société Cipla ni à en solliciter la mise sous scellés ;

Considérant que ces documents à caractère confidentiel pouvaient donc être portés à la connaissance de tiers et la société Cipla, absente des opérations qui ne déroulaient pas dans ses locaux, n’en a pas eu connaissance immédiatement et n’a pas pu veiller à la confidentialité qui devait être attachée à ceux-ci ;

Considérant que l’urgence à démontrer la contrefaçon ne s’opposait pas à la mesure de mise sous scellés des documents dès lors que la société Astra a attendu deux mois pour assigner en interdiction la société Ethyfarm à la suite des saisies-contrefaçon et qu’elle a tardé à faire appel de l’ordonnance du 10 juin 2011 ne formalisant celui-ci que le 7 septembre 2011, qu’elle n’a en outre pas fait appel de la décision de référé du 5 juillet 2011 l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le brevet EP 984957B1 ;

Considérant qu’au surplus, elle s’est vue dans l’obligation de solliciter une telle mesure pour les documents objets des saisies-contrefaçon opérées chez Ethypharm qui, elle, avait demandé leur placement sous scellés ;

Considérant dès lors que la proportionnalité qui doit exister entre la mesure prise et les nécessités d’obtenir une preuve de la contrefaçon conduisent à modifier l’ordonnance entreprise et à dire que les documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés dans l’attente d’une demande de la société Astra aux fins d’expertise de ceux-ci ou d’examen contradictoire devant le juge en présence de la partie concernée à savoir la société Cipla ;

Considérant qu’il découle de cette modification que la société Astra ne saurait divulguer les informations recueillies dans le cadre de la saisie-contrefaçon sauf à engager sa responsabilité ; que la divulgation éventuelle des documents confidentiels pourra entraîner la mise en cause de sa responsabilité et la condamnation à des dommages-intérêts si un préjudice a été subi par la société Cipla ; que la demande d’interdiction de se dessaisir des documents appréhendés par la société Astra devient inutile du fait de la modification de l’ordonnance entreprise ;

Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société Cipla sur le fondement de l’article 700 CPC ; que la société Astra est condamnée à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société Astra succombant doit supporter les dépens de l’instance. »

Par ces motifs, le Tribunal

• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies-contrefaçon,
• dit que les documents saisis lors des opérations réalisées dans les locaux de l’AFSSAPS doivent être placés sous scellés à charge pour la société Astra Zeneca de demander toute mesure utile à la démonstration des faits de contrefaçon allégués et
• condamne cette société à payer à la société Cipla la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

Cour d’appel de Paris, 6 décembre 2012

Cipla c. Astra Zeneca

Source : PIBD 957 III-150

A noter l’article très critique de Béatrice Orès dans la dernière livraison (mars 2012) de la Revue Orange, page 24.