A la sueur de ton casque ...

S’il y a un aspect du droit des brevets où les tribunaux français patinent plus qu’ailleurs, c’est l’évaluation de l’activité inventive. A leur décharge, il faut dire que cette condition de brevetabilité est un implant relativement récent et ne fait pas partie du génome d’origine du droit français des brevets. Il est d’autant plus intéressant de voir comment nos juges se débrouillent.

Jean-Jacques S. (que nous connaissons d’une autre affaire ; voir ici) est titulaire du brevet européen EP 0 912 119 concernant un « dispositif de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef ».

Ce brevet n’a pas fait l’objet d’une opposition. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

1. Dispositif de protection pour couvre-chef, notamment pour casque, destine à recouvrir au moins la surface du fond de celui-ci, du type comprenant au moins une feuille (2) constituée d’un matériau absorbant caractérise en ce que le verso de la feuille absorbante (2) est solidaire d’au moins un élément de maintien (13) déformable semi-rigide et élastique destine à venir en contact avec la surface du fond du couvre-chef (5), et dont la déformation assure la mise en forme et le maintien sur celui-ci de la feuille absorbante.

Ayant appris que des dispositifs de protection hygiénique du fond d’un couvre-chef et plus précisément d’un casque de moto se trouvaient dans les locaux de la société Motocab, Monsieur S. y a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 15 octobre 2009. L’huissier y a appris que les dispositifs de protection litigieux étaient fabriqués par la société Sauvagine.

Par actes d’huissier en date du 13 novembre 2009, Monsieur S. a fait assigner la société Motocab et la société Sauvagine devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications n° 1, 3 et 4 de son brevet.

Les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet.

***

Sur la demande de nullité du brevet pour défaut d’activité inventive

Les sociétés défenderesses concluent à la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet pour défaut d’activité inventive.

L’article 56 de la convention de Munich dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements.

L’homme du métier, qui en l’espèce est un technicien dans la fabrication des protections hygiéniques, doit chercher à intégrer une protection directement dans un couvre-chef et notamment dans un casque en en assurant la mise en forme et le maintien.

Revendication 1

Le brevet « Parenty » FR n° 91 12814

II ressort du brevet Parenty déposé le 17.10.1991 … que le moyen utilisé pour protéger la tête du fond du couvre-chef se présente sous la forme d’une mince feuille à base de cellulose ou autre, ronde, rectangulaire ou carrée s’agissant d’un matériau déformable, résistant et absorbant qui s’adapte facilement à tous les fonds de couvre-chefs ou casques.

Ce dispositif de protection a la même fonction que le dispositif litigieux.

Il est décrit dans le brevet le moyen … en permettant la fixation d’une protection sachant que sur la face isolante supérieure sont adaptées des bandes adhésives, protégées avant usage par un film amovible, destinées à fixer la protection dans tout type de coiffure.

Il convient de constater que le brevet Parenty ne divulgue pas l’élément de maintien qui caractérise le dispositif, objet de la revendication 1 du brevet S, en ce qu’il est déformable, semi-rigide et élastique, solidaire de la feuille absorbante sur laquelle il agit, puisque c’est la déformation de l’élément de maintien qui assure la mise en forme et le maintien sur le fond du couvre-chef de la feuille absorbante.

Le brevet Parenty ne permet pas à l’homme du métier de parvenir à la solution du brevet S., il n’est d’ailleurs pas invoqué au titre du défaut de nouveauté.

Le brevet Shifrin US-RE 35.193

Le brevet Shifrin, brevet rendu public le 2.4.1996 …, décrit un casque de protection composé d’une coque de tête sphérique en tissu creuse incluant un corps extérieur en tissu et une doublure intérieure intégrée formant une pluralité de poches adjacentes sur la circonférence autour de la coque de tête en tissu hémisphérique creuse. Des lignes de pliage généralement radiales espacées sur la circonférence émanent du centre de la coque de la tête, relient le corps en tissu extérieur à la garniture intérieure et forment des poches séparées adjacentes. Les lignes de pliage incluent des lignes de pliage alignées courant sur les deux côtés et facilitant le pliage du casque sur les lignes de pliage transversales alignées ….

La société Sauvagine soutient qu’il suffit à l’homme du métier de transposer la forme de la casquette à la doublure pour arriver au dispositif S. ce qui constitue une opération élémentaire consistant à retourner le dispositif en vue de l’insérer dans le couvre-chef en positionnant la doublure dans le bon sens. Mais Monsieur S. relève pour sa part qu’il ne suffit pas de retourner la casquette anti-choc pour obtenir le résultat escompté puisque du fait du retournement de la casquette anti choc et de son placement à l’intérieur d’un casque pour protéger le fond de ce dernier de la transpiration, la tête viendrait en contact avec un matériau qui n’est pas prévu pour absorber la transpiration.

Il ressort de ces éléments que le brevet Shifrin, qui divulgue une casquette autoportante, diffère de l’objet de l’invention critiquée et ne peut être transposé par l’homme du métier pour obtenir le dispositif S. car il ne comporte pas d’élément de maintien au sens de la revendication 1 du brevet européen S, soit un élément de maintien semi-rigide et élastique opérant par un phénomène de frottement contre le fond d’un couvre-chef.

L’opération consistant à « retourner » la casquette anti-choc du brevet Shifrin nécessitant en toute hypothèse un effort inventif et ne donnant aucune solution pour absorber la transpiration de la tête.

Les sociétés défenderesses ne peuvent par ailleurs pour étayer leur argumentation venir soutenir que Monsieur S. aurait, devant l’office américain des brevets, reconnu la pertinence de l’antériorité Shifrin sachant que dans tous les cas une procédure d’examen d’une demande de brevet, de nature administrative ne peut s’imposer comme précédent au juge français. De plus à supposer que Monsieur S. ait reconnu la pertinence de cette antériorité, il n’est pas expliqué comment elle parviendrait à détruire l’activité inventive de l’invention divulguée par le brevet de Monsieur S.

Le brevet Tivis

Le brevet Tivis, s’agissant d’un brevet américain n° 5 058 210 rendu public le 22.10.1991 … porte, contrairement à l’antériorité Shifrin, sur une doublure absorbante jetable pour casque de sécurité mais qui est destinée à absorber et retenir la transpiration sur le front du porteur. La protection, constituée de bandes diamétrales se croisant au sommet de la feuille conformée en demi-sphère, est fixée sur la bande têtière du casque rigide par trois languettes adhésives à pression.

Il ne s’agit donc pas d’une protection qui couvre la surface du fond du casque mais uniquement sa partie avant, le dispositif de fixation comportant trois languettes pourvues chacune d’un adhésif servant à fixer la doublure en sa partie inférieure sur un cuir intérieur appartenant au casque.

La feuille absorbante du dispositif Tivis qui pour tenir en place dans un casque, met à contribution un élément préexistant dans ce casque qu’est le cuir intérieur sous lequel sont glissées des languettes adhésives appartenant à la doublure et repliées pour venir coller la partie adhésive sur elle n’est pas utilisable dans tout type de casque et ne tient pas en place d’elle-même par détente élastique et frottement d’un élément semi-rigide solidarisé à la feuille absorbante.

Le document Yamaha

L’antériorité Yamaha … invoquée par les sociétés défenderesses, s’agissant de la traduction en français d’un brevet japonais n°02289102, est contestée par Monsieur S. au motif qu’il s’agit d’un extrait de base de données INPADOC avec une traduction en français de l’abrégé du brevet, insuffisante et devant être écarté des débats. Le document critiqué s’agissant d’un brevet japonais référencé n’a pas à être rejeté mais l’abrégé produit ne permet pas une analyse détaillée du dispositif proposé. Seuls les dessins produits peuvent être pris en compte.

Il porte néanmoins sur une natte maintenue de manière compacte et stable dans un casque par l’inclusion d’un matériau poudreux ayant des propriétés déshumidificatrices et désodorisantes dans des sacs internes perméables à l’air, les sacs internes étant situés dans des sacs externes. Les sacs externes adhèrent à des bandes adhésives double face et sont fixés sur la face interne d’un casque permettant ainsi de porter le casque sans contact déplaisant.

Il ressort de l’abrégé du brevet qu’il décrit une protection comportant une pluralité de secteurs solidarisés entre eux par une partie centrale mais qu’il ne divulgue pas la présence d’un élément de maintien déformable qui serait solidaire du verso des parois, destiné à venir en contact avec la face interne du casque et dont la déformation assurerait la mise en forme et le maintien sur cette face interne du dispositif.

L’homme du métier ne peut trouver dans le brevet Yamaha comment remplacer ou ajouter aux moyens de fixation divulgués un moyen pour permettre le maintien du dispositif de protection de fond du couvre-chef déformable, semi-rigide et élastique.

Aux termes de ses conclusions, la société Sauvagine soutient que le brevet S. ne constitue qu’une juxtaposition des moyens connus exposés précités soit : Un matériau absorbant de cellulose (brevets Shifrin et Parenty) déformable et jetable, pliable (brevet Parenty), selon une forme décrite dans les brevets Shifrin et Yamaha, la revendication 1 étant dépourvue en conséquence d’activité inventive.

Il ressort des antériorités décrites que l’homme du métier ne peut y trouver de façon évidente comment remplacer, voir ajouter aux moyens de fixation adhésifs divulgués un élément de maintien déformable semi-rigide et élastique, objet de la revendication 1 aux fins qu’il tienne seul au fond du couvre-chef et la juxtaposition des moyens décrits contenus dans au moins quatre brevets n’amène pas nécessairement à la solution proposée par la brevet S.

En effet, les parties n’ont pas envisagé la combinaison deux par deux des différents brevets exposés pour aboutir à la solution proposée par le brevet S. Mais il convient de relever que même en procédant à la combinaison des brevets deux par deux, sachant que chaque brevet porte une solution en soi, l’invention du brevet S. nécessite un effort de création. Chaque brevet propose un moyen particulier et un seul qu’il n’est pas évident de mettre en relation avec un autre par l’homme du métier qui ne peut parvenir à la solution du brevet S.

Le tribunal procède selon un schéma désormais bien établi : on passe en revue, assez longuement, les documents de l’art antérieur, puis survient la conclusion, par simple affirmation. En ruminant les antériorités, le juge parvient à une conviction, mais il se garde bien de nous en dévoiler les fondements. Du coup, le lecteur se trouve dans la situation du fidèle venu consulter la Pythie à Delphes : il s’en va avec une réponse, mais il ne sait pas très bien sur quoi elle repose.

Il convient de rejeter en conséquence la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 formée par les sociétés défenderesses.

Sur la demande de nullité des revendications n°3 et 4

II est constant que dans l’hypothèse où la revendication 1 est déclarée valable, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance.

Dans ces conditions, les demandes de nullité concernant les revendications 3 et 4 qui sont dans la dépendance de la revendication 1 qui a été reconnue valable, sont sans objet et il convient de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.

Sur les actes de contrefaçon

La société Sauvagine soutient qu’il ne peut y avoir de contrefaçon au motif que l’élasticité de l’élément de maintien décrite dans la revendication 1 ne se retrouve pas dans le dispositif argué de contrefaçon puisqu’il est fabriqué en carton, la société Sauvagine ne faisant pas état d’autres caractéristiques qui seraient différentes dans le dispositif litigieux.

Il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15.10.2009 que le dispositif lorsqu’il est placé au fond du casque en épouse la forme. La pièce de carton mince et déformable solidarisée à la feuille absorbante du produit argué de contrefaçon est également élastique puisqu’elle permet le maintien du dispositif au fond du casque et qu’il reste au fond du casque même quand il est retourné.

Il ne peut donc être soutenu que le produit argué de contrefaçon n’est pas élastique alors qu’il se maintient au fond du casque et contrefait en conséquence la revendication 1 du brevet S.

En conséquence, Monsieur S. est bien fondé à prétendre que le dispositif est la contrefaçon de la revendication n° l du brevet.

La société Sauvagine en fabriquant les produits et en les offrant à la vente ou en les vendant et la société Motocab en les détenant et les utilisant se sont donc rendues coupables de contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du Brevet S. EP 0 912 119.

Sur les mesures réparatrices

La demande d’expertise sollicitée par Monsieur S. sera rejetée, le Tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer sur le montant du préjudice subi.

II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 15.10.2009 et de la commande du 18.08.2008 passée par la société Motocab à la société Sauvagine que 200 000 pièces, paire de gants plus protection casque, ont été commandées pour un montant de 140.000 €. La société Sauvagine expose qu’à la suite de la commande par la société Motocab, seules 90 000 protections hygiéniques jetables arguées de contrefaçon ont été importées de Chine dont 39 000 ont été livrées à la société Motocab … et 50 000 retenues en douane, 1000 pièces étant toujours en stock dans les locaux de la société Sauvagine.

Le préjudice subi par Monsieur S. est constitué par le manque à gagner subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur s’agissant de la marge perdue soit le produit de la valeur de chaque pièce d’un montant de 0,66 euros par le nombre de pièces de 90 000 soit 59 400 € de marge indiqué par la société Sauvagine de 40% soit la somme de 23 760 € par le taux.

Les sociétés Sauvagine et Motocab seront en conséquence condamnées in solidum à verser à Monsieur S. la somme de 23 760 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

La demande de publication n’est pas nécessaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

Il convient d’interdire aux sociétés Sauvagine et Motocab de continuer à commettre des actes de contrefaçon et ce sous astreinte provisoire de 2 € par produit contrefaisant, chaque infraction étant constituée par l’importation en France et la vente d’une protection hygiénique de couvre-chef contrefaite, l’astreinte prenant effet passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois.

II sera également fait droit aux demandes de mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif.

Il convient de donner acte à la société Sauvagine et à la société Motocab de ce qu’elles ne s’opposent pas à la destruction des produits argués de contrefaçon détenus par le transitaire en douane et par la société Sauvagine soient détruits.

Sur les autres demandes

II convient d’allouer à Monsieur S. la somme de 10 000 € en application de l’article 700 CPC, les sociétés Sauvagine et Motocab étant condamnées à payer in solidum la dite somme outre les frais de la saisie-contrefaçon dont Monsieur S. sollicite le remboursement.

Les conditions sont réunies pour ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. …

***

TGI de Paris, 24 mai 2011

Jean-Jacques S. c. Motocab et Sauvagine

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pur et dur

Comme nous l’avons rapporté dans un billet du mois de septembre 2010 (ici), la société Biogaran, titulaire d’AMM pour les médicaments Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine REF 50 mg gélules, a reçu de la société Laboratoires Negma (ci-après « Negma ») une lettre d’avertissement selon laquelle ces deux produits étaient des génériques d’un produit couvert par le brevet EP 520 414 concernant un procédé d’obtention de diacétylrhéine, brevet dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite sur le marché français.

Biogaran a assigné cette société, ainsi que la société Laboratoires Medidom, titulaire du brevet invoqué, en nullité de la revendication 14 concernant le produit pharmaceutique en cause.

Cette revendication est rédigée comme suit :

Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 31 mars 2010, assorti de l’exécution provisoire, a annulé, pour défaut de nouveauté, la revendication 14.

Negma a relevé appel.

Par arrêt du 30 juin 2010 (PIBD 926 III-663), la Cour de Paris a confirmé ce jugement.

La société Negma s’est donc pourvue en cassation.

Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi :

***

… Attendu que la société Negma fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 31 mars 2010 en ce qu’il a dit que cette revendication 14 était nulle pour défaut de nouveauté, alors, selon le moyen :

1°/ que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que l’antériorité qui ne vise pas un degré de pureté particulier n’est pas complète lorsque l’invention en diffère, sinon par la fonction de la composition -traiter l’arthrose- du moins par son résultat -traiter l’arthrose sans effet génotoxique ; qu’en relevant que le brevet Friedmann Proter (US4 244 968) ne comportait aucune mention de la présence ou non de constituants de type aloémodine indésirables et indiquait seulement à l’homme du métier du domaine considéré d’utiliser comme matière première des sennosides A et B obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, sans exclure un autre moyen de les obtenir, la cour d’appel, qui a reconnu que le brevet Friedmann ne visait pas un degré de pureté particulier à la différence du brevet litigieux qui en fait le moyen de parvenir à un résultat différent, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 614-12 du CPI et 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen en jugeant néanmoins que le brevet Friedmann constituait une antériorité privant de nouveauté le brevet litigieux ;

2°/ que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que l’antériorité qui ne vise pas un degré de pureté particulier n’est pas complète lorsque l’invention en diffère, sinon par la fonction de la composition -traiter l’arthrose- du moins par son résultat -traiter l’arthrose sans effet génotoxique ; qu’en retenant qu’il ressortait de l’analyse de Mme Y... que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser des sennosides A et B, ou les purifier si nécessaire, en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque, quand il lui fallait constater que le brevet Friedmann Proter (US4 244 968) invitait l’homme du métier à utiliser des sennosides A et B à l’état pur pour obtenir un médicament dépourvu de la génotoxicité des préparations déjà connues, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

3°/ que l’antériorité destructrice de nouveauté doit être certaine quant à son existence, sa date et quant à son contenu ; que la société Negma faisait valoir que l’antériorité n’était pas en l’occurrence certaine dans la mesure où, les matières premières de haute pureté n’étant pas accessibles au public à la date de priorité du brevet, elles ne pouvaient être obtenues en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier dans le domaine considéré à cette date à un degré de pureté équivalent à celui des matières premières utilisées par Mme Y... pour son analyse technique ; qu’en se bornant à retenir que l’homme du métier pouvait obtenir et caractériser des sennosides A et B ou les purifier si nécessaire en utilisant les connaissances générales dans le domaine considéré à l’époque sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’homme du métier pouvait les obtenir ou les purifier à la date de priorité du brevet à un niveau de pureté équivalent à celui des sennosides utilisés lors de son expertise par Mme Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

4°/ qu’une antériorité opposée à un brevet ne peut être retenue que pour ce qu’elle décrit ; que si les juges peuvent se référer à l’exemple de mode de réalisation de l’invention donné par la partie descriptive du brevet opposé à titre d’antériorité, ils ne peuvent retenir, considérant qu’il ne s’agit que d’un exemple, la possibilité d’autres modes de réalisation de l’invention non décrits pour apprécier l’existence de l’antériorité ; que le brevet Friedmann Proter indiquant d’utiliser comme matière première des sennosides A et B obtenus par exemple à partir d’extraits de séné feuilles ou fruits, la cour d’appel ne pouvait déduire de ce qu’il s’agissait d’un exemple l’existence d’autres modes de production de sennosides A et B ; qu’en décidant que le brevet Friedmann Proter, en visant les sennosides obtenus par exemple à partir de séné, n’excluait pas un autre moyen de les obtenir, elle a, ajoutant à ce qui était décrit dans l’antériorité, violé les articles L 614-12 du CPI et 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

5°/ que la nouveauté d’une composition pharmaceutique peut résider dans le degré de pureté particulier de cette composition si ce degré de pureté apporte un élément nouveau à l’état de la technique en fonction du contexte particulier ; qu’en jugeant que la substance diacétylrhéine présentée dans la revendication du brevet EP 520 414 a une composition et des vertus thérapeutiques déjà connues et qu’un produit n’acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu’il est préparé sous une forme plus pure, quand la nouveauté résultait en l’occurrence de ce que le produit, comportant un degré de pureté supprimant un effet toxique, différait par son résultat de l’antériorité portant sur le principe actif pour le traitement de la même maladie sans cependant indiquer de moyen d’élimination de l’effet indésirable, la cour d’appel a violé l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

6°/ que faisant siens les motifs du jugement selon lesquels la revendication 14 du brevet litigieux n’a pas pour objet de résoudre un problème technique spécifique lié à la génotoxicité, caractérisé et identifié par le brevet, mais d’avoir un composé pharmaceutique aussi pur que possible, la cour d’appel, en se fondant sur une interprétation restrictive de la description sans rechercher la finalité de l’invention, laquelle, portant sur l’obtention d’une composition exempte de composés de type aloémodine, visait à obtenir un médicament sans l’effet indésirable des préparations déjà connues, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 614-12 du CPI, ensemble des articles 52, 54 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que la revendication 14 du brevet européen n° 05 204 14 “Produit pharmaceutique contenant de la diacétylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloémodine avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques” est antériorisée de toutes pièces par le brevet américain Friedmann Proter n° 4 244 968 qui divulgue le composé dans tous les degrés de pureté, l’aloémodine ne constituant qu’une impureté ne faisant pas partie de la structure chimique du composé déjà divulguée et a pour finalité le composé pharmaceutique antériorisé aussi pur que possible ; qu’il relève dans la description de ce brevet américain plusieurs procédés pour préparer la diacétylrhéine, notamment à partir de sennosides A et B extraits de feuilles et de fruits de séné ; qu’il retient encore que la synthèse de la diacétylrhéine, à partir d’un mélange d’autres sennosides A et B très purs , opérée par l’expert en suivant strictement les enseignements notamment des exemples américains 1 et 13 et en utilisant les connaissances générales de l’homme du métier considéré à la date du brevet européen, conduit à une diacétylrhéine telle que définie dans la revendication 14 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a vérifié que l’aloémodine ne pouvait être prise en considération pour déterminer la nouveauté, a, sans ajouter à la description du brevet américain, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011

Laboratoires Negma c. Biogaran

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 30 juin 2010

Disponible sur Legifrance.

Effets d’une rupture

Voici une décision très intéressante concernant une invention de salarié :

Monsieur Christian M. a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (ci-après « Synthélabo »), devenue Clintech, entre 1985 et 1996, d’abord en tant que Responsable chimie, puis Directeur adjoint pour la R&D. Il a ensuite été Vice-Président Global R&D de la filiale française de la société américaine Baxter, jusqu’à son licenciement en 2007.

Il est cité comme inventeur dans plusieurs demandes de brevet déposées au nom de la société Baxter :

• FR 2 618 449 concernant un procédé pour purifier l’huile d’olive ; cette demande a été étendue dans un grand nombre de pays et notamment au Canada (CA 1 335 111), en Europe (EP 0 304 354) et aux USA (US 5,962,056)
• WO 2007/016611 concernant un indicateur d’oxygène destiné à un produit médical (quatre inventeurs)
• WO 2007/016615 concernant des produits médicaux et des formulations parentérales (quatre inventeurs)
• WO 2007/037793 concernant un contenant à chambres multiples (quatre inventeurs)

Contenant médical pourvu d’un indicateur d’oxygène 
selon la demande WO 2007/016611.

Après le licenciement de Monsieur M., une transaction a été signée le 4 décembre 2007.

Considérant que les sociétés Baxter SAS, Baxter International Inc. Et Baxter Healthcare SA (ci-après « les sociétés Baxter ») exploitaient les quatre familles de brevets, Monsieur M. les a assigné le 24 février 2009 devant le TGI de Paris en paiement d’une rémunération supplémentaire ou du juste prix pour ces inventions. Il a notamment fait valoir que la transaction conclue lors de son licenciement ne réglait pas la question des brevets en cause

Les défenderesses ont relevé que les demandes de Monsieur M. étaient irrecevables compte tenu de la transaction intervenue entre les parties le 4 décembre 2007, aux termes de laquelle, la société Baxter lui avait versé les sommes de :

• 619.227 € nets, au titre de l’indemnité de licenciement conventionnel,
• 50.000 € bruts, au titre d’une prime de « bonne fin »,
• 442.900 € bruts, à titre d’indemnité « forfaitaire définitive et globale », incluant toutes les sommes « en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis » 

et en contrepartie, Monsieur M. s’était engagé à renoncer définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit.

***

Sur la recevabilité des demandes au regard de la transaction

Aux termes de l’article 2048 CPC, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’étend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Il convient donc de déterminer si le sort de l’éventuel juste prix ou des éventuelles rémunérations supplémentaires au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur était réglé dans la transaction signée le 4 décembre 2007 entre la société Baxter et Monsieur M. suite à son licenciement de l’entreprise pharmaceutique.

L’article 1 de la transaction dispose notamment :

« A l’échéance de son préavis, la Société versera à Monsieur M., en application des dispositions de son contrat de travail, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques du 6 avril 1956 et de la loi, les sommes relatives :

• d’une part, à l’exécution de son contrat de travail, à savoir celles correspondant :
• aux congés payés acquis et en cours d’acquisition à la fin du préavis,
• aux jours de RTT acquis ou en cours d’acquisition à la fin de son préavis. La société Baxter procédera préalablement au versement des sommes indiquées, à la déduction des charges sociales et fiscales afférentes.

• d’autre part, à la rupture de son contrat de travail : l’indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 619.227 € nets ….

A l’échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d’avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n’entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, Monsieur M. recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 € … ».

Par ailleurs, l’article 2 précise

« Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de Monsieur M., Baxter SAS accepte de lui régler, à titre, de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d’un montant brut de 442.900 € … incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ».

Enfin, l’article 3 prévoit que

« En conséquence de ce qui précède, Monsieur M. renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, à l’encontre de Baxter SAS ou de toutes autres personne physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu’à l’encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ».

Ainsi, l’ensemble des articles relatifs à la nature des indemnités versées permet de considérer que la transaction concernait les sommes versées par l’employeur à son employé uniquement au titre de la rupture du contrat de travail à savoir les congés payés, les jours de RTT acquis à la fin de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail, une prime de bonne fin et enfin les indemnités pour les préjudices que Monsieur M. prétend avoir subi.

Dès lors, la présente action ayant pour objet d’obtenir le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire au titre des brevets pour lesquels Monsieur M. apparaît comme inventeur ou co-inventeur, le présent différent n’est pas réglé par la transaction, le paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire ne pouvant être qualifié de préjudice lié à la rupture du contrat de travail ni d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la rupture du contrat de travail et encore moins d’indemnité versée au titre des congés payés, des jours de RTT acquis à la fin de préavis et de prime de bonne fin pour former son successeur.

En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction selon l’article 2052 dudit Code, ne peut être invoquée dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Sur la recevabilité des demandes au titre du brevet [français] et de ses extensions

Le brevet n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » déposé le 23 juillet 1987 par la Société Synthélabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur Monsieur M.

Il n’est pas contesté que :

• au moment du dépôt comme au moment de la délivrance du brevet, l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo,
• la Société Synthélabo a été absorbée en 1991 par fusion par la Société Clintec, joint-venture entre les Sociétés Nestlé et Baxter,
• la Société Clintec était dissoute en 1996.

Par contre, il n’est pas établi la nature juridique de l’opération par laquelle le groupe Baxter reprend le contrôle de l’activité de la branche à laquelle appartient Monsieur M., au sein de la Société Clintec.

En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des pièces n°25 à 27 produites par Monsieur M., s’agissant d’une part de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics, dans lequel ni le nom Clintec ni le nom Baxter ne sont mentionnés, ou d’autre part d’articles de presse généraux.

De même, l’analyse de l’extrait du RCS de la société Baxter ne fait apparaître aucune observation relative à un quelconque événement en 1996 ou au cours d’une autre année relative à la prise de contrôle de la branche dissoute de la Société Clintech aux droits de laquelle elle viendrait désormais.

Au contraire, il est constant que suite à la dissolution de la joint-venture Clintech, Monsieur M. a signé un nouveau contrat de travail, démontrant ainsi une rupture de continuité juridique entre l’ancien employeur et le nouvel employeur ; la convention de résiliation de son ancien contrat de travail avec la Société Clintech du 30 août 1996 mentionne ainsi que les parties sont « contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe Clintech » et qu’elles conviennent que « le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996 » et que « compte tenu de son transfert auprès de la Société Baxter SA à Maurepas (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au 1er septembre 1996, l’employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice des dispositions de la présente convention ».

Or, le paiement du juste prix ou du revenu complémentaire réclamé par Monsieur M. doit être supporté par son employeur lors du dépôt du brevet, ou de celui qui vient à ses droits.

Dans ces conditions, le brevet ayant été déposé et enregistré entre 1987 et 1989 alors que l’employeur de Monsieur M. est la Société Synthélabo aux droits de laquelle vient la société Clintech, c’est à cette dernière de supporter éventuellement cette demande et non à la société Baxter ni aux deux autres demanderesses dont il n’est pas plus établi qu’elles viennent aux droits de la société Clintech concernant ce type de créance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M. contre [les sociétés Baxter] pour défaut d’intérêt à agir au titre du brevet déposé le 23 juillet 1987 n°FR8710404 « Procédé de purification de l’huile d’olives » et de ses extensions.

Sur les demandes au titre des 3 brevets PCT (sic)

II y a lieu de mettre hors de cause la Société Baxter International Inc. et la SA Baxter Healthcare, celles-ci n’étant pas les employeurs de Monsieur M.

Sur la qualification juridique des inventions de Monsieur M.

II n’est pas contesté que Monsieur M. a perçu la somme de 1.500 $ en qualité de co-inventeur des 3 brevets PCT déposé par le Groupe Baxter :

• WO2007/016611 « Indicateur d’oxygène destiné à un produit médical »
• WO 2007/016615 « Produits médicaux et des formulations parentérales »
• WO 2007/037793 « Contenant à chambres multiples »

Il apparaît que lors des dépôts de ces brevets, Monsieur M. exerce les fonctions de Vice-Président Global R&D.

Le contrat de travail, s’il est muet sur le contenu précis des fonctions dévolues à Monsieur M., ne prévoit à ce titre aucune mission de recherche ; en effet, s’il est à la tête de la Division R&D monde de la société Baxter, le poste de Monsieur M. consiste uniquement à diriger et à encadrer la division de R&D et non pas à rechercher et inventer lui-même.

Ainsi, s’il était uniquement d’usage de faire apparaître le Vice-Président Global R&D en qualité de co-inventeur, les parties n’auraient pas manqué de produire la liste des brevets déposés depuis 1996, date d’entrée en fonction de Monsieur M. au poste de Vice-Président Global R&D.

Dans ces conditions, il est établi que Monsieur M. n’a aucune mission inventive dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que dès lors les 3 brevets sont des inventions hors missions ; il doit donc être versé à Monsieur M., en application de l’article L 611-7 2° du CPI, le juste prix.

Sur le juste prix

Le juste prix doit être fixé, sur la base des éléments fournis tant par l’employeur que le salarié, au regard des critères suivants :

• les apports initiaux du salarié dans la réalisation de l’invention,
• l’utilité industrielle,
• l’utilité commerciale.

En l’espèce, il apparaît que le premier brevet a été rejeté, le deuxième a fini par être enregistré mais réduit quant à son étendue et le troisième est en cours d’enregistrement mais celui-ci rencontre des difficultés dans le cadre du processus.

Monsieur M., qui a déjà reçu la somme de 1.500 $ conformément à ce qu’il a lui-même demandé et accepté à la fin de l’année 2007, tel qu’il ressort de l’analyse des différends courriels échangés à ce sujet, ne démontre pas que ces inventions présentent un tel intérêt inventif qu’une somme supérieure doive lui être versée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur M. de l’ensemble des demandes de ce chef. […]

Il y a lieu de condamner Monsieur M. à verser aux sociétés Baxter la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

TGI de Paris, 28/4/11

Christian M. c. Baxter

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

La grosse peut être téléchargée ici.

Bel et bien compétente

Il faut croire que certains brevetés sont prêts à tout pour pouvoir déposer des traductions de leurs brevets européens, malgré l’accord de Londres …

La société Sew-Eurodrive est titulaire du brevet EP 1 281 883 délivré le 14 janvier 2009, avec une description en langue allemande. Ce brevet, qui revendique une « gamme d’arbres », n’a pas fait l’objet d’une opposition.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

1. Gamme d’arbres destinés à être fixés dans un perçage (3) d’une pièce réceptrice (4), la gamme comprenant au moins deux tailles de construction différentes qui comprennent chacune différentes variantes d’arbres, caractérisée en ce que

a) l’arbre (1) possède au moins quatre zones axiales A, B, C et D qui sont adjacentes dans l’ordre alphabétique des lettres qui les désignent et parmi lesquelles D a un plus grand diamètre extérieur que A et/ou B ;

b) au sein d’une taille de construction sont comprises plusieurs variantes d’arbres qui présentent chaque fois une denture différente dans la zone D de l’arbre (1) ;

c) sur l’arbre (l), la zone A est dentée ou moletée ;

d) au sein d’une première taille de construction, au moins dans une première variante, l’arbre (1) n’est pas denté dans la zone B;

e) au sein de la première taille de construction, dans au moins une deuxième variante, les évidements formés par les entre-dents de la denture de la zone D s’étendent dans leurs zones de pied au moins en partie aussi dans la zone B de l’arbre (1), donc la zone B comprend une zone partielle B1 dans laquelle s’étendent les évidements et la zone B comprend d’autres zones partielles, en particulier B2 et B3, dans lesquelles aucun de ces évidements n’est prévu ;

f) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) est divisé au moins en trois zones adjacentes axialement A’, B’ et E’, la zone A’ étant associée à la zone A lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4), la zone B’ étant associée à la zone B lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4) et la zone E’ faisant suite à la zone B’ ;

g) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) présente dans la zone B’ un diamètre intérieur qui est mathématiquement égal ou supérieur à la valeur d ;

h) la zone d’arbre B comprend une zone partielle B3 qui fait suite à la zone A et le diamètre extérieur de la zone B3 est égal au diamètre extérieur de la zone A et inférieur à la valeur d ;

i) la zone d’arbre B comprend d’autres zones partielles BI et B2, la zone BI faisant suite à la zone B2 et la zone B2 faisant suite à la zone B3, et le diamètre extérieur des autres zones BI et B2 étant toujours supérieur à la valeur d de manière que dans les zones BI et B2, lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), une liaison par friction et/ou par adhérence soit prévue ;

j) lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), celui-ci est entaillé par complémentarité de formes par sa zone dentée ou moletée A dans la zone A’ du perçage (3) par suite de l’emmanchement de l’arbre (1).

La société Sew-Eurodrive a demandé à l’INPI que sa traduction en français soit inscrite au RNB.

Le Directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens.

La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.

Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

Comme nous l’avons rapporté dans un billet du mois de septembre 2010, la Cour a néanmoins fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.

« … la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; … c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; … la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ; … »

Combative, la société Sew-Eurodrive s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :

***

… Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient, qu’en vertu des dispositions applicables, le dépôt d’une traduction d’un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société Sew-Eurodrive n’a pas pour objet de permettre la délivrance ou d’assurer le maintien de son titre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel a violé [les articles L 411-4 et L 615-17 du CPI] ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

***

Bien entendu, il y a toute une série d’arrêts parallèles.

A notre avis, c’est une bonne chose que l’argument douteux de compétence ait été évacué, ce qui évite que le litige soit porté devant le juge administratif.

Espérons que la Cour de Paris saura maintenant rejeter le recours sur une base plus saine.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011

Sew Eurodrive c. INPI

Disponible sur Legifrance.

De quoi faire tousser les brevetés

Nous n’avons pas l’habitude de rapporter sur ce blog des décisions provenant de juridictions hors de France. Le présent billet constitue une exception, justifiée par le fait que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt qui aura un impact majeur sur un grand nombre de litiges en France.

L’affaire portant la référence C 322/10 a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par la chambre civile de la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, par décision du 24 juin 2010. La Cour d’appel avait été saisie par la société néerlandaise Medeva BV (ci-après « Medeva »), titulaire du brevet européen EP 1 666 057 concernant un procédé de production d’un vaccin acellulaire contenant des antigènes de Bordetella pertussis.

Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par une filiale italienne de la société Novartis mais l’opposition a été réputée non formée par l’OEB et le brevet a été maintenu tel que délivré.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Procédé pour la préparation d’un vaccin acellulaire, lequel procédé comprend la préparation de l’antigène de 69 kDa de Bordetella pertussis sous la forme d’un constituant individuel, la préparation de l’antigène hémagglutinine filamenteuse de Bordetella pertussis sous la forme d’un constituant individuel, et le mélange de l’antigène de 69 kDa et de l’antigène hémagglutinine filamenteuse en des quantités qui procurent l’antigène de 69 kDa et l’antigène hémagglutinine filamenteuse en un rapport pondéral compris entre 1 : 10 et 1 : 1, de façon à produire un effet synergique quant à la puissance vaccinale.

Bordetella pertussis

Avant l’expiration du brevet, le 26 avril 2010, la société Medeva a déposé cinq demandes de CCP. Il s’agit des vaccins DTPa-IPV/HIB couvrant la diphtérie (D), le tétanos (T), la coqueluche (Pa), la poliomyélite (IPV) et/ou la méningite (Haemophilus influenzae, également dénommée « HIB »). À l’appui de ces demandes, Medeva a produit des AMM délivrées par les autorités allemandes, françaises et du Royaume-Uni pour les médicaments dénommés Infanrix DTCaP, Infanrix IPV, Infanrix IPV+HIB, Infanrix Quinta, Pediacel et Repevax, chacun de ceux-ci contenant, outre la composition de pertactine et d’hémagglutinine filamenteuse, d’autres principes actifs, dont le nombre est compris entre 8 et 11.

Le Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (équivalent britannique du Directeur général de l’INPI) a, par décision du 16 novembre 2009, refusé la délivrance des CCP demandés en considérant notamment, pour quatre de ces demandes (SCP/GB09/015, 09/016, 09/017 et 09/019), que les composants ou principes actifs, mentionnés dans lesdites demandes en vue d’obtenir des CCP couvrant ces composants, étaient plus nombreux que ceux figurant dans le libellé des revendications du brevet de base et n’étaient donc pas protégés par celui-ci au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009.

S’agissant de la cinquième demande (SPC/GB09/018), le Patent Office a notamment considéré que, bien qu’il y eût identité entre les composants ou principes actifs revendiqués dans le brevet et ceux mentionnés dans la demande de CCP, à savoir la composition de pertactine et d’hémagglutinine filamenteuse, les AMM présentées à l’appui de ladite demande ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 3, sous b), du même règlement, en ce que, notamment, elles concernaient des médicaments contenant neuf principes actifs, c’est-à-dire des vaccins ne contenant pas que les composants ou principes actifs mentionnés dans la demande de CCP et dans les revendications dudit brevet.

La société Medeva a introduit un recours devant la High Court of Justice England & Wales, Chancery Division (Patents Court), qui a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2010.

La société Medeva a interjeté appel de cet arrêt devant la chambre civile de la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1) Le règlement n° 469/2009 […] reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants [de ce règlement]. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase ‘le produit est protégé par un brevet de base en vigueur’ figurant à l’article 3, sous a), du règlement [n° 469/2009], et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi ?

2) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non ‘le produit est protégé par un brevet de base’ au sens de l’article 3, sous a), du règlement [n° 469/2009] et, si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents ?

3) Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un vaccin couvrant plusieurs pathologies, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non ‘le produit est protégé par un brevet de base’ au sens de l’article 3, sous a), du règlement [n° 469/2009] et, si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents ?

4) Aux fins de l’article 3, sous a), [du règlement n° 469/2009], un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il ‘protégé par un brevet de base’ si l’un des antigènes du vaccin est ‘protégé par le brevet de base en vigueur’ ?

5) Aux fins de l’article 3, sous a), [du règlement n° 469/2009], un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il ‘protégé par un brevet de base’ si tous les antigènes dirigés contre l’une des pathologies sont ‘protégés par le brevet de base en vigueur’ ? […]

6) Le règlement [n° 469/2009], et plus particulièrement son article 3, sous b), permet-il l’octroi d’un CCP pour un principe actif isolé ou une composition de principes actifs lorsque:

a) un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs au sens de l’article 3, sous a), du règlement [n°469/2009] et que

b) un médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison de principes actifs associés à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet d’une AMM valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE, qui est la première AMM ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé ou de la combinaison de principes actifs ? »

Voici la réponse de la Cour :

***

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à cinquième questions

(19) Par ses cinq premières questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP lorsque se trouvent, parmi les principes actifs mentionnés dans la demande, des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande.

(20) À cet égard, tandis que les gouvernements letton, lituanien et portugais soutiennent que seul le libellé des revendications est pertinent afin de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base en vigueur au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009, Medeva et le gouvernement du Royaume-Uni soutiennent que la notion de « produit […] protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, correspond à toute composition d’un médicament contrefaisant directement le brevet.

(21) Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 1999, Farmitalia (C-392/97, Rec. p. I-5553), se posait la question de savoir selon quels critères il y a lieu de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base en vigueur au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 1768/92, lequel, ainsi qu’il est rappelé au premier considérant du règlement n° 469/2009, a fait l’objet d’une codification par ce dernier.

(22) Au point 26 de l’arrêt Farmitalia, précité, la Cour a relevé que, en l’état actuel du droit communautaire, situation qui n’a pas substantiellement changé dans le contexte du droit de l’Union, les dispositions relatives aux brevets n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation dans le cadre de l’Union européenne ni d’un rapprochement des législations.

(23) La Cour a ainsi conclu, au point 27 dudit arrêt, que, en l’absence d’harmonisation du droit des brevets au niveau de l’Union, l’étendue de la protection conférée par le brevet ne peut être déterminée qu’au regard des règles qui régissent ce dernier, lesquelles ne relèvent pas du droit de l’Union.

(24) À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 469/2009 institue une solution uniforme au niveau de l’Union en ce qu’il crée un CCP susceptible d’être obtenu par le titulaire d’un brevet national ou européen selon les mêmes conditions dans chaque État membre. Il vise ainsi à prévenir une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités de nature à entraver la libre circulation des médicaments au sein de l’Union et à affecter, de ce fait, directement l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (voir arrêts du 13 juillet 1995, Espagne/Conseil, C 350/92, Rec. p. I 1985, points 34 et 35 ; du 11 décembre 2003, Hässle, C 127/00, Rec. p. I 14781, point 37, et du 3 septembre 2009, AHP Manufacturing, C 482/07, Rec. p. I 7295, point 35).

(25) Par ailleurs, il convient de relever que, conformément à l’article 5 du règlement n° 469/2009, tout CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. Il s’ensuit que l’article 3, sous a), du même règlement s’oppose à la délivrance d’un CCP portant sur des principes actifs qui ne figurent pas dans le libellé des revendications de ce brevet de base.

(26) De la même manière, si un brevet revendique une composition de deux principes actifs, mais ne comporte aucune revendication sur l’un de ces principes actifs considéré individuellement, un CCP ne saurait être délivré sur la base d’un tel brevet pour l’un de ces principes actifs considéré isolément.

(27) Une telle approche est par ailleurs corroborée par le point 20, paragraphe 2, de l’exposé des motifs de la proposition de règlement (CEE) du Conseil, du 11 avril 1990, concernant la création d’un CCP pour les médicaments [COM(90) 101 final, ci-après l’« exposé des motifs »], paragraphe dans lequel il est expressément et uniquement fait référence, en ce qui concerne ce qui est « protégé par le brevet de base », au libellé des revendications du brevet de base. Cette interprétation correspond par ailleurs à celle mentionnée au quatorzième considérant du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un CCP pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30), lequel se réfère à la nécessité que des « produits » « soient l’objet de brevets les revendiquant spécifiquement ».

(28) Par conséquent, il convient de répondre aux cinq premières questions que l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande.

Sur la sixième question

(29) Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 peut être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’AMM est présentée au soutien de la demande de CCP comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs.

(30) À titre liminaire, il convient de rappeler que l’objectif fondamental du règlement n° 469/2009 consiste à garantir une protection suffisante pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique, qui contribue de façon décisive à l’amélioration continue de la santé publique (voir arrêts précités Farmitalia, point 19, et AHP Manufacturing, point 30).

(31) À cet égard, l’adoption dudit règlement était motivée par la durée insuffisante de la protection effective conférée par le brevet pour amortir les investissements effectués dans la recherche pharmaceutique et visait ainsi à combler cette insuffisance par la création d’un CCP pour les médicaments (voir arrêts du 23 janvier 1997, Biogen, C 181/95, Rec. p. I 357, point 26, et AHP Manufacturing, précité, point 30).

(32) En outre, ainsi qu’il ressort notamment du point 28, paragraphes 4 et 5, de l’exposé des motifs, la protection conférée par un CCP vise de manière large l’amortissement des recherches aboutissant à la découverte de nouveaux « produits », ce terme étant utilisé comme dénominateur commun en lien avec les trois différents types de brevets pouvant ouvrir droit à un CCP. En effet, si les conditions énoncées dans le règlement n° 469/2009 sont par ailleurs remplies, même un brevet protégeant un procédé d’obtention d’un « produit » au sens de ce règlement peut, conformément à l’article 2 de celui-ci, permettre l’octroi d’un CCP, CCP qui, dans ce cas, conformément à l’article 5 du même règlement et ainsi que l’indique le point 44 de l’exposé des motifs, confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base à l’égard de ce procédé d’obtention du produit, y compris, si le droit applicable à ce brevet le prévoit, l’extension de la protection du procédé d’obtention au produit obtenu par ce procédé.

(33) Ainsi que le relève la juridiction de renvoi et qu’il résulte des observations présentées devant la Cour, à l’heure actuelle, les médicaments mis sur le marché, notamment pour des pathologies complexes, consistent souvent en des combinaisons multithérapeutiques de principes actifs pouvant être administrées aux patients au moyen d’une préparation unique. De la même manière, s’agissant des vaccins, ceux-ci sont souvent développés, notamment en prenant en compte les recommandations des autorités sanitaires des États membres, sous la forme de vaccins multivalents.

(34) Or, si l’octroi d’un CCP devait être refusé au titulaire d’un tel brevet de base portant sur un principe actif novateur ou une composition de principes actifs novatrice au motif que, dans la version commerciale du médicament mettant pour la première fois ce principe actif ou cette composition sur le marché, ledit principe actif ou ladite composition coexiste dans le médicament avec d’autres principes actifs ou compositions, poursuivant d’autres objectifs thérapeutiques et étant ou non protégés par un autre brevet de base en vigueur, l’objectif fondamental dudit règlement, consistant à garantir une protection suffisante pour encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique et contribuer de façon décisive à l’amélioration continue de la santé publique, pourrait être compromis.

(35) D’une part, le titulaire d’un tel brevet ne bénéficierait que de la durée de protection effective conférée par le brevet, laquelle, selon le législateur de l’Union, est insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche pharmaceutique, raison pour laquelle ledit législateur a créé un CCP pour les médicaments, visant à combler cette insuffisance. D’autre part, une telle approche tendrait à favoriser, éventuellement à l’encontre des intérêts des patients et des autorités nationales de santé publique, le développement de médicaments, notamment de vaccins, monovalents. En effet, dans une telle situation, les titulaires de tels brevets seraient contraints de développer commercialement, et de les maintenir sur le marché, des médicaments contenant uniquement les principes actifs revendiqués en tant que tels dans le brevet de base, et ce afin de disposer d’une AMM pour un médicament couvrant exactement ces principes actifs et susceptible en tant que telle d’ouvrir droit avec certitude à un CCP.

(36) Force est de constater qu’un tel résultat ne saurait être compatible avec les objectifs fondamentaux poursuivis par le règlement n° 469/2009 au moyen de la création d’un CCP pour les médicaments.

(37) L’exigence, prévue par le règlement n° 469/2009, selon laquelle le « produit » doit être couvert, en tant que médicament, par une AMM, corrobore une telle approche en ce que cette exigence n’exclut pas par elle-même que cette AMM puisse couvrir d’autres principes actifs qui seraient contenus dans un tel médicament. D’ailleurs, conformément à l’article 4 du même règlement, un CCP a vocation à protéger le « produit » couvert par l’AMM et non le médicament en tant que tel.

(38) En outre, pareille situation correspond à celle décrite aux points 34 et 39 de l’exposé des motifs dans lesquels la Commission des Communautés européennes indiquait, d’une part, que la condition relative à l’existence d’une AMM couvrant le produit sera remplie « si la spécialité pharmaceutique qui le contient a obtenu l’AMM » et, d’autre part, que, dans une telle situation, « [s]i le produit autorisé consiste en une combinaison du composé X avec un autre principe actif, seul le composé X sera protégé par le certificat ».

(39) Conformément à l’article 5 du règlement n° 469/2009, un CCP ainsi délivré en lien avec un tel produit confère, à l’expiration du brevet, les mêmes droits que ceux qui étaient conférés par le brevet de base à l’égard de ce produit, dans les limites de la protection conférée par le brevet de base telles qu’énoncées à l’article 4 de ce règlement. Ainsi, si le titulaire du brevet pouvait, pendant la période de validité de celui-ci, s’opposer, sur le fondement de son brevet, à toute utilisation ou à certaines utilisations de son produit sous la forme d’un médicament consistant en un tel produit ou contenant celui-ci, le CCP délivré à l’égard de ce même produit lui conférera les mêmes droits pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.

(40) Toutefois, il convient d’ajouter que, dans une situation telle que celle au principal, d’une part, seule peut être considérée comme première AMM de ce « produit » en tant que médicament, au sens de l’article 3, sous d), de ce même règlement, l’AMM correspondant au premier médicament mis sur le marché de l’Union comprenant parmi ses principes actifs la composition des deux principes actifs mentionnée dans le libellé des revendications du brevet, à savoir la pertactine et l’hémagglutinine filamenteuse.

(41) D’autre part, lorsqu’un brevet protège un produit, conformément à l’article 3, sous c), du règlement n° 469/2009, il ne saurait être délivré plus d’un certificat pour ce brevet de base (voir arrêt Biogen, précité, point 28).

(42) Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la sixième question que l’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’AMM est présentée au soutien de la demande de CCP comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs. […]

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1) L’article 3, sous a), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le CCP pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d’une telle demande.

2) L’article 3, sous b), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, sous réserve que les autres conditions prévues à cet article soient également remplies, il ne s’oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d’un État membre octroient un CCP pour une composition de deux principes actifs, correspondant à celle figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l’AMM est présentée au soutien de la demande de CCP comprend non seulement cette composition des deux principes actifs, mais également d’autres principes actifs.

***

Si, personnellement, nous aurions préféré que la Cour suive l’avocat général, il faut saluer le fait que l’arrêt clarifie les choses et rétablit une certaine sécurité juridique. Qu’on jubile ou qu’on désapprouve la solution choisie, au moins nous sommes fixés pour l’avenir.

NB : Le présent texte correspond à la traduction officielle ; l’arrêt a été rendu en langue anglaise.

L’original ainsi qu’un grand nombre de traductions sont disponibles sur Infocuria.

Un retrait se retire

La société norvégienne Norsk Hydro (ci-après « NH ») est titulaire du brevet français FR 2 893 072 concernant une « fermeture pour bâtiment ou analogue ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Fermeture pour bâtiment ou analogue, comportant : un cadre (1) formé de montants (2,3,4, ...) verticaux et horizontaux définissant un plan principal (Pp), au moins l’un des dits montants étant constitué d’un profilé (10) d’une section transversale sensiblement en forme de « U », les deux branches latérales (11, 12) et le fond (13) du profilé en U définissant un espace (14) ouvert vers l’intérieur (15) du cadre, ledit profile (10) étant en outre agencé de façon que les deux branches latérales (11,12) soient sensiblement situées respectivement dans deux plans (P1,P2) non confondus parallèles au plan principal (Pp), et deux châssis d’obturation (20,21) montés en coopération avec le cadre (1) de façon qu’ils soient situés à l’intérieur (15) du dit cadre respectivement dans les deux dits plans (P1,P2), ces deux châssis d’obturation (20,21) étant en outre agencés de façon que, pour une première position relative des deux châssis par rapport au cadre, ce dernier soit obturé et que, pour une seconde position relative des deux châssis par rapport au cadre, ce dernier soit au moins partiellement ouvert, caractérisé par le fait qu’elle comporte en outre des moyens (30) incluant au moins un matériau isolant, pour obturer au moins partiellement ledit espace ouvert (14) vers l’intérieur (15) du cadre défini par les deux branches latérales (11,12) et le fond (13) du profilé en U définissant les montants verticaux (2,3) du cadre (1).

La société NH a également déposé une demande de brevet européenne équivalente, qui revendique la priorité de la demande de brevet française ; elle a été publiée sous le numéro EP 1 783 312.

La société française Hydro Building Systems (« HBS ») est titulaire d’une licence exclusive des deux titres.

Le 26 octobre 2009, la société NH a demandé à l’OEB le retrait de la désignation de la France.

Apparemment, l’honneur s’est transformé en erreur, car, dès le 29 octobre, la société NF a fait machine arrière :

Dans une lettre du 11 janvier 2010, le mandataire de la société NF explique les circonstances de son erreur :

Le salon Batimat 2009, qui semble avoir été à l’origine de la surcharge du mandataire, a également permis à la société NF de découvrir que la société Profils Systèmes (ci-après « PS ») offrait à la vente un produit dénommé « Satin Road » reproduisant selon elle certaines revendications de ses titres.

Coulissant Satin Road® de la société Profils Systèmes

Sur autorisation du Président du TGI de Paris en date du 30 octobre 2009, la société NF a fait procéder à une saisie-contrefaçon au stand de la société PS au salon Batimat.

Par acte en date du 1er décembre 2009, les sociétés NH et HBS ont fait assigner la société PS en contrefaçon du brevet français et de la demande de brevet européen.

Le 26 mars 2010, des observations de tiers au sens de l’article 115 de la CBE ont été déposées à l’OEB. Suite à ces observations, la division d’examen a procédé à une notification selon l’article 94(3) de la CBE le 19 avril 2010. En réponse à cette notification, la société NF a limité ses revendications le 5 octobre 2010.

Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2010, la société PS a demandé au juge français de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB sur la rectification d’erreur. La société NH a également demande un sursis, mais dans l’attente de la délivrance du brevet européen.

Le 12 janvier 2011, l’OEB a envoyé une notification selon la règle 71(3) de la CBE.

La clôture a été prononcée le 28 mars 2011.

Voici le jugement en date du 27 mai 2011 :

***

Vu les articles 378 et suivants du CPC.

Vu l’article L 614-15 du CPI.

L’action en contrefaçon de la demanderesse est fondée sur un brevet français n° 05 11228 et une demande de brevet européen déposée le 31 octobre 2006 sous le n° 06352022.5 sous priorité de la demande de brevet français précitée.

II résulte des pièces produites que suite au courrier du 26 octobre 2009 de la société NH, l’OEB a procédé au retrait de la désignation de la France de sa demande de brevet européen n°06352022.5 et que ce retrait fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle par courriers en date des 29 octobre 2009 et 11 janvier 2010.

Il en résulte que soit l’OEB fait droit à la requête en rectification et dans ce cas, le tribunal serait dans l’obligation de surseoir à statuer par application des dispositions de l’article L 614-15 alinéa 1 du CPI, soit il n’y fait pas droit et les demandes en contrefaçon qu’elle forme sur le fondement de la demande de brevet européen n° EP 06352022.5 n’auraient pas lieu d’être et devraient être rejetées.

Dans la mesure où dans au moins un des cas, le tribunal serait dans l’obligation de surseoir à statuer, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir dès à présent et ce jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire effets aux termes de l’article L 614-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel en dehors des cas prévus à l’article 380 du code de procédure civile,

- Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire effets aux termes de l’article L 614-13 du CPI ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

- Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle sera ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente. …

***

Post-scriptum : Le 16 septembre 2011, le mandataire de la société NF a relancé l’OEB.

Le 30 septembre 2011, l’OEB a – à notre grande surprise – accepté la demande en rectification :

La publication de la mention de la délivrance du titre est prévue pour le 4 janvier 2012.

TGI de Paris, 27 mai 2011

Norsk Hydro et Hydro Building Systems c. Profils Systèmes

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.