Flic et chimiste

La société Innov’chimie est titulaire du brevet français FR 2 816 954 concernant une solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium.

Ce brevet est exploité sous licence exclusive par la société Chimiquement vôtre.

Les sociétés Innov’chimie et Chimiquement vôtre ont fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis ont fait assigner la Société de Distribution et Prestation de Services (ci-après « SDP ») en contrefaçon du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 18 septembre 2009, le TGI de Lille les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont relevé appel de ce jugement.

L’arrêt de la Cour de Douai contient un passage amusant concernant la nullité de la saisie-contrefaçon :

***

La saisie-contrefaçon du 20 décembre 2005 a été opérée par huissier de justice, en présence de « Mr Philippe P. requis en tant que sachant ».

La société SDP démontre qu’en réalité le dit M. P., commissaire principal de police, n’a pu être requis que comme agent de la force publique, ses connaissances en chimie n’étant en rien démontrées.

Cela étant, aucune cause de nullité de la saisie-contrefaçon ne peut être tirée cette possible anomalie, la seule conséquence étant celle, subie par la société Innov’chimie, d’avoir fait opérer une saisie-contrefaçon sans le concours d’un chimiste compétent indépendant.

Il n’y a pas, devant la cour, d’autre cause de nullité invoquée par la société SDP.

***

Cour d’appel de Douai, 15 décembre 2010

Innov’chimie International et al c. SDP

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

De l’utilité d’avoir du répondant

Monsieur Hubert V. est titulaire du brevet français FR 2 891 780 concernant une caisse frigorifique mobile.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de réfrigération à usage temporaire caractérisé en ce qu’il comprend une caisse frigorifique (1) dont le fond (2) est maintenu sur une berce (3), ladite berce étant munie à l’avant d’un organe préhensible (4) et à l’arrière de rouleaux (5) permettant le déplacement au sol dudit dispositif.

Après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mobilfroid, Monsieur V. l’a assignée en contrefaçon de son brevet.

Une caisse frigorifique louée par la société Mobilfroid.

Par jugement en date du 15 janvier 2009, le TGI de Toulouse a annulé le brevet, a débouté Monsieur V. de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mobilfroid 5000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur V. a interjeté appel.

La Cour de Toulouse va confirmer le jugement. La partie de l’arrêt qui a retenu notre attention concerne la validité de la saisie-contrefaçon :

***

Pour solliciter la nullité de l’opération menée le 19 juin 2007 dans ses locaux, la société Mobilfroid invoque un dépassement des pouvoirs de l’huissier de justice en soutenant qu’il a procédé à un véritable interrogatoire du saisi.

Cependant, comme l’a relevé le TGI, la société Mobilfroid n’a pas demandé la rétractation de l’ordonnance au président du TGI qui l’avait signée sur requête alors qu’elle autorisait l’huissier désigné à consigner les déclarations des répondants et de toute parole énoncée au cours de l’exécution de la saisie-contrefaçon ainsi qu’à faire d’une façon générale toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l’origine, la destination et l’étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements utiles.

En interrogeant le dirigeant de la société Mobilfroid, l’huissier de justice n’a pas outrepassé ses pouvoirs, tels que définis dans l’ordonnance non contestée. En effet, l’ ordonnance a employé le terme de répondant ce qui implique nécessairement que des questions sont posées et des réponses apportées.

Il convient donc de [rejeter] la demande de nullité présentée par la société Mobilfroid.

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Cour d’appel de Toulouse, 26 janvier 2011

Hubert V. c. Mobilfroid

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Rachitique et unijambiste

La société Laboratoires Besins International (ci-après « Besins ») est titulaire du brevet français FR 2 762 217 concernant une préparation solide vitamino-calcique, son procédé d’obtention et son utilisation.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N.

La société Besins est également titulaire du brevet européen EP 0 872 240. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Laboratoires Innothèra et a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. La revendication 1 de ce brevet - qui ne désigne pas la France – est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer susceptible d’être obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Suite à plusieurs saisies-contrefaçon, la société Besins a fait assigner, le 7 mai 2008, les sociétés Arko Pharma et Arkomedica en contrefaçon de certaines revendications de son brevet. Selon elle, les sociétés intimées contrefaisaient son brevet en détenant et en proposant à la vente le médicament Calcos vitamine D3, destiné à être utilisé dans le cadre d’un traitement de l’ostéoporose, lorsque l’apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

En 2009, la société Besins a obtenu une limitation de son brevet français devant l’INPI. La revendication telle que limitée est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Les intimées ayant invoqué la nullité du brevet, le tribunal se penche donc sur sa validité. C’est la partie consacrée à l’activité inventive qui a retenu notre attention :

***

Le problème technique à résoudre par l’homme du métier qui est un technicien formulateur dans le domaine de la pharmacie galénique, est la formulation de comprimés comprenant les deux principes actifs d’une façon simple tout en obtenant un produit avec une bonne acceptabilité par le patient.

La société Arkopharma fait valoir que le procédé de compression directe est un mode ancien de fabrication des comprimés et que selon la division d’opposition de l’OEB, l’homme du métier cherchant à parvenir à un comprimé plus facile à fabriquer, aurait essayé de faire une compression directe dans la mesure où il s’agit d’une méthode de fabrication facile et désirable.

Néanmoins, l’avis du professeur R. qu’elle produit à l’appui de ses déclarations, indique que si le mode de compression directe est recherché du fait de l’économie de main d’œuvre et de sa simplicité, il n’est pas toujours réalisable car le principe actif présent dans ce comprimé doit présenter des propriétés particulières : être comprimable, présenter un certain profil granulométrique, s’écouler suffisamment. Et il ajoute que ce procédé est utilisé pour des comprimés faiblement dosés en principe actif (quantité inférieure à 100 mg) car il est assez rare de rencontrer un principe actif remplissant toutes ces qualités.

Ainsi la demande de brevet Innothera expose qu’il existe un besoin de disposer d’une association vitamino-calcique à fort dosage en calcium pour un faible dosage en vitamine D et que

« du fait de la nature des sels de calcium, il est relativement difficile d’associer du calcium sous forme élémentaire avec de la vitamine D dans certains rapports spécifiques et que cela est particulièrement vrai si on désire obtenir des comprimés par un procédé de fabrication par compression directe. Les contraintes du principe actif à savoir le calcium sous forme élémentaire et la forme de vitamine D ne permettent pas une mise en oeuvre directe. » Il est précisé dans la description de cette demande de brevet que la quantité de calcium élémentaire par prise sera de 500 mg soit 1 250 mg de carbonate de calcium. Le brevet de la demanderesse indique que le comprimé selon l’invention, présente une quantité de sel de calcium comprise entre 500 et 2 500 mg de préférence entre 750 et 1000 mg, de telle sorte que suivant la nature du sel de calcium utilisé, la quantité de calcium élément se trouve comprise entre 100 et environ 1000 mg.

Il ne ressort pas de ces éléments que le recours à un procédé de compression directe pour une préparation vitamino-calcique possédait un caractère évident alors qu’il était déconseillé dans l’art antérieur.

S’agissant du taux de stéarate de magnésium, la société Arkopharma fait également valoir que l’augmentation du taux de ce lubrifiant était évidente dès lors que dans le cas d’une fabrication par compression directe, la surface spécifique des particules de principe actif augmente.

Il est constant que le lubrifiant et en particulier le stéarate de magnésium, minimise le frottement entre les particules pendant la compression et le frottement entre le comprimé et les surfaces métalliques lors de l’éjection de la presse.

Par ailleurs, il est admis ainsi que l’indique l’« Handbook of pharmaceutical excpients » que le stéarate de magnésium est hydrophobe et peut retarder la dissolution du médicament à partir d’une posologie solide et que dans ce type de formulation, on utilise la concentration la plus faible possible.

La demande de brevet Innothera préconisait une quantité de stéarate de magnésium d’environ 20 mg (soit moins de 1%) pour obtenir la lubrification nécessaire, une quantité plus faible d’environ 15 mg entraînant une phénomène de grippage et une quantité supérieure de 25mg tendant à diminuer la dureté du comprimé et à en modifier le goût.

La société Arkopharma invoque l’existence d’une relation linéaire entre le taux de lubrifiant et la surface spécifique des grains : plus celle-ci augmente, plus le taux de lubrifiant doit être élevé pour obtenir les propriétés de comprimé optimales et elle produit à l’appui de ses déclarations une étude publiée en 1986 réalisée par Joseph B et P Shiromani.

Cependant ainsi que le relève la demanderesse, cette étude a porté uniquement sur des comprimés obtenus par granulation humide de telle sorte que l’homme du métier souhaitant mettre en œuvre une fabrication par compression directe ne sera pas incité à s’y reporter.

Par ailleurs, la demanderesse relève que l’étude n’a établi l’existence d’une relation linéaire que pour un taux de lubrifiant inférieur à 1% mais que lorsque le taux est supérieur à 1% (par exemple 2,25 mg voir page 7 du document) aucune relation linéaire n’a pu être mise en évidence et cette observation n’a pas été contredite par la société Arkopharma.

La société Arkopharma verse également aux débats deux avis du professeur A. qui déclare notamment que

« la teneur en lubrifiant dans une formule de comprimés est directement en relation avec la surface spécifique des grains, à petite surface spécifique, petites quantités de lubrifiant en particulier de stéarate de magnésium, à grande surface spécifique, grande quantité de lubrifiant ».

Il conclut qu’il est logique pour l’homme du métier en partant du procédé Innothera, impliquant une granulation humide avec moins de 1% de lubrifiant, d’augmenter la teneur en lubrifiant quand il décide d’utiliser la compression directe pour la réalisation de ses comprimés.

Cependant ces avis qui relatent des connaissances actuelles ne peuvent entrer dans l’état antérieur de la technique et ne sont pas de nature à démontrer que l’homme du métier pouvait à la date de l’invention, surmonter le préjuge relatif au taux de lubrifiant.

Néanmoins, le professeur A. cite un ouvrage de 1974 du professeur A. Le Hir intitulé « Abrégé de pharmacie galénique ». Celui-ci indiquait tout d’abord que peu de principes actifs pouvaient être comprimés directement, que les phénomènes qui intervenaient dans la possibilité d’une compression directe étaient mal connus et que dans la pratique, la grande majorité des principes actifs nécessitait à la fois la présence d’adjuvants et un traitement spécial, la granulation, pour obtenir une cohésion suffisante entre les grains et un délitement facile. Parmi les adjuvants, le professeur Le Hir faisait état des lubrifiants pour lesquels il indiquait une teneur habituelle de 0,5 à 2% du grain tout en précisant que presque tous les lubrifiants sont hydrofuges de sorte qu’en cas d’excès, ils réduisent la cohésion.

Ainsi, l’abrégé de pharmacie galénique du professeur Le Hir retient une teneur habituelle de lubrifiant comparable à celle préconisée par le brevet (1 à 3% préférentiellement 2%), néanmoins il n’en ressort pas que le formulateur est incité à combiner un procédé de compression directe avec ce taux de lubrifiant.

Ainsi il n’est pas établi que l’homme du métier confronté au document Innothera qui déconseille le procédé de compression directe et qui, en outre, préconise un taux de lubrifiant inférieur à 1% compte tenu des conséquences sur la dureté du comprimé et sur son goût, aurait été amené à surmonter les deux préjugés du document pour adopter un procédé de compression directe tout en augmentant le taux de stéarate de magnésium.

Il y a donc lieu d’admettre que la revendication n°1 du brevet de la société Laboratoires Besins international est le résultat d’une activité inventive et qu’elle doit être considérée comme valable.

***

Pour finir, le brevet a été jugé valable mais non contrefait.

On notera que le tribunal se montre bien moins exigeant que les chambres de recours de l’OEB en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un préjugé. Le simple fait qu’une demande de brevet antérieure exprime des difficultés est jugé suffisant, alors que la jurisprudence européenne exige que ce préjugé soit présent dans plusieurs ouvrages de référence, tels que des manuels ou des publications scientifiques. L’exergue de la décision T 19/81 exprime assez bien la raison de cette exigence :

« Lorsqu’il est fait usage d’un fascicule de brevet pour faire valoir un préjugé, il faut tenir compte du fait que les indications contenues dans un brevet et portant sur un contexte technique sont susceptibles d’être conditionnées par des circonstances particulières ou par l’opinion de l’auteur. En conséquence, la validité universelle de telles indications ne peut souvent être reconnue qu’après que de nouvelles preuves aient été apportées, même si le brevet a été délivré par un office de brevets pratiquant l’examen quant au fond. Et ce, en particulier, lorsque les indications contenues dans le fascicule de brevet ne sont pas nécessairement compatibles avec ce que l’on est en droit d’attendre que l’homme du métier déduise couramment de l’état de la technique. »

TGI de Paris, 28 octobre 2010

Laboratoires Besins International c. Laboratoires Arkopharma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Apporté ou sur place ?

Restons encore un peu sur cette affaire concernant le brevet européen EP 0 251 945 de Mme Rafaela J. Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ; 
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne la prétendue nullité de la saisie-contrefaçon. Curieusement, l’huissier semble avoir apporté des dessins préfabriqués et les avoir annexés au procès-verbal.

***

… Attendu que les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 [mars 1995] est nul dès lors que l’huissier de justice n’a pas distingué entre ses constatations personnelles et les explications techniques du conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait et que ses constatations ont été faites en référence à un dessin préexistant ;

Attendu, certes, que Me G. a annexé à son procès-verbal cinq croquis représentant le conteneur et son couvercle, objets de la description, ou des parties de ceux-ci, qu’il n’a manifestement pas établis puisque des dessins identiques ont été annexés à des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par d’autres officiers mini[stéri]els à la requête de Mme J. et de la société Cardis dans des établissements hospitaliers d’Ivry sur Seine, de Valenciennes et d’Avranches (annexes n° 7, 8 et 9 des appelantes) ;

Mais attendu qu’il a procédé à une description précise des diverses phases de l’opé[ration] d’emballage exécutée sous ses yeux par l’agent de la clinique Bethesda et du conteneur utilisé ; que la circonstance qu’il ait, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les procès-verbaux précités de saisie-contrefaçon, et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par M. K., le conseil en propriété intellectuelle qui l’accompagnait, est en elle-même insuffisante pour affirmer qu’il n’a pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal et qu’il s’est contenté de retranscrire les déclarations de l’expert ; que d’ailleurs, à aucun moment, les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ne prétendent que la description faite par Me G. serait inexacte ou même tendancieuse ;

Attendu, dans ces conditions, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995 est régulier au regard de l’article L 615-5 CPI ; que la saisie descriptive effectuée le 28 octobre 1998 sur la base d’un des conteneurs saisis le 27 mars 1995 et de son couvercle n’appelle pas davantage une quelconque critique ; que ces deux procès-verbaux peuvent être utilement invoqués par les intimés comme mode de preuve de la contrefaçon alléguée ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Oublieuse ou sans gêne ?

L’article L 614-11 prévoit que :

« L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. »

Cette nécessité d’inscrire des droits dans le registre européen des brevets (ci-après « REB », à ne pas confondre avec le registre national des brevets, « RNB ») suscite un certain nombre de questions difficiles, car la CBE limite la possibilité d’inscrire des transferts de droits au REB. Il est prévu d’inscrire la cession d’une demande de brevet européenne (règle 22(1) de la CBE), la concession d’une licence sur une telle demande (règles 23(1) et 24 de la CBE) ainsi la cession d’un brevet européen, pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition (règle 85 de la CBE). Il ne semble pas possible d’y inscrire une concession de licence effectuée après la délivrance du brevet ou une cession du brevet intervenue plus de neuf mois après la délivrance (si aucune opposition n’est formée) ou après la fin de la procédure d’opposition (s’il y en a eu).

Que faire si aucune inscription n’est intervenue au REB ? Dans le cas où une telle inscription n’était pas possible (car non prévue par la CBE), les actes concernés semblent néanmoins opposables aux tiers. C’est en tout cas notre compréhension d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 15 septembre 2009, où nous lisons :

« … Attendu que la société de Broux fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-11 CPI l’inscription au REB des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu’est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de cession au REB ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n’a été inscrit qu’au RNB, mais non à l’inscription au REB ; qu’en déclarant néanmoins recevable l’action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L 614-11 CPI ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d’opposition, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’inscription au RNB, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

En dehors de ces cas de figure, le langage de l’article L 614-11 CPI semble assez clair : pour rendre opposable les actes, il faut les inscrire au REB. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Colmar concerne une instance parallèle à celle dans laquelle la Cour de cassation s’était prononcée le 7 juillet 2004.

Toutes les deux concernent le brevet européen EP 0 251 945 dont Mme Rafaela J. était la titulaire. Ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. L’action contre la société Smurfit a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’intérêt à agir de la société OR-N-VI :

***

Attendu qu’en leur qualité d’héritiers du breveté, les consorts J. ont qualité et intérêt à agir ;

Attendu que les appelantes dénient à la société OR-N-VI toute qualité à agir en contrefaçon au motif que le contrat de licence a été tardivement inscrit au RNB(enregistrement du 17 octobre 2000) et qu’il n’a jamais été inscrit au REB;

Attendu que la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens qui institue la tenue d’un « REB » prévoit que « la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national » ;

Attendu, certes, que l’article L 614-11 CPI dispose que l’inscription au REB des actes transmettant ou modifi[ant les dr]oits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; que cette disposition notamment destinée à prévenir et résoudre les conflits entre personnes revendiquant des droits concurrents sur le même brevet, n’érige pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ; que la société OR-N-VI, dont la qualité de licencié exclusif est admise par le titulaire du brevet, a qualité et intérêt à se joindre à l’action des consorts J., contre les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ; …

***

C’est tout de même étonnant de voir la Cour de Colmar contredire ce que la Cour de cassation, se prononçant sur les mêmes faits, avait approuvé …

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Hors normes

La société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès :

***

La société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés forment, au visa des articles 496 et 497 CPC, une demande de rétractation des ordonnances en date du 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon qui ont eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre au siège de la société Carrefour Hypermarchés et les 30 novembre et 1er décembre au siège de la société Carrefour Import.

L’alinéa 2 de l’article 496 CPC dispose

« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

et l’article 497 indique

« le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».

Le juge des référés saisi de la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses a constaté qu’il n’était pas le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon et a posé aux parties des questions sur sa compétence au regard de ces articles.

Les sociétés Carrefour ont indiqué que le juge des requêtes intervient sur délégation du président du TGI de sorte que n’importe quel juge délégué du président du TGI agissant en référé est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.

Il ressort des dispositions des articles 496 et 497 CPC que c’est bien le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête qui doit être saisi d’une demande de rétractation et non pas un juge agissant par délégation du président du TGI. Cette précision est d’importance car il s’agit de présenter au juge qui a accepté de prononcer une mesure ex parte, d’entendre les arguments et moyens d’une partie qui subit les conséquences de cette décision de sorte qu’au vu de ces nouveaux éléments, le même juge puisse apprécier la mesure prise et la réformer, la rétracter ou la maintenir.

Enfin, le juge saisi d’une rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, n’est pas un juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête. Il statuera en la forme des référés mais il n’est pas le juge des référés.

En conséquence, la société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés seront renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à leur siège social rendues le 29 novembre 2010.

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L’ordonnance contient aussi des passages intéressants au sujet de la vraisemblance de la contrefaçon :

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Il convient de dire d’ores et déjà que le moyen de nullité opposé au brevet EP 532 qui consiste à affirmer que « la juxtaposition de moyens connus ne témoigne pas d’une activité inventive » est sans plus d’explication ou de motivation insuffisant à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté. …

Les sociétés Carrefour indiquent que les dispositifs MP3 fournis par la société Gowell bénéficiaient de la licence accordée par Sisvel.

Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part que la société Sisvel a résilié la licence accordée à la société Gowell au motif que celle-ci ne payait pas ses redevances et d’autre part que la licence était accordée à la société Gowell Enterprises International Ltd. et non à la société Gowell Digital Limited dont le nom est mentionné sur les factures saisies.

Faute de démontrer les liens unissant les sociétés entre elles et que l’autorisation donnée pour l’une est valable pour l’autre, la société Gowell Digital Limited ne démontre pas être titulaire de la licence obligatoire.

En effet, il n’est pas possible de suivre la trace des produits mettant en œuvre la norme DVB grâce à une chaîne constante dans les factures ; il n’est pas mis au débat les documents nécessaires (factures auxquelles sont adossés les documents de douane) qui établiraient sans contestation possible que les produits importés en France ont été acquis auprès de licenciés delà société Sisvel.

Les factures produites au débat montrent que certains produits acquis auprès d’une société Gowell Digital Limited proviennent de fabricants chinois ou d’intermédiaires utilisant une dénomination sociale approchante mais qui n’est pas celle du licencié de sorte que la confusion ne permet pas de dire que les produits importés ont bien été soumis à la redevance.

En conséquence, le moyen tiré du fait que la société Gowell Enterprises International Ltd. aurait obtenu une licence de la société Sisvel ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

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En définitive, le tribunal a prononcé une interdiction provisoire et a ordonné à la société Carrefour de communiquer tous documents afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés.

TGI Paris (ordonnance de référé), 1 février 2011

IFR et al c. Carrefour et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Seul ou en combinaison

La société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

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Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu ‘il est porté atteinte à ses droits ou qu ‘une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 CPC qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que l’arrivée sur le marché de leurs spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut constituer « une atteinte imminente aux droits conférés par le titre » et ce notamment car d’une part, elles ont obtenu les AMM nécessaires et formé une demande tendant à voir fixer le taux de remboursement de ces spécialités auprès du CEPS, préalable nécessaire à toute commercialisation sur le marché français et d’autre part elles contestent les droits des sociétés Novartis sur le valsartan associé à l’hydrochlorothiazide.

En revanche, les sociétés Actavis conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des sociétés Novartis au motif que ces dernières ne disposeraient pas de droits sur le valsartan combiné au diurétique HCTZ.

Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d’un titre trop fragile.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.

Il n’est pas contesté que le Règlement applicable au litige est le Règlement 469/2009 du 6 mai 2009, et plus précisément ses articles 4 et 5.

L’article 5 du Règlement 469/2009 dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations ».

L’article 4 précise que :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondante, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

L’article 1er de ce Règlement définit notamment les termes médicaments, produit et brevet de base. Le produit est

« le principe actif ou la composition de principe actif d’un médicament ».

En l’espèce, le principe actif est le valsartan.

Ainsi, l’article 4 peut se lire comme :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base (le brevet EP 0 443 983), la protection conférée par un CCP (CCP n°97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est-à-dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

Aucune des parties ne conteste que ces deux articles doivent se lire de façon combinée et qu’il convient de dire que le CCP n°97 C 0050 protège le seul valsartan et aucun autre principe actif divulgué dans le brevet EP 0 443 983. En effet, seul parmi tous les composés acyles divulgués dans le brevet EP 0 443 983, le valsartan est protégé comme principe actif car il a fait l’objet d’une AMM pour soigner l’hypertension, ainsi que l’insuffisance cardiaque et le post-infarctus du myocarde.

Il n’est pas davantage contesté que l’extension pédiatrique n’a été accordée que pour le CCP n°97 C 0050 qui couvre le valsartan et qui a vu sa validité prorogée de 6 mois soit jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés demanderesses soutiennent que de ce fait, toute utilisation du valsartan au sein des spécialités que les sociétés défenderesses ont l’intention de commercialiser constitue une contrefaçon de leurs droits de propriété.

Les sociétés défenderesses répondent que seul le valsartan est protégé comme principe actif et qu’en conséquence aucun médicament générique de ce seul principe actif ne peut être commercialisé sauf à commettre une atteinte aux droits de propriété des sociétés demanderesses ; mais que le valsartan associé à un autre principe actif n’est protégé par aucun titre de propriété de sorte que la commercialisation des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut avoir lieu sans risquer la moindre contrefaçon.

Or, si l’article 4 du Règlement pose des limites aux effets du CCP, une fois celles-ci définies, le CCP opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base. Ainsi, le CCP n°97 C 0050 est valable pour le seul principe actif valsartan et pour les indications retenues dans l’AMM c’est-à-dire dans le traitement de l’hypertension, de l’insuffisance cardiaque et du post-infarctus du myocarde et non pour les autres composés du brevet EP 0 443 983 ou pour d’autres indications que celles de l’AMM.

Mais une fois ce CCP n°97 C 0050 défini, les droits dont les sociétés Novartis disposent sont les mêmes que ceux conférés par le brevet de base de sorte qu’elles peuvent s’opposer à toute utilisation de ce principe actif dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif.

Toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue donc à l’évidence une contrefaçon car elle porte atteinte aux droits que les demanderesses détiennent sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011.

Le caractère manifeste de la contrefaçon pouvant survenir du fait le l’arrivée des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » avant le 13 novembre 2011 est donc avéré.

En conséquence les conditions de l’article L 615-3 CPI sont réunies et il sera fait droit aux demandes de la société Novartis AG et de la société Novartis PHARMA dans les termes du dispositif, en précisant que seule la commercialisation spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » sera interdite jusqu’au 13 novembre 2011 puisque la fabrication, la détention et l’importation des médicaments génériques avant la fin du délai de protection du brevet ne constituent pas un acte de contrefaçon.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire sur le site Internet des sociétés Actavis, le caractère irréparable d’une telle mesure interdisant de la prononcer en référé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Actavis

Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur la validité des titres des sociétés demanderesses et que la mesure d’interdiction, avant que les juges du fond aient statué, leur cause nécessairement un préjudice puisqu’elles ne peuvent pas commercialiser leurs spécialités pharmaceutiques à la date prévue soit mai 2011.

Cependant, si une décision au fond invalidait les titres des sociétés Novartis ou si elle interprétait différemment le Règlement 469/2009, les dommages et intérêts qui viendraient à être prononcés du fait du manque à gagner subi par les sociétés Actavis du fait de l’absence de commercialisation de ses spécialités pharmaceutique, il n’est pas démontré que le recouvrement de ces dommages et intérêts se heurterait à une difficulté quelconque d’une part car une des sociétés demanderesses est une société française ce qui simplifie le recouvrement des créances y compris en cas d’exécution forcée et d’autre part car il n’est pas allégué que les sociétés Novartis seraient dans l’impossibilité de payer les sommes demandées au regard des chiffres d’affaires réalisés par ces dernières.

La société Actavis [sera] déboutée de [sa] demande de provision.

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TGI Paris (ordonnance de référé), 28 janvier 2011

Novartis c. Actavis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.