Made in Spain – et alors ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.

Estimant qu’un dispositif de fixation de pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles de type Peugeot 308 reproduisait certaines revendications de son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société espagnole Fico Triad en contrefaçon de son brevet.

Nous avons vu que le tribunal a jugé que les constats d’achats, à l’exception d’un seul, étaient valides ; il a également dit que l’invention était suffisamment décrite et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le brevet.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement consacrée aux actes de contrefaçon :

***

… Aux termes de l’article L 615-1 CPI,

« toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon ».

L’article L 613-3 a) du même code dispose que

« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».

En l’espèce, la société Fico fabrique les produits litigieux en Espagne, lieu de son siège social, ce qui ne saurait être incriminé au titre de la contrefaçon d’un brevet français. Il appartient à la société Dura d’établir, comme elle le soutient dans ses écritures, que la société Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les dispositifs de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications de son brevet français car seuls les actes réalisés sur le sol français sont illicites au regard des droits invoqués par la demanderesse.

L’offre à la vente, c’est à dire tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, du dispositif contrefaisant, et la vente doivent être émises et/ou reçues en France.

L’acte d’importation consiste à faire entrer en France une marchandise provenant d’un autre territoire. L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabriquant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

La société Fico a son siège social en Espagne et il n’est pas établi qu’elle a une filiale ou un établissement en France ni qu’elle y exerce une activité.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 février et 14 août 2009 et 18 mars 2011 qu’est offert à la vente et vendu chez des concessionnaires Peugeot et Renault un levier de commande de vitesse comportant les marques Peugeot et Renault ainsi que la mention « Made in Spain ».

La société Dura n’établit pas que les concessionnaires chez lesquels les opérations de constat ont été réalisées, ont acquis le produit litigieux auprès de la société Fico. Cette dernière produit d’ailleurs au débat une attestation du 28 septembre 2010 de son cabinet d’auditeurs externes certifiant que les sociétés françaises Société commerciale automobile, exerçant également le commerce sous le nom commercial Peugeot-Darl’Mat, et Renault Retail Group n’apparaissent pas dans la liste de ses clients.

La société Dura ne prouve pas également que les deux concessionnaires ont acheté les produits litigieux auprès des sociétés Peugeot et Renault en France qui les auraient acquis auprès de la société Fico. La circonstance que celle-ci ait comme clients des sociétés des groupes Peugeot et Renault, qui sont des constructeurs d’automobiles mondiaux majeurs, ne saurait suffire à établir que les deux produits litigieux acquis en France ont été offerts à la vente et vendus par la société Fico sur le territoire français.

Il en est de même de la présence de la marque de la société Fico sur certaines parties de produits commercialisés en France car l’apposition d’une marque internationale semi-figurative « Fico » n°645017 déposée le 10 octobre 1995 et visant notamment la France, est licite et ne saurait établir que la société Dura a introduit en France les produits contrefaisant un brevet français.

Dans son attestation du 28 septembre 2010, le cabinet d’auditeurs externes certifie d’ailleurs que la politique générale de la société Fico, en conditions normales de fabrication pour les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Renault, est de vendre ses produits « ex works » au départ des usines en Espagne, si bien que les clients sont entièrement responsables des produits à compter de leur chargement dans leurs propres camions ou dans les camions de leurs propres transporteurs en Espagne.

Il ressort de cette attestation que la société Fico offre à la vente et vend en Espagne ses produits aux constructeurs automobiles français qui sont responsables de l’introduction de ces marchandises en France ou dans les pays dans lesquels ils ont des usines d’assemblage d’automobiles, en fonction de leurs besoins.

Le fait que les voitures Peugeot 308 et Renault Mégane II soient assemblées dans des usines situées en France, à Sochaux et Mulhouse pour la Peugeot 308 et à Douai pour la Renault Mégane II, n’implique pas nécessairement que la société de droit espagnol Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les pièces détachées utilisées lors de la construction des dites voitures.

La pièce n° 18 produite au débat par la société Dura est intitulée « PSA Peugeot Citroën - Cahier des charges fourniture commande de vitesse BVM sur projet T7-Référence : DA/IOV/B41 06J15 ». Il s’agit de deux pages, n°20 et 21, visiblement extraites d’un document qui en compte 34, qui n’indiquent pas les spécifications techniques du produit sur lequel porte ce soit disant « appel d’offre » de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’il s’agit d’un produit comportant le dispositif de fixation du pommeau de commande de boîte de vitesses litigieux. Il convient également de relever que ce deux pages comportent la mention « date de mise à jour: 30/06/2004 », soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance, la société demanderesse n’apportant aucun élément permettant de déterminer la date jusqu’à laquelle les sous-traitants, dont éventuellement la société Fico, pouvaient répondre à ce soit disant « appel d’offre de la société Peugeot Citroën Automobile SA ».

Par conséquent, la société Dura n’établit pas que la société Fico offre à la vente, vend, détient et participe de façon active à l’introduction et à la vente du dispositif litigieux en France.

La société Dura sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la reproduction par le dispositif argué de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026. …

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TGI Paris, 31 mai 2011

Dura Automotive Systems c. Fico Triad

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une assistante assiste ... de bon droit

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de février, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.

Estimant que la société espagnol Fico Triad (ci-après « Fico ») fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société Fico en contrefaçon de son brevet.

Par ordonnance du 2 novembre 2010 (notre billet antérieur), le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société Dura de communication de divers documents et informations concernant les produits argués de contrefaçon.

Par jugement du 31 mai 2011, le TGI de Paris vient de débouter la société Dura de ses demandes. Le jugement contient des passages très intéressants au sujet des constats d’achat.

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Sur la nullité des procès-verbaux de constat ou leur irrecevabilité comme preuve des actes « d’achat »

Le procès-verbal de constat du 5 février 2009

Le 5 février 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Frédéric N., huissier de Justice, chez le concessionnaire Peugeot situé [...].

L’huissier instrumentaire a constaté qu’à 14h33 Madame A., ne détenant aucune marchandise quelconque sur elle, avait pénétré seule dans le magasin « Peugeot - Darl’ Mat » pendant qu’il demeurait sur la voie publique et qu’elle était ressortie à 14h41 pour lui remettre un carton estampillé des marques et logos « Peugeot » et « Citroën » et une facture à en-tête « Darl’ Mat – Peugeot ». L’huissier a constaté les mentions figurant sur la facture qu’il a annexée au second original de son procès-verbal ainsi que sur le carton sur lequel il a apposé le sceau de son étude. Il a ensuite procédé à l’ouverture de ce carton et décrit les mentions apposées sur l’étiquette collée à l’intérieur du rabat ainsi que le contenu de ce carton.

La société Dura indique dans ses écritures que Madame D. travaille en qualité d’assistante au sein du cabinet d’avocats Baker & McKenzie qui a constitué avocat pour ladite société dans le cadre de la présente instance.

Le mandat donné par une partie à son avocat en vue de l’assister et de la représenter devant une juridiction afin de défendre ses intérêts ne saurait permettre à son avocat de constituer une preuve pour la partie qu’il représente afin de conforter ses droits, les preuves devant être obtenues de façon loyale et pouvoir être librement contestées par la partie à l’encontre de laquelle elles sont opposées.

Le mandat reçu par l’avocat de son client n’a pour but qu’assistance et conseils juridiques et ne prive pas ce dernier de son statut d’auxiliaire de justice de sorte qu’il ne peut participer directement à l’obtention de preuves dont il devra ensuite défendre la régularité ou le caractère probant.

Si Madame D. est une salariée du cabinet d’avocats de la société Dura dans le cadre de la présente instance, il demeure que l’huissier de justice n’a effectué que des constatations purement matérielles, à savoir l’entrée de Madame D. chez le concessionnaire Peugeot sans qu’elle soit munie d’une quelconque marchandise, et sa sortie quelques minutes plus tard, avec un carton et une facture qu’il a décrits, et que le lien de subordination entre Madame D. et le cabinet Baker & McKenzie n’est pas de nature à remettre en cause ces constations matérielles et de causer un grief à la société Fico.

La mention « Personnel PSA » suivie du nom de Madame D. et d’un numéro sur la facture annexée au procès-verbal de constat a certainement été enregistrée par le vendeur afin de faire bénéficier l’acheteuse d’une réduction de 15% sur le prix de vente du produit mais n’a aucune incidence sur la validité et le caractère probant du procès-verbal de constat.

Il convient dès lors de rejeter ces griefs tenant à la qualité de Madame D. et aux mentions figurant sur la facture.

L’huissier instrumentaire n’a pas indiqué le lieu où il a décrit et placé sous scellés le produit qui lui avait été remis par Madame D. suite à son achat chez le concessionnaire Peugeot mais il apparaît, au vu de l’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat contesté, que ces opérations n’ont pas été réalisées sur la voie publique. Cependant, l’huissier a indiqué où il se trouvait au moment où le produit litigieux lui a été remis par Madame D. et la circonstance qu’il n’ait pas effectué la description de l’objet remis et sa mise sous scellés sur la voie publique est indifférente en l’absence de contestation de la concordance du biens remis et celui décrit et placé sous scellés. Ce grief sera dès lors rejeté.

L’huissier instrumentaire a procédé à ses constatations, a décrit les pièces annexées à son procès-verbal et a placé sous scellés les éléments qui lui avaient été remis, en vue de les remettre à la société Dura qui l’avait requis pour dresser ce procès-verbal et qui souhaitait disposer d’un moyen de preuve. Il est dès lors indifférent de savoir ce qu’il est advenu de ces produits pendant six mois, après établissement de ce procès-verbal de constat, la société Dura étant libre de disposer des moyens de preuve qu’elle a obtenus et d’apprécier la manière dont elle souhaite s’en servir. Ce grief sera également rejeté.

Il convient donc de débouter la société Fico de ses demandes de nullité ou d’irrecevabilité du procès-verbal de constat du 5 février 2009.

Le procès-verbal de constat du 14 août 2009

Le 14 août 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Jérôme L., huissier de Justice, chez le concessionnaire Renault Etoile Courcelles situé [...].

L’huissier instrumentaire a constaté qu’à 11h21, Mademoiselle Claire L., représentant le cabinet Baker & McKenzie avait pénétré seule dans le magasin du concessionnaire sans détenir aucune marchandise particulière ou sac ni objet excepté son sac à main et qu’elle était ressortie à 11h36 munie d’une facture et d’un carton fermé portant la mention « Elf ». L’huissier a décrit les mentions figurant sur la facture, le carton et son contenu, pris des photographies, apposé des scellés et annexé à son procès-verbal les originaux de la facture et du bon de commande.

Le fait d’avoir commandé auprès du concessionnaire le boîtier pour commande de vitesse litigieux avant les opérations de constat ne constitue pas un « stratagème » car il s’agit d’une pièce détachée spécifique pour véhicule Renault Mégane II et dont il n’est pas établi qu’elle soit commercialisée en libre-service auprès des particuliers, sans commande préalable.

Pour les motifs déjà exposés, le grief tenant à la qualité de Mademoiselle L. sera écarté.

Il convient donc de débouter la société Fico de ses demandes de nullité ou d’irrecevabilité du procès-verbal de constat du 14 août 2009.

Le procès-verbal de constat du 18 août 2009

Le 18 août 2009, la société Dura a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Alain D., huissier de Justice, afin de procéder à l’ouverture des scellés et décrire les objets mis sous scellés les 5 février et 14 août 2009.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat que Monsieur Sylvain T., conseil en propriété industrielle du cabinet Regimbeau, ne s’est toutefois pas limité à une mission d’assistance pour éclairer l’huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations puisque l’huissier a indiqué :

« J’ai procédé aux constatations spécifiques suivantes décrites sous le contrôle de Monsieur T. »,

sans distinguer ses constatations de celles de Monsieur T.

Ces opérations de constat ne permettent pas d’identifier les constatations matérielles faites par l’huissier de justice et celles réalisées par Monsieur T. L’huissier instrumentaire n’a dès lors pas fait lui-même de constatations matérielles, indépendamment de Monsieur T, et ce vice constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations de constat dans leur ensemble et commande l’annulation de ce procès-verbal de constat. …

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TGI Paris, 31 mai 2011

Dura Automotive Systems c. Fico Triad

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Tout ce qui brille ne vaut pas or

La société américaine Waddington North America (ci-après « Waddington ») est titulaire du brevet européen EP 1 427 573 désignant la France. Ce brevet concerne la coutellerie métallisée.

Les revendications indépendantes 1 et 14 du brevet sont rédigées comme suit :

1. Article de coutellerie (10,20,30,40) en matière plastique métallisée pour service de table, ayant une surface d’exposition et une surface inférieure, ledit article de coutellerie en matière plastique étant apte à être placé sur une surface de table dans une présentation de disposition de table traditionnelle avec ladite surface inférieure tournée vers le bas vers ladite surface de table et ladite surface d’exposition tournée vers le haut, un revêtement métallique mince (14, 24, 34, 44) d’argent, d’acier inoxydable ou d’or étant déposé sur ledit article de coutellerie en matière plastique, ledit revêtement métallique mince étant d’une épaisseur suffisante pour conférer un aspect analogue à du métal réfléchissant à l’article de coutellerie en matière plastique pour simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique, et ledit revêtement métallique mince étant déposé par un procédé de déposition sous vide.

14. Procédé de fabrication d’un article de coutellerie en matière plastique métallisée pour service de table, comprenant les étapes consistant à :

• mouler un article de coutellerie en matière plastique par le procédé de moulage par injection, ledit article de coutellerie en matière plastique ayant une première surface et une seconde surface ;
• placer ledit article de coutellerie en matière plastique dans une unité de métallisation sous vide avec ladite première surface tournée vers ladite unité de métallisation sous vide ;
• déposer sur ladite première surface de l’article de coutellerie en matière plastique un revêtement métallique mince, par un procédé de déposition sous vide, d’argent, d’acier inoxydable ou d’or d’épaisseur suffisante pour conférer un aspect analogue à un métal réfléchissant à l’article de coutellerie en matière plastique afin de simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique.

En avril 2008, le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société belge Sabert Europe (ci-après « Sabert »).

Par acte du 12 juin 2009, cette même société a fait assigner la société Waddington en nullité de la partie française du brevet européen.

Par jugement du 9 juin 2011, le TGI de Paris a fait droit à la demande en nullité.

Par ailleurs, la procédure d’opposition vient de s’éteindre après le retrait de l’opposition le 21 octobre 2011, quelques jours avant la tenue d’une procédure orale. Celle-ci a été annulée.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties du jugement concernant la nouveauté et l’activité inventive des revendications 1 et 14.

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Sur la nouveauté

Aux termes de l’article L 611-11 CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Il convient de rappeler que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans un seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Sur la nouveauté de la revendication 1

En l’espèce, la société Sabert oppose comme antériorités au brevet une publication Internet du 19 mai 2000 de la collection Spir-it qui mentionne des « Silver Classy Cutlery » et « Gold Classy Cutlery » et sur laquelle figure une photo de couverts en plastique métallisé et les quatre brochures Spir-it A à D annexées à la déclaration de Mme S.

NB : On peut retrouver ces documents dans le dossier d’opposition conservé au Registre de l’OEB.

Cependant, d’une part, s’agissant de la publication Internet, force est de constater que sa date n’est pas certaine puisque ne sont versées aux débats que quelques photocopies d’une capture d’écran d’un constat d’huissier belge réalisé le 12 décembre 2006 d’un site appelé « Wayback Machine » qui contiendrait des reproductions du site de la société Spir-it du 19 mai 2000.

D’autre part, cette publication se borne à indiquer que

« la ligne d’articles en plastique Oak Hill apporte de l’éclat à toutes vos célébrations de fin d’année. Qu’il s’agisse de notre collection Classy exclusive de couverts métallisés, de pins à hors-d’oeuvre et de verres ou des couleurs festives éclatantes de la ligne standard d’Oak Hill, vos clients apprécieront le style et la durabilité que seul Spir-it offre ».

Outre qu’aucune information précise n’est donnée sur la nature de ces couverts métallisés commercialisés par la société Spir-it, il est impossible, faute de production d’échantillons d’articles de coutellerie revêtus d’or ou d’argent de la collection Classy, de conclure qu’ils détruisent la nouveauté de l’invention qui fait l’objet du brevet de la société Waddington.

Par ailleurs, les couverts de la collection Spir-it qui ont pu être versés aux débats par la défenderesse font apparaître qu’ils sont recouverts d’aluminium (et non pas d’or, d’argent ou d’acier inoxydable comme la revendication 1 le prévoit) et d’une couche de vernis pour les durcir, étant ajouté qu’il n’a pas été possible de déterminer leur mode de fabrication.

En ce qui concerne les quatre brochures Spir-it, elles ne peuvent divulguer plus d’informations techniques que les couverts Spir-it eux-mêmes et la mention qui y figure selon laquelle les couverts Spir-it sont bien métallisés ne divulgue de manière certaine ni l’utilisation de l’or et de l’argent dans le revêtement de ces couverts ni surtout, à supposer même que tel ait été le cas, le fait qu’ils auraient été fabriqués par la déposition d’une couche fine de métal et par l’utilisation d’un procédé de déposition sous vide, étant ici rappelé que l’antériorité invoquée doit permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention.

Il en résulte que la revendication 1 du brevet litigieux est nouvelle et que les revendications dépendantes 2 à 13 dudit brevet le sont également.

Sur la nouveauté de la revendication 14

La société Sabert fait valoir que la revendication de procédé 14 du brevet en cause n’est pas nouvelle à la lumière du brevet américain US 4 803 094 qui décrit un procédé « pour le dépôt en phase vapeur d’un film métallique mince sur une surface polymère ».

Cependant, d’une part, ce document ne divulgue pas spécifiquement les étapes a) à c) mentionnées dans la revendication 14 du brevet EP 573 et, d’autre part et surtout, il ne poursuit pas le même résultat technique – obtenir un revêtement métallique sur une coutellerie en matière plastique qui simule du métal solide dans un but ornemental – puisqu’il se rapporte à un

« film fonctionnel mince, à des revêtements métalliques qui sont placés sur des substrats à des fins autres que plutôt décoratives, et plus particulièrement, à un procédé amélioré, plus rapide, d’application de tels revêtements métalliques sur des substrats en utilisant un fil métallique composé d’une pluralité de brins de métal fins ou minces ».

Cet art antérieur, qui a pour objet d’améliorer l’adhérence du revêtement métallique sur le substrat en matière plastique ou d’éviter sa corrosion, ne détruit donc pas la nouveauté de la revendication 14 du brevet de la société Waddington.

Le deuxième document invoqué par la société Sabert est un brevet US 6 074 740 qui concerne des revêtements métallisés appliqués à des matières plastiques dans des domaines tels que l’industrie automobile, l’industrie aérienne, la dentisterie ... et accessoirement dans des articles ménagers, mais il ne divulgue pas une application privilégiée dans le cadre spécifique des articles de coutellerie, étant ajouté que l’objectif qu’il poursuit est celui, exclusivement technique, d’une meilleure adhérence du revêtement métallique sur le substrat en matière plastique.

L’insistance sur le caractère privilégié ou accessoire d’une divulgation est malheureuse. La seule chose qui compte, c’est: une application à la coutellerie est-elle divulguée, oui ou non ? Ici, cela ne semble pas être le cas car le brevet ne cite que des articles ménagers :

Dans ces conditions, la revendication 14 est nouvelle par rapport au document précité et les revendications dépendantes 15 à 23 sont également nouvelles.

Sur l’activité inventive

L’activité inventive suppose un saut qualitatif par rapport à l’état de la technique et il convient donc de se demander, pour chaque revendication définissant l’invention si, avant la date de priorité qui s’applique pour cette revendication et compte tenu de l’état de la technique à cette date, il n’aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication.

Autrement dit, la question est de savoir si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, confronté au problème posé par l’invention brevetée, à modifier ou adapter l’état de la technique pour parvenir au même résultat que l’invention.

On se demande où le tribunal va chercher la doctrine du « saut qualitatif ». Enoncer ce genre de critère, c’est ajouter indûment à la loi. Mis à part ce petit dérapage, le tribunal semble avoir une bonne compréhension des exigences liées à l’article 56 de la CBE, et, comme le montre la suite, le traitement de cet aspect est inhabituellement rigoureux. On en redemande.

Sur l’activité inventive de la revendication 1 du brevet

La société Sabert invoque un manque d’activité inventive de la revendication 1 du brevet par la combinaison de plusieurs éléments qui se trouvaient dans l’état de la technique avant le 24 août 2001, à savoir : un usage antérieur (la commercialisation des couverts Spir-it), le brevet US 6 074 740 du 13 juin 2000, l’article Vergason de 1999 et le brevet US 432 991 du 29 juillet 1890.

S’agissant de l’usage antérieur des couverts Spir-it, force est de constater que la commercialisation de la ligne de produits « The Classy Collection » Oak Hill by Spir-it remonte aux années 1990 ainsi qu’il résulte des brochures « Introducing The Classy Collection », « Celebrate », « Gold Rim Classy Glassy » et « D showing several Spoons » qui sont versées aux débats par la société Sabert en annexe à la déclaration de Mme S., manager chez Spirits Brands.

Ces couverts ont été fabriqués en plastique plaqués en or et en argent à partir de 1997 et les brochures précitées présentent des couverts en plastique plaqué or ou argent disponibles par paquets de 12.

Dans sa déclaration précitée du 3 octobre 2007, Mme S. confirme qu’en « 1987 Oak Hill a vendu des verres en plastique métallisés sous le nom de ‘Classy Glassys’.... des gobelets en plastique métallisés...à l’aide du processus de dépôt sous vide » et qu’en mai 1997, des couverts en plastique métallisés en or et en argent ont été ajoutés aux verres pour en faire « the Classy Collection », et ce jusqu’en novembre 1999.

La société Waddington réplique que les seuls échantillons d’articles de coutellerie fabriqués par la société Spir-it qu’elle a pu se procurer sont recouverts d’aluminium et d’une couche de vernis pour les durcir.

Il n’en reste pas moins que, recouverts d’aluminium ou d’or et d’argent, les couverts Spir-it, en tant qu’articles de coutellerie plastique métallisés, existaient bien sur le marché avant le 24 août 2001 et qu’ils constituent bien un usage public antérieur et faisaient donc partie de l’état de la technique à cette date.

En ce qui concerne le document US 6 074 740, il est intitulé « Thermoplastiques métallisés » et il se rapporte à des « moulages métallisés préparés en utilisant des mélanges polymères », c’est-à-dire à la métallisation de matières plastiques, en précisant dans la description :

« les nouveaux articles en matière plastique métallisé sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels dans lesquels les surfaces métalliques sont nécessaires … par exemple dans l’industrie aérienne, dans l’industrie de la dentisterie, de la médecine et optique, dans la production de miroirs et dans des articles ménagers ».

Il est en outre indiqué :

« Les parties en matière plastique sont métallisées de préférence par dépôt en phase vapeur ou par pulvérisation. La métallisation n’est pas restreinte à un métal spécifique. Les revêtements produits peuvent par exemple comprendre du cuivre, de l’argent, de l’aluminium, de l’or … ».

Ce brevet divulgue ainsi des articles ménagers en matière plastique qui présentent un revêtement métallique en or ou en argent appliqué selon un procédé de métallisation par dépôt à la vapeur ou pulvérisation cathodique après avoir installé le vide dans la chambre de métallisation.

Dans ces conditions, l’homme du métier, qui est en l’espèce un technicien spécialisé dans la conception et la fabrication d’articles ménagers pour la table, qui a connaissance des couverts de la collection Classy de Spir-it et qui cherche à simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique en or, en argent ou en acier inoxydable et non plus en aluminium, sera conduit à appliquer l’enseignement du document US 6 074 740 pour trouver la solution au problème objectif résolu par le brevet litigeux.

Par ailleurs, l’homme du métier dispose également de l’enseignement de l’article Vergason intitulé « Sélection des matériaux et techniques pour revêtements performants » qui rappelle que

« les concepteurs de produits à métalliser sont constamment à la recherche de nouveaux avantages de commercialisation pour améliorer leurs produits »

et qui précise :

« Ce document se concentrera sur l’utilisation des techniques de dépôt par pulvérisation et par arc cathodique pour l’application d’aluminium, d’acier inoxydable … pour la décoration et la réflectivité sur de l’ABS, du PC et leurs mélanges ».

Ainsi, l’homme du métier, partant de l’état de la technique le plus proche, à savoir les couverts de la collection Classy, et ayant eu accès à l’enseignement de l’article Vergason, sera incité à appliquer cet enseignement et à remplacer le revêtement d’aluminium et son vernis protecteur par un revêtement unique en acier inoxydable.

En effet, il sait que l’acier inoxydable – qui est le plus généralement utilisé pour de la coutellerie en métal massif - constitue, comme l’argent ou l’or, une alternative non-toxique à l’aluminium pour le revêtement de couverts en matière plastique métallisés et qu’il peut être utilisé pour la métallisation de divers objets en plastique aussi bien à des fins décoratives que réflectives.

L’homme du métier sait également que l’acier inoxydable permet d’atteindre l’un des buts poursuivis par le brevet EP 573 qui est de ne pas utiliser de revêtement protecteur ; étant ajouté que le brevet précité US 4 803 094 de 1989 enseigne qu’on peut revêtir des substrats en matière plastique, notamment des récipients alimentaires, d’acier inoxydable déposé sous vide.

Par ailleurs, le fait que l’acier inoxydable - comme l’argent ou l’or – peut être utilisé pour donner à des couverts en plastique l’aspect de couverts en métal massif est évident pour l’homme du métier qui cherche à résoudre le problème technique objet du brevet litigieux en partant des couverts Spir-it de la collection Classy ; étant rappelé qu’il dispose de l’article Vergason qui concerne la métallisation sous vide de supports plastiques avec notamment de l’acier inoxydable et qui indique que le choix entre aluminium et acier inoxydable pour des applications réfléchissantes décoratives est, pour les designers, une question d’esthétique et de coût.

Par conséquent, il est établi que le remplacement du revêtement en aluminium et de son vernis protecteur sur de la coutellerie en plastique par un seul revêtement métallique mince d’acier inoxydable, d’argent ou d’or était évident pour l’homme du métier compte tenu de l’état de la technique au 24 août 2001 et qu’il n’avait préjugé à vaincre pour parvenir à ce résultat.

La revendication 1 du brevet EP 573 est donc dépourvue d’activité inventive à la lumière de l’usage antérieur public des couverts Spir-it combiné à l’enseignement de l’article Vergason.

Les revendications dépendantes de produits 2 à 13 sont également dénuées d’activité inventive, la société Waddington ne pouvant considérer isolément le document US 5 022 554 produit par la demanderesse qu’il convient de combiner avec les autres éléments de l’état de la technique antérieur rappelés ci-dessus.

Sur l’activité inventive de la revendication de procédé 14

La société fait valoir à juste titre qui ni la simple consultation du site internet Spir-it ni l’examen des quelques échantillons de couverts Spir-it ne permettent de déterminer la méthode de métallisation utilisée dans cet art antérieur.

Cependant, la société Sabert, au soutien du défaut d’activité inventive de la revendication 14, invoque, en premier lieu, la combinaison des brevets US 6 524 694 et US 4 803 094 compris dans l’état de la technique.

Le brevet US 6 524 694 divulgue un procédé de fabrication notamment d’ustensiles de cuisine et « pour manger » en matière plastique consistant à mouler l’article par un procédé de moulage par injection, le problème résolu par ledit brevet consistant à conférer un effet optique translucide à des polymères transparents thermoplastiques.

Le brevet US 4 803 094 susvisé divulgue un procédé de métallisation sous vide d’articles en matière plastique pour améliorer leur utilité dans des environnements électriques ou électroniques.

Force est de constater que le problème que posait le premier brevet est éloigné de celui que se propose de résoudre le brevet EP 573 et qu’il n’apparaît donc pas pertinent de l’invoquer à l’appui d’un défaut d’activité inventive en l’espèce.

Cependant, la société Sabert invoque, par ailleurs, un brevet US 3 136 416 qui divulgue un procédé de fabrication d’articles de coutellerie en matière plastique pour service de table comprenant des étapes consistant à mouler ledit article par un procédé de moulage par injection en combinaison avec le brevet US 4 803 094 précité qui divulgue un procédé de métallisation sous vide d’un article en matière plastique.

Il en résulte que l’homme du métier ayant connaissance du document US 3 136 416 et souhaitant métalliser des couverts en plastique sera conduit à appliquer le procédé de métallisation sous vide enseigné par le document US 4 803 094 pour métalliser les couverts en plastique obtenus selon le premier document.

Par conséquent, l’objet de la revendication 14 découle de manière évidente, pour un homme du métier, de l’état de la technique au 24 août 2001.

En outre, la société Sabert fait valoir la combinaison de l’usage public antérieur que constituent les couverts Spit-it et de l’article Vergason.

L’homme du métier connaissait les produits de coutellerie en plastique de la collection Classy qui utilisent un revêtement en aluminium mais également en placage d’or ou d’argent.

A la lumière de l’enseignement de l’article Vergason, il est conduit à utiliser un procédé de dépôt par pulvérisation pour appliquer un revêtement d’acier inoxydable sur les articles en matière plastique à des fins décoratives ou de réflectivité, l’utilisation du dépôt par pulvérisation – qui est une forme de déposition sous vide – étant le procédé le plus approprié à cet effet.

Dans des conditions, la revendication 14 du brevet litigieux est également dénuée d’activité inventive au regard de l’usage public antérieur combiné à l’article Vergason.

Par voie de conséquence, les revendications dépendantes de la revendication 14 sont dépourvues d’activité inventive.

Il résulte de ce qui précède que le brevet EP 573 est dénué de validité et qu’il convient de le déclarer nul en ce qu’il s’applique à la France, par application de l’article L 613-25 CPI.

L’équité commande l’allocation à la société Sabert de la somme de 50 000 € par application de l’article 700 CPC.

Vu que la société Waddington n’a fait que se défendre contre la demande en nullité et ne semble même pas avoir formé une action reconventionnelle en contrefaçon, cette somme nous paraît exorbitante. Cela confirme la tendance – regrettable, à notre avis – à allouer, à la louche, des sommes très conséquentes au titre de l’article 700 CPC.

***

TGI de Paris, 9 juin 2011

Sabert Europe c. Waddington North America

Source : PIBD 950 III-658

De l’utilité de lire le BOPI

La société Still est titulaire du brevet européen EP 1 179 466 déposé le 8 août 2001 et délivré le 11 avril 2007. Ce brevet, qui désigne, entre autres, la France, concerne un chariot de manutention avec un dispositif de ramassage de charges.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Chariot de manutention, de préférence transpalette ou transpalette de préparation, comprenant un dispositif de prise de charge (6) et une unité de commande électrique (17) pour commander un mouvement vertical du dispositif de prise de charge (6), au moins une valeur de consigne pour la hauteur de levage du dispositif de prise de charge (6) pouvant être réglée avec l’unité de commande (17) et au moins un élément de commande (13) destiné à commander un mouvement ascendant du dispositif de prise de charge (6) étant en liaison active avec l’unité de commande (17), caractérisé en ce que l’unité de commande (17) est réalisée de telle sorte qu’il est possible de prédéfinir une valeur de consigne pour la hauteur de levage en fonction de la durée d’actionnement de l’élément de commande (13) destiné à commander le mouvement ascendant et le mouvement ascendant se poursuit jusqu’à atteindre la valeur de consigne lorsque l’élément de commande n’est plus actionné.

Ayant omis de déposer en temps utile à l’INPI la traduction en français du brevet exigée en vertu des dispositions des articles L 614-7 et R 614-8 CPI dans leur version alors en vigueur, le directeur général de l’INPI a fait procéder à la publication du défaut de remise de traduction dans le BOPI du 7 décembre 2007.

Le 5 mars 2008, la société Still a formé un recours en restauration en invoquant une erreur de son mandataire.

Par décision du 8 juillet 2009, ce recours en restauration a été déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement invoqué.

la société Still a contesté cette décision en faisant valoir que son mandataire n’a eu connaissance d’une erreur commise par le traducteur, son sous-mandataire, que le 8 janvier 2008, de sorte que l’empêchement n’a cessé qu’à cette date et que le délai de deux mois, prévu par l’article L 612-16 CPI dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, n’est venu à expiration que le 8 mars 2008, de sorte que son recours en restauration, introduit le 5 mars 2008, était recevable.

Par arrêt du 26 mai 2010, la Cour d’appel de Paris a rejeté ce recours :

« … Considérant, en l’espèce, que la non remise de la traduction a été portée à la connaissance du public, dont il n’y a pas lieu d’exclure le titulaire du brevet, par sa publication dans le BOPI du 7 décembre 2007 ; que cette publication, en ce qu’elle révélait directement le défaut de remise de traduction, et donc indirectement au titulaire du brevet ou à son mandataire l’erreur invoquée du traducteur, en quoi consistait seulement l’empêchement supposé légitime à la remise de la traduction, a nécessairement fait aussitôt cesser cet empêchement et courir le délai de deux mois pour introduire la demande de restauration ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par des motifs exacts, suffisants et pertinents, que le directeur général de l’INPI a rejeté, comme irrecevable parce qu’hors délai, le recours en restauration formé par la société Still ; qu’il en résulte que le présent recours sera rejeté ; … »

La société Still s’est pourvue en cassation.

Par arrêt du 20 septembre 2011, la Cour régulatrice vient de rejeter son pourvoi :

***

… Attendu que la société Still fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours à l’encontre de cette décision, alors, selon le moyen, que le titulaire d’un brevet peut présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits lorsqu’il justifie d’une excuse légitime qui l’a empêché de respecter un délai à l’égard de l’INPI ; que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ; qu’en l’espèce, la société Still avait fait valoir que son mandataire n’avait eu connaissance de l’absence de dépôt, dans les délais requis, d’une traduction en langue française de son brevet par son sous-mandataire que le 8 janvier 2008, en sorte que son recours introduit le 5 mars 2008 était recevable ; qu’en affirmant que le délai de ce recours avait commencé à courir le 7 décembre 2007, date de la publication au BOPI du défaut de remise de la traduction, sans rechercher si la société Still, qui avait confié la gestion de son brevet à un mandataire professionnel, avait, malgré cette publication, légitimement ignoré le non-respect des délais requis par son sous-mandataire, de sorte que la cessation de l’empêchement n’était survenue que postérieurement à cette publication, soit à la date de la connaissance effective de la défaillance de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 612-16 CPI, ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) ;

Mais attendu qu’en l’absence de toute disposition faisant obligation au directeur général de l’INPI d’informer personnellement le breveté ou son mandataire du non-respect du délai pour la remise de la traduction du brevet européen, l’arrêt qui retient que la publication au BOPI de ce défaut de remise a pour but de le porter à la connaissance du public, en ce compris le titulaire du brevet, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que la publication du défaut de remise de la traduction, intervenue le 7 décembre 2007, avait fait courir le délai de deux mois pour introduire la demande en restauration ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011

Still c. INPI

Disponible sur Legifrance.

Egalement publié au PIBD n° 950 III-657.

L’arrêt de la Cour de Paris est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

NB : Le BOPI, dans sa version pdf, peut être consulté ici, mais attention : seule la version papier fait foi.

Ceci étant dit, existe-t-il des personnes qui le consultent réellement ?

Visées coupables

Les lecteurs réguliers de ce blog savent que le monde des entreprises fournissant l’armée est tout sauf paisible. En témoigne encore le litige présent, une affaire de frégates franco-française …

La société Sofresud est co-titulaire, avec l’Etat français, du brevet FR 2 758 625 concernant un dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini.

Ce brevet a fait l’objet d’extension (par voie PCT) en Europe (brevet EP 0 953 140 désignant la France, délivré en avril 2004) et aux Etats-Unis.

La revendication 1 du brevet européen est rédigée comme suit :

1. Dispositif apte à déterminer la direction d’une cible dans un repère prédéfini et du type comportant des moyens de visée (10) comportant un organe de visée 13 et des moyens de commande (16), des moyens (20) de recalage de ces moyens de visée (10) et des moyens (30) de traitement de signaux issus des moyens de visée (10), ces moyens de traitement (30) étant aptes à déterminer la direction entre les moyens de visée (10) et la cible et à les transmettre à des moyens (40) de visualisation ou à des moyens extérieurs (50,60), dispositif caractérisé en ce que les moyens de visée (10) comportent selon trois axes sensiblement perpendiculaires les uns par rapport aux autres, trois gyromètres (141, 142, 143) ainsi que des moyens (16) de commande de la transmission aux moyens (40) de visualisation ou aux moyens extérieurs (50,60), des valeurs représentatives de la direction entre les moyens de visée et la cible.

La société Bertin Technologies (ci-après « Bertin ») est spécialisée dans les systèmes optroniques d’aide à la surveillance. Elle a répondu en juillet 2002 à un appel d’offres du 16 avril 2002 de la DGA (Délégation Générale pour l’Armement du Ministère de la Défense) pour un marché d’étude portant sur la réalisation et les évaluations d’une maquette de ‘démonstration d’un système de Désignation d’Objectif d’Urgence futur (« DOU ») destiné à équiper les frégates multi-missions de la Marine Nationale dites FREMM. 

Frégate FREMM 2006

Par courrier du 30 septembre 2002, la DGA lui a demandé des éléments complémentaires afin de « finaliser la mise au point du marché proposant une réunion au plus tôt pour procéder à une notification en fin d’année ».

La société Sofresud avait également répondu à l’appel d’offres et a, par lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la sous-direction achats de la DGA, indiqué qu’elle avait appris officieusement que le marché pourrait être notifié très prochainement à un autre industriel et qu’elle se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future ».

Par lettre également du 2 décembre 2002, elle indiquait à la société Bertin qu’elle était copropriétaire exclusive avec l’État français de deux brevets (le brevet FR 2 758 625 mentionné plus haut et le brevet FR 2 824 132) et que dans le cadre des études en cours, il conviendrait de « veiller à ne pas proposer de dispositif de désignation de cible qui entrerait dans le champ couvert par notre propriété industrielle ».

Afin de lever toute difficulté, la société Bertin s’est adressée à un cabinet spécialisé, la société Egyp, puis a transmis à la société Sofresud les rapports de ce cabinet de conseil en propriété industrielle des 12 et 16 décembre 2002 concluant à une absence de contrefaçon.

Une réunion a eu lieu entre la société Bertin et Sofresud le 31 mars 2003. La société Sofresud a alors écrit à la DGA en mentionnant notamment que la « solution proposée par la société Bertin paraît effectivement contrefaire la revendication 1 du brevet [FR 2 758 625] ».

D’autres tentatives d’entente ont eu lieu en juin 2003. Auparavant, la société Bertin avait proposé par une lettre en mai 2003 à la société Sofresud de désigner un expert pour donner son avis sur l’existence d’une contrefaçon, attirant son attention sur le fait que cela déterminait la position de la DGA qui devait se prononcer sur la poursuite de leurs relations avant fin juin 2003.

La société Sofresud a répondu de manière négative en juin 2003, estimant que le dispositif Bertin contrefaisait son brevet et que l’expert dont le nom était avancé n’était pas qualifié pour donner un avis éclairé sur cette question.

C’est dans ces circonstances que la société Bertin a introduit un référé aux fins de nomination d’expert en juillet 2003 qui a été rejeté.

En octobre 2003, la société Bertin a été convoquée à une réunion au Comité Richelieu, une association de PME innovantes, pour régler le différend existant entre les deux sociétés à laquelle elle ne s’est pas rendue, estimant que des négociations n’étaient plus possibles et que la société Sofresud agissait ainsi pour gagner du temps.

La société Bertin a assigné à jour fixe en déclaration de non contrefaçon devant le TGI, la société Sofresud et l’État Français. Dans le cadre de cette procédure, la société Sofresud a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon.

Par jugement du 22 juin 2004, il a été fait droit à la demande de la société Bertin, la société Sofresud étant déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée à la DGA par la société Bertin le 20 juillet 2004 par une lettre lui indiquant qu’il n’existait plus d’obstacle à la notification du contrat DOU et qu’elle était dans l’attente d’un déblocage rapide de la situation.

Par décision du 3 novembre 2004, la DGA a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres, pour motif d’intérêt général.

La procédure judiciaire s’est poursuivie, la société Sofresud ayant interjeté appel du jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2006.

Le pourvoi en cassation formé par la société Sofresud à l’encontre de cet arrêt n’a pas été admis.

Estimant que la perte de ce marché était due au comportement déloyal de son concurrent qui n’a eu de cesse de chercher à retarder la solution du différend alors qu’elle pouvait en mai 2003 accepter une expertise amiable, le libre choix d’un expert lui ayant été donné, la société Bertin a assigné la société Sofresud devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces agissements fautifs.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Bertin de ses demandes.

La société Bertin a interjeté appel de ce jugement.

***

… Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur une interprétation qui ne correspond pas à la réalité des faits et des pièces produites aux débats ;

Qu’ainsi, le tribunal a :

1. déduit de la longueur des discussions qui ont eu cours entre les parties que chacune d’entre elles n’était pas certaine de la réalité de ses droits alors que les pièces mises aux débats ne démontrent nullement que les parties auraient ‘négocié’ pendant près de deux ans mais qu’au contraire des discussions n’ont eu lieu que durant six mois, les accusations de contrefaçon ayant été formulées en décembre 2002 et la procédure de référé introduite en juillet 2003 et qu’en outre elle n’a accepté de discuter avec la société Sofresud que dans le but de démontrer sa bonne foi et l’absence de contrefaçon et de ne pas retarder la notification du marché par la DGA qui avait déjà pris plusieurs mois de retard ; que selon elle, il était manifeste que son dispositif n’était pas une contrefaçon de celui de la société Sofresud ;
 
2. affirmé que la société Sofresud s’était méprise, tout comme la DGA, sur l’étendue de ses droits et qu’il n’est pas établi qu’elle l’aurait fait de mauvaise foi, ou dans un dessein différent de la protection dû au titre alors que, d’une part, la DGA ne s’est pas ralliée à la position de la société Sofresud, et a en outre soutenu l’initiative de la société Bertin en ce qui concerne l’expertise amiable qu’elle sollicitait, et que, d’autre part, l’attitude de la société Sofresud révèle un comportement de mauvaise foi, ayant en réalité fait pression sur la DGA pour que le marché échappe à son concurrent (courrier du 2 décembre 2002, accusation de contrefaçon à l’encontre de Bertin, utilisation du terme ‘paraît contrefaire’ dans une lettre du 3 avril 2003 envoyée à la DGA et télécopies des 4 juin et 20 juin 2003 envoyées à Bertin contenant l’affirmation selon laquelle son système est une contrefaçon du brevet dont elle est copropriétaire avec la DGA, obstructions de la société Sofresud à la nomination d’un expert amiable) ; que contrairement à ce que prétend la société Sofresud, sa bonne foi ne saurait être démontrée par sa volonté de trouver un compromis avec elle, alors que ce compromis n’avait pour finalité que d’obtenir un partage du marché sans trancher la question de la contrefaçon, ce qui laissait subsister une suspicion sur son concurrent ;
 
3. retenu que la saisine du Comité Richelieu ne pouvait être considérée comme un acte de dénigrement, alors qu’en avisant cette association de professionnels de l’existence d’un conflit en raison d’une contrefaçon, accusations infondées, la société Sofresud a porté atteinte à son crédit et à son image ; qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir été présente lors du rendez-vous, aucun rapprochement n’étant possible puisqu’il n’y avait pas eu de décision sur l’existence ou non d’une contrefaçon ;
 
4. énoncé que « la DGA renonçait à donner suite, non parce qu’elle aurait confié un marché semblable à la société Sofresud ou à qui que ce soit d’autre, mais parce que l’opportunité de lancer cette affaire n’était plus avérée ; qu’il en résulte que le marché n’existant plus, il n’était pas évident que ce dernier aurait bénéficié de ce marché même s’il avait été mené à son terme par la DGA » alors qu’elle n’a jamais prétendu que la DGA avait renoncé à donner suite au marché dans le but de le confier à la société Sofresud ou à un tiers, mais seulement que l’abandon du marché était dû au délai trop long qui s’était écoulé depuis décembre 2002 alors que la question qui se posait était de savoir si, en l’absence des accusations portées par la société Sofresud, la DGA aurait ou non notifié le marché à la société Bertin en décembre 2002 ;

Qu’elle ajoute qu’il est inexact de dire que la société Bertin ne rapportait pas la preuve de ce que le marché du DOU lui avait été attribué alors qu’elle a été retenue comme attributaire de l’appel d’offres par le document intitulé « mise au point » du 30 septembre 2002 et qu’en s’abstenant, alors qu’elle prétendait que le système Bertin était contrefaisant, d’agir en justice, la société Sofresud a eu une stratégie d’enlisement, son véritable objectif étant de bloquer la notification du marché à son concurrent et d’avoir ainsi manqué de loyauté ;

Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle estime qu’est établi le comportement fautif et déloyal de la société Sofresud à son égard qui a bloqué le processus de notification du marché par la DGA par des accusations de contrefaçon sans fondement, par son refus d’une expertise amiable ou judiciaire, par son abstention à agir en justice pour obtenir la cessation des actes prétendument contrefaisants ;

Considérant que la société Sofresud fait essentiellement valoir qu’en décembre 2002, dans la lettre envoyée à la DGA, elle n’a nullement fait mention de contrefaçon, qu’elle n’a à aucun moment fait obstruction, attirant seulement l’attention de la société Bertin sur les droits qu’elle avait en raison de deux brevets ; qu’en juin 2003 un accord a été signé y compris avec la DGA pour permettre des échanges d’informations techniques entre les parties et que la DGA était ainsi parfaitement au courant des difficultés en sa qualité de copropriétaire ; qu’elle n’a à aucun moment eu d’affirmation péremptoire ou n’a nullement proféré des accusations de nature à jeter le discrédit sur la société Bertin ; qu’il ne peut davantage lui être reproché d’avoir cherché à bloquer le dossier ; que la décision était du ressort de la DGA qui n’était pas un simple tiers dans ce dossier puisqu’elle est copropriétaire des brevets qui étaient invoqués comme étant susceptibles d’être opposés au dispositif de la société Bertin ;

Considérant ceci exposé que dès lors qu’aucun des documents mis aux débats ne révèle que le Comité Richelieu aurait été avisé du différend existant entre les parties par la société Sofresud, le grief de dénigrement ne peut être retenu à son encontre ;

Mais considérant que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les faits ci-dessus exposés mettent en évidence que la société Sofresud n’était pas satisfaite que le marché lui échappe ainsi que cela ressort de la lettre du 2 décembre 2002 envoyée à la DGA par laquelle elle rappelle que sa société « en tant que PME du domaine défense a très lourdement investi depuis 1995 pour trouver une solution à la « Désignation d’Objectif d’Urgence » » et se trouverait extrêmement fragilisée par la perte d’un marché aussi stratégique pour cette activité que celui du PEA « DOU future » ; qu’elle a par ailleurs pu légitimement croire dans un premier temps que le système proposé lors de l’appel d’offres – et dont elle n’avait pas connaissance – pouvait être une contrefaçon de ses brevets qui protégeaient des systèmes relevant du même domaine et attiré l’attention de son concurrent sur ce point ; que néanmoins, alors que la société Bertin a agi en toute transparence, soumettant son système à une analyse au regard des brevets de la société Sofresud et en transmettant les conclusions du cabinet de conseil en propriété industrielle à son concurrent, puis en cherchant un accord avec ce dernier cela de décembre 2002 à mars 2003, date à laquelle a eu lieu une réunion entre ces sociétés, à l’issue de cette réunion, la société Sofresud a envoyé une lettre à la DGA copropriétaire des brevets par laquelle elle l’informait de ce que le système lui paraissait une contrefaçon ; qu’elle n’a pas utilisé de terme affirmatif mais a cependant émis une opinion qui n’a pu que conduire la DGA à ne pas poursuivre l’appel d’offres ;

Considérant que par la suite, en mai 2003 pour lever toute difficulté, la société Bertin a pris l’initiative de proposer une expertise amiable et d’indiquer le nom d’un expert tout en mentionnant que la société Sofresud pouvait en désigner un autre ; que cette proposition a été écartée au motif que le nom avancé était celui d’un expert non spécialisé en ce domaine ; que la société Sofresud n’a donné aucun autre nom d’expert alors qu’elle avait été avisée par la société Bertin de l’urgence à donner une réponse sur cette désignation amiable, la DGA devant notifier la décision en juin 2003 ;

Considérant que du fait de ce refus et du blocage que cela entraînait, la société Bertin a dû engager une procédure judiciaire ; qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société Sofresud, d’autre choix possible dans la mesure où la conclusion du marché était suspendu ;

Considérant qu’ainsi, la société Sofresud ne peut valablement prétendre avoir agi avec une totale bonne foi, à compter de mai 2003, date à laquelle il lui avait été fait une proposition de nomination d’expert qu’elle a refusée sans motif valable ; que ce refus révèle au contraire l’attitude fautive de la société Sofresud, concurrent direct de la société Bertin, qui, comme elle l’avait exprimé dans la lettre du 2 décembre 2002, cherchait à avoir ce marché ;

Considérant que ces éléments factuels mettent en évidence le comportement fautif de la société Sofresud à l’égard de la société Bertin à qui la société DGA avait donné une réponse positive à l’appel d’offre ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Considérant en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du comportement déloyal, la société Bertin invoque la perte de marge et les frais engagés sur la réalisation de la maquette de démonstration du DOU, la perte de chance sur le marché subséquent de la fourniture en série des DOU, les frais réglés par elle à ses conseils en propriété industrielle et l’atteinte portée à sa réputation et à son image ;

Sur la perte de marge et les frais sur le marché de la réalisation de la maquette de démonstration du DOU

Considérant qu’aux termes de la proposition financière du 2 juillet 2002, le prix total du marché de réalisation de la maquette de démonstration s’élevait à 755 231,95 € HT, la part revenant à la société Bertin s’élevant à la somme de 679 069,05 € HT (le surplus étant facturé et payé directement au sous-traitant, la société Thales Naval France ; que le taux de marge brute dégagé par la société Bertin (et non contesté) ressortait à 37,2%, soit la somme de 252.613,69 € qu’elle aurait obtenue si le marché lui avait été attribué ; que le comportement déloyal l’ayant privée de ce marché, il lui sera alloué cette somme en réparation du préjudice subi ; que les frais également engagés pour répondre à l’appel d’offres dont il est justifié par le commissaire au compte seront également mis à la charge de la société Sofresud ; qu’ainsi, cette dernière est redevable au titre de la perte de marge et des frais de la somme totale de 281 421 € HT ;

Sur la perte de chance sur le marché subséquent

Considérant que la société Bertin soutient que la phase de réalisation du démonstrateur DOU devait être suivie d’une seconde phase, celle de la fabrication en série aux fins d’équipement des frégates ; qu’elle expose que le cahier des charges établi par la DGA dans le cadre de ce marché prévoyait qu’après la clôture des essais d’évaluation, le titulaire fournira également une proposition technique et financière pour l’industrialisation et la série de 17 à 20 équipements, le prix unitaire de ces équipements pour une série de 20 s’élevant à 205 000 € TTC soit un chiffre d’affaires total de 4 100 000 € ;

Mais considérant qu’ainsi que le fait valoir à juste titre la société Sofresud, la DGA ne s’était pas engagée pour la fabrication, ce qui n’était qu’au stade d’un projet ; que dans la mesure où il est mis aux débats un document de la DGA montrant qu’en réalité le programme de construction de FREMM a été moins important que celui indiqué et qu’il n’est pas davantage établi que la DGA aurait fait choix pour la fabrication de la société Bertin, cette dernière ne saurait se prévaloir d’une perte de chance ; que cette demande sera rejetée ;

Sur les frais réglés par la société Bertin à ses conseils en propriété industrielle

Considérant que les frais ainsi réclamés sont directement liés au comportement fautif de la société Sofresud qui a obligé la société Bertin à engager des frais importants dont elle justifie à hauteur de 35.356 € HT ; qu’il convient de faire droit à cette demande ;

Sur l’atteinte à la réputation et à l’image de la société Bertin

Considérant qu’il n’est pas établi qu’un préjudice a été causé à l’appelante, aucun élément ne permettant d’affirmer que sa réputation aurait été ternie à l’égard de la DGA ou à l’égard de tiers ; que cette demande sera rejetée ;

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à l’appelante la somme de 10 000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 23 septembre 2011

Bertin Technologies c. Sofresud

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI, tout comme les décisions de 2004 et 2006, qui sont d’ailleurs fort intéressantes sur le plan de l’interprétation des revendications.

Combat de toques

La société Groupe Gyra (ci-après « Gyra ») est cessionnaire du brevet FR 2 637 467 concernant une coiffe de cuisinier.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Coiffure de configuration générale cylindrique telle qu’une toque, du type jetable et réalisée en matériau souple tel que le non-tissé, caractérisée en ce qu‘elle est constituée d’un bandeau (1) dont les extrémités sont aptes à venir en contact et en position de recouvrement pour conformer les parois latérales (2) cylindriques de la toque, et dont les bords sont pourvus de moyens de solidarisation neutralisés (7,8) et disposés sur toute la hauteur de la paroi et aptes à être mis en œuvre lors de la mise en service initiale de la toque pour obtenir un corps cylindrique régulier adapté autour de tête du porteur.

La société Prodis bénéficie d’une licence portant sur ce brevet.

Reprochant à la société MBI de commercialiser des toques dénommées « Elite » qui reproduisaient les revendications 1 et 2 de ce brevet, les sociétés Gyra et Prodis l’ont fait assigner, par assignation délivrée le 12 juillet 2002, en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Par jugement du 7 mai 2007 (!), le TGI de Strasbourg a dit que la société MBI s’était rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société Gyra et de concurrence déloyale au préjudice de la société Prodis, fait interdiction à la société MBI de poursuivre la commercialisation du modèle de toque « Elite », sous astreinte de 500 € par infraction constatée, condamné la société MBI à payer à la société Gyra la somme de 10 k€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice commercial subi par la société Gyra et par la société Prodis, et désigné un expert.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Strasbourg a condamné la société MBI à payer, à titre de dommages-intérêts, 100 k€ à la société Prodis et 3500 € à la société Gyra.

La société MBI a interjeté appel.

Dans son arrêt du 20 septembre 2011, la Cour d’appel de Colmar s’est donc penchée sur la question des dommages-intérêts. L’arrêt contient notamment un passage intéressant sur la mise en œuvre de l’article L 615-7 CPI :

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… Attendu que les parties ne contestent pas que les indemnités dues par la société MBI, qui a été reconnue coupable de contrefaçon, doivent être fixées conformément aux dispositions de l’article L 615-7 CPI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 bien que les actes de contrefaçon aient eu lieu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que l’alinéa 1er de cet article dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. »

Attendu que les premiers juges ont, au visa de ces dispositions, alloué cumulativement à la société Prodis une indemnité compensatrice du gain manqué du fait de la contrefaçon et le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;

Attendu que si l’article L 615-7 se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la société Prodis à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par l’appelante ; qu’en effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative ;

Attendu qu’il résulte des investigations de Monsieur L. que la société Mondia Top, aux obligations de laquelle vient désormais l’appelante, et cette dernière ont vendu 30.065 toques contrefaisantes du modèle « Elite » entre 1999 et 2003 ; que leur vente a généré un chiffre d’affaires de 51.318,75 € et un bénéfice de 29.388,61 € ;

Attendu que pour évaluer le gain manqué par la société Prodis, les premiers juges ont, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, retenu :

• un prix de vente unitaire moyen de la toque brevetée (toque dénommée « Prestige ») par la société Prodis de 11,35 €
• un taux de marge sur coûts variables de 58,9 %
• une probabilité de vendre la toque « Prestige » d’environ une chance sur trois (compte tenu du prix de vente particulièrement élevé) ;

Attendu que la société MBI conteste le prix unitaire retenu, la société Prodis, quant à elle, le taux de la perte de chance et le taux de marge ;

Attendu que selon les informations recueillies par l’expert judiciaire …, la société Prodis a vendu de 1999 à 2003 22.601 toques « Prestige » pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que sur ces bases, le prix moyen de vente aurait été de 250.440 / 22.601 = 11,35 € ; qu’un tel prix est 7 fois supérieur au prix moyen pratiqué par la société MBI (51.318 / 30.065 = 1,70 €) mais aussi à celui de la société Febvay ; que cette société contrôlée par la société Gyra … vendait des toques « Prestige » au prix de 11,50 F soit 1,75 € en 1998 … et au prix de 3,31 € en 2010 … ; qu’un prix unitaire de 11,35 € aurait été prohibitif ; que si l’objection de la société MBI n’avait pas été pertinente, la société Prodis n’aurait pas manqué de verser aux débats ses tarifs ;

Attendu qu’il convient de retenir que la société Prodis a en réalité commercialisé 22.601 lots de 10 toques « Prestige » et non 22.601 toques pour un chiffre d’affaires de 250.440 € ; que la commercialisation de 30.065 toques ‘Prestige’ aurait pu lui procurer un chiffre d’affaires de 33.315 € ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier que la toque brevetée était une avancée technologique majeure de nature à drainer toute la clientèle des toques jetables ; qu’au contraire, l’examen des tarifs versés aux débats montre que des gammes étendues de coiffes jetables étaient proposées aux professionnels de la restauration ; que d’après les données du paragraphe 4-1 du rapport d’expertise, les ventes de toques « Prestige » n’ont d’ailleurs représenté au mieux que 59 % (en 2000) du chiffre d’affaires « toques tous modèles » de la société Prodis ; que dans ces conditions, il n’existe aucun motif de considérer que la société Prodis aurait réalisé, en l’absence de contrefaçon, le chiffre allégué de 95 % des ventes de toques contrefaisantes ; qu’il peut être tenu pour vraisemblable que la société Prodis aurait réussi à commercialiser les 2/3 de la masse contrefaisante pour un chiffre d’affaires de 33.315 x 2/3 = 22.210 € ;

Attendu qu’il est raisonnable de considérer que la société Prodis aurait réussi à vendre à la clientèle intéressée par les toques brevetées, en sus de ces toques, d’autres articles de sa gamme ; que le coefficient de 25 % proposé par les intimées dans leurs conclusions n’est pas excessif au regard de la composition du chiffre d’affaires de la licenciée ;

Attendu que dans ces conditions, la perte de chiffre d’affaires occasionnée par la contrefaçon peut être évaluée à 22.210 + (22.210 x 25 %) = 27.762 € ;

Attendu qu’après avoir estimé la marge brute moyenne de la société Prodis à 73,9 % de son chiffre d’affaires, Monsieur L. a imputé sur ce chiffre la redevance de brevet réglée à la société Gyra (5 %) et des charges variables de vente estimées à 10 % ; que la société Prodis juge que « la déduction de 10 % au titre des charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques – frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux – n’est sérieuse ni dans son principe ni dans son montant » ; qu’il résulte de son rapport que Monsieur L. a procédé à cette évaluation forfaitaire parce qu’il ne connaissait pas « les autres charges spécifiquement variables pour la fabrication et la vente de toques (frais de sérigraphie, d’emballage, frais commerciaux) » ; que la société Prodis se contente de critiquer l’estimation de l’expert judiciaire mais ne fournit aucune information précise sur le taux de ces « charges spécifiquement variables » : qu’en conséquence, le taux de marge sur coûts variables retenu par Monsieur L. (58,9 %) sera entériné par la cour ;

Attendu, dans ces conditions, que le gain manqué s’établit à 27.762 € x 58,9 % = 16.352 € ;

Attendu que la société Prodis met en compte un montant de 20 k€ au titre de « la perte de chance après 2004 » ou encore de la « perte de chance d’avoir fidélisé la clientèle intéressée par « Elite » et de la conserver » ;

Attendu, ainsi que l’ont noté les premiers juges, que la société Prodis ne démontre pas que sa clientèle avait été démarchée par la société MBI puis conquise grâce à l’attrait de la toque contrefaisante, ni même qu’elle avait vainement démarché la clientèle de la société MBI ; que la perte de chance invoquée n’est pas établie ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Prodis de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral dès lors qu’elle n’était pas titulaire du brevet ;

Attendu qu’eu égard aux évaluations précédemment faites du préjudice subi par l’exploitant du brevet et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, l’indemnité allouée à la société Prodis sera fixée à l’aune des bénéfices réalisés par la société MBI, soit 29.388,61 €, ainsi que le permet le régime d’indemnisation institué par l’article L 615-7 CPI dans sa rédaction actuelle ;

Attendu qu’il est constant que la société Gyra percevait une redevance égale à 5 % du chiffre d’affaires issu de la vente des toques ‘Prestige’ ; que les ventes manquées par la société Prodis auraient généré une redevance de 22.210 € x 5 % = 1.111 € ;

Attendu qu’eu égard au caractère excessif des prétentions des intimées, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre celles-ci et l’appelante ; qu’il est équitable d’allouer à chaque société intimée une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC dès lors que celles-ci ont été les victimes de la contrefaçon ; …

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C’est intéressant de voir que la Cour évalue à la fois les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le gain manqué par les titulaires et retient la somme la plus importante des deux.

Cour d’appel de Colmar, 20 septembre 2011

MBI c. Gyra et Prodis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.