Rachitique et unijambiste

La société Laboratoires Besins International (ci-après « Besins ») est titulaire du brevet français FR 2 762 217 concernant une préparation solide vitamino-calcique, son procédé d’obtention et son utilisation.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N.

La société Besins est également titulaire du brevet européen EP 0 872 240. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Laboratoires Innothèra et a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition de l’OEB. La revendication 1 de ce brevet - qui ne désigne pas la France – est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer susceptible d’être obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Suite à plusieurs saisies-contrefaçon, la société Besins a fait assigner, le 7 mai 2008, les sociétés Arko Pharma et Arkomedica en contrefaçon de certaines revendications de son brevet. Selon elle, les sociétés intimées contrefaisaient son brevet en détenant et en proposant à la vente le médicament Calcos vitamine D3, destiné à être utilisé dans le cadre d’un traitement de l’ostéoporose, lorsque l’apport de calcium et de vitamine D est insuffisant.

En 2009, la société Besins a obtenu une limitation de son brevet français devant l’INPI. La revendication telle que limitée est rédigée comme suit :

Préparation solide vitamino-calcique comprenant du calcium et au moins une vitamine D, caractérisée par le fait qu’elle se présente sous la forme d’un comprimé à croquer obtenu par compression directe et ayant une dureté comprise entre 75 et 300 N, de préférence entre 85 et 275 N, et plus préférentiellement encore entre 100 et 250 N et en ce qu’elle contient de 1 à 3 %, de préférence environ 2 % de lubrifiant, celui-ci étant préférentiellement le stéarate de magnésium.

Les intimées ayant invoqué la nullité du brevet, le tribunal se penche donc sur sa validité. C’est la partie consacrée à l’activité inventive qui a retenu notre attention :

***

Le problème technique à résoudre par l’homme du métier qui est un technicien formulateur dans le domaine de la pharmacie galénique, est la formulation de comprimés comprenant les deux principes actifs d’une façon simple tout en obtenant un produit avec une bonne acceptabilité par le patient.

La société Arkopharma fait valoir que le procédé de compression directe est un mode ancien de fabrication des comprimés et que selon la division d’opposition de l’OEB, l’homme du métier cherchant à parvenir à un comprimé plus facile à fabriquer, aurait essayé de faire une compression directe dans la mesure où il s’agit d’une méthode de fabrication facile et désirable.

Néanmoins, l’avis du professeur R. qu’elle produit à l’appui de ses déclarations, indique que si le mode de compression directe est recherché du fait de l’économie de main d’œuvre et de sa simplicité, il n’est pas toujours réalisable car le principe actif présent dans ce comprimé doit présenter des propriétés particulières : être comprimable, présenter un certain profil granulométrique, s’écouler suffisamment. Et il ajoute que ce procédé est utilisé pour des comprimés faiblement dosés en principe actif (quantité inférieure à 100 mg) car il est assez rare de rencontrer un principe actif remplissant toutes ces qualités.

Ainsi la demande de brevet Innothera expose qu’il existe un besoin de disposer d’une association vitamino-calcique à fort dosage en calcium pour un faible dosage en vitamine D et que

« du fait de la nature des sels de calcium, il est relativement difficile d’associer du calcium sous forme élémentaire avec de la vitamine D dans certains rapports spécifiques et que cela est particulièrement vrai si on désire obtenir des comprimés par un procédé de fabrication par compression directe. Les contraintes du principe actif à savoir le calcium sous forme élémentaire et la forme de vitamine D ne permettent pas une mise en oeuvre directe. » Il est précisé dans la description de cette demande de brevet que la quantité de calcium élémentaire par prise sera de 500 mg soit 1 250 mg de carbonate de calcium. Le brevet de la demanderesse indique que le comprimé selon l’invention, présente une quantité de sel de calcium comprise entre 500 et 2 500 mg de préférence entre 750 et 1000 mg, de telle sorte que suivant la nature du sel de calcium utilisé, la quantité de calcium élément se trouve comprise entre 100 et environ 1000 mg.

Il ne ressort pas de ces éléments que le recours à un procédé de compression directe pour une préparation vitamino-calcique possédait un caractère évident alors qu’il était déconseillé dans l’art antérieur.

S’agissant du taux de stéarate de magnésium, la société Arkopharma fait également valoir que l’augmentation du taux de ce lubrifiant était évidente dès lors que dans le cas d’une fabrication par compression directe, la surface spécifique des particules de principe actif augmente.

Il est constant que le lubrifiant et en particulier le stéarate de magnésium, minimise le frottement entre les particules pendant la compression et le frottement entre le comprimé et les surfaces métalliques lors de l’éjection de la presse.

Par ailleurs, il est admis ainsi que l’indique l’« Handbook of pharmaceutical excpients » que le stéarate de magnésium est hydrophobe et peut retarder la dissolution du médicament à partir d’une posologie solide et que dans ce type de formulation, on utilise la concentration la plus faible possible.

La demande de brevet Innothera préconisait une quantité de stéarate de magnésium d’environ 20 mg (soit moins de 1%) pour obtenir la lubrification nécessaire, une quantité plus faible d’environ 15 mg entraînant une phénomène de grippage et une quantité supérieure de 25mg tendant à diminuer la dureté du comprimé et à en modifier le goût.

La société Arkopharma invoque l’existence d’une relation linéaire entre le taux de lubrifiant et la surface spécifique des grains : plus celle-ci augmente, plus le taux de lubrifiant doit être élevé pour obtenir les propriétés de comprimé optimales et elle produit à l’appui de ses déclarations une étude publiée en 1986 réalisée par Joseph B et P Shiromani.

Cependant ainsi que le relève la demanderesse, cette étude a porté uniquement sur des comprimés obtenus par granulation humide de telle sorte que l’homme du métier souhaitant mettre en œuvre une fabrication par compression directe ne sera pas incité à s’y reporter.

Par ailleurs, la demanderesse relève que l’étude n’a établi l’existence d’une relation linéaire que pour un taux de lubrifiant inférieur à 1% mais que lorsque le taux est supérieur à 1% (par exemple 2,25 mg voir page 7 du document) aucune relation linéaire n’a pu être mise en évidence et cette observation n’a pas été contredite par la société Arkopharma.

La société Arkopharma verse également aux débats deux avis du professeur A. qui déclare notamment que

« la teneur en lubrifiant dans une formule de comprimés est directement en relation avec la surface spécifique des grains, à petite surface spécifique, petites quantités de lubrifiant en particulier de stéarate de magnésium, à grande surface spécifique, grande quantité de lubrifiant ».

Il conclut qu’il est logique pour l’homme du métier en partant du procédé Innothera, impliquant une granulation humide avec moins de 1% de lubrifiant, d’augmenter la teneur en lubrifiant quand il décide d’utiliser la compression directe pour la réalisation de ses comprimés.

Cependant ces avis qui relatent des connaissances actuelles ne peuvent entrer dans l’état antérieur de la technique et ne sont pas de nature à démontrer que l’homme du métier pouvait à la date de l’invention, surmonter le préjuge relatif au taux de lubrifiant.

Néanmoins, le professeur A. cite un ouvrage de 1974 du professeur A. Le Hir intitulé « Abrégé de pharmacie galénique ». Celui-ci indiquait tout d’abord que peu de principes actifs pouvaient être comprimés directement, que les phénomènes qui intervenaient dans la possibilité d’une compression directe étaient mal connus et que dans la pratique, la grande majorité des principes actifs nécessitait à la fois la présence d’adjuvants et un traitement spécial, la granulation, pour obtenir une cohésion suffisante entre les grains et un délitement facile. Parmi les adjuvants, le professeur Le Hir faisait état des lubrifiants pour lesquels il indiquait une teneur habituelle de 0,5 à 2% du grain tout en précisant que presque tous les lubrifiants sont hydrofuges de sorte qu’en cas d’excès, ils réduisent la cohésion.

Ainsi, l’abrégé de pharmacie galénique du professeur Le Hir retient une teneur habituelle de lubrifiant comparable à celle préconisée par le brevet (1 à 3% préférentiellement 2%), néanmoins il n’en ressort pas que le formulateur est incité à combiner un procédé de compression directe avec ce taux de lubrifiant.

Ainsi il n’est pas établi que l’homme du métier confronté au document Innothera qui déconseille le procédé de compression directe et qui, en outre, préconise un taux de lubrifiant inférieur à 1% compte tenu des conséquences sur la dureté du comprimé et sur son goût, aurait été amené à surmonter les deux préjugés du document pour adopter un procédé de compression directe tout en augmentant le taux de stéarate de magnésium.

Il y a donc lieu d’admettre que la revendication n°1 du brevet de la société Laboratoires Besins international est le résultat d’une activité inventive et qu’elle doit être considérée comme valable.

***

Pour finir, le brevet a été jugé valable mais non contrefait.

On notera que le tribunal se montre bien moins exigeant que les chambres de recours de l’OEB en ce qui concerne la preuve de l’existence d’un préjugé. Le simple fait qu’une demande de brevet antérieure exprime des difficultés est jugé suffisant, alors que la jurisprudence européenne exige que ce préjugé soit présent dans plusieurs ouvrages de référence, tels que des manuels ou des publications scientifiques. L’exergue de la décision T 19/81 exprime assez bien la raison de cette exigence :

« Lorsqu’il est fait usage d’un fascicule de brevet pour faire valoir un préjugé, il faut tenir compte du fait que les indications contenues dans un brevet et portant sur un contexte technique sont susceptibles d’être conditionnées par des circonstances particulières ou par l’opinion de l’auteur. En conséquence, la validité universelle de telles indications ne peut souvent être reconnue qu’après que de nouvelles preuves aient été apportées, même si le brevet a été délivré par un office de brevets pratiquant l’examen quant au fond. Et ce, en particulier, lorsque les indications contenues dans le fascicule de brevet ne sont pas nécessairement compatibles avec ce que l’on est en droit d’attendre que l’homme du métier déduise couramment de l’état de la technique. »

TGI de Paris, 28 octobre 2010

Laboratoires Besins International c. Laboratoires Arkopharma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Apporté ou sur place ?

Restons encore un peu sur cette affaire concernant le brevet européen EP 0 251 945 de Mme Rafaela J. Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenu sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ; 
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne la prétendue nullité de la saisie-contrefaçon. Curieusement, l’huissier semble avoir apporté des dessins préfabriqués et les avoir annexés au procès-verbal.

***

… Attendu que les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 [mars 1995] est nul dès lors que l’huissier de justice n’a pas distingué entre ses constatations personnelles et les explications techniques du conseil en propriété industrielle qui l’accompagnait et que ses constatations ont été faites en référence à un dessin préexistant ;

Attendu, certes, que Me G. a annexé à son procès-verbal cinq croquis représentant le conteneur et son couvercle, objets de la description, ou des parties de ceux-ci, qu’il n’a manifestement pas établis puisque des dessins identiques ont été annexés à des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés par d’autres officiers mini[stéri]els à la requête de Mme J. et de la société Cardis dans des établissements hospitaliers d’Ivry sur Seine, de Valenciennes et d’Avranches (annexes n° 7, 8 et 9 des appelantes) ;

Mais attendu qu’il a procédé à une description précise des diverses phases de l’opé[ration] d’emballage exécutée sous ses yeux par l’agent de la clinique Bethesda et du conteneur utilisé ; que la circonstance qu’il ait, compte tenu du caractère technique des opérations, utilisé une terminologie particulière, reprise dans les procès-verbaux précités de saisie-contrefaçon, et jugé opportun de se référer aux schémas qui lui avaient été remis par M. K., le conseil en propriété intellectuelle qui l’accompagnait, est en elle-même insuffisante pour affirmer qu’il n’a pas personnellement constaté les informations portées dans le procès-verbal et qu’il s’est contenté de retranscrire les déclarations de l’expert ; que d’ailleurs, à aucun moment, les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ne prétendent que la description faite par Me G. serait inexacte ou même tendancieuse ;

Attendu, dans ces conditions, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995 est régulier au regard de l’article L 615-5 CPI ; que la saisie descriptive effectuée le 28 octobre 1998 sur la base d’un des conteneurs saisis le 27 mars 1995 et de son couvercle n’appelle pas davantage une quelconque critique ; que ces deux procès-verbaux peuvent être utilement invoqués par les intimés comme mode de preuve de la contrefaçon alléguée ; …

***

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Oublieuse ou sans gêne ?

L’article L 614-11 prévoit que :

« L’inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. »

Cette nécessité d’inscrire des droits dans le registre européen des brevets (ci-après « REB », à ne pas confondre avec le registre national des brevets, « RNB ») suscite un certain nombre de questions difficiles, car la CBE limite la possibilité d’inscrire des transferts de droits au REB. Il est prévu d’inscrire la cession d’une demande de brevet européenne (règle 22(1) de la CBE), la concession d’une licence sur une telle demande (règles 23(1) et 24 de la CBE) ainsi la cession d’un brevet européen, pendant le délai d’opposition ou pendant la procédure d’opposition (règle 85 de la CBE). Il ne semble pas possible d’y inscrire une concession de licence effectuée après la délivrance du brevet ou une cession du brevet intervenue plus de neuf mois après la délivrance (si aucune opposition n’est formée) ou après la fin de la procédure d’opposition (s’il y en a eu).

Que faire si aucune inscription n’est intervenue au REB ? Dans le cas où une telle inscription n’était pas possible (car non prévue par la CBE), les actes concernés semblent néanmoins opposables aux tiers. C’est en tout cas notre compréhension d’un arrêt de la Cour de cassation daté du 15 septembre 2009, où nous lisons :

« … Attendu que la société de Broux fait grief à l’arrêt (Bordeaux, 26 mai 2008) d’avoir déclaré recevable l’action en contrefaçon de brevet européen, intentée à son encontre par la société CM, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L 614-11 CPI l’inscription au REB des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu’est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire du dit brevet qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de cession au REB ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n’a été inscrit qu’au RNB, mais non à l’inscription au REB ; qu’en déclarant néanmoins recevable l’action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L 614-11 CPI ;

Mais attendu que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d’opposition, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’inscription au RNB, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

En dehors de ces cas de figure, le langage de l’article L 614-11 CPI semble assez clair : pour rendre opposable les actes, il faut les inscrire au REB. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 juillet 2002, a dit :

« … Attendu que ces parties font grief à l’arrêt de les avoir déclarées irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement du brevet européen dont Mme Rafaela J. est titulaire, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OR-N-VI faisait valoir que la société Smurfit-Socar avait eu connaissance, dès le 6 février 1995, date de la demande en contrefaçon, du contrat de licence concédé par Mme Rafaela J. à la société Cardis, aux droits de laquelle se trouve la société OR-N-VI, sur le brevet européen n° 0 251 945 ; qu’en se bornant à constater que la société Cardis, puis la société OR-N-VI ne pouvaient justifier d’une inscription au Registre européen des brevets, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de la société OR-N-VI tiré de la connaissance qu’avait la société Smurfit-Socar de la licence concédée sur le brevet européen lui rendant opposable cette licence, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 NCPC ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat en cause n’avait pas fait l’objet de l’inscription au Registre européen des brevets exigée par l’article L 614-11 CPI, seul applicable en pareil cas, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes tirées de la connaissance de ce contrat par la partie adverse, a statué par une décision motivée ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Colmar concerne une instance parallèle à celle dans laquelle la Cour de cassation s’était prononcée le 7 juillet 2004.

Toutes les deux concernent le brevet européen EP 0 251 945 dont Mme Rafaela J. était la titulaire. Ce brevet concerne un procédé de fermeture automatique destiné aux emballages conteneurs. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société Transordures et a été maintenue sous forme modifiée par la Chambre de recours 3.2.1 dans sa décision T 136/95.

La revendication 1 telle que maintenue est rédigée comme suit :

Procédé de fermeture automatique d’un emballage composé d’un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l’intérieur et d’un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu’il consiste :

• à placer une matière compressible (5) à l’intérieur du conteneur (3) ;
• à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d’un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur ;
• et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3).

Le 22 octobre 1990, c’est-à-dire avant la délivrance du brevet européen (intervenue le 25 mars 1991) Madame J. a concédé une licence exclusive à la société Cardis. Cette licence n’a pas été inscrite au REB.

Madame J. et la société Cardis ont assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, et notamment la société Smurfit (et d’autres) devant le TGI de Lyon, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris devant le TGI Paris, et les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement devant le TGI de Strasbourg. L’action contre la société Smurfit a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation cité plus haut.

La société OR-N-VI vient aux droits de la société Cardis, qu’elle a absorbée.

Par jugement du 4 mars 2002, le TGI de Strasbourg a dit que les sociétés Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement avaient contrefait le brevet.

Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.

La société OR-N-VI a été placée en redressement judiciaire en 2003.

Mme J. est décédée en 2005. Ses héritiers sont intervenus à la cause.

Les conclusions ont été déposées en septembre 2010 (!).

La partie de l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui concerne l’intérêt à agir de la société OR-N-VI :

***

Attendu qu’en leur qualité d’héritiers du breveté, les consorts J. ont qualité et intérêt à agir ;

Attendu que les appelantes dénient à la société OR-N-VI toute qualité à agir en contrefaçon au motif que le contrat de licence a été tardivement inscrit au RNB(enregistrement du 17 octobre 2000) et qu’il n’a jamais été inscrit au REB;

Attendu que la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens qui institue la tenue d’un « REB » prévoit que « la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national » ;

Attendu, certes, que l’article L 614-11 CPI dispose que l’inscription au REB des actes transmettant ou modifi[ant les dr]oits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; que cette disposition notamment destinée à prévenir et résoudre les conflits entre personnes revendiquant des droits concurrents sur le même brevet, n’érige pas la publication de la licence au REB en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ; que la société OR-N-VI, dont la qualité de licencié exclusif est admise par le titulaire du brevet, a qualité et intérêt à se joindre à l’action des consorts J., contre les sociétés Doucey Equipement et Cartonnage de Colmar ; …

***

C’est tout de même étonnant de voir la Cour de Colmar contredire ce que la Cour de cassation, se prononçant sur les mêmes faits, avait approuvé …

Cour d’appel de Colmar, 25 janvier 2011

Cartonnage de Colmar et Doucey Equipement c. OR-N-VI et Consorts J.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le jugement de première instance a été publié au PIBD n° 747 III-343.

Hors normes

La société Institut für Rundfunktechnik GmbH (ci-après « IFR ») est titulaire du brevet EP 0 568 532 concernant un procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle. Ce brevet a été inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/EEC 11172-3.

La société Audio MPEG Inc est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet EP 532 et elle a sous-licencié la société Sisvel qui délivre des licences obligatoires aux fabricants de produits numériques mettant en œuvre la norme.

Ayant fait effectuer plusieurs saisies-contrefaçon, les sociétés France Télécom, Philips, IFR, Audio MPEG et d’autres encore ont assigné en référé la société Carrefour aux fins de lui interdire de fabriquer, importer, offrir en vente des dispositifs capables de fonctionner conformément à la norme. Certains de ces produits ont été achetés auprès de la société Gowell Digital Ltd. ayant son siège à Hong Kong.

Un Media Player commercialisé par la société Gowell

La société Carrefour demande au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon, mais sans succès :

***

La société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés forment, au visa des articles 496 et 497 CPC, une demande de rétractation des ordonnances en date du 29 novembre 2010 ayant autorisé les saisies-contrefaçon qui ont eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre au siège de la société Carrefour Hypermarchés et les 30 novembre et 1er décembre au siège de la société Carrefour Import.

L’alinéa 2 de l’article 496 CPC dispose

« s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »

et l’article 497 indique

« le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».

Le juge des référés saisi de la demande d’interdiction formée par les sociétés demanderesses a constaté qu’il n’était pas le juge ayant autorisé les saisies-contrefaçon et a posé aux parties des questions sur sa compétence au regard de ces articles.

Les sociétés Carrefour ont indiqué que le juge des requêtes intervient sur délégation du président du TGI de sorte que n’importe quel juge délégué du président du TGI agissant en référé est compétent pour statuer sur la demande de rétractation.

Il ressort des dispositions des articles 496 et 497 CPC que c’est bien le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête qui doit être saisi d’une demande de rétractation et non pas un juge agissant par délégation du président du TGI. Cette précision est d’importance car il s’agit de présenter au juge qui a accepté de prononcer une mesure ex parte, d’entendre les arguments et moyens d’une partie qui subit les conséquences de cette décision de sorte qu’au vu de ces nouveaux éléments, le même juge puisse apprécier la mesure prise et la réformer, la rétracter ou la maintenir.

Enfin, le juge saisi d’une rétractation d’une ordonnance rendue sur requête, n’est pas un juge des référés mais le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête. Il statuera en la forme des référés mais il n’est pas le juge des référés.

En conséquence, la société Carrefour Import et la société Carrefour Hypermarchés seront renvoyées à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande de rétractation des ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon à leur siège social rendues le 29 novembre 2010.

***

L’ordonnance contient aussi des passages intéressants au sujet de la vraisemblance de la contrefaçon :

***

Il convient de dire d’ores et déjà que le moyen de nullité opposé au brevet EP 532 qui consiste à affirmer que « la juxtaposition de moyens connus ne témoigne pas d’une activité inventive » est sans plus d’explication ou de motivation insuffisant à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera rejeté. …

Les sociétés Carrefour indiquent que les dispositifs MP3 fournis par la société Gowell bénéficiaient de la licence accordée par Sisvel.

Or, il ressort des pièces versées au débat d’une part que la société Sisvel a résilié la licence accordée à la société Gowell au motif que celle-ci ne payait pas ses redevances et d’autre part que la licence était accordée à la société Gowell Enterprises International Ltd. et non à la société Gowell Digital Limited dont le nom est mentionné sur les factures saisies.

Faute de démontrer les liens unissant les sociétés entre elles et que l’autorisation donnée pour l’une est valable pour l’autre, la société Gowell Digital Limited ne démontre pas être titulaire de la licence obligatoire.

En effet, il n’est pas possible de suivre la trace des produits mettant en œuvre la norme DVB grâce à une chaîne constante dans les factures ; il n’est pas mis au débat les documents nécessaires (factures auxquelles sont adossés les documents de douane) qui établiraient sans contestation possible que les produits importés en France ont été acquis auprès de licenciés delà société Sisvel.

Les factures produites au débat montrent que certains produits acquis auprès d’une société Gowell Digital Limited proviennent de fabricants chinois ou d’intermédiaires utilisant une dénomination sociale approchante mais qui n’est pas celle du licencié de sorte que la confusion ne permet pas de dire que les produits importés ont bien été soumis à la redevance.

En conséquence, le moyen tiré du fait que la société Gowell Enterprises International Ltd. aurait obtenu une licence de la société Sisvel ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la vraisemblance de la contrefaçon.

***

En définitive, le tribunal a prononcé une interdiction provisoire et a ordonné à la société Carrefour de communiquer tous documents afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs non licenciés.

TGI Paris (ordonnance de référé), 1 février 2011

IFR et al c. Carrefour et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Seul ou en combinaison

La société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

***

Sur les demandes formées devant le juge des référés

L’article L 615-3 CPI dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu ‘il est porté atteinte à ses droits ou qu ‘une telle atteinte est imminente ».

Le juge des référés est donc saisi dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 809 CPC qui permet de statuer et d’ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et ce, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que l’arrivée sur le marché de leurs spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut constituer « une atteinte imminente aux droits conférés par le titre » et ce notamment car d’une part, elles ont obtenu les AMM nécessaires et formé une demande tendant à voir fixer le taux de remboursement de ces spécialités auprès du CEPS, préalable nécessaire à toute commercialisation sur le marché français et d’autre part elles contestent les droits des sociétés Novartis sur le valsartan associé à l’hydrochlorothiazide.

En revanche, les sociétés Actavis conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits des sociétés Novartis au motif que ces dernières ne disposeraient pas de droits sur le valsartan combiné au diurétique HCTZ.

Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence, sur la base d’un titre trop fragile.

Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.

Il n’est pas contesté que le Règlement applicable au litige est le Règlement 469/2009 du 6 mai 2009, et plus précisément ses articles 4 et 5.

L’article 5 du Règlement 469/2009 dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et qu’il est soumis aux mêmes limitations et obligations ».

L’article 4 précise que :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par un CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM correspondante, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

L’article 1er de ce Règlement définit notamment les termes médicaments, produit et brevet de base. Le produit est

« le principe actif ou la composition de principe actif d’un médicament ».

En l’espèce, le principe actif est le valsartan.

Ainsi, l’article 4 peut se lire comme :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base (le brevet EP 0 443 983), la protection conférée par un CCP (CCP n°97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est-à-dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat. »

Aucune des parties ne conteste que ces deux articles doivent se lire de façon combinée et qu’il convient de dire que le CCP n°97 C 0050 protège le seul valsartan et aucun autre principe actif divulgué dans le brevet EP 0 443 983. En effet, seul parmi tous les composés acyles divulgués dans le brevet EP 0 443 983, le valsartan est protégé comme principe actif car il a fait l’objet d’une AMM pour soigner l’hypertension, ainsi que l’insuffisance cardiaque et le post-infarctus du myocarde.

Il n’est pas davantage contesté que l’extension pédiatrique n’a été accordée que pour le CCP n°97 C 0050 qui couvre le valsartan et qui a vu sa validité prorogée de 6 mois soit jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés demanderesses soutiennent que de ce fait, toute utilisation du valsartan au sein des spécialités que les sociétés défenderesses ont l’intention de commercialiser constitue une contrefaçon de leurs droits de propriété.

Les sociétés défenderesses répondent que seul le valsartan est protégé comme principe actif et qu’en conséquence aucun médicament générique de ce seul principe actif ne peut être commercialisé sauf à commettre une atteinte aux droits de propriété des sociétés demanderesses ; mais que le valsartan associé à un autre principe actif n’est protégé par aucun titre de propriété de sorte que la commercialisation des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » peut avoir lieu sans risquer la moindre contrefaçon.

Or, si l’article 4 du Règlement pose des limites aux effets du CCP, une fois celles-ci définies, le CCP opère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base. Ainsi, le CCP n°97 C 0050 est valable pour le seul principe actif valsartan et pour les indications retenues dans l’AMM c’est-à-dire dans le traitement de l’hypertension, de l’insuffisance cardiaque et du post-infarctus du myocarde et non pour les autres composés du brevet EP 0 443 983 ou pour d’autres indications que celles de l’AMM.

Mais une fois ce CCP n°97 C 0050 défini, les droits dont les sociétés Novartis disposent sont les mêmes que ceux conférés par le brevet de base de sorte qu’elles peuvent s’opposer à toute utilisation de ce principe actif dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif.

Toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue donc à l’évidence une contrefaçon car elle porte atteinte aux droits que les demanderesses détiennent sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011.

Le caractère manifeste de la contrefaçon pouvant survenir du fait le l’arrivée des spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » avant le 13 novembre 2011 est donc avéré.

En conséquence les conditions de l’article L 615-3 CPI sont réunies et il sera fait droit aux demandes de la société Novartis AG et de la société Novartis PHARMA dans les termes du dispositif, en précisant que seule la commercialisation spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » sera interdite jusqu’au 13 novembre 2011 puisque la fabrication, la détention et l’importation des médicaments génériques avant la fin du délai de protection du brevet ne constituent pas un acte de contrefaçon.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire sur le site Internet des sociétés Actavis, le caractère irréparable d’une telle mesure interdisant de la prononcer en référé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Actavis

Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il appartient aux juges du fond de statuer sur la validité des titres des sociétés demanderesses et que la mesure d’interdiction, avant que les juges du fond aient statué, leur cause nécessairement un préjudice puisqu’elles ne peuvent pas commercialiser leurs spécialités pharmaceutiques à la date prévue soit mai 2011.

Cependant, si une décision au fond invalidait les titres des sociétés Novartis ou si elle interprétait différemment le Règlement 469/2009, les dommages et intérêts qui viendraient à être prononcés du fait du manque à gagner subi par les sociétés Actavis du fait de l’absence de commercialisation de ses spécialités pharmaceutique, il n’est pas démontré que le recouvrement de ces dommages et intérêts se heurterait à une difficulté quelconque d’une part car une des sociétés demanderesses est une société française ce qui simplifie le recouvrement des créances y compris en cas d’exécution forcée et d’autre part car il n’est pas allégué que les sociétés Novartis seraient dans l’impossibilité de payer les sommes demandées au regard des chiffres d’affaires réalisés par ces dernières.

La société Actavis [sera] déboutée de [sa] demande de provision.

***

TGI Paris (ordonnance de référé), 28 janvier 2011

Novartis c. Actavis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Pas si relatif que ça

Nous avons vu, dans un billet récent, que la nullité du brevet européen selon l’article L 614-12 CPI, ensemble avec l’article 138(1)(e) de la CBE, est a priori une nullité relative. C’est explicitement stipulé dans les droits britannique et allemand, et il y a un certain consensus à cet égard dans la jurisprudence française. Mais, comme le montre l’arrêt présent, il arrive que les juges français rompent ce consensus.

Monsieur Pio E. est directeur général de la société espagnole Couth, spécialisée dans le marquage industriel. Il est titulaire du brevet européen EP 0 687 577 désignant la France.

La société française Sic Marquage Industriel a formé une opposition contre ce brevet, mais l’opposition a été rejetée par l’OEB. Aucun recours n’a été formé.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :

Machine de gravure à impact, comprenant un dispositif de gravure (3) pneumatique ou à solénoïde, équipé d’une pointe d’impact (4) capable de venir frapper sur la surface devant être gravée et de produire sur celle-ci une déformation ponctuelle lors de chaque impact, lequel dispositif (3) est monté sur un support (5) qui peut être déplacé d’une manière contrôlée le long d’un axe (6) formé par une barre de guidage polygonale (7) parallèle à la surface devant être gravée, et peut tourner dans les deux directions d’un certain angle, également d’une manière contrôlée, autour dudit axe, comprenant un pont (10) fixé à la barre de guidage polygonale (7) qui s’étend entre les extrémités de ladite barre de guidage (7) ; un mécanisme de transmission longitudinale, composé d’une courroie (15) qui s’étend le long du pont (10), actionné par un moteur (19), monté sur ledit pont (10), et sa courroie (15) déplaçant, pendant son mouvement le long de la barre de guidage (7), une glissière (9) qui se trouve sur l’autre côté de la barre de guidage (7) par rapport au pont (10), le support (5), qui porte le dispositif de gravure (3), étant fixé à la glissière (9) ladite glissière (9) coopérant avec la section de la courroie (15) qui se trouve le plus près de la barre de guidage (7) ; et par le fait que L’ensemble composé de la barre de guidage (7) et du pont (10) coopère avec un mécanisme de basculement monté sur le châssis de la machines et qui amène L’ensemble à tourner autour de l’axe (6).

Un pistolet de marquage par micro-percussion 

commercialisé par la société Sic.

Estimant qu’un pistolet de marquage par micro percussion fabriqué et commercialisé par la société Sic contrefaisait son invention, Monsieur E. a par lettre recommandée du 1er décembre 1998 fait injonction à la société Sic de cesser la fabrication de ce type de machines et de les retirer du commerce.

Par acte du 2 septembre 2004, la société Sic Marking (ci-après « Sic »)a fait assigner Monsieur E. en nullité du brevet. En retour, Monsieur E. a fait assigner la société E. en contrefaçon de son brevet.

Par jugement du 22 octobre 2009 (!), le TGI de Lyon, considérant que la société Sic avait qualité et intérêt à agir et que par ailleurs l’invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartenant à l’employeur, la société Couth, a prononcé l’annulation du brevet européen.

Monsieur E. a relevé appel de ce jugement. Mais les juges lyonnais persistent et signent :

***

En vertu des dispositions de l’article L 614-12 CPI, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich.

L’article 138, paragraphe 1, de ladite convention dispose:

« Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant, avec effet sur le territoire de cet État, que:
a) si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57...
e) si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60 paragraphe 1. »

L’article 52 alinéa 1er de la même convention prévoit que les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

S’appuyant sur les dispositions de l’article 138, paragraphe 1, la société Sic invoque au soutien de sa demande de nullité d’abord le fait que l’invention objet du brevet européen EP 0 687 577 ne pouvait être déposée par Monsieur E., puis qu’elle n’est pas nouvelle et enfin qu’elle est dépourvue d’activité inventive.

Sur le premier point il est soutenu par l’appelant que son adversaire ne prétendant pas avoir de droits sur le brevet européen en cause n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 138, paragraphe 1 e) de la convention de Munich.

Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société Sic était recevable à agir sur ce fondement dès lors que l’article 138, paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir.

L’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet et l’article 138 paragraphe 1 e) ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation est ouverte à tout intéressé.

L’appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la CBE prévoit une disposition spécifique relative à l’ouverture de l’action en annulation pour défaut de droit au titre.

Le tribunal a encore justement retenu que la société Sic possède un intérêt légitime au sens de l’article 31 CPC à voir prononcer la nullité du brevet dont son adversaire se prévaut pour engager une action en [contrefaçon] à son encontre.

Le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en nullité de brevet de la société Sic fondée sur l’article 138, paragraphe 1, e) de la convention de Munich.

Monsieur E. prétend, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qu’il est bien l’inventeur de l’invention objet du brevet EP 0 687 577 déposé sous son nom, ce qui lui confère une présomption légale de propriété du brevet.

Mais Monsieur Francisco M., [cadre ?] technique de la société COUTH, a établi deux attestations en date du 19 février 2007, dans lesquelles pour la première il déclare avoir

Couth MC 2000

« dirigé dans le bureau technique le projet et le dessin des machines MC 2000 KP (200x50) et MC 2000 KP (200x30) qui correspondent aux plans que j’ai signés et qui ont été réalisés par le dessinateur Angel L. qui a été employé dans le bureau technique de Couth de 1957 à 2002.... »

et pour la seconde précise:

« Ce plan de la machine MC 2000 200x35 correspond au modèle breveté développé sous ma direction dans le bureau technique de Couth ».

Devant la Cour, Monsieur E. produit une nouvelle attestation de Monsieur M. datée du 12 avril 2010 qui contredit ses précédentes déclarations pour indiquer qu’il s’est contenté d’exécuter les instructions de Monsieur E. en bénéficiant de son expérience et de son expertise technique dans le domaine des machines à gravure.

Cette attestation a pour but de se calquer parfaitement- mais tardivement- sur la thèse soutenue par l’appelant (rôle créatif de Monsieur E., rôle d’exécution de Monsieur M.) en venant contredire complètement les premières attestations établies par Monsieur M. Compte tenu de ce qu’elle n’a été produite que postérieurement au jugement reconnaissant l’invention de salariés et du revirement qu’elle manifeste de la part de son auteur, salarié de la société Couth, cette attestation complémentaire ne peut être considérée comme probante et être prise en considération.

Dès lors, les éléments versés aux débats établissent suffisamment que l’invention objet du brevet EP 0 687 577 a été créée et développée par le personnel de la société Couth, ce que conforte le fait que si Monsieur E. dirige depuis de nombreuses années l’entreprise familiale Couth il n’a bénéficié d’aucune formation technique ou mécanique, étant titulaire d’une licence en sciences économiques, et qu’il ne justifie pas même exercer au sein de la société des fonctions techniques ou de recherche, ne produisant aucun document probant à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait acquis « une expertise technique particulière dans le domaine des machines à gravure au cours des 40 années passées au sein de la société Couth ».

Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, de la convention de Munich, le droit au brevet européen appartient à l’inventeur et si l’inventeur est un employé le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’État sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale, soit en l’espèce selon la législation espagnole.

Selon l’article 10.1 de la loi espagnole du 20 mars 1986 relative aux brevets d’invention et modèles d’utilité, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant droit et selon l’article 15.1 les inventions faites par le travailleur pendant la durée de son contrat ou de sa relation de travail ou de prestation de [service] avec l’entreprise, qui sont le fruit d’une activité de recherche explicitement ou implicitement constitutive de l’objet de son contrat, appartiennent à l’employeur. L’article 15.1 [d]oit recevoir application en l’espèce dès lors que l’invention a été réalisée au cours de la relation de travail, grâce aux services de l’entreprise par des salariés de l’entreprise, à savoir l’équipe technique de la société Couth composée de Monsieur Francisco M. et de Monsieur Angelo L.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que le droit au brevet EP 0 687 577 appartient à la société Couth employeur et en ce qu’il a déclaré [nul le br]evet déposé par Monsieur E. par application de l’article 138 paragraphe 1 e) de la convention de Munich.

***

Il ne nous semble pas exclu que le revirement suspect de Monsieur M., subordonné du breveté, ait donné à la Cour une envie irrésistible d’annuler le brevet …

Cour d’appel de Lyon, 2 décembre 2010

Pio E. c. Sic Marking

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Une histoire gluante

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société italienne Dainese est titulaire du brevet européen EP 1 408 782 désignant la France. Ce brevet concerne des gants renforcés pour motards ainsi qu’un procédé pour leur fabrication.

La revendication 8 de ce brevet est rédigée comme suit :

8. Gant (20 ; 30) comportant une première partie de tissu (12), un élément de protection (8) fabriqué en un matériau rigide et/ou semi-rigide, un élément de rembourrage (15) et une deuxième partie de tissu (16), caractérisé en ce que :

• ledit élément de protection (8) est fixé sur ladite première partie de tissu (12) et thermoformé par moulage sous pression à chaud et refroidissement consécutif, afin de donner une forme concave à ladite première partie de tissu (12) munie dudit élément de protection (8),
• ledit élément de rembourrage (15) est positionné sur ledit élément de protection (8),
• ladite première partie de tissu (12) est fixée sur ladite seconde partie de tissu (16), et
• ledit élément de protection (8) et ledit élément de rembourrage (15) sont interposés entre lesdites première (12) et deuxième (16) parties de tissu.

Estimant que la société BLH commercialisait sous la marque éponyme des gants portant la référence « RS8 » reproduisant son brevet, la société Dainese a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a fait assigner la société BLH devant le TGI de Paris en contrefaçon de son brevet.

Par conclusions du 17 décembre 2008, la société Holding Trophy, venant aux droits de la société BLH à la suite d'une opération de fusion absorption, est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement contient également un passage intéressant au sujet de la contrefaçon:

***

Le 19 juillet 2007, la société Dainese a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux à l’enseigne « Speed wear Etoile » rue de la Grande armée à Paris.

L’huissier de justice a décrit un gant RS8 et il a constaté sur sa surface externe recouvrant le dos de la main, la présence d’une zone dure et bombée vers l’extérieur qui recouvre les articulations entre la main et les doigts. Il a relevé que le matériau de la surface externe du dos du gant est continu dans la zone dure sans couture apparente. En entrant sa main dans le gant, il a senti un rembourrage doux à l’endroit de la zone dure. Après un découpage de la partie centrale, l’huissier de justice a constaté la présence de trois couches de tissu constituant le gant, et d’une coque semi-rigide entre la couche externe noire et la couche intermédiaire blanche, au droit des articulations entre la main et les doigts. Cette coque présente vers l’intérieur du gant, une surface concave, recouverte d’une pièce de mousse grise et du tissu blanc à mousse. On retire ensuite la coque qui est collée à la couche de tissu extérieure et à la pièce de mousse grise laquelle est également collée au tissu à mousse. Une fois la coque décollée et retirée, l’huissier de justice constate qu’elle comporte un contour non lisse, une surface intérieure concave lisse mais recouverte de points de colle, qui épouse la forme des articulations des doigts, et une surface convexe lisse avec des débris de tissu.

Le gant RS8 comporte ainsi une première partie de tissu constituant la surface extérieure du gant, un élément de protection constitué d’une coque semi-rigide positionnée à l’articulation des doigts qui donne une forme concave à la face intérieure de la première partie de tissu qui confère à la surface extérieure du gant (vue du côté convexe) une forme adoptant celle d’une main. Une pièce de mousse constituant selon le brevet un élément de rembourrage est positionnée sur l’élément de protection. Une seconde partie de tissu dont la face externe est recouverte de mousse, se trouve fixée sur la première partie de tissu, la coque et l’élément de rembourrage étant interposés entre les première et deuxième parties de tissu.

La société Holding Trophy fait valoir que le gant RS 8 ne reproduit pas une des caractéristiques de l’invention car il n’est pas établi que l’élément de protection soit fixé sur la première partie de tissu par thermoformage. Elle déclare, en effet, que celui-ci est fixé en utilisant une matière adhésive, la glu.

La société Dainese soulève l’irrecevabilité de ce moyen compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 8 décembre 2009 qui ont écarté les arguments soulevés et retenu la contrefaçon.

Néanmoins, il n’apparaît pas que les gants en cause dans les précédents jugements aient été des gants RS 8. Dès lors ce moyen doit être déclaré recevable.

La société Holding Trophy verse aux débats un document intitulé « Audit procédure de la fabrication de gants avec protection sans couture apparente » réalisée à la demande de la société BLH chez son sous-traitant en Chine. Ce document fait apparaître que la partie tissu et la partie protection en matière plastique rigide sont recouvertes de glu puis assemblées par pression manuelle. L’ensemble tissu/protection est ensuite chauffé sur une plaque métallique pendant deux minutes puis pressé dans un moule non chauffé avec un temps de serrage d’environ 1 minute. Le serrage permet à l’ensemble tissu/protection de prendre la forme du moule de manière permanente. L’ensemble tissu/protection est recouvert de glu puis la mousse est appliquée sur cet ensemble par pression manuelle. Enfin l’ensemble tissu/protection/mousse est recouvert d’une doublure en tissu autocollante.

Cependant, la revendication 8 de la société Dainese précise que « l’élément de protection est fixé sur la première partie de tissu et thermoformée par moulage sous pression à chaud et refroidissement consécutif afin de donner une forme concave à la première partie de tissu munie dudit élément de protection ». Il en ressort qu’avant que ne soit mis en œuvre le procédé de thermoformage destinée à donner une forme concave à l’ensemble, on procède préalablement à la fixation de la première partie de tissu et de l’élément de protection.

Ainsi le fait que l’on utilise de la glu pour réaliser cette fixation ne suffit pas à écarter le grief de contrefaçon alors que les deux éléments, tissu et protection en matière plastique, sont ensuite soumis à un thermoformage destiné à leur conférer une forme concave.

Il est ainsi suffisamment établi que le gant RS8 ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007 reproduit la revendication 8 du brevet européen EP 1 408 782 de la société Dainese.

Il reproduit également la revendication 11 car il est fabriqué en matière extensible qui permet un fléchissement facile de la main qui n’est pas gêné par la rigidité de l’élément de protection.

Sur les mesures réparatrices

II sera fait droit à la mesure d’interdiction afin de mettre fin aux faits de contrefaçon, sans qu’une mesure de confiscation apparaisse, en outre, nécessaire.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé chez un distributeur a permis l’obtention de deux factures d’achat des gants RS8 pour 16 et 9 exemplaires vendus au prix de 21,54 € HT. Selon les informations fournies par ce distributeur, 24 paires de gants ont été vendues et il en restait une en stock.

Compte tenu de ces seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il sera alloué à la société Dainese une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice et il sera enjoint à la société Holding Trophy de communiquer un ensemble de documents tels qu’énoncés au dispositif afin de permettre à la demanderesse de fixer son préjudice. …

***

TGI Paris, 25 novembre 2010

Dainese c. BLH et Holding Trophy

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.