Toulouse et Munich, même combat

Le présent arrêt de la Cour d’appel de Toulouse a retenu mon attention car il approuve le TGI de Toulouse qui avait fait sienne l’analyse technique d’une chambre de recours de l’OEB.

L’arrêt concerne une action en contrefaçon du brevet européen publié sous le numéro EP 0 359 593 et dont le titulaire est l’Association pour l’Essor de la Transfusion Sanguine dans la région du Nord (AETS).

En février 1993, l’AETS a assigné Octapharma en contrefaçon, entre autres, de ce titre (qui n’était alors pas encore délivré). Le TGI de Toulouse a sursis à statuer, en attendant la délivrance du titre, qui est intervenue en avril 1995. Suite aux oppositions formées par Octapharma et une autre société, la division d’opposition de l’OEB a maintenu le brevet sous forme modifiée. Les opposantes ont formé des recours, mais ces recours ont été rejetés par la Chambre de recours dans sa décision T 292/01 datée du 16 juillet 2003. L’affaire est donc revenue devant le TGI de Toulouse qui, dans un jugement du 31 mai 2007, a conclu à la contrefaçon du brevet. Octapharma a interjeté appel de cette décision. Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Toulouse :

… La SA Octapharma n’établit nullement l’absence de nouveauté et d’activité inventive de ce brevet qui conditionnent sa validité.

En l’absence de production d’éléments de fait distincts de ceux présentés dans le cadre de son opposition, la décision de la chambre de recours de l’OEB en date du 16 juillet 2003 même si elle ne lie pas la juridiction française et n’a aucune valeur juridique pour (*) elle peut, par ses constatations et énonciations, être prise en compte et servir de base pour l’analyse de ces moyens.

Au titre de la nouveauté qui s’apprécie par rapport à l’état de la technique constitué, selon l’article L 611-11, alinéa 2, du CPI, par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par description écrite ou orale ou tout autre moyen, la SA Octapharma AG invoque exclusivement en cause d’appel la divulgation du procédé revendiqué pour la fabrication du facteur VIII par sa propre demande de brevet déposée le 27/05/1988 et publiée le 29/11/1989 sous le numéro EP 343 275 dit brevet Lecarsa (soit déposée antérieurement et publiée postérieurement à la date de dépôt du brevet mis en cause) qui constitue la pièce 6.3 du bordereau de communication de cette partie et est intégralement reproduit aux pages 19 à 22 du jugement, auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions.

Intitulé ‘procédé de préparation d’un facteur anti-hémophilique hautement purifié exempt de virus au moyen de chromatographie’, le brevet Lecarsa explique que les procédés de préparation de facteur VIII connus jusqu’à présent ne fournissent que de faibles quantités de substances actives, que le patient est soumis à de grandes quantités de substances antigéniques de sorte que ces procédés ne sont pas sans inconvénients.

La revendication est la suivante :

Procédé de préparation d’un facteur anti-hémophilique (AHF ou facteur VIII) hautement purifié, exempt de virus après prépurification d’un cryoprécipité par extraction avec de l’eau contenant de l’héparine et addition d’hydroxyde d’aluminium et après traitement avec des solvants/détergents organiques biocompatibles, caractérisé en ce qu’après l’élimination des virus, l’échantillon est soumis à une chromatographie par perméation de gel sur une matière échangeuse d’ions.

Aux termes d’une comparaison et d’une analyse particulièrement technique la chambre des recours de l’OEB a conclu le 16 juillet 2003 à la nouveauté du procédé breveté par l’AETS ; sa motivation a été reproduite aux pages 22 à 27 du jugement entrepris qui l’a entérinée pour rejeter la demande de nullité du brevet dit brevet CRTS.

Cette disposition doit être approuvée dès lors qu’à la lecture de cette décision de juillet 2003 et à l’étude des pièces produites, qu’aucune nouvelle donnée technique ne vient contredire, la demande de brevet Lecarsa ne contient pas les mêmes étapes et n’utilise pas les mêmes tampons que le brevet CRTS de sorte que les procédés ne peuvent être assimilés. …

(*) On a l’impression qu’il manque ici un bout de phrase. C’est le cas dans la version publiée dans le PIBD et dans celle que l’on trouve sur la Base Jurisprudence de l’INPI. Malheureusement, nous n’avons pas pu nous procurer une copie de la grosse pour vérifier ce qu’il en est.

Cour d’appel de Toulouse, 2e ch., 28 avril 2010

Octapharma AG c. Association pour l’Essor de la Transfusion Sanguine dans la région du Nord (AETS)

Source : PIBD 921 III-421

Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Malheureusement, il n’en est pas de même pour le jugement de première instance (TGI de Toulouse, 31 mai 2007)

Déchéance et responsabilité

La décision que nous avons vue dans le billet précédent comporte aussi un passage qui intéressera tout particulièrement les Conseils en propriété industrielle, car il fait référence à leur obligation de conseil.

Le contrat de licence prévoyait, entre autres, que M. Remiller maintienne en vigueur le brevet français et que la société Cycleurope se charge « de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques ». La demande internationale ne semble être entrée en phase régionale qu’en Europe (et en Australie, à en croire espacenet). La procédure de délivrance a été close suite au non paiement des taxes de délivrance et de publication et au défaut de fournir des traductions des revendications.

Sur la déchéance du brevet européen

M. Remiller soutient que la société Cycleurope ne pouvait pas laisser déchoir les titres en propriété intellectuelle de son concédant et qu’elle aurait du, en l’informant suffisamment à l’avance de son choix de ne pas prendre en charge ces coûts en justifiant de son absence d’intérêt économique, lui laisser la possibilité de prendre à sa charge la procédure d’enregistrement du brevet européen.

Par son courrier précité du 15 février 2006, la société Cycleurope indiquait à M. Remiller « qu’en ce qui concerne le maintien des brevets hors de France, nous avons pris la décision de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe enregistré sous le N°01 271 304 6 étant donné les réponses faites par les acheteurs comme mentionné ci-dessus et la faible quantité vendue. Le coût de la poursuite de la procédure de délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaire réalisé sur ce produit. Comme mentionné dans notre contrat à l’article 16 ‘maintien en vigueur des brevets’ « la licenciée se chargera de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques. »

II ressort d’un extrait du Registre européen des brevets, qu’en ce qui concerne la demande de brevet WO 0249908, déposée au nom de M. Remiller, les taxes relatives aux années 2003, 2004 et 2005 ont été payées et la demande « est réputée avoir été retirée avec une date d’effet au 29 avril 2006 ».

La clause 16 du contrat de licence transférait au licencié le soin de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France « en fonction de son intérêt économique ».

En l’espèce, M. Remiller a été averti par la société Cycleurope de son intention « de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet à l’Europe » par courrier du 15 février 2006 et cette demande de délivrance est réputée avoir été retirée fin avril 2006.

Le tribunal remarque que le contrat de licence dans son article 16 précisait que le « concédant s’engage à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tout document nécessaire pour la poursuite de la procédure et pour la délivrance sur les territoires correspondants ».

Dès lors, c’est dans ces conditions que la société Cycleurope a pris contact avec le cabinet HP, conseillers en propriété intellectuelles afin de poursuivre, au nom de M. Remiller, la procédure de délivrance dudit brevet auprès de l’OEB, puis qu’elle lui a donné instruction d’interrompre la procédure de délivrance.

Dès lors, la société Cycleurope, qui n’avait que la qualité d’intermédiaire entre M. Remiller, mandant et le cabinet HP, mandataire, ne pouvait mettre fin au mandat intervenu entre M. Remiller et le cabinet HP quant à la procédure de délivrance du dit brevet.

Elle aurait dû, en conséquence, aviser M. Remiller du fait qu’elle mettait fin au mandat tendant à la délivrance du brevet hors de France.

En s’abstenant de le faire, elle a empêché M. Remiller de reprendre la gestion directe de la procédure de délivrance auprès de son mandataire le cabinet HP, elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la responsabilité du cabinet de conseil en propriété intellectuelle

M. Remiller fait valoir qu’il avait confié un mandat au cabinet HP de le représenter auprès de l’OEB afin d’obtenir la délivrance d’un brevet européen, que le cabinet HP ne l’a pas spontanément tenu au courant de la procédure de délivrance et sans l’en informer préalablement a exécuté les instructions données par la société Cycleurope de ne pas poursuivre la délivrance du brevet.

Il convient d’observer que le cabinet HP a reçu le 10 juillet 2003 un courrier de la société Cycleurope ainsi libellé « vous voudrez bien faire le nécessaire pour déposer la demande de brevet européen correspondant au nom de M. Remiller Vous noterez que tous les courriers et facturations concernant ce dossier devront être adressés à notre société dont vous trouverez ci dessous les coordonnées ». Était joint à cet envoi un pouvoir établi par M. Remiller, sur un imprimé trilingue de l’OEB et signé le 8 juillet 2003 sur lequel était cochée la phrase : « le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaire européennes qui pourraient être déposées ». La partie relative à l’identité du mandataire n’était pas renseignée.

Le cabinet HP soutient que le 15 février 2006, la société Cycleurope a fait connaître à M. Remiller que le coût de la poursuite de la délivrance en Europe s’avère trop élevé par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur ce produit et qu’ils avaient décidé de ne pas continuer la procédure de délivrance du brevet européen et que suite à ce courrier M. Remiller n’a pas pris contact avec le cabinet HP pour marquer une volonté contraire de continuer la procédure de délivrance dudit brevet.

Le tribunal remarque que compte tenu de l’acte sous seing privé signé le 8 juillet 2003 par M. Remiller celui-ci était le mandant. Le cabinet HP, conseil en propriété intellectuelle, était le mandataire de M. Remiller quant au suivi de la procédure de délivrance de cette demande internationale de brevet WO 02 49908 déposée au nom de ce dernier.

Le fait que M. Remiller ait dans le cadre du contrat de licence donné pouvoir à cette société de se charger de la délivrance et du maintien en vigueur du brevet sur les territoires autres que la France en fonction de ses intérêts économiques, que le concédant se soit engagé à signer toute formule de pouvoir et plus généralement tous documents nécessaires à la poursuite de la procédure (article 16), et que « les parties conviennent par les présentes que la licenciée acquittera touts les frais afférents à ces dépôts ainsi qu’aux procédures d’obtention desdits brevets pour les pays autres que la France » (article 11), ne fait pas disparaître de ce fait le lien juridique existant entre M. Remiller et le cabinet HP, son mandataire.

Le contrat de licence précise en son article 11 que « les demandes de brevets étrangers seront déposées au nom du concédant ».

Dès lors, le fait que la société Cycleurope ait signalé au cabinet HP qu’il mettait fin à la procédure de délivrance de la demande de brevet international, ne mettait pas fin ipso facto au contrat de mandat liant M. Remiller au cabinet HP.

Dans ces conditions, le cabinet HP, en sa qualité de conseil en propriété intellectuelle, tenu d’une obligation de conseil envers son mandant, au nom du quel la demande de brevet était déposée aurait du spontanément l’aviser, après avoir reçu ses instructions de la société Cycleurope du fait qu’il allait perdre ses droits quant à ce titre international.

En s’abstenant de le faire il a manqué à son obligation de conseil.

TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP

Source : PIBD 923 III-513

Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Impossible n’est pas français

Monsieur Remiller avait déposé des demandes de brevet française et internationale concernant un bicyle pliant.

Il a concédé un contrat de licence à la société Cycleurope Industries afin de commercialiser l’invention brevetée. Estimant que cette société n’exploitait pas suffisamment son invention, il a saisi le TGI de Paris.

Le jugement contient quelques paragraphes intéressants concernant l’obligation du licencié d’exploiter le brevet objet du contrat de licence et les difficultés qu’il peut rencontrer lorsqu’il cherche (ou ne cherche pas) à se conformer à cette obligation.

***

... La possibilité d’exploitation d’une invention doit s’entendre d’abord du point de vue technique mais également du point de vue commercial. Une invention qui n’est réalisable qu’à un prix qui en interdit l’accès au marché est inexploitable. Toutefois l’impossibilité doit être constituée par des difficultés insurmontables, la charge et la difficulté de mise au point industrielle constituant normalement une obligation et un risque incombant au licencié. C’est au licencié débiteur d’une obligation d’exploiter l’invention à plein et au maximum de ses facultés d’apporter la preuve de l’impossibilité et non au breveté de démontrer le caractère techniquement et commercialement exploitable.

La société Cycleurope soutient que le peu de succès rencontré lors de la commercialisation du bicycle est du non pas à un défaut d’exploitation de sa part mais à un défaut de conception. Elle verse trois courriers et de courriels de distributeurs reprochant au dit vélo le fait qu’il soit « instable voir dangereux pour les utilisateurs d’un certain âge ou ceux utilisant leur vélo de façon épisodique », que « l’emploi de roue de 12 cm engendrait un manque évident de stabilité sur l’avant (manque de sécurité), que la roue arrière de 20 cm ne rendait pas la motricité souhaitée et que l’entre deux roue avant/arrière trop court dégageait une instabilité globale flagrante » ce qui empêchait de référencer ledit vélo à la centrale Intersport de Longjumeau, que « ce vélo n’a pas connu le succès que nous avions espéré. En effet, ce vélo était très instable donc dangereux de plus les clients étaient étonnés par la différence de taille entre les roues avant et arrière. » Le courrier du responsable cycle du magasin Cora de Liège indique une commande en juin 2005, puis l’arrêt de l’achat de ce produit, le courrier du responsable du magasin Cora Mundolsheim indique qu’ils ont essayé de vendre le produit pendant la saison 2005 puis l’ont abandonné, le courriel du responsable du magasin Cora Colmar indique qu’ils ont essayé de commercialisé le vélo pendant la saison 2007, sans succès, quant au courrier de la centrale Intermarché, il indique qu’il a refusé de le référencer lors de sa présentation courant 2003.

M. S, ancien directeur commercial de la société Cycleurope en 1994 et juillet 2005, qui a conclu le 8 juillet 2003 le contrat de licence au nom de cette société, indique dans un courrier en date du 15 janvier 2010 adressé à la société Cycleurope que le défaut de succès de la commercialisation de l’invention brevetée provient des quatre problèmes suivants :

• le vélo nécessitait trop d’opérations pour le plier ;
• la taille de la roue avant est très petite ce qui crée des risques de blocage si il y a un trottoir, un trou dans la chaussée ;
• le poids n’était pas à l’avantage du produit ;
• le prix de vente n’était pas suffisamment attractif.

La société Cycleurope souligne qu’elle a du investir 97 864,09 euros pour mener à bien l’exploitation de l’invention, que compte tenu de la vente de 698 bicycles pour les années 2004 à 2007 la marge a été de 37 927,35 euros, qu’elle a donc éprouvée une perte de 59 934,74 euros.

L’invention objet du brevet telle que réalisée par la société Cycleurope a été soumise au Laboratoire national d’essais, lequel l’a déclarée conforme aux exigences de la norme NF R 30-020, notamment en ce qui concerne sa « stabilité directionnelle ».

Le bicycle soumis à l’examen du laboratoire avait une roue avant de 12 pouces et une roue arrière de 16 pouces.

Dans son courrier du 3 avril 2009, le responsable du magasin Cora de Liège (Belgique) indique « le fait d’utiliser une petite roue à l’avant (14 pouces) rendait le vélo difficile à manier et non adapté pour des utilisateurs normaux. »

Le responsable du magasin Cora de Mundolsheim (67) indique pour sa part que « ce vélo n’a pas rencontré le succès escompté. La principale raison provient du fait que les consommateurs étaient surpris par la différence de taille entre les roues avant et arrière (14 pouces et 20 pouces) ».

Le tribunal observe que le brevet dont s’agit portait sur un bicycle défini comme ayant une roue avant plus petite que la roue arrière. Par ailleurs, la revendication n° 1 du brevet précisait que la roue arrière devait être de 16 pouces, ne précisait pas la taille de la roue avant, et la revendication n°3 que la longueur dudit bicycle devait être de moins de un mètre.

Les courriers ci-dessus reproduits établissent qu’il y eu (sic) plusieurs versions du bicycle avec des tailles de roues différentes.

Dès lors, si le produit commercialisé par la société Cycleurope n’a pas rencontré le succès escompté c’est également du fait de la société Cycleurope qui a fabriqué celui-ci avec une roue avant trop petite engendrant les défauts soulignés ci-dessus. La matière utilisée pour la fabrication du bicycle n’était pas d’avantage précisée dans le brevet : il appartenait donc à Cycleurope d’utiliser une matière suffisamment légère pour que le poids du bicycle ne soit pas un obstacle à sa commercialisation.

La société Cycleurope étant licencié exclusif il lui appartenait de faire en sorte que le prix de commercialisation soit attractif.

Dans ces conditions l’abandon de l’exploitation du vélo objet de l’invention, n’est pas du à un défaut de conception mais est imputable à la société Cycleurope qui n’a pas été dans l’impossibilité de l’exploiter. ...

TGI de Paris, 9 avril 2010
Marc Remiller c. Cycleurope Industries et Cabinet HP

Source : PIBD 923 III-513

Aussi disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Domaine technique et classification internationale

Vu l’article 4, 1° de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1991 et l’article L 611-14 CPI ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PTC, titulaire d’un brevet français n° 91 09 253 couvrant un « vibrateur à moment variable et utilisable notamment à l’enfoncement d’objets dans le sol » a agi en contrefaçon de ce titre à l’encontre des sociétés Thyssenkrupp Bautechnik et Thyssen Krupp ;

Attendu que pour déclarer nulles, faute d’activité inventive, les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet et rejeter l’action de la société PTC en contrefaçon de ces revendications, l’arrêt constate que le brevet Losenhausenwerk 1.078.058 concerne un « vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols », qui n’est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol ; qu’il retient cependant qu’il entre dans la même classe que le brevet fondant la demande, qu’il se rattache ainsi au même domaine technique que l’invention litigieuse, que ce brevet faisait partie de l’état de la technique connu de l’homme du métier et que le concepteur de l’invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même que ce système n’était pas destiné à générer des oscillations dans une direction prédéterminée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention, et que l’appartenance de deux brevets à une même classe de la classification internationale n’implique pas qu’ils relèvent concrètement du même domaine technique, la cour d’appel, qui s’est fondée sur cette seule appartenance commune, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré nulles les revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet n° 91 09 253 et rejeté l’action en contrefaçon des revendications de ce brevet, l’arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris …

Cour de cassation, 15 juin 2010

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Colmar, 17 décembre 2008

PTC c. Thyssen Krupp

Source : Legifrance

Vade retro, interpres !

« Retire-toi, traducteur ! »

Le présent arrêt témoigne de certaines difficultés de transition vers le régime établi par le Protocole de Londres. Il (ou l’un de ses 23 frêres jumeaux, nés le même jour) a été amplement commentée sur les blogs, comme par exemple ici, ici et ici. L’analyse la plus approfondie se trouve peut-être chez Maître Fowdar. Qu’ajouter à tout cela ? Si j’en parle aussi, c’est uniquement parce qu’il me semble difficile de passer cet arrêt sous silence.

La société Unilever est le titulaire du brevet EP 1 383 471. La mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen du 5 octobre 2005 et une première traduction en français a été déposée à l’INPI le 12 décembre 2005. Suite à une opposition, le brevet a été maintenu sous forme modifiée. En application de l’ancien article L 614-7 CPI, Unilever a adressé la traduction modifié du brevet à l’INPI. Or l’Institut, par la décision attaquée, a refusé de recevoir cette traduction au motif que, « depuis le 1er mai 2008, la France a renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance du brevet européen ». Unilever a formé un recours contre cette décision.

Considérant que l’article 65, paragraphe 1, [CBE] dispose : 

« Tout État contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l’Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet État ou de maintenir pour ledit État un brevet européen sous sa forme modifiée n’est pas rédigé dans une des langues officielles de l’État considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans rune de ces langues officielles » ;

Que la loi française a usé de cette possibilité dans l’article L 614-7 CPI, lequel, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007, disposait : 

« Lorsque le texte, dans lequel [l’OEB] délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet dans une forme modifiée, n’est pas rédige en français, le titulaire du brevet doit fournir à l’INPI une traduction de ce texte [...] faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet. »

Mais considérant que le texte, précédemment reproduit, de l’article 65, paragraphe 1, [CBE], s’il offre aux États la possibilité d’imposer au demandeur ou titulaire du brevet la fourniture d’une traduction, comporte implicitement, mais nécessairement, la faculté de renoncer à cette exigence ; que l’accord de Londres, qui dispose, dans son article 1er : 

« Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de [l’OEB] renonce aux exigences en matière de traduction prévues a l’article 5, paragraphe 1 de la [CBE] », 

en vigueur en France à compter du 1er mai 2008, s’il a rendu obligatoire la renonciation à l’exigence de traduction, en vertu de l’article 9 de cet accord, s’agissant des brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets après la même date, n’a pas eu pour conséquence d’empêcher une renonciation facultative étendant ses effets aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets avant cette même date d’entrée en vigueur de l’accord ;

Que cette hypothèse a d’ailleurs été expressément prévue par l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord de Londres, qui dispose : 

« Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction » ;

Considérant, à la lumière de l’ensemble des dispositions précédemment rappelées, que l’article L 614-7, alinéa 1, CPI, qui, dans sa rédaction issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 entrée en vigueur le 1er mai 2008, dispose : 

« Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant [l’OEB] est le texte qui fait foi » 

doit s’interpréter comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant que les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la CBE, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’INPI et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal ;

Considérant qu’il peut encore être observé que l’application des dispositions nouvelles ne remet pas en cause le droit des tiers, prévu par l’article L 614-10 CPI et maintenu dans la rédaction de ce texte issue de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007, de se prévaloir, en cas de litige, de la traduction en français du brevet européen si celle-ci confère moins de droits au titulaire du brevet que le texte dans sa langue de dépôt ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Cour d’appel de Paris, 14 avril 2010

Unilever NV c. Directeur général de l’INPI

Source : PIBD 919 III-333

Cet arrêt et 23 arrêts similaires sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI. 

Comme je l’ai signalé plus haut, Maître Fowdar a fait quelques commentaires très intéressants sur la question dans un article publié sur son blog. Il rapporte aussi qu’un pourvoi en cassation a été formé.

Chinoiseries

La société Somfy, titulaire d’un brevet français protégeant un « dispositif de commande de moteur de store ou similaires à deux sens de rotation » a fait procéder à une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Birchwoods au salon Equipbaie 2008.

Birchwoods est une entreprise chinoise disposant de tout un réseau de sociétés. Somfy assigne les sociétés chinoises Hangzhou Birchwoods Awnig Products Co. Ltd (« Birchwoods-CN-1 »), Birchwoods (Lin’an) Leisure Products (« Birchwoods-CN-2 ») et la société allemande Birchwoods Awning Products GmbH (« Birchwoods-DE »).

Après une analyse du brevet et des éléments de preuve fournis par le titulaire, le tribunal en conclut que la preuve de la contrefaçon de la première revendication du brevet est rapportée. Il se penche ensuite sur les responsabilités des sociétés Birchwoods :

L’article L 615-1 CPI dispose que : « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou de la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».

Il est constant que la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant de l’objet par lui détenu et commercialisé incombe au breveté, ladite preuve peut se faire par tout moyen étant observé que la qualité de professionnel ne peut constituer, à elle seule une présomption.

Par ailleurs, la responsabilité du contrefacteur direct, lequel s’entend non seulement du fabricant mais également de l’importateur est engagée par la contrefaçon, alors que celle du revendeur ne peut être retenue que s’il est prouvé qu’il a été préalablement mis en connaissance de cause, il y a lieu de rechercher si le défendeur a la qualité d’importateur ou de revendeur.

La société Somfy soutient que les sociétés défenderesses auraient importé, offert à la vente, utilisé et détenu les moteurs Dooya DM45 45R. Cette preuve étant apportée par:

• l’enseigne du stand au nom de la société [Birchwoods-CN-2],
• un représentant de la société [Birchwoods-CN-1] a confirmé à l’huissier que le stand était tenu par ses soins,
• les cartes de visites distribuées sur le stand confirment que la société [Birchwoods-DE] est une filiale allemande du groupe Birchwoods pour le marché européen.

La société Somfy produit aux débats une attestation rédigée par M. Pierre J, salarié de la société Somfy aux termes de laquelle celui-ci indique que le 18 novembre 2008 « il a constaté sur le stand occupé par la société Birchwoods du salon Equipbaie 2008, la présence d’un store banne motorisé, commandé par une télécommande. Cette télécommande présente de fortes similarités avec les télécommandes commercialisées par la société Dooya dans son catalogue 2007, que j’ai analysé dans le cadre de mon activité. J’ai vu la tête du moteur concurrent actionnant le store. Cette tête ressemble aux têtes de moteurs de la société Dooya que je connais pour les avoir analysés. »

Il ressort du constat de Maître A, huissier de justice, en date du 20 novembre 2008 au salon Equipbaie 2008 que celui-ci, sur le stand à l’enseigne [Birchwoods-CN-2], a rencontré Mme Tao J, directrice commerciale qui lui a déclaré que le stand est bien tenu par la société [Birchwoods-CN-1]. L’huissier a constaté la présence sur le stand de six stores avec leurs télécommandes pour quatre d’entre eux. Mme Tao J a indiqué acheter ses moteurs auprès de la société Gaposa [… en] Italie et « que pour le salon elle a demandé à emprunter des moteurs de marque Dooya. » A la fin des opérations Mme J a indiqué à l’huissier qu’alors « qu’elle achetait auparavant des moteurs à Somfy par l’intermédiaire de la société Lianda, filiale chinoise de Somfy, elle a arrêté suite à des problèmes techniques, (que) Lianda ayant changé de dirigeants, elle va retravailler avec Lianda. » L’huissier a noté que le moteur de store qu’il a saisi portait une étiquette sur laquelle était écrit « Dooya DM 45 45R-30 » ainsi que la mention « tubular single phase ».

Il résulte de ces éléments que les dispositifs contrefaisants, équipant les stores proposés par les sociétés [Birchwoods-CN-2] et [Birchwoods-DE], ne sont pas fabriqués par ces sociétés mais par la société Dooya.

Le 21 novembre 2008, Maître A, Huissier de justice est retourné au salon Equipaie en compagnie de l’avocat de la société Somfy, sur le stand W29 à l’enseigne [Birchwoods-CN-2], à l’huissier, se tenant à quelques mètres du stand dans l’allée du Salon, a constaté que des dépliants et un paquet de cartes de visites étaient en libre service sur le comptoir au bord du stand et que l’avocat de la société Somfy prenait un exemplaire de chaque dépliant ainsi qu’une carte de visite qu’il lui remettait.

Le tribunal constate que sur le dépliant, rédigé en langue anglaise, figure la mention des sociétés [Birchwoods-CN-2] et [Birchwoods-DE]. Quant aux cartes de visites elles sont toutes les deux établies au nom de Hearther J « général manager », sur l’une figure en outre les coordonnées de la société [Birchwoods-CN-2] et sur l’autre les coordonnées de la société [Birchwoods-DE].

La société Somfy estime rapporter la preuve du lien entre les trois sociétés défenderesses ainsi que l’exportation vers l’Europe de moteurs tabulaires, par la production aux débats d’un extrait du site internet « http://www.hzbirchwoods.com/ ».

Le tribunal constate que le site indique que la société [Birchwoods-CN-1] est , comme son nom l’indique, fabriquant de stores, qu’elle exporte à travers le monde et que pour augmenter ses parts de marché elle a crée en Europe une filiale en Allemagne.

Il convient d’observer que s’agissant de la contrefaçon d’un brevet français relatif à un « un dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation », la preuve de l’importation de ce produit contrefaisant en France par les sociétés [Birchwoods-CN-2] et la société [Birchwoods-DE], qui résulterait uniquement de sa présentation lors d’un Salon professionnel en France, n’est pas suffisamment rapportée. Dès lors, les sociétés défenderesses n’ont pas la qualité d’importateur du produit contrefaisant mais uniquement celle de revendeur d’un produit contrefaisant.

Il n’est pas établi que du seul fait de l’assemblage de leurs stores avec le dispositif litigieux les sociétés défenderesses avaient nécessairement connaissance de la contrefaçon et la société demanderesse n’établit pas que ces sociétés ont été mises en connaissance de cause, dans ces conditions leur responsabilité n’est pas engagée.

***

Si notre compréhension du dossier est correcte, les sociétés Birchwoods ont assemblé en France un dispositif de leur fabrication avec un moteur acheté en Italie. L’assemblage semble reproduire au moins une revendication du brevet en question. C’est donc quelque peu surprenant que le tribunal ne retienne pas la qualité de fabricant/importateur mais seulement celle de revendeur. Il ne nous semble pas certain que la Cour d’appel, si elle devait être saisie de l’affaire, arriverait à la même conclusion. Affaire à suivre ...

TGI Paris, 9 avril 2010

Somfy c. Hangzhou Birchwoods Awnig Products Co. Ltd et al

Cette décision est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Addendum du même jour: On me signale une erreur dans mon commentaire: le moteur exposé n’a pas été acheté en Italie mais provient de Chine, comme le reste de l’objet argué de contrefaçon. Mea culpa ...

Pureté et nouveauté

… la revendication 1 du brevet litigieux doit être annulée faute d’activité inventive.

Les revendications 2 et 3 sont rédigées de la façon suivante :

Revendication 2 : Utilisation de l’acide(S)(+)2-éthoxy-4-[N-[1l-(2- pipéridinophényl)-3-méthyl-1-butyl] aminocarbonylméthyl]- benzoïque selon la revendication 1 caractérisée en ce que l’on utilise le principe actif avec une pureté optique d’au moins ee=95 ou un sel physiologiquement acceptable de celui-ci.

Revendication 3 : Utilisation de l’acide (S)(+) -2-éthoxy-4-[N-[1-(2- pipéridinophényl)-3-méthyl-1-butyl] aminocarbonylméthyl]- benzoïque selon la revendication 1 caractérisée en ce que l’on utilise le principe actif avec une pureté optique d’au moins ee=98 ou un sel physiologiquement acceptable de celui-ci.

Les sociétés demanderesses soutiennent que ces revendications seraient nulles pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

Il est constant qu’en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l’homme du métier de continuer à purifier un composé chimique obtenu selon un procédé particulier jusqu’à ce qu’il atteigne le degré de pureté requis. Un composé connu n’acquiert pas la nouveauté simplement du fait qu’il est préparé sous une forme plus pure. Il en résulte qu’en général, un document divulguant un composé chimique rend disponible ce produit au sens de l’article 54 de la Convention, dans tous les degrés de pureté.

En l’espèce, les antériorités EP 850 et EP 331 divulguent le racémate de la répaglinide dans les degrés de pureté souhaités ainsi que son utilisation comme agent antidiabétique.

Dès lors, ces revendications sont nulles pour défaut de nouveauté.

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Notons que cette décision cite, sans la citer, une décision des Chambres de recours de l’OEB, à savoir T 990/96. Dans cette décision, on lit :

« 6. Il est bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d’une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, en raison de la thermodynamique, il est impossible d’obtenir un composé absolument pur - au sens strict du terme -, c’est-à-dire totalement exempt d’impuretés.

7. C’est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l’homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu’à ce qu’il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l’analyse. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible poids moléculaire (recristallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de l’homme du métier. Il en résulte donc que, d’une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l’article 54 CBE, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités par l’homme du métier . »

On peut se poser la question si T 990/96 a raison : vu le principe de la « nouveauté absolue », il ne semble pas interdit de penser qu’un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation ne détruit pas la nouveauté de ce composé dans tous les degrés de pureté souhaités par l’homme du métier, mais le rend évident au sens de l’article 56 CBE. Quoi qu’il en soit, on peut se féliciter de la volonté de convergence entre les jurisprudences française et européenne.

En revanche, l’annulation des revendications 2 et 3 pour défaut de nouveauté est regrettable, vu que la revendication 1 dont elles dépendent a été annulée pour défaut d’activité inventive seulement.

TGI Paris (3e ch.), 7 mai 2010

Hexal et Sandoz c. Boehringer Ingelheim Pharma

Source : PIBD 924 III-563

Disponible également sur la Base Jurisprudence de l’INPI

Pour une décision semblable, voir aussi : TGI Paris, 20 février 2009 ;
Glaxo et al c. Qualimed et Merck Génériques