Une limitation qui n’en serait pas une

Voici une décision fort intéressante concernant une limitation de revendications devant l’INPI, en application de L 613-24 CPI.

La société Syngenta est titulaire du brevet européen EP 0 382 375, déposé en 1990 et désignant la France. Ce brevet concerne des fongicides. Il comporte un premier jeu de revendications pour plusieurs pays d’Europe, dont la France, et un deuxième jeu de revendications pour l’Espagne.

Les revendications 1 et 8 (pour la France) du brevet tel que délivré sont rédigées comme suit :

1. Composés répondant à la formule (I) :

dans laquelle deux quelconques de K, L et M représentent de l’azote et l’autre représente CE ; X et Y représentent, indépendamment, de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, cycloalkyle en C3 à C6, alcényle en C2 à C4, alcynyle en C2 à C4, alcényloxy en C2 à C4, alcynyloxy en C2 à C4, phényle, benzyloxy, cyano, isocyano, isothiocyanato, nitro, NR1R2, NR1OR2, N3, NHCOR1, NR1CO2R2, NHCONR1R2, N=CHNR1R2, NHSO2R1, OR1, OCOR1, OSO2R1, SR1, SOR1, SO2R1, SO2OR1, SO2NR1R2, COR1, CR1=NOR2, CHR1CO2R2, CO2R1, CONR1R2, CSNR1R2, CH3O2C.C:CH.OCH3, 1-(imidazole-1- yl)vinyle, un noyau hétérocyclique pentagonal contenant un, deux ou trois hétéroatomes d’azote ou un noyau hétérocyclique pentagonal ou hexagonal contenant un ou deux hétéroatomes d’oxygène ou de soufre, facultativement un hétéroatome d’azote et facultativement un ou deux substituants oxo ou thioxo ; ou bien X et Y, lorsqu’ils sont en ortho l’un par rapport à l’autre, s’associent pour former un noyau aliphatique ou aromatique pentagonal ou hexagonal contenant facultativement un ou deux atomes d’oxygène, de soufre ou d’azote ou bien un, deux ou trois atomes d’azote ; A, B, D, E, G, U et V représentent indépendamment de l’hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, cyano, nitro ou trifluorométhyle, et R1 et R2 représentent indépendamment de l’hydrogène, un groupe alkyle en C1 à C4, alcényle en C2 à C4 ou phényle ; les portions aliphatiques de l’un quelconque des groupes mentionnés ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, cyano, OR1, SR1, NR1R2, SiR13 ou OCOR1 et les portions phényle de l’un quelconque des groupes ci-dessus étant facultativement substituées avec un ou plusieurs radicaux halogéno, alkyle en C1 à C4, alkoxy en C1 à C4, nitro ou cyano.

8. Composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé.

La société Syngenta a déposé, le 28 septembre 2009, une requête en limitation de la portée de la revendication 8 ; selon l’INPI, elle a voulu « adjoindre à la revendication 8 l’indication selon laquelle la composition revendiquée comprend en outre un second composé actif choisi parmi une liste conséquente de composés de natures et fonctions les plus diverses ».

Plus précisément, la revendication 8 nouvelle était rédigée comme suit (les ajouts sont soulignés) :

8. Composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d’un composé suivant la revendication 1, ladite composition comprenant un autre composé doué d’activité biologique choisi parmi le groupe consistant de :

• un composé fongicide choisi parmi le groupe consistant de : l’acide (R S)-1-aminopropylphosphonique, le (RS)-4-(4-chlorophényl-2-phényl-2(1H- 1,2,4-triazole-1-ylméthyl)butyronitrile, le (RS)-4-chloro-N (cyano(ethoxy)methyl-benzamide, le (Z)-N-but-2enyloxymethyl-2-chloro-2’, 6’ diéthylacétanilide, la 1-(2-cyano-2-méthoxy-iminoacétyl)-3-éthylurée, le 1-[(2RS, 4RS ; 2RS-4RS)-4bromo-2-(2,4-dichloro-phényl)tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole, la 3-(2,4-dichlorophényl)-2-(1l’éther de 3-chloro-4-[4-méthyl-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1- méthyl)-1 ,3-dioxolanne-2-yl]phényle- et de 4-chlorophényle, le 4-bromo-2-cyano-N, N-diméthyl-6-trifluorométhylbenzimidazole-1sulfonamide, le N-(2,4-dichlorophényl)- 2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-yl)thioacétamidate de 4chlorobenzyle , l’acide 5-éthyl-5, B-dihydro-B-oxo(1,3-dioxolo (4,5-g) quinoléine-7-carboxyligue, l’alpha-[N-(3-chloro- 2,6-xylyl)-2-methoxyacé-tamidoj-gamnabutyrolactone, l’anilazine, bénalaxyl, bénomyl, biloxazol, binapacryl, bitertanol, blasticidine S, bupirimate, buthiobate, captafol, captan, carbendazime, carboxine, chlorbenzthiazone, chloronèbe, chlorothalonil, chlorozolinate, composés contenant du cuivre tels que oxychlorure de cuivre, sulfate de cuivre et bouillie bordelaise, cycloheximide, cymoxanil, cyproconazole, cyprofurame, 1,1’-dioxide de disulfure de di-2-pyridyle, dichlofluanide, dichlone, diclobutrazol, diclomézine, dicloran, diméthamorphe, diméthirimol, diniconazole, dinocap, ditalimfos, dithianon, dodémorphe, dodine, édifenphos, étaconazole, éthirimol, (Z)-N-benzyl- N([méthyl(méthylthioéthylidènamino-oxycarbonyl)amino]thio)-bêta-alaninate d’éthyle étridiazole, fénapanil, fénarimol, fenfurame, fenpiclonil, fenpropidine, fenpropimorphe, fentine acétate, fentine hydroxide, fIutolanil, flutriafol, fluzilazole, folpet, fosétyl-aluminium, fubéridazole, furalaxyl, furconazole-cis, guazatine, hexaconazole, hydroxyisoxazole, imazalil, iprobenfos, iprodione, isoprothiolane, kasugamycine, mancozèbe, manèbe, mépronil, métalaxyl, méthfuroxame, metsulfovax, myclobutanil, N-( 4-méthyl-6-prop-1-ynylpyrimidine-2yI) aniline, néoasozine, diméthyldithiocarbamate de nickel, nitrothal-isopropyl, nuarimol, ofurace, composés organomercuriels, oxadixyl, oxycarboxine, péfurazoate, penconazole, pencycuron, oxyde de phénazin, phthalide, polyoxine D, pofyram, probénazofe, prochforaz, propinèbe, prothiocarbe, pyrazophos, pyrifénox, pyroquilon, pyroxyfur, pyrrolnitrine, quinométhionate, quintozène, streptomycine, soufre, techlothame, tecnazène, tébuconazole, tétraconazole, thiabendazole, thiophanate-méthyl, thirame, tolclofos-méthyl, sel triacétique de 1,1’- iminodi(octaméthylène)diguanidine, triadiméfon, triadiménol, triazbutyl, tricyclazole, tridémorphe, triforine, validamycine A, vinclozoline et zinèbe ;
• un insecticide choisi parmi le groupe consistant de : buprofézine, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorpyrifos, cycloprothrine, déméton-s-méthyl, diazinon, diméthoate, éthofenprox, fénitrothion, fénobucarbe, fenthion, formothion, isoprocarbe, isoxathion, monocrotophos, phenthoate, pirimicarbe, propaphos et XMC ;
• un composé régulateur de croissance des plantes choisi parmi le groupe consistant de : l’acide 3,6-dichloropicolinique, l’acide 1-( 4-chlorophényl)-4, 6-diméthyl-2-oxo-1,2 dihydropyridine-3-carboxylique, le 3,6-dichloranisate de méthyle, l’acide abscisique, asulam, benzoyl-propéthyl, carbétamide, daminozide, difenzoquat, dikégulac, éthéphon, fenpentézol, fIuoridamid, glyphosate, glyphosine, les hydroxybenzonitriles (par exemple bromoxynil), inabenfide, l’isopyrimol, des alcools et acides gras à longue chaîne, hydrazide maléique, le méfluidide, les morphactines (par exemple chlorfluorécol), le paclobutrazol, les acides phénoxyacétiques (par exemple 2,4-0 or MCPA), un acide benzoïque substitué (par exemple l’acide tri-iodobenzoïque), des composés d’ammonium et de phosphoniura quaternaire (par exemple chloroméquat, chlorophonium et mépiquat-chlorure), le tecnazène, les auxines (par exemple l’acide indole-acétique, acide indole-butyrique, acide naphthylacétique ou l’acide naphthoxy-acétique), les cytoquinines (par exemple benzimidazole, benzyladénine, benzylaminopurine, diphénylurée ou kinétine), les gibberellines (par exemple GA3, GA4 ou GA 7) et le triapenthénol ;
• et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé.

L’INPI a estimé que cette requête ne constituait pas une limitation des revendications du brevet, mais portait sur un produit différent, qui ne relevait pas du champ des revendications antérieures. Il a donc rejeté la requête.

La société Syngenta a formé un recours contre cette décision.

Que dit la Cour ?

***

… Considérant que la société Syngenta fait valoir, au soutien de son recours, que la composition fongicide mentionnée dans la rédaction initiale de la revendication 8 indépendante ne se réduit pas à une simple association du principe actif de formule (I) avec un support ou un diluant et n’est pas fermée à d’autres ingrédients, mais permet au contraire de faire entrer dans la composition un second principe actif, de sorte que l’indication de la liste limitative des autres principes actifs parmi lesquels pourra être choisi celui qui sera associé au premier, liste qu’il est prévu d’ajouter au texte de la revendication 8 par la modification sollicitée, constitue bien une limitation de celle-ci au sens de l’article L 613-24 CPI dans la mesure où elle réduit le champ des contrefaçons potentielles ;

Mais considérant que c’est à juste titre et par une exacte analyse de la portée de la modification sollicitée que le directeur général de l’INPI a relevé que celle-ci n’avait pas pour conséquence de préciser, en la restreignant à une liste de combinaisons possibles, la composition du produit tel que mentionné dans la version initiale de la revendication 8, mais avait pour effet, tout au contraire, d’ajouter à ce produit un nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles ;

Qu’il observe pertinemment que la modification proposée ajoute au composé avec le support ou diluant suivant la revendication 1 visé dans le texte initial un autre composé alors que ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est justifiée et que le recours sera en conséquence rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours,

***

Sommes-nous en présence d’une limitation ? A notre avis, oui, car le domaine couvert par la nouvelle revendication 8 est plus restreint que celui de l’ancienne : en effet, une composition selon l’ancienne revendication 8 mais qui ne comporte, ni insecticide, ni composé régulateur de croissance des plantes, ne reproduit pas la nouvelle revendication 8 alors qu’elle reproduit la revendication telle que délivrée. Nous pensons que la Cour a tort de s’appuyer sur le fait qu’aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ; ce raisonnement n’est tout simplement pas pertinent. Le législateur n’a pas précisé qu’une limitation devait nécessairement consister en un repli sur des éléments contenus dans des revendications dépendantes. Un repli sur des éléments contenus dans la description telle que déposée doit être possible, sous peine de priver la procédure de limitation de son intérêt.

En revanche, il est possible que la nouvelle revendication 8 ne soit pas directement et sans ambiguïté divulguée dans le brevet tel que déposé, en quel cas elle ne serait pas recevable à ce titre. Mais c’est une autre paire de manches.

Le raisonnement concernant l’ajout d’un « nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles » nous semble inspiré de la jurisprudence des CCP plutôt que d’un raisonnement valable dans le domaine des limitations de brevet.

Qu’en pensez-vous ?

Cour d’appel de Paris, 7 septembre 2011

Syngenta c. INPI

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.