Mieux vaut attendre

C’est classique de voir un prétendu contrefacteur se défendre en invoquant la nullité de saisies-contrefaçon et/ou du titre qui lui est opposé. C’est moins courant de voir une demande reconventionnelle en contrefaçon, comme dans le cas présent. Vu que cette « défense » est basée sur une demande de brevet, la Cour conclut qu’il convient de surseoir à statuer.

La société Quest Technologies (ci-après « Quest ») est titulaire du brevet européen EP 1 216 317 bénéficiant d’une priorité américaine de 1999. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Cordon (10) destiné à être passé à travers une ouverture (17), le cordon comprenant : une âme élastique (12) et une gaine souple (14) ayant un composant de tige allongé et au moins un composant extensible vers l’extérieur, la partie de tige ayant un premier diamètre (D1), dont la dimension est suffisante pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, le composant extensible, lorsque l’âme se trouve sous une tension axiale donnée, ayant un deuxième diamètre (D2) qui est suffisamment petit pour permettre son mouvement à travers l’ouverture, et le composant extensible ayant une mémoire élastique qui est suffisante pour permettre son extension vers l’extérieur, en réponse à la tension axiale inférieure à ladite tension donnée, jusqu’à un troisième diamètre (D3) qui est suffisant pour résister au mouvement du cordon à travers l’ouverture.

Le brevet a fait l’objet d’une opposition par la société française Free Lace Technology, mais l’opposition a été rejetée. Aucun recours n’a été formé.

La société Quest commercialise des lacets de ce type sous la marque « Xtenex ». La société Distrisud bénéficie d’une licence d’exploitation exclusive pour la France et, à ce titre, est intervenue volontairement à l’instance.

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de janvier, Monsieur Sylvain C., le dirigeant de la société « Free Lace Technology », était titulaire du brevet français n° FR 2 894 115 (déposé en 2005) et d’une demande de brevet européenne EP 1 795 085 concernant un lacet de chaussure extensible autobloquant.

La revendication 1 de la demande européenne telle que déposée était rédigée comme suit :

1 - Lacet (1) extensible et autobloquant, comportant une enveloppe souple (2) non élastique enrobant une âme élastique, caractérisé en ce que ladite âme élastique est constituée de fils élastiques (3) en caoutchouc et en ce que ladite enveloppe (2) comporte des fausses boules (12), lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action de traction pour maintenir le serrage de ladite chaussure (4) par ledit lacet (1), ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.

Ces lacets ont été commercialisés par la société AHT Sud (ci-après « AHT »), gérée par l’épouse de Monsieur C., sous la marque « Free Lace ».

Ayant constaté l’offre en vente sur le marché français de ces lacets qui, selon elle, reproduisent les revendications de son brevet européen, la société Quest a assigné la société AHT et Monsieur C. en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Dans son jugement du 14 mai 2009, le tribunal a refusé de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’opposition contre le brevet Quest :

« … Selon les défendeurs, l’audience devant l’OEB concernant la procédure d’opposition en cours contre le brevet européen en cause est prévue le 14 mai 2009, date qui est proche, et le refus de surseoir à statuer revient à prendre des décisions sur des inconnues. Toutefois, il apparaît de l’opinion préliminaire de la division d’opposition de l’OEB en date du 11 février 2009 qu’aucun des documents cités n’entache la validité du brevet attaqué et que le rejet de l’opposition doit être envisagé. En conséquence, le sursis à statuer n’apparaît pas opportun, la procédure d’opposition initiée par Free Lace Technology semblant vouée à l’échec. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande. … »

Le tribunal a jugé valables les revendications du brevet Quest et constaté que les lacets Free Lace reproduisaient ces revendications.

De manière un peu ... surprenante, le tribunal a annulé deux revendications de la demande de brevet européenne de Monsieur C. :

« … Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur C. oppose aux sociétés Quest et Distrisud les revendications 9 et 10 de sa demande de brevet européen au titre de la contrefaçon. Cette demande de brevet européen a été déposée par Monsieur C. le 30 novembre 2006 sous priorité d’un brevet français en date du 6 décembre 2005.

La demande de brevet européen concerne un cordon de liaison extensible et autobloquant notamment pour la réalisation de lacets de chaussures.

Les revendications 9 et 10 se lisent comme suit :

9 - Utilisation d’un lacet (1) selon l’une des revendications 1 à 8 pour le laçage d’une chaussure (4) caractérisée en ce que :

- on insère dans un premier temps un pied dans la chaussure (4) dépourvue dudit lacet (1), ladite chaussure comportant des moyens de laçage (42) tels que des oeillets ou crochets, puis,

- on fait passer le lacet (1) dans lesdits moyens de laçages (42) de la chaussure (4) en exerçant départ et d’autres desdites fausses boules du lacet une action de traction apte à étirer lesdites fausses boules et permettre leur passage dans ou autour desdits moyens de laçages (42),

- on ajuste le serrage de ladite chaussure (4) sur le pied par ledit lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

10 - Utilisation d’un lacet (1) selon la revendication 9, selon laquelle on maintient la position du lacet (1) en ajustant la position desdites fausses boules (12) par rapport auxdits moyens de laçages (42) de ladite chaussure.

Selon la société Quest et la société Distrisud ces revendications constituent le mode d’emploi vulgarisé de l’invention couverte par le brevet dont la société Quest est titulaire et, se fondant sur la notification de l’OEB, sollicite la nullité de la demande de brevet européen.

Il convient en effet de constater tout comme l’examinateur de l’OEB dans sa notification en date du 3 mars 2009 que l’utilisation du lacet de la revendication 9 est décrite complètement dans le document WO 00/61844 qui n’est autre que la demande de brevet PCT dont est issue le brevet européen numéro EP 1 216 317 dont la société demanderesse Quest est titulaire et largement détaillée ci-dessus.

De même, la revendication 10 concerne de légères modifications de construction révélées au moins partiellement dans le brevet européen numéro EP 1 216 317 et fait partie de la pratique courante de la personne du métier et les avantages qui en résultent sont aisément prévisibles.

II convient donc d’annuler les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen numéro EP 1 795 085 pour défaut d’activité inventive.

Les revendications 9 et 10 de la partie française de la demande de brevet européen ayant été annulées, les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces revendications sont rejetées. … »

Enfin, le tribunal s’est prononcé sur la concurrence déloyale :

« … Selon les demandeurs, Monsieur C. a adressé par l’intermédiaire de son Conseil aux revendeurs de lacets Xtenex des lettres de mise en garde et de menace d’action en contrefaçon sur la base du brevet français dont il est titulaire, démarche qui aurait pour but, selon elles, de paralyser la commercialisation en France des lacets en cause.

Toutefois, le courrier adressé par le Conseil des défendeurs à la société Intersport sise à Strasbourg le 17 septembre 2008 versé aux débats n’est autre qu’une lettre de mise en demeure basée sur un titre de propriété industrielle délivré, en l’espèce, un brevet français dont la validité n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure et ne saurait être qualifié d’agissement contraire aux usages commerciaux et donc constitutif d’acte de concurrence déloyale.

Les sociétés Quest et Distrisud seront donc déboutées de leur demande à ce titre.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par la société AHT Sud et Monsieur C. et notamment des courriers électroniques de distributeurs de lacets Free Lace que Monsieur L. de la société Distrisud a adressé divers courriers électroniques pour informer les distributeurs de lacets Free Lace de la présente procédure et présentant ces lacets comme des contrefaçons. Il appert également que ces distributeurs en France des lacets Free Lace s’interrogent sur la poursuite de leur commercialisation ou sollicitent la reprise de la marchandise. Ces démarches de la société Distrisud, alors que la présente instance était toujours pendante devant le Tribunal de céans et que la contrefaçon de brevet n’était pas caractérisée, vont au-delà de l’exercice normal de droits de propriété intellectuelle et visent à désorganiser les circuits de distribution de la société AHT Sud et de Monsieur C., anciens partenaires commerciaux de Monsieur L. et constituent des actes de concurrence déloyale. … »

Les sociétés Quest, Distrisud et Monsieur C. ont interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 6 avril 2011, la Cour d’appel de Paris vient de surseoir à statuer :

***

… Considérant que les parties s’accordent pour demander à la cour de surseoir à statuer sur l’entier litige jusqu’à la publication de la mention de la délivrance de la demande de brevet européen n° 1 795 085 au Bulletin Européen des brevets ; que cette demande est justifiée par application des dispositions de l’article L 615-4, dernier alinéa, CPI selon lesquelles

« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet » ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer jusqu’au jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet objet de la demande de brevet européen n° 1 795 085 ,

PRONONCE la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour et

DIT qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente ; …

***

NB : Un brevet européen a été délivré en juin 2011. Les revendications 1 et 4 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Procédé de fabrication de lacet extensible et autobloquant (1) comprenant une âme élastique enrobée dans une enveloppe souple (2) présentant des portions filiformes (11) et des fausses boules (12) apte à s’allonger, caractérisé en ce que les fausses boules autobloquantes (12) de l’enveloppe sont formées lors du tressage de l’enveloppe autour de l’âme élastique du lacet par des ralentissements alternés de la vitesse de tressage de l’enveloppe (2), ralentissement générant des amas ponctuels de fils tressés formant les fausse boules.

4. Lacet (1) extensible et autobloquant, obtenu par le procédé suivant l’une des revendications 1 et 2, ou 3, caractérisé en ce que ladite enveloppe (2) étant non élastique comporte lesdites fausses boules (12) étant aptes, d’une part, à s’étirer sous une action de traction appliquée au lacet de part et d’autre desdites fausses boules (12) pour permettre le laçage et le serrage d’une chaussure (4) sur un pied et aptes, d’autre part, à se reformer après relâchement de ladite action traction pour maintenir le serrage de ladite chausse (4) par ledit lacet (1), les micro élastiques (3) de ladite âme élastique et lesdites fausses boules (12) permettant une adaptation et une répartition du serrage de ladite chaussure par ledit lacet suivant les variations morphologiques du pied dans ladite chaussure.

Les hostilités peuvent donc reprendre.

A suivre …

Cour d’appel de Paris, 6 avril 2011

Quest Technologies et al c. AHT Sud et al

L’arrêt et le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.