Y’a pas photo

La société allemande Bioagency est titulaire du brevet européen EP 1 408 984 concernant des « composés organophosphores pour l’activation de cellules T gamma/delta ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Composés selon la formule (III),

dans lesquels R31 et R2, qui ne peuvent pas être simultanément présents dans une molécule, sont choisis dans le groupe comprenant un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, une double liaison étant formée entre C1 et C2 lorsque R31 est présent dans la molécule et une double liaison étant formée entre C0 et C1 lorsque R2 est présent dans la molécule, R33 étant choisi dans le groupe constitué par un hydrogène, un OH, un phosphate substitué et non substitué et un pyrophosphate substitué et non substitué, R34 étant choisi dans le groupe consistant en un hydrogène, un alkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un hydroxyalkyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un aryle substitué et non substitué, un aralkyle substitué et non substitué, d’alkényle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un alkynyle substitué et non substitué comprenant 1 à 26 atomes de carbone, un cycloalkyle substitué et non substitué, un radical hétérocyclique substitué et non substitué, un phosphate substitué et non substitué, un silyle, un nucléoside, un désoxynucléoside, un nucléoside mono-, di- ou triphosphate, un cation d’une base organique et inorganique, notamment un métal du premier, deuxième ou troisième groupe principal du tableau périodique, un ammonium, un ammonium substitué et un composés (sic) d’ammonium dérivés d’éthylène diamine ou d’acides aminés, X2 étant soit -OR6, R6 étant défini de manière analogue à R34, soit

dans lequel R7 et R8 étant définis comme R34,

X1, X32 et X33, qui peuvent être identiques ou différents, peuvent être de l’oxygène ou un groupe

dans lequel Y et Z, qui peuvent être identiques ou différents, sont choisis parmi le groupe consistant en H, OH, halogène, amino, C1-9-alkoxy, C19-alkylthio ou définissent ensemble un groupe oxo ou leurs sels pharmaceutiques, des es esters des sels et des isomères spatiaux, toutefois si R2 est absent, R33 est H et R31 est OH, le segment X1-PO(OR34)-X2 n’est pas -O-PO(OH)-OPO(OH)2 ou -O-PO(OH)2.

La société Bioagency a consenti à la société Innate Pharma (ci-après « Innate ») une licence exclusive portant sur ce brevet, par contrat signé le 8 janvier 2004, au terme duquel cette dernière se serait précisément engagée à développer le composé du brevet désigné par convention IPH 1201.

Relevant que la société Innate aurait déposé courant 2009 à l’AFSSAPS une demande d’autorisation incomplète et tardive pour des essais cliniques de ce composé, retardant selon elle le développement de produits utilisant le procédé IPH 1201, après l’envoi d’une lettre de résiliation du contrat de licence en date du 5 août 2009, la société Bioagency a fait procéder dans les locaux de la société Innate à une saisie contrefaçon le 29 octobre 2009.

Saisi d’une action en rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure, le président du TGI de Marseille, par décision rendue le 11 décembre 2009, a rejeté la demande, et l’ordonnance a ultérieurement été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2010 (voir PIBD 925 III-603).

La société Bioagency a fait assigner la société Innate en contrefaçon de son brevet

Voici quelques extraits du jugement rendu par le TGI de Paris le 9 décembre 2011 :

***

Sur l’exception d’incompétence

Se prévalant de l’article 11 du contrat conclu le 31 décembre 2003, ledit article organisant les modes de résolution des litiges contractuels et prévoyant notamment la saisine d’une juridiction arbitrale après une phase préalable de médiation, la société Innate soulève dans ses dernières écritures l’incompétence du Tribunal de céans pour toutes les demandes relatives à l’inexécution du contrat.

Cependant, en application de l’article 771 CPC, lorsqu’une telle irrecevabilité est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l’espèce, l’exception de procédure présentée par la société Innate dans ses dernières écritures, soit avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue le 20 octobre 2011, aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette exception de compétence, cette dernière sera déclarée irrecevable à la soulever devant le présent Tribunal.

Sur l’action en contrefaçon du brevet EP 1 408 984

… La validité de ce brevet n’est pas contestée par les parties.

… Pour établir les faits de contrefaçon, la société Bioagency s’appuie notamment sur un procès-verbal de saisie du 29 octobre 2009 dont la validité est cependant contestée par la société Innate.

La demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon doit donc être préalablement examinée.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 octobre 2009

La société Innate estimant que les opérations de saisie du 29 octobre 2009 auraient été menées en violation du Code de la Propriété Intellectuelle, fait valoir au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal :

• qu’il ne figurerait sur ce procès-verbal ni la liste des pièces désignées comme annexes, ni celles placées sous scellés et que certaines photographies lui auraient été remises tardivement, ajoutant que les enregistrements sonores réalisés le 29 octobre 2009 ne lui auraient pas été transmis.
• que la société Bioagency aurait fait saisir des documents antérieurs au 5 août 2009, c’est à dire avant la date à laquelle elle a entendu résilier le contrat de licence et ce, sans y avoir été expressément autorisée et sans respecter la demande de préservation de la confidentialité pourtant formée par la défenderesse devant l’huissier instrumentaire,
• que ce dernier aurait tenté de provoquer un acte de vente d’un produit argué de contrefaçon, et ce, alors qu’il n’ignorait pas que la société Innate n’était qu’une société de recherches et qu’elle ne réalisait aucune vente du produit IPH 1201,
• que l’huissier aurait en outre laissé les conseils en propriété industrielle et le mandataire européen qui l’accompagnaient, procéder eux-mêmes aux investigations et aux interrogations des personnes présentes, parfois hors de sa présence et ce, en ne relatant pas cette réalité dans son procès-verbal.

En réplique, la société Bioagency soutient que l’huissier aurait remis et laissé copie à Innate du procès-verbal et de la totalité des documents annexés, à l’exception des seuls clichés photographiques. Par ailleurs, contestant les affirmations de la société défenderesse, elle prétend qu’aucune information confidentielle ne lui aurait été remise, les seuls documents désignés comme confidentiels ayant été placés sous scellés à la demande de la société Innate. Par ailleurs, elle fait observer que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas limité les opérations aux constatations postérieures à la date de résiliation alléguée du 5 août 2009. Elle considère qu’en proposant de régler le prix des échantillons saisis, l’huissier n’aurait commis aucune provocation d’acte d’achat, ne faisant que se conformer aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 2009 prévoyant la saisie réelle d’un échantillon. Elle ajoute enfin que rien ne permet de vérifier les affirmations des salariés de la défenderesse selon lesquelles les faits relatés par l’huissier de justice ne correspondraient pas à la réalité, ces derniers n’ayant pas émis d’objection lors des opérations de saisie et leurs attestations étant produites pour les besoins de la cause.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la pièce 31 de la demanderesse correspondant aux annexes du procès-verbal du 29 octobre 2009 que certaines pages des documents qui y sont annexées, ne figurent pas dans la liste des documents tels que décrits en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En outre, il n’existe pas de liste détaillée permettant de distinguer les documents saisis de ceux placés sous scellés. Enfin, les clichés photographiques pris pendant les opérations de saisie n’ont pas été joints au procès-verbal, l’objet et le nombre de ces clichés n’étant pas même indiqués.

Il apparaît pourtant à la lecture du procès-verbal qu’avant de clôturer ses opérations, l’huissier de justice a indiqué en page 10 avoir réalisé divers clichés photographiques et qu’il a précisé qu’ils « seront annexés à l’original minute et au second original du présent. ».

Or, outre le fait que l’huissier instrumentaire ne donne aucune information dans le procès-verbal de saisie quant à la nature et l’objet des photographies qu’il aurait réalisées, ces clichés n’ont pas été joints à son acte.

La société Bioagency qui ne conteste pas l’existence de ces photographies, reconnaît que ces captations n’ont pas été annexées au procès-verbal et qu’elles n’ont pas non plus été remises à la société Innate.

Ultérieurement, des photographies ont été communiquées au conseil de la société Innate mais seulement le 7 juillet 2011 et par un courrier du conseil de la société Bioagency.

Mais comme le relève à juste titre la société défenderesse, rien ne permet de dire que ces clichés correspondent à ceux pris lors de l’intervention du 29 octobre 2009, l’huissier n’en donnant pas de description dans le procès-verbal et n’en ayant dressé aucune liste.

C’est ainsi que les photographies attribuées à l’huissier du 7 juillet 2011 comportent des flacons sortis de congélateurs et des classeurs. Or, l’huissier qui liste en page 6 de son procès-verbal les flacons présents dans un congélateur, n’en donne pas une description complète et conforme aux photographies dont il serait l’auteur puisqu’il omet d’indiquer la date visible sur ces flacons, à savoir l’année 2007 (photos des pages 1 à 4), 2005 (photos des pages 5 à 9) et 2008 (photos des pages 10 et 11) ainsi que les mentions sur les étiquettes, soit « not for human use » pour les photos des pages 3 et 4 et « For laboratory use only » pour les photos des pages 5, 6 et 7 et ce, alors que ces informations présentent un intérêt évident quant aux périodes d’utilisation du composé objet du brevet et sa destination.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier instrumentaire s’est abstenu de consigner ou d’annexer dans son procès-verbal l’intégralité des renseignements et documents recueillis lors des opérations de saisie contrefaçon de sorte que la société Innate n’a pas été mise en mesure d’organiser utilement sa défense, étant dans l’ignorance de la nature et de l’étendue des documents saisis et n’a donc pas pu exercer pleinement ses droits.

Ces irrégularités lui ont donc nécessairement fait grief et justifient par conséquent que soit prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 octobre 2009, les autres causes de nullité invoquées devenant sans objet.

Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de licence au 5 août 2009

La société Bioagency rappelle que la société Innate avait l’obligation contractuelle de développer des produits contenant le composé breveté et lui reproche d’avoir, en toute mauvaise foi, procédé au dépôt d’une demande d’autorisation d’essais cliniques de manière tardive et incomplète, caractérisant selon elle une « manœuvre frauduleuse ». Elle en conclut que la société défenderesse aurait ainsi manqué à ses obligations et ce, en violation de l’article 3 contrat, ces faits justifiant sa décision de résilier la convention par lettre du 5 août 2009, avec prise d’effet à cette date.

Pour sa part, la société Innate, reprenant les termes de son courrier en réponse du 14 août 2009, réplique en faisant valoir qu’elle aurait respecté les termes du contrat, notamment en ayant investi des efforts conséquents pour le développement du composé IPH 1201 depuis la signature de la licence et que contrairement à ce que soutient Bioagency, la demande d’essai clinique aurait bien été déposée le 1er avril 2009 à l’AFSSAPS qui l’aurait déclarée recevable. Elle considère que la résiliation du contrat qui devrait être soumise à la loi anglaise, n’a pas pu intervenir le 5 août 2009 et en conclut que le contrat de licence était toujours en vigueur au moment de la saisie contrefaçon, ayant été résilié à son initiative par un courrier du 2 novembre 2010.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 8 janvier 2004 prévoit à l’article 3.1 que si la demande d’essai clinique n’est pas déposée dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du contrat, la société Bioagency pourra résilier le contrat de licence, après une mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution dans un délai de 60 jours.

Par lettre du 15 janvier 2009, la société Bioagency a reproché à la société Innate une inexécution de cette clause, cette dernière admettant selon courrier en réponse du 22 janvier 2009 qu’aucune demande d’essai clinique n’avait encore été déposée et sollicitant une prorogation du délai initialement convenu.

Cependant, suite au refus de proroger le délai, confirmé par la société Bioagency par courrier du 13 février 2009, valant également mise en demeure d’avoir à remédier à l’inexécution contractuelle dans le délai de 60 jours à compter du 6 février 2009, la société Innate a alors procédé au dépôt de la demande d’autorisation d’essai clinique humain le 30 mars 2009, soit avant l’expiration du délai imparti de 60 jours se terminant le 6 avril 2009.

Or, la société Bioagency qui prétend qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux, n’apporte aucune démonstration de son affirmation et ce, alors que l’AFSSAPS l’a déclaré recevable et en a accusé réception par courrier du 1er avril 2009.

Il ressort en outre des termes du contrat que la société Bioagency n’a pas respecté la procédure contractuelle relative aux modes obligatoires et successifs de résolution des litiges nés de l’exécution de la convention, prévoyant notamment la mise en place d’une phase de médiation, puis le recours obligatoire à une instance arbitrale.

C’est donc à bon droit que la société Innate, par lettre du 14 août 2009 en réponse à la lettre de résiliation du 5 août 2009, après avoir manifesté son désaccord de manière motivée sur les prétendus manquements invoqués, a sollicité la mise en œuvre des modes de résolution des conflits visés à l’article 11 dudit contrat.

Il apparaît par conséquent que la procédure de résiliation du contrat engagée par la société Bioagency ne respectant pas les formes prévues à l’article 8-2 du contrat, les manquements invoqués étant en outre insuffisamment caractérisés, le contrat n’a pas pu être valablement résilié le 5 août 2009 de telle sorte que jusqu’aux opérations de saisie contrefaçon intervenues fin octobre 2009, la société Innate a pu considérer de manière légitime que le contrat de licence exclusive était toujours en cours d’exécution.

Ne contestant plus cependant l’effectivité de la résiliation, les parties divergent quant à la date à laquelle elle serait intervenue, la société Innate invoquant pour sa part son courrier de résiliation du 2 novembre 2010.

Par cette lettre, la société Innate a fait part à la société Bioagency de son intention de rompre le contrat de licence de sorte qu’à cette date, soit le 2 novembre 2010, plus aucune des parties n’avait la volonté d’en poursuivre l’exécution et qu’elle constitue dès lors la date de sa résiliation effective.

Sur les actes de contrefaçon du brevet EP 1 408 984

Selon l’article L 615-1 CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels que définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon.

En l’espèce, la société Bioagency invoque des faits de détention du produit IPH 1201 jusqu’au 29 octobre 2009, sans analyser en détail les revendications du brevet en cause, ni les caractéristiques des produits argués de contrefaçon.

En outre, elle ne peut reprocher à la société Innate de prétendus actes de contrefaçons dès lors que sur la période considérée, cette dernière est titulaire d’un contrat de licence exclusive du brevet.

Elle ne peut donc avoir commis aucun acte de contrefaçon et les demandes formées à ce titre par la société Bioagency, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Innate

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Innate prétend que la société Bioagency aurait profité de la saisie contrefaçon du 29 octobre 2009 pour appréhender l’ensemble des travaux de recherches et les résultats de ceux-ci sur les programmes IPH 1101 et IPH 1201 réalisés depuis le 1er janvier 2004. Elle ajoute que la société Bioagency, spécialiste du financement des projets innovant dans le domaine du vivant, connaissait parfaitement l’état d’avancement des travaux en phase II et l’intérêt que présentent de tels programmes pour la recherche de partenariat et la poursuite des développements de ses produits en profitant ainsi des résultats obtenus par elle sans la rémunérer. Par ailleurs, la société Innate soutient encore que certains éléments de propriété intellectuelle ayant été divulgués dans le corps de l’assignation de la demanderesse, il ne lui serait plus permis de déposer des brevets en rapport avec ces informations, citant notamment des travaux portant sur le développement d’une forme galénique contenant de borate et une forme de capsule gel du produit IPH1 1201. Selon elle, ces agissements l’auraient privé de la possibilité d’engager de nouveaux partenariats et minoré sa valorisation. Elle sollicite en conséquence la somme de 6.043.705 € correspondant aux frais de recherche engagés, outre diverses mesures d’interdiction.

En réplique, la société Bioagency relève que contrairement aux affirmations de Innate, celle-ci aurait continué à lever des fonds postérieurement à l’action en contrefaçon. Elle ajoute que la baisse de valorisation, à la supposer établie, ne serait pas un préjudice en soi et dépendrait de nombreux autres éléments. En outre, elle prétend qu’il n’est pas d’usage de prévoir dans un contrat de licence une quelconque indemnisation des dépenses dans l’hypothèse où les recherches n’aboutiraient pas, rappelant que la société Innate n’intervenait pas comme un sous-traitant.

Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société Innate qui affirme que la divulgation de ses travaux de recherche par la société Bioagency serait effective et fautive, sans pour autant le démontrer, n’établit pas non plus le lien avec le dommage prétendument causé. Elle ne produit aux débats qu’un rapport annuel qu’elle a elle-même rédigé dans le cadre des obligations mises à sa charge au terme de l’article 8-2 du contrat de licence pour justifier auprès de son cocontractant de ses investissements, indiquant le nombre d’employés et leur qualification, le temps budgété et planifié pour le développement des produits licenciés (pièce 11).

Ce document intégralement rédigé en anglais, n’est pas traduit en français et ne peut donc servir de pièce justificative d’un préjudice dans la présente procédure.

Par ailleurs, à supposé (sic) les faits de divulgation avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exploiter par elle-même les fruits de ses travaux.

Or, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, il n’est pas certain que ses recherches et résultats obtenus soient utilisés par des tiers, ni qu’elle-même ait pu en faire un usage dans les prochaines années, aucune pièce ne justifiant en outre de la pertinence des travaux réalisés et de l’usage qui en aurait été fait, pas plus d’ailleurs que de la réalité de partenariats futurs.

La demande d’indemnisation formée par la société Innate sera par conséquent rejetée. …

***

TGI de Paris, 9 décembre 2011

Bioagency c. Innate Pharma

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ça suffit !

Le récent arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le litige opposant les sociétés Sandoz et Eli Lilly (voir notre billet précédent) contient également un passage intéressant concernant la prétendue insuffisance de description du brevet en cause, qui protège un procédé de fabrication de la gemcitabine :

***

… L’article 83 de la CBE prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la CBE dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société Sandoz soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société Eli Lilly de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société Eli Lilly ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société Sandoz n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;

S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au-delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société Sandoz ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;

Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère á de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température … ou un second procédé dit d’anomérisation …, comment les réactions de glycosylation se produisent …, quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide …, quels solvants … et conditions de températures … doivent être mises en œuvre, quels catalyseurs … et quels groupes protecteurs … doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons … qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en œuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société Sandoz de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société Sandoz que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère β ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ; …

***

Là encore, l’influence de la jurisprudence européenne est palpable. Nous notons tout particulièrement le recours au critère « au-delà de tout doute raisonnable » (plutôt que « au-delà d’un doute raisonnable », comme le dit la Cour). Cela dit, la jurisprudence européenne ne semble pas appliquer, du moins de manière systématique, ce critère sévère à l’insuffisance de description. La décision T 0182/90 invoque la balance des probabilités:

... Pour établir l’insuffisance de l’exposé, il appartient à l’opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu’un lecteur averti du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses connaissances générales communes. ...

Une décision plus récente, T 0491/08, se montre moins catégorique:

12. The Board holds that a presumption exists that, in general, a patent application relates to an invention which is disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. The weight of arguments and evidence required to rebut this presumption depends on its strength. A strong presumption requires more substantial arguments and evidence than a weak one. If, as in the present case, a patent application does not contain detailed information of how to put the invention into practice; this requires less substantial arguments and evidence. Serious doubts whether the skilled person can carry out the invention as claimed, e.g. in the form of comprehensible and plausible arguments, are sufficient. ...

Nous n’avons pas identifié une décision européenne qui applique d’office, comme le fait la Cour ici, le critère « au-delà de tout doute raisonnable ».

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012

Sandoz c. Eli Lilly

Source : EPLaw Patent Blog

En l’absence d’une réelle incitation …

Comme nous l’avons rapporté il y a un peu plus d’un an (ici), la société américaine Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly ») est titulaire du brevet européen EP 0 577 303 concernant un procédé de glycosylation stéréosélective.

Il a pour objet un nouveau procédé de fabrication, avec un rendement amélioré, d’une substance active dénommée gemcitabine, qui est un médicament utilisé pour le traitement du cancer. Ce médicament est actuellement commercialisé en France par la société Eli Lilly sous la dénomination Gemzar®. 

La revendication 1 de ce brevet est assez impressionnante:

Procédé pour préparer un nucléoside enrichi en anomère β répondant à la formule

dans laquelle R représente une base nucléique choisie parmi le groupe constitué par

 

où R, est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un groupe alkyle substitué et un atome d’halogène ;

R2 est choisi parmi le groupe constitué par un groupe hydroxyle, un atome d’halogène, un groupe azido, un groupe amino primaire et un groupe amino secondaire;

R3 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un groupe alkyle, un atome d’halogène ;

R7 est choisi parmi le groupe constitué par un atome d’hydrogène, un atome d’halogène, un groupe cyano, un groupe alkyle, un groupe alcoxy, un groupe alcoxycarbonyle, un groupe thioalkyle, un groupe thiocarboxamido et un groupe carboxamido ;

comprenant le fait de réaliser la substitution de type SN2, le cas échéant dans un solvant approprié, d’un groupe sulfonyloxy (Y) à 35 partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule

dans laquelle les radicaux X sont choisis, indépendamment l’un de l’autre, parmi les groupes protecteurs du groupe hydroxyle ;

avec au moins un équivalent molaire d’une base nucléique (RH) choisie parmi le groupe constitué par

où R1 à R7 et Q sont tels que définis ci-dessus; Z représente un groupe protecteur du groupe hydroxyle; W représente un groupe protecteur du groupe amino et M+ représente un cation;

et un déblocage pour obtenir le composé de formule (I).

La société Eli Lilly était déjà titulaire du brevet de base EP 122 707 protégeant la gemcitabine, brevet qui avait fait l’objet, en France, d’un CCP qui a expiré en mars 2009.

La société Sandoz France (ci-après « Sandoz ») fabrique et commercialise en France, en tant que titulaire de l’AMM, des génériques de substitution des produits de la société Eli Lilly.

Considérant que, sous prétexte d’une nouvelle invention protégée par le brevet EP 0 577 303, la société Eli Lilly fait perdurer indirectement son monopole d’exploitation né du brevet protégeant le produit gemcitabine tombé dans le domaine public, la société Sandoz France a, par acte du 19 août 2008, fait assigner, cette dernière en annulation du brevet européen.

Par jugement en date du 2 juillet 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sandoz de sa demande et l’a condamnée à payer 300 k€ au titre de l’article 700 CPC.

La société Sandoz ne s’est pas démontée et a interjeté appel.

Dans un arrêt en date du 13 janvier 2012, la Cour de Paris vient de confirmer le jugement de première instance (et condamner Sandoz à payer 204 k€ de plus au titre de l’article 700 CPC).

Voici l’argumentation de la Cour au sujet de l’activité inventive. Il n’y a rien de révolutionnaire, mais le raisonnement est remarquablement bien mené et prend appui sur la jurisprudence européenne (en invoquant l’approche « could-would », pour ne citer qu’un exemple).

Vu la longueur de la partie consacrée à l’activité inventive, nous traiterons la question de la suffisance de description dans un autre billet. 

***

4 - L’état de la technique à la date de priorité du brevet

Les parties au litige s’accordent pour considérer que les publications diffusées par le Dr Henry G. Hertel et par le Dr T.S Chou respectivement en 1987 et en 1991, soit antérieurement à la date de priorité du 22 juin 1992 divulguaient un procédé de synthèse de la Gemcitabine qui permettait d’obtenir un rapport anomérique β:α de 1:4 pour le premier chercheur et un rapport anomérique β:α de 1:1 pour le second, l’un et l’autre choisissant un groupement partant sulfonyloxy tel qu’un groupement de mésylate et mettant en œuvre un mécanisme de synthétisation selon le procédé SN1 ;

La société Sandoz s’appuie également sur le document Howell pour contester l’activité inventive du brevet ;

Contrairement à l’argumentation qu’elle a suivi devant les premiers juges, la société Sandoz a estimé devant la cour ne devoir concentrer ses explications qu’à partir de trois documents analysés soit séparément soit en combinaison ;

4-1 Les documents Chou et Hertel

Le document de T. S. Chou (« Stereospecific Synthesis of 2-deoxy-2,2- difluororibonolactone and its use in the preparation of 2’-deoxy-2’,2’- difluoro-β-D-ribofuranosyl Pyrimidine Nucleosides : the key role of selective crystallization », Sythesis 1992, 565-570) constitue selon les parties opposées l’un des documents de l’état technique le plus proche, l’autre document étant celui de L. W. Hertel (« Synthesis of 2-deoxy-2,2-difluoro-D-ribose and 2-deoxy-2’,2’-difluoro-D-ribofuranosyl Nucleosides », Journal of Organic Chemistry 53 (1988) 2406-2409) ;

La société Sandoz soutient que le document Chou décrit la fabrication d’un 2’-désoxy- 2’,2’- difluoronucleoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté par la réaction d’un groupe sulfonate (ou sulfonykoxy) d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté avec une base nucléique identique à celle du brevet et un déblocage pour obtenir le 2’-désoxy-2’,2’- difluoronucleoside ;

Elle ajoute que cette antériorité utilise les mêmes solvants non polaires et la même température que le procédé breveté ;

Elle indique qu’à l’aide de deux expérimentations a été obtenu un nucléoside d’arrivée présentant un rapport anomère beta/anomère beta (sic) qualifié d’approximativement égal à 1:1 correspondant aux ratios les plus bas revendiqués par le brevet ;

Elle précise que le document Chou ne fait qu’émettre une hypothèse en doutant du mécanisme en cause SN1/SN2 tout en précisant que le mécanisme SN1 est prédominant, ce qui permet à l’homme du métier de déduire que le mécanisme accessoire ne peut être que le mécanisme SN2 puisqu’il n’existe que deux mécanismes de substitution nucléophile ; que le document Chou décrit la synthèse du glucide de départ II enrichi en anomère alpha stable et de grande pureté par un procédé de cristallisation qui permet la préparation de quantité à l’échelle industrielle ;

La société Sandoz conclut qu’il n’existe que deux éléments différents entre la publication Chou et l’invention, objet du brevet :

• le ratio en anomères beta/alpha est défini comme « approximativement égal » à 1:1 (rapport β/α ≈ 1:1) dans la publication alors que le brevet prévoit un anomère beta en excès par rapport à l’anomère alpha (rapport β/α > 1/1),
• le procédé de l’art antérieur suit une voie SN1 prédominante tandis que le brevet comprend une voie SN2 ;

La société Eli Lilly indique que le procédé Chou conduit à l’obtention d’un mélange contenant autant d’anomère α que d’anomère β, que ce procédé de synthèse suit un mécanisme réactionnel SN1 car il obtient le même rapport anomérique α:β quel que soit le rapport anomérique du matériau de départ utilisé pour préparer la Gemcitabine et que plusieurs expérimentations montrent que, à l’exception d’une très faible transformation des produits de départ, aucun mécanisme réactionnel ne se produit autre que le mécanisme SN1 lequel doit être considéré comme prédominant par rapport aux autres mécanismes testés et permet d’obtenir un rapport β:α de 1 :1 ce qui constitue une considérable amélioration par rapport à l’art antérieur ;

Elle soutient que l’antériorité Chou ne divulgue pas une réaction SN2 dans la mesure où il n’est fait mention que d’une réaction purement SN1 ce que les preuves expérimentales ont par ailleurs démontrées ;

Elle maintient que contrairement à ce que prétend la société Sandoz, il existe fréquemment des réactions SN1 et SN2 pures; que le document de l’art antérieur décrit une réaction SN1 pure et certainement pas une réaction SN2 comme dans le brevet, ce que confirment les explications du Professeur Verbrüggen ; elle ajoute que la société Sandoz qui prétend que les documents de l’art antérieur appliquaient la voie SN2 aurait dû démontrer expérimentalement cette assertion ; elle reproche à la société Sandoz de ne pas s’expliquer sur les modifications qu’il aurait fallu apporter à la réaction SN2 pour améliorer le rapport anomérique de l’art antérieur ;

4-2 Le document Howell

Selon la société Sandoz, le document Howell décrit la réaction d’un glucide enrichi en anomère α avec des bases nucléiques correspondantes dans une réaction SN2 ce qui entraîne la formation de nucléoside présentant un excès d’anomère β ;

Elle explique que le but recherché dans le procédé Howell est la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un anomère α par le biais d’une SN2, que le nucléoside d’arrivée est extrêmement proche de celui objet du brevet de sorte que l’homme du métier se serait intéressé à ce document pour obtenir de la Gemcitabine et que le glucide de départ (anomère α) est identique à celui du procédé, objet du brevet, à l’exception de la présence d’un seul fluor dans les produits Howell alors qu’il en comporte deux dans le brevet et que le groupe partant des produits de départ est un brome dans le document Howell tandis qu’il s’agit d’un sulfonyloxy ou d’un sulfonate ou d’un mésylate dans le brevet contesté ;

La société Sandoz conclut que le document Howell enseignait à l’homme du métier qu’il pouvait obtenir des anomères β en excès en partant d’un produit enrichi en anomère α en utilisant la voie SN2 ; l’homme du métier connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés et que le fluor supplémentaire qui apportait une stabilité plus élevée du produit aurait compensé cette stabilité en utilisant un produit de départ portant un groupe partant tel un sulfonate, plus fort que le brome ;

La société Eli Lilly soutient au contraire de ce que prétend la société appelante, que l’homme du métier savait à partir de l’art antérieur sus-évoqué qu’il ne pouvait obtenir une réaction SN2 avec un groupement partant mésylate mais uniquement une réaction SN1 et que s’il avait voulu tirer un enseignement du document Howell, il aurait remplacé le groupement partant mésylate par un halogène ;

Elle en conclut qu’à la date de priorité de la demande de brevet, l’homme du métier ne pouvait imaginer un procédé conduisant à un rapport anomérique et un rendement aussi intéressant que celui décrit dans le brevet ;

Elle reproche encore à la société Sandoz de n’avoir versé aux débats aucune expérimentation permettant d’étayer ses assertions, et notamment sur le fait que les documents Chou et Hertel porteraient sur une réaction SN2 et d’avoir pour parvenir à l’objet de la revendication 1 une analyse ex post facto ;

5 - Sur le problème technique à résoudre

Il appartient à la société Sandoz, comme le soutient la société Eli Lilly, de démontrer qu’à la date de priorité du brevet, l’homme du métier aurait trouvé des éléments dans l’état de la technique ci-dessus cité qui l’auraient incité, avec un espoir raisonnable de réussite, à parvenir à l’invention, sans faire lui-même preuve d’activité inventive ;

Comme il résulte de la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, il ne s’agit pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de réaliser l’invention en modifiant l’état de la technique, mais s’il aurait agi dans l’espoir d’aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus à la lumière du problème technique posé, parce que l’état de la technique contenait des suggestions en ce sens (Cf : La jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, 6e édition 2010, page 201, I.D.5 Approche « could-would » et analyse a posteriori) ;

L’homme du métier doit être un spécialiste en chimie organique, plus généralement dans le domaine de la chimie des sucres et plus particulièrement encore dans celui de la synthèse stéréosélective des nucléosides ;

Il doit être celui qui possède de solides connaissances générales de base dans les spécialités sus-énoncées sans être pour autant un chercheur qui consacre ses activités à la recherche de pointe ;

Selon le Professeur Boons …, spécialiste de la chimie des nucléosides et de la glycolysation, les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt de la demande de brevet qui permettent de favoriser l’une ou l’autre des réactions nucléophiles sont :

• les effets stériques, un fort volume d’occupation dans l’espace favorise une réaction SN1, alors qu’une faible occupation favorise la mécanisme SN2,
• les effets électroniques de l’électrophile , la stabilisation du carbocation favorisant le mécanisme SN1,
• les effets du solvant qui influencent l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2,
• la capacité du groupement partant, son augmentation aura pour effet d’augmenter la vitesse de réaction SN2, mais dans une moindre mesure que la vitesse de la réaction SN1,
• la concentration en nucléophile, la vitesse de réaction d’une SN2 peut être augmentée en augmentant la concentration en nucléophile, alors que la vitesse de réaction d’une SN1 est indépendante de la concentration en nucléophile,
• l’augmentation de la nucléophilie en en faisant un anion va favoriser la réaction SN2 ;

Il ajoute cependant qu’en dépit de la connaissance de ces paramètres, l’homme du métier sait qu’il n’est pas toujours possible de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 et que les réactions de glycosylation suivent généralement un mécanisme SN1, même si elles peuvent, plus rarement, suivre un mécanisme SN2 ;

Il précise que les conditions qui favorisent la production d’un anomère par rapport à un autre doivent être déterminées de manière empirique et ne peuvent être prédites ;

Pour synthétiser des nucléosides, il indique qu’il s’agit de mettre en œuvre une réaction de glycosylation en utilisant des groupes partants parmi les halogénures tels de l’iode, du brome, du chlore et du fluor ou les groupes O-acyls ;

Il soutient encore que si des sulfonates tel le mésylate ont été utilisés comme groupement partant en chimie de synthèse organique, l’homme du métier n’aurait pas utilisé les sulfonates et en particulier le mésylate comme groupement partant dans la chimie de synthèse des nucléosides ;

Selon le professeur Vorbrüggen, également spécialiste des nucléosides, l’homme du métier n’aurait pas été incité a utiliser les groupements partants 1-sulfonyloxy du brevet qui représentent selon lui une caractéristique inhabituelle, les groupes partants conventionnels halogènes tels le brome ne pouvant être transposés aux groupements partants prévus dans le brevet ;

Le Professeur Beau estime au contraire trouver dans les brevets Hertel US 4 526 988 de 1985, Chou EP 0 306 190 de 1989 et des articles de Hertel, de Wheeler et de Chou respectivement publiés en 1988, 1991 et 1992 la preuve que l’utilisation de dérivés sulfonylés en position anomérique comme produits de départ de sucres activés utilisables dans les réactions de glycolysation était une solution parfaitement évidente au vu de l’expérience des chercheurs de ce centre ;

La société Eli Lilly qui admet que les chercheurs cités par le Professeur Beau travaillaient sur des sucres comportant comme groupes partants un sulfonyloxy soutient en revanche que personne n’était parvenu au résultat du brevet par les travaux antérieurs ; elle explique que la Gemcitabine est obtenue a partir de sucres particuliers qui ne comportent pas d’atome d’oxygène sur le carbone en position 2 et que l’homme du métier dans le domaine de la synthèse des nucléosides avait des problèmes avec presque toutes les synthèses pour des 2’-désoxynucléosides et obtenait presque toujours des mélanges de β-nucléosides (β-anomère) avec l’α-nucléoside (α-anomère) ;

Elle reprend les constatations du professeur Verbrüggen selon lesquelles les procédés de préparation de 2-désoxynucléosides du brevet sont complexes, imprévisibles à partir des connaissances acquises à partir de la synthèse d’autres types de nucléosides, conduisent difficilement a un rendement élevé et ne permettent pas de contrôler le rapport β/α ;

6 - Sur l’activité inventive de la revendication 1

L’article 84 de la CBE dispose que les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ;

La revendication 1 du brevet exige pour parvenir à un nucléoside enrichi en anomère β de produire un glucide de départ enrichi en anomère α, puis à partir de celui-ci, de réaliser une substitution nucléophile de type SN2 d’un groupe sulfonyloxy pour ensuite procéder à un déblocage pour parvenir au nucléoside enrichi en anomère β ;

L’invention telle qu’elle est envisagée dans la revendication 1 du brevet se résume à ces seules opérations, la notion de rendement invoquée par la société titulaire du brevet n’étant pas en soi directement revendiquée mais est uniquement évoquée dans la description, spécialement à partir de la définition de l’expression « enrichi en anomère » qui seule ou en combinaison désigne un mélange anomère dans lequel le rapport d’un anomère spécifié est supérieur à 1:1 et englobe un anomère essentiellement pur … ou encore dans la conclusion … où il est indiqué que

« Conformément au procédé de la présente invention, on prépare des nucléosides enrichis en anomères β dans un rapport anomère α à anomère β supérieur à 1:1 à environ 1:9 » ;

En résumé, tout produit dans lequel le rapport d’un anomère β à un anomère α est supérieur à 1:1 entre dans le champ de la revendication 1 ;

Les matières de départ de lactol destinées à être utilisées dans la préparation du glucide de formule II enrichi en anomère α utilisé dans le procédé de glycolysation sont connues dans la technique selon le brevet et peuvent être aisément synthétisées via des procédés classiques couramment utilisées par l’homme du métier … ;

Cette caractéristique ne possède donc en soi aucune activité inventive ;

La société Eli Lilly explique en reprenant les déclarations du Professeur Boons … qu’une réaction SN1 se fait en deux étapes : une première étape plus lente que la seconde, c’est la rupture de la liaison entre l’électrophile LE et le groupement partant GP pour former un ion carbone chargé positivement, c’est la carbocation, une seconde étape, le nucléophile attaque la carbocation ; la vitesse d’une réaction SN1 est uniquement dépendante de la concentration en électrophile et est indépendante de la concentration en nucléophile ;

La société appelante ajoute que si le produit de départ de la réaction est un anomère α, une réaction SN1 conduira nécessairement à un mélange d’anomère α et β du produit d’arrivée à raison de 50% d’anomère α et de 50% d’anomère β soit un rapport de 1 : 1, et inversement, pour ensuite conclure qu’il n’existe aucune intérêt à utiliser un produit de départ enrichi en anomère α car la réaction SN1 conduira toujours à un mélange α/β = 1:1 ;

Au contraire de la réaction SN1, la réaction SN2 se fait en une seule étape et conserve la stéréochimie du centre chiral mais avec une inversion de la stéréochimie ; ainsi, avec un anomère α pur comme produit de départ, le produit d’arrivée sera un anomère β pur ;

La société Eli Lilly explique que si certaines réactions présentent des caractéristiques qui révèlent des réactions SN1 et des réactions SN2, il en existe certaines qui sont des réactions purement SN1 ou purement SN2 ;

Selon la société Sandoz, la revendication 1 n’évoquant qu’une substitution nucléophile de type SN2 sans davantage de précision, il conviendrait de considérer que la revendication envisage non seulement une réaction de glycolysation selon un mécanisme SN2 mais également une réaction pouvant comprendre également certaines caractéristiques SN1 ;

Selon elle, cette substitution est précisément mentionnée dans la description … sous une forme dubitative (« On pense que la réaction de glycolysation s’effectue via une substitution de type SN2 » - « It is believed that the glycosylation reaction proceeds via SN2 displacement ») et est à nouveau évoquée … lorsqu’il est écrit que l’on peut faire réagir un glucide enrichi en anomère α répondant à la formule III ou IV dans des conditions de substitution nucléophile qui favorisent l’inversion (c’est-à-dire de type SN2) pour obtenir les nucléosides de formule I enrichi en anomère β ;

Elle maintient qu’il n’est par ailleurs nulle part indiqué dans la description pourquoi l’inventeur « pense » que la réaction de glycolysation s’effectue par cette voie et pas par une autre qui serait la voie SN1 alors que la revendication 1 envisage essentiellement la substitution nucléophile de type SN2, la société Eli Lilly le précisant d’ailleurs dans ses écritures lorsqu’elle indique que c’est la première fois que la Gemcitabine a pu être obtenue au travers d’une réaction SN2 et que c’est une différence fondamentale avec l’art antérieur, en particulier ceux de Hertel et de Chou qui obtiennent de la Gemcitabine selon une réaction SN1 ;

Elle critique le brevet en ce qu’aucun des exemples cités dans le cadre de la description de l’invention ne précise comment et pourquoi la réaction de la substitution nucléophile se réalise par la voie SN2 ;

Mais la société Eli Lilly citant les ouvrages de Francis A.Carey (Advanced Organic Chemistry - Plenum Press New York and London - First Printing April 1990 pages 257 à 270 et 271) et de Jerry March (Advanced Organic Chemistry Reactions, Mechanisms and Structure - Fourth Edition - John Wiley and Sons 1992 pages 294 à 307 et 339 à 361) démontre que l’homme du métier connaissait l’existence des réactions qui sont uniquement soumises à un mécanisme SN1 pur ou à un mécanisme SN2 pur , quand bien même il existe des situations mixtes qui ne peuvent être caractérisées SN1 ou SN2 ;

6-1 Activité inventive au regard du document Hertel ?

Le document Hertel diffère de l’invention revendiquée en ce que le produit de départ est un mésylate de sucre dans un rapport anomérique β/α de 1:1, les groupements protecteurs du sucre sont différents, le mécanisme mis en œuvre est de type SN1 et non de type SN2 et le rapport anomère α / anomère β est de 4:1 au lieu de supérieur à 1:1 ;

La société Sandoz soutient que s’il existe une activité inventive, ce devrait être entre le procédé Hertel qui a conduit à un rapport anomère α anomère β de 4:1 et le document Chou et certainement pas entre ce dernier document et la revendication 1 du brevet qui ne conduit qu’à une faible amélioration du résultat puisque celui-ci passe de approximativement 1:1 à supérieure à 1:1, qui pourrait être 1,1:1 ;

Selon elle, l’homme du métier n’éprouverait aucune difficulté pour surmonter cette difficulté qu’elle juge mineure ;

Mais la société Eli Lilly réplique pertinemment que l’homme du métier qui avait connaissance du document Hertel et qui voulait améliorer le procédé de synthèse de la Gemcitabine aurait commencé par modifier les groupements protecteurs du sucre de départ, ce qui a d’ailleurs été fait dans le document Chou dont les résultats ont fait que n’a été obtenu qu’un rapport anomérique de 1:1 ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Hertel une quelconque incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-2 Activité inventive au regard du document Chou ?

Pour démontrer que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive, la société Sandoz soutient que l’homme du métier aurait pris en considération ce document antérieur de quelques années à celui de Hertel qui décrit la fabrication d’un 2’-désoxy-2’,2’ difluoronucléoside de formule identique à celle du nucléoside d’arrivée I du brevet contesté, par la réaction d’un groupe sulfonate ou sulfonyloxy d’un glucide comme groupe qui se sépare, ce glucide étant de formule identique au glucide de formule II du brevet contesté, avec une base nucléique est également identique à celle du brevet et un déblocage pour parvenir au produit final ;

Elle ajoute que ce document décrit un rapport anomère β / anomère α « approximativement » égal à 1:1 ce qui correspond à ce qui est revendiqué, que l’hypothèse d’une réaction SN1 « prédominante » laisse ouverte une voie SN2 et que la synthèse du glucide de départ enrichi en anomère α est obtenue par un procédé de cristallisation satisfaisant ;

Mais comme le soutient exactement la société Eli Lilly, la revendication 1 du brevet contient des différences fondamentales avec le document opposé qui envisage un mécanisme réactionnel de type SN1 et non pas de type SN2, qui ne concerne pas un matériau de départ enrichi en anomère α par un procédé stéréosélectif et qui ne divulgue pas un produit d’arrivée lequel n’est pas un nucléoside enrichi en anomère β mais un mélange α/β dans un rapport de 1:1 ;

A partir de ce document, l’homme du métier se devait pour parvenir à l’invention, tout d’abord enrichir le mésylate de sucre de départ pour se démarquer du mélange α/β dans un rapport de 1:1, ensuite mettre en œuvre une glycolysation par la voie SN2 afin d’obtenir un nucléoside de type Gemcitabine enrichi en anomère β ;

De même et contrairement aux affirmations de la société Sandoz, le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune voie autre que celle SN1, le terme « prédominant » sur lequel elle s’appuie pour soutenir qu’il existerait un mécanisme accessoire a la voie SN1 – de façon minoritaire dit-elle – devant être compris comme s’appliquant aux réactions pouvant affecter les produits de départ et les produits d’arrivée et pas le mécanisme réactionnel SN1 en lui-même ;

La société Sandoz réfute les expériences réalisées dans le document Chou tendant à prouver le mécanisme SN1, ajoutant que

« ces expériences ne sont pas de nature à prouver quoi que ce soit puisque seules des études mécanistiques rigoureuses (et plus particulièrement cinétiques) auraient permis de rapporter une telle preuve. Mais de telles études n’auraient pas été effectuées » ;

Mais contrairement à ce qu’elle soutient, il appartenait non pas à la société titulaire du brevet mais a la société Sandoz, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer par une étude expérimentale qu’elle n’a pas réalisée ou versée aux débats que la voie choisie n’est pas une voie SN1 pure et qu’un mécanisme SN2 se produit en parallèle de façon minoritaire ;

La société Sandoz soutient encore que le rapport « approximativement » 1:1 décrit par le document Chou n’est pas distinguable d’un rapport légèrement supérieur à 1:1 protégé par le brevet contesté ;

Mais le document Chou ne fournit à l’homme du métier aucune indication permettant de conclure que le rapport anomérique β/α serait supérieur à 1:1, l’adverbe « approximativement » signifiant que le rapport β/α se rapproche de 1:1 sans pour autant parvenir a le dépasser ;

Ainsi à partir du document Chou qui met en œuvre une réaction SN1 pure, l’homme du métier ne serait pas incité à appliquer des conditions réactionnelles propres a une réaction SN2, laquelle est considérée par les spécialistes comme une réaction rare, et si cette idée lui était venue, il n’aurait pas su quelles conditions mettre en œuvre pour obtenir un rapport anomérique supérieur à 1:1 ;

En effet, ce que ne conteste pas la société Sandoz, l’homme du métier ne disposait pas à la date de priorité d’un procédé de synthèse stéréosélectif dans le but d’obtenir un produit de départ – un mésylate de sucre – enrichi en anomère a, les procédés utilisés auparavant pour y parvenir (séparation par cristallisation par exemple) étant selon les experts longs, complexes et coûteux ;

C’est donc pertinemment que les premiers juges ont admis qu’en utilisant un procédé stéréosélectif conduisant directement à un enrichissement en glucides de départ sous forme d’anomère a, qu’elle a breveté le même jour sous le n° 0 577 302 que Eli Lilly a pu mettre au point un dossier de départ sous forme d’anomère a qui lui a permis d’exploiter la voie SN2. A la date de priorité du brevet, l’homme du métier qui ignorait ce procédé n’était, quant à lui, pas incité à suivre la voie SN2 ;

La revendication 1 met en œuvre un groupe partant sulfonyloxy comme également le document Chou qui parvient à la Gemcitabine par la voie SN1 ;

A partir de cette information, l’homme du métier n’aurait pas été enclin à utiliser un groupe partant mésylate pour obtenir de la Gemcitabine par la voie SN2 ou s’il avait voulu choisir cette dernière voie, il aurait choisi un groupe partant autre que le mésylate, un groupement halogène, le brome ou le chlore par exemple ;

Il apparaît ainsi que l’homme du métier n’aurait pas trouvé dans le document Chou une réelle incitation pour parvenir sans faire lui-même preuve d’activité inventive à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ;

6-3 Activité inventive au regard du document Howell ?

La société Sandoz soutient que le procédé Howell comme pour le brevet contesté a pour objet la formation préférentielle de l’anomère β en partant d’un glucide de départ anomère α identique par le biais d’une SN2, le nucléoside d’arrivée étant extrêmement proche de celui revendiqué ;

Les parties admettent qu’il existe toutefois entre le document Howell et le brevet au moins deux différences qui concernent le glucide de départ enrichi en anomère α : celui-ci dans le document Howell présente un seul fluor en position C-2 tandis que dans le brevet, il en possède deux en cette position ; l’atome de brome constitue le groupe partant dans le document de l’art antérieur tandis qu’un sulfonyloxy ou sulfonate ou encore mésylate fait partie du produit de départ dans l’invention revendiquée ;

Pour conclure qu’il existe une grande similarité entre les groupes, la société appelante indique que les exemples de la description évoquent des halogènes tels que le brome (exemple 51) mais également des sulfoyloxy ;

Elle conclut que l’homme du métier aurait adapté la réaction de Howell puisque connaissant la formule de la Gemcitabine et sachant que ces composés étaient bifluorés, il savait que ce fluor supplémentaire impliquait une meilleure stabilité de la Gemcitabine et qu’il était préférable afin de compenser cette stabilité d’utiliser un produit de départ portant un groupe de départ plus fort tel un sulfonate plutôt que le brome ;

Pour assimiler la revendication 1 du brevet au document Howell, elle s’appuie également sur la demande de brevet qui prévoyait originellement la possibilité d’avoir comme produit de départ un sucre monofluoré ;

Mais comme le soutient la société Eli Lilly, l’homme du métier ne trouverait pas dans le document Howell les informations incitatives pour parvenir à la revendication 1 du brevet, étant au surplus observé que ce document concerne la synthèse des nucléosides par la voie SN2 mais ne s’applique toutefois pas la Gemcitabine ;

En premier lieu, il importe peu que la demande de brevet ait originellement fait référence à un sucre monofluoré dès lors que l’invention porte sur un nucléoside enrichi en anomère 3 comportant deux atomes de fluor sur le sucre selon la revendication 1 du brevet ;

En second lieu, à partir des déclarations du Professeur Vorbrüggen qui sont corroborées par celles du Professeur Boons, l’homme du métier sait que la présence d’un second atome de fluor modifie la conformation du noyau de sucre et influence par là même le résultat anomère de la glycolysation ;

En troisième lieu, la société Sandoz ne saurait invoquer l’exemple 51 de la description dans lequel figure le brome comme groupe partant, le brevet et son contenu ne faisant pas partie de l’art antérieur ;

En quatrième lieu, l’homme du métier savait que les groupes sulfonyloxy dont le mésylate étaient d’excellents groupes partants, meilleurs que les halogènes tels le brome ou le chlore ; il savait aussi que leur utilisation menait à une réaction SN1, ce qui ne l’incitait pas à les utiliser puisqu’il savait qu’ils ne permettaient pas d’obtenir une réaction SN2 ;

Ainsi l’homme du métier n’aurait pas été incité à mettre en œuvre les caractéristiques du document Howell et à surmonter les difficultés qui en résultent pour parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ;

6-4 Activité inventive au regard de la combinaison Chou et Howell ?

Selon la société Sandoz, la combinaison de ces deux documents permettrait encore plus aisément qu’avec chacun d’eux pris isolément de conclure à l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet ;

En vue d’obtenir un excès d’anomère 3, la société Sandoz se basant sur le rapport du Professeur Beau prétend que l’homme du métier aurait été incité à appliquer la réaction SN2 décrite dans le document Howell aux produits de départ de Chou afin d’arriver à l’invention revendiquée (page 16 antépénultième paragraphe du rapport du Professeur Beau) :

« Ainsi, l’homme du métier aurait examiné de façon combinée Chou (Synthesis « SN1 ») et Howell (« SN2 ») et aurait pensé que pour rendre son substrat bezoylé avec deux fluors plus réactif et pour faire ce que décrit Howell, il aurait remplacé le brome en α par un meilleur groupe partant comme un sulfonate en α. En prenant ces informations antérieures pour guide, l’homme du métier aurait pu changer les conditions de la réaction avec pour objectif d’arriver à un excès de l’isomère beta du nucléoside » ;

Mais la société Eli Lilly prenant appui sur les déclarations du Professeur Boons rétorque pertinemment que le groupement partant mésylate du document Chou ne convenant pas pour résoudre le problème technique du brevet qui est d’obtenir de la Gemcitabine dans un rapport anomérique supérieur à 1:1, l’homme du métier aurait alors envisagé de prendre le groupement partant halogène enseigné par le document Howell mais ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication puisqu’il lui aurait manqué la première étape qui est l’obtention stéréosélective du mésylate de sucre en tant que produit de départ ;

Enfin les assertions du Professeur Beau reposent sur la simple supposition que l’homme du métier aurait pu utiliser les informations acquises sur les dérivés monofluorés pour modifier les conditions de la réaction de glycolysation dans le sens souhaité mais ne contient pas d’indications suffisantes permettant de dire en quoi il aurait été incité à les mettre en œuvre et s’il l’aurait fait parce qu’il aurait espéré apporter une solution au problème technique posé qui est d’obtenir un nucléoside enrichi en anomère β en utilisant la voie SN2 à partir d’un glucide enrichi en anomère α répondant à une formule définie ;

Il s’ensuit que la société Sandoz ne démontre pas que la combinaison des documents Chou et Howell permettrait à l’homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet sans faire lui-même preuve d’activité inventive ; …

***

Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2012

Sandoz c. Eli Lilly

Source : EPLaw Patent Blog

Une mauvaise résolution

Monsieur Emile L. est titulaire d’un certain nombre de brevets d’invention qu’il exploite notamment à travers la société Fenixfalt, spécialisée dans les additifs permettant de régénérer les bitumes vieillis contenus dans les revêtements routiers usés et de modifier et d’améliorer les propriétés de bitumes et des liants bitumineux neufs ou vieillis.

Suivant une convention du 4 février 2004, Monsieur L. a conclu avec M. Garcia Y. un « accord de cession pour l’achat /vente d’une participation d’un montant de 10 % dans un patrimoine constitué par un portefeuille de brevets ». Il était stipulé que cette acquisition se ferait moyennant le paiement d’une somme de 100 000 € payable en plusieurs fois.

M. Garcia Y. a effectué trois versements d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 € et 7 500 €, les 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005, soit un montant total de 67 500 €.

Il estime qu’il n’a reçu aucune contrepartie réelle au versement de ces sommes, et que Monsieur L. n’a pas respecté son obligation d’information édictée par l’article 6 de l’accord de cession, portant sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine de brevets, et il a soutenu par ailleurs que les objectifs initialement prévus dans cet accord de cession portant sur la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale des droits ainsi que la réalisation de la meilleure forme de cession dans une ou plusieurs sociétés n’ont pas été remplies. Estimant que son cocontractant n’a pas respecté ses obligations, il l’a donc mis en demeure de lui restituer la somme de 67 500 € par lettre recommandée du 28 juin 2006, puis engagé une procédure à cette fin devant le TGI de Pau par acte d’huissier du 23 décembre 2008.

Par jugement du 21 octobre 2009, cette juridiction a prononcé la résolution de la convention du 4 février 2004, et condamné Monsieur L. à régler à M. Garcia Y. la somme de 67 500 €, ainsi que 2 000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur L. a relevé appel de ce jugement. Il a fait valoir que la convention était parfaitement valable, que son objet ainsi que sa cause étaient parfaitement déterminés et identifiables, et qu’aucune manœuvre n’avait précédé la signature de ce document. Il a rappellé qu’il était titulaire de plusieurs brevets constituant un patrimoine reconnu et parfaitement identifiable. Il s’est appuyé sur les stipulations de l’article 4 du contrat pour soutenir que l’acheteur ne deviendrait définitivement propriétaire des droits conférés, que lorsque la totalité de la somme de 100 000 € aura été réglée, et qu’ainsi l’intimé qui n’a effectué que des règlements partiels n’avait pas respecté son obligation.

Monsieur Y. a soutenu que l’accord de cession de 4 février 2004 était dépourvu d’objet et de cause, et que son consentement avait été vicié par le comportement dolosif de Monsieur L., entachant ainsi cet accord de nullité. Il déclare qu’il n’était pas possible de déterminer avec exactitude l’objet du contrat pas plus que l’étendue précise des brevets concernés, et que, par ailleurs, il n’avait reçu aucune contrepartie réelle au versement de la somme de 67 500 €. Il a fait observer que la convention avait été rédigée de manière unilatérale par Monsieur L., dans des termes imprécis, non juridiques et confus. À titre subsidiaire, il a conclu à la résolution de cette convention en raison de l’inexécution par Monsieur L. de ses engagements contractuels.

La Cour d’appel de Pau vient de réformer le jugement :

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Sur la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004

M. Garcia Y. soutient trois moyens à l’appui de cette demande :

(1) Absence d’objet

Il résulte de l’article 1108 du code civil que la validité d’une convention est soumise notamment à une condition tenant à l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement.

Il ressort de l’examen des termes de l’accord conclu entre les parties qu’il a pour objet la vente à l’intimé d’une participation avec les droits associés portant sur des brevets appartenant Monsieur L., et que ce patrimoine a fait l’objet d’une définition et d’une évaluation par le cabinet de propriété industrielle Aquinov/Valuatis.

En effet, Monsieur L. a versé aux débats des documents qui démontrent qu’il est titulaire d’un certain nombre de brevets constituant un patrimoine reconnu par le code de la propriété intellectuelle, et qu’il a fait l’objet d’une description et d’une évaluation par le cabinet Valuatis.

Il en ressort que Monsieur L. est titulaire des titres de propriété industrielle suivants :

• brevet espagnol numéro 2 122 908 déposé le 22 août 1996 ;
• brevet européen numéro 98 925 705 déposé le 4 mai 1998, ayant pour titre «procédé de fabrication en continu de bitumes modifiés » ;
• brevet américain numéro 09 424 662 déposé le 14 mai 1998, délivré le 30 avril 2002 ;
• brevet brésilien numéro 9 809 513 déposé le 14 mai 1998, et
• brevet canadien numéro 2190 678 déposé le 14 mai 1998, actuellement en cours d’examen.

Le document dénommé « évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. » décrit également les conditions dans lesquelles ces brevets ont été déposés et pour certains obtenus, ainsi qu’une évaluation des perspectives industrielles ouvertes par l’exploitation de ces brevets.

Par ailleurs, Monsieur L. a versé aux débats un extrait K. bis du registre du commerce et des sociétés de la société Aquinov qui exerce l’activité de conseil en propriété industrielle, celui de la SARL Valuatis, ainsi que l’évaluation des brevets et du savoir-faire de Monsieur L. effectuée par le gérant de la société Aquinov.

L’intimé n’a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et le contenu de ces documents.

L’objet de la convention est donc précis, puisqu’il s’agit de la cession partielle d’un portefeuille de brevets, et le montant des droits cédés a également été déterminé, à savoir une somme de 100 000 € représentant 10 % de la valeur de ce portefeuille de brevets dénommé patrimoine dans l’accord de cession.

L’intimé a fait observer que la valeur globale de ce portefeuille de brevets n’était pas déterminée avec précision, puisque l’accord de cession mentionne qu’elle était estimée « entre 13 et 21 millions d’euros ».

Or, la valeur d’un brevet lors de son acquisition dépend des profits que l’acquéreur peut escompter de son exploitation, et elle ne peut donc être déterminée d’emblée avec précision.

Cependant, une évaluation de ces brevets et des perspectives industrielles ouvertes par leur exploitation a été effectuée par le cabinet Valuatis, et annexée à l’accord de cession du 4 février 2004.

Il est d’autre part précisé dans le préambule de cet accord que le patrimoine, c’est-à-dire la part de portefeuilles de brevets cédée à M. Garcia Y, doit servir à

« sa valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, ou de participation dans le capital d’apport pour la création de sociétés en charge du développement industriel du domaine de protection de ces brevets ».

En conséquence, ce premier moyen de nullité sera rejeté.

(2) Absence de cause

M. Garcia Y. s’appuie sur les dispositions de l’article 1131 du code civil dont il résulte que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.

Dans le contrat synallagmatique, l’obligation de chacun des contractants trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l’autre contractant.

Il s’ensuit que cette cause fait défaut lorsque la promesse de l’une des parties n’est pas exécutée.

L’intimé soutient qu’il n’a reçu aucune contrepartie à la somme de 67 500 € versée entre le 17 février et 2004 et le 2 novembre 2005, et que Monsieur L. n’a pas respecté les dispositions de l’accord de cession à savoir :

• l’article 6 qui stipule que « l’acheteur sera systématiquement informé et consulté par le vendeur sur toutes les décisions à prendre engageant l’évolution de situation du patrimoine, et que son accord sera toujours recherché et souhaité » ;
• l’article 10 ainsi libellé :

« la vente par le vendeur de 10 % de son patrimoine confère à l’acheteur des pouvoirs traduits par des droits de vote dans la représentation future dans les instances de gestion et de management ».

Il prétend donc que Monsieur L. a manqué à son obligation d’information, et qu’aucun des objectifs fixés par la convention n’a été atteint, à savoir la valorisation dans des opérations financières de cession partielle ou totale à des tiers, et la réalisation de la meilleure forme de cession du patrimoine de brevets dans une société devant conduire à procurer une activité salariée au vendeur et à l’acheteur.

De son côté, Monsieur L. soutient que l’inexécution de la convention est exclusivement imputable à M. Garcia Y, au motif qu’il n’a pas réglé le solde du prix de cession de ce portefeuille de brevets.

L’article 3 de l’accord de cession stipule que le paiement de la somme de 100 000 € « pourra faire l’objet d’un fractionnement en deux parties égales et d’un délai accordé entre les deux parties pour le règlement. Mais le premier montant devra être réglé à la signature de cet accord et le solde au plus tard le 31 janvier 2005 ».

Il est constant que l’intimé a versé la somme totale de 67 500 € en trois versements des 17 février 2004, 1er mai et 2 novembre 2005 d’un montant respectif de 50 000 €, 10 000 €, et 7 500 €.

Il en résulte de manière indiscutable que M. Garcia Y. n’a pas respecté son engagement de paiement dans le délai contractuel imparti, et dès lors il ne peut se prévaloir d’une absence de cause à la convention.

Ce moyen sera donc également rejeté.

(3) Dol

Il résulte de l’article 1116 du code civil que le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. Garcia Y. a déclaré que les promesses de Monsieur L. étaient fausses, et qu’elles avaient pour seul but d’obtenir frauduleusement le versement sans contrepartie réelle d’une somme de 100 000 €.

Force est de constater que l’intimé n’a pas produit le moindre commencement de preuve des mensonges ainsi que des manœuvres frauduleuses qui auraient été accomplies par Monsieur L. pour le contraindre à souscrire cette convention.

En définitive, M. Garcia Y. sera débouté des fins de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord de cession du 4 février 2004.

Sur la résolution de l’accord de cession du 4 février 2004

L’intimé a développé ce moyen à titre subsidiaire, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, et en reprenant les moyens développés à l’appui de sa demande en nullité de la convention pour absence de cause, à savoir :

• l’absence de toute contrepartie ;
• le manquement de Monsieur L. à son obligation d’information et de consultation édictée par l’article 6 de l’accord ;
• la non réalisation des deux objectifs contractuellement fixés ainsi que l’absence de mise en œuvre de tout moyen aux fins d’y parvenir (paragraphe 4 du préambule et article 9 alinéa 1 de l’accord).

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, mais celui qui l’invoque doit cependant établir que son cocontractant n’a pas satisfait à ses obligations.

Or, les obligations mises à la charge de Monsieur L. par l’accord de cession du 4 février 2004 n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du complet paiement par M. Garcia Y. de la part de portefeuille de brevets cédés, d’autant que l’article 4 dudit accord stipule que l’acheteur ne deviendra propriétaire définitif de ces pouvoirs, c’est-à-dire du portefeuille de brevets, que lorsque la totalité de la somme aura été réglée au vendeur.

En conséquence, en l’absence de paiement complet de la somme de 100 000 € dans le délai contractuel, l’intimé ne peut solliciter la résolution de la convention.

Le jugement du 21 octobre 2009 sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Monsieur L. est en droit de solliciter l’exécution forcée de la convention, en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, et M. Garcia Y. sera condamné à lui payer la somme de 32 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, date de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur L.

Par contre sa demande en dommages-intérêts n’est pas justifiée, faute par lui de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les intérêts des emprunts qu’il a contractés pour assurer le règlement des frais de maintien de ces brevets, et la carence de M. Garcia Y.

Il sera donc débouté de cette demande.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de cette procédure ; M. Garcia Y. sera condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 3 000 €. …

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Cour d’appel de Pau, 28 décembre 2011

Emile L. c. Luis Pedro Garcia Y.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.