False Marking en France

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.

La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale. Elle a notamment invoqué l’apposition de la mention Patent sur les modèles « Xcontrol » comme constituant un acte de concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est rédigée comme suit :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension.

Nous avons vu, dans le billet précédent, que la Cour a débouté les défenderesses de leur demande en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons les passages de l’arrêt concernant la contrefaçon et la concurrence déloyale.

***

Sur l’action en contrefaçon par équivalence du brevet L. par le système Promiles

Eu égard à l’art antérieur relevé dans le rapport de recherche, et pour éviter, comme l’indique le breveté Monsieur Philippe L. dans sa requête en limitation de brevet, que la brevetabilité de l’invention puisse être remise en cause par les documents antérieurs, pris seuls ou en combinaison, le breveté a réduit la portée de sa revendication 1 en y ajoutant deux caractéristiques relatives d’une part à l’orientation de chacune des biellettes (orientation de la première biellette sensiblement verticale, et de la deuxième biellette sensiblement horizontale avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l’axe de pivotement situé sur le cadre) et d’autre part au déplacement du centre instantané de rotation vers le haut quand le bras oscillant pivote vers le haut.

Compte tenu de cette réduction du brevet en raison de l’état antérieur, il appartient donc à Monsieur L. et aux Cycles Lapierre de démontrer que le système Promiles commercialisé par la société Décathlon reproduit au moins par équivalence, qui est seule invoquée l’ensemble des caractéristiques du brevet L. dans sa nouvelle rédaction.

Or à l’examen du brevet L. et du brevet Promiles mis en œuvre pour la suspension arrière N.E.U.F. équipant le vélo Rockrider commercialisé par Décathlon, il ressort que cette suspension ne reproduit pas la combinaison des moyens particuliers du brevet L. car celui-ci décrit un bras oscillant de forme rectiligne alors que le brevet Promiles mentionne un ensemble dont les schémas révèlent qu’il s’agit d’un ensemble triangulaire ce qui a une incidence évidente, même si l’on considère qu’il pourrait s’agir d’un moyen équivalent, sur la détermination de la position (« extrêmité antérieure » « partie médiane ») et sur l’orientation des biellettes ou, de manière plus générale, des articulations qui, constituent des caractéristiques essentielles du brevet L.

S’agissant plus précisément des liaisons ou articulations pivotantes, s’il existe bien dans les systèmes L. et Promiles deux liaisons, la première liaison est formée dans ce dernier système, d’un excentrique circulaire constitué d’un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, à proximité du pédalier et la deuxième liaison pivotante est formée par une biellette positionnée verticalement, parallèlement au tube de selle.

Ainsi, même si l’on considérait que l’excentrique circulaire de la suspension arrière de la demande de brevet Promiles est un moyen équivalent à une biellette rigide, bien qu’il ne comporte qu’un seul pivot et soit fixé de manière rigide sur le tube de selle, il n’a pas l’orientation et le positionnement précisément définis des première et deuxième biellettes du brevet L.

Il n’est pas établi enfin, à partir de la figure 1 de la demande de brevet Promiles, que l’ensemble des segments se recoupent en un point d’intersection (i) censé définir l’emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet L.

Le jugement qui a retenu que la contrefaçon par équivalence de moyens particuliers n’était pas établie, doit être confirmé, de plus fort après la limitation du brevet L.

Le rejet des demandes subséquentes de Monsieur L. et de la société Lapierre en expertise et indemnisation provisionnelle, doit également être confirmé, étant observé que la demande de nullité de la demande de brevet Promiles n’est plus sollicitée.

Sur l’exploitation du brevet L. et la demande reconventionnelle en concurrence déloyale

Les sociétés Décathlon et Promiles soutiennent que le brevet L. n’est pas exploité par la société Lapierre, ce qui, en soi n’a aucune incidence dès lors que l’action en contrefaçon est écartée, si ce n’est pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

A l’examen du procès-verbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2005, il ressort que le vélo « X control » commercialisé par la société Lapierre ne diffère du brevet L. qu’en ce que la première biellette rigide assurant l’articulation, par deux jeux de pivots (E,N), de l’extrémité antérieure du bras oscillant au cadre, a été remplacée par une lame de flexion en carbone, avec renfort en aluminium au point de fixation de la lame sur le cadre.

Or cette lame de flexion, lorsqu’elle se déforme (en S ou C) sous l’effet d’une contrainte mécanique, voit ses extrémités se rapprocher et la distance entre les points de fixation sur le cadre et sur le bras oscillant se réduit alors qu’avec une biellette rigide, la distance entre les deux points de fixation est constante. De la même façon, une lame de flexion ne permet pas, comme une biellette rigide, de procurer un déplacement circulaire centré sur l’un de ses points de fixation.

Au demeurant, même si la lame en carbone pouvait être considérée comme un moyen équivalent à une biellette rigide comme le prétend la société Lapierre, l’emplacement d’un centre instantané de rotation du bras oscillant ne peut plus être défini comme dans la revendication 1 du brevet L, dès lors que cette plaque n’est pas montée à pivotement sur le bras oscillant et sur le cadre et qu’il n’y a donc plus d’axe passant par les deux pivots.

La société Lapierre, licenciée exclusive sur le brevet L. ne reproduit donc pas toutes les caractéristiques techniques revendiquées par ce brevet et appose pourtant sur les trois modèles de cycles « X control » qu’elle commercialise la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet L., ce qui représente en direction des clients en recherche d’excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif et constitue pour les concurrents, et notamment pour les sociétés Décathlon et Promiles un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet L.

Le préjudice en résultant pour la société Décathlon doit être indemnisé à hauteur de 50 000 € et celui de la société Promiles, qui est moindre par rapport à son intervention sur le marché, doit l’être à hauteur de 10 000 €.

Aucun acte de concurrence déloyale ne peut en revanche être imputé d’une quelconque façon à Monsieur L. et les sociétés Décathlon et Promiles doivent être déboutées de leur demande à l’encontre de ce dernier. Monsieur L. et la société Lapierre doivent être condamnés à verser aux intimées une indemnité de procédure supplémentaire de 10 000 €. …

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Attention donc aux effets inattendus d’une limitation de brevet : le false marking guette le breveté même en France !

Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011

Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Limitations d’un vélocipède

Comme nous l’avons vu dans un arrêt commenté en février (ici), Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.

La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :

Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).

La société Lapierre commercialise une gamme de produits « Xcontrol » qui met en œuvre cette invention.

La société SNC Promiles (ci-après « Promiles ») a également mis au point une suspension arrière et a déposé la demande de brevet FR 2 827 831 pour la protéger. Elle utilisait cette invention dans des cycles portant la dénomination « N.E.U.F » commercialisés par Décathlon.

La société Lapierre et Monsieur L. ont fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dans des locaux de la société Décathlon et de la société Promiles.

Par exploit du 30 décembre 2003, ils ont fait assigner les sociétés Décathlon et Promiles, notamment, en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, et 6 de leur brevet, en paiement de 1 M€ de dommages intérêts en cessation sous astreinte de commercialisation des produits contrefaisants, et en nullité de la demande de brevet de la société Promiles. Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles en nullité du brevet et en concurrence déloyale.

Par jugement du 26 février 2009 (!), le TGI de Lyon a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La société Lapierre et Monsieur L. ont interjeté appel du jugement.

Elles ont par ailleurs formé une requête en limitation de leur brevet devant l’INPI. Cette limitation a été acceptée par l’INPI le 12 janvier 2010.

La nouvelle revendication 1 est citée dans l’arrêt (voir ci-dessous).

L’arrêt de la Cour de Lyon en date du 13 juillet 2011 est assez riche. Dans le billet du jour, nos reproduisons les paragraphes concernant la limitation du brevet et sa validité. La contrefaçon et la concurrence déloyale seront traitées dans un deuxième billet.

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Sur la limitation du brevet L. et ses incidences

Comme mentionné dans la note d’observations jointe à la requête en limitation, la revendication 1 du brevet L. enregistré le 31 mars 2000 a été modifiée, l’objet de la revendication 4 du brevet délivré ayant été introduite dans la partie caractérisante de la revendication 1 avec substitution du terme « de manière à ce que » par le terme « et que », l’ancienne partie caractérisante de la revendication 1 formant désormais le préambule de la revendication 1. Les termes « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » ont été introduits dans la nouvelle revendication 1, et la revendication 4 a été supprimée modifiant ainsi la numérotation des revendications de 1 à 5 seulement.

Par suite de l’effet rétroactif de cette limitation résultant de l’alinéa 6 de l’article L 613- 25, c’est le brevet limité qui constitue l’objet de l’action en nullité engagée et de la demande de protection. Cette limitation n’a toutefois aucune incidence sur l’opposabilité aux sociétés Promiles et Décathlon de la saisie contrefaçon opérée les 7 et 12 juin 2006 puisque, dans le cadre des dispositions de l’article L 615-5 du CPI qui permettent au titulaire d’un brevet d’obtenir « une description détaillée » des produits argués de contrefaçon, le texte même des revendications du brevet ne peut influer sur les constatations et descriptions de l’huissier instrumentaire.

NB : C’est rassurant pour les brevetés de voir qu’une limitation en cours de procédure n’a pas pour effet d’invalider les saisies-contrefaçon effectuées sur la base du brevet non limité.

Concernant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 décembre 2003, dont le tribunal a prononcé la nullité dans ses motifs sans le mentionner dans son dispositif, la société Lapierre et Monsieur L. n’en font plus état dans leurs écritures d’appel et dans leurs pièces, à l’appui de leur action en contrefaçon, de sorte que même s’ils concluent à l’infirmation intégrale du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité ou l’opposabilité de cet élément de preuve qui n’est plus invoqué.

Par ailleurs, l’acceptation de la limitation du brevet par l’INPI ne constitue pas un obstacle, eu égard aux dispositions de l’article L 613-25 du CPI, à l’accueil partiel ou total d’une demande de nullité du brevet ainsi modifié, s’il est établi par le demandeur à la nullité que cette limitation a pour effet d’accroître l’étendue de la protection conférée par le brevet.

Ainsi les sociétés Décathlon et Promiles font-elles valoir que la nouvelle rédaction « de clarification » du brevet L. non seulement démontre que celui-ci est non conforme à l’article L 612-6 du CPI qui exige des revendications claires et concises et fondées sur la description mais entache surtout ce brevet de nullité en application de l’article L 613-25 susvisé en ce qu’elle constitue en fait un accroissement de la protection.

Or, par l’effet rétroactif de la procédure de limitation, le grief de défaut de clarté du brevet initialement enregistré est inopérant et il n’est pas établi que dans la nouvelle rédaction du brevet, l’homme du métier, c’est-à-dire en l’espèce, un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes, ne puisse mettre en œuvre les caractéristiques qu’il contient pour atteindre un moment de rappel s’opposant à l’enfoncement de la suspension, peu important que dans une variante 5 représentée par la figure 5, couverte par la revendication 1, cet effet ne puisse être crée dans le cadre d’une catégorie de pédalier à boîtier non suspendu, tout en évitant, par rétroaction mécanique, tout mouvement de pompage.

Par ailleurs, le remplacement de la locution « de manière à » par la locution conjonctive « et que » dans la revendication 1 du brevet issu de la procédure de limitation, n’est pas une extension de la protection dans la mesure où le déplacement du centre instantané de rotation qui, par une formulation maladroite, était présenté comme une conséquence de l’orientation des biellettes, est rétabli, dans le dernier état du brevet, comme une caractéristique propre, qui, par adjonction avec la première revendication caractérisante, constitue nécessairement une limitation du brevet.

Enfin, l’ajout du membre de phrase « de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension » à la fin de la revendication 1 ne constitue pas non plus une extension de la portée de la protection même si elle ne figurait en tant que telle dans aucune des revendications du brevet initial, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une caractéristique technique mais du résultat de caractéristiques techniques, mentionné d’ailleurs à diverses reprises dans la description du brevet.

Cette demande nouvelle de nullité du brevet L. limité, pour insuffisance de précision ou extension de sa portée, doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la revendication 1 du brevet L. pour défaut d’activité inventive

Après la modification du brevet à laquelle il a été procédé en janvier 2010, la revendication 1 du brevet L. porte désormais sur une

« suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacune le dit bras oscillant au dit cadre, ladite biellette (5) qui relie l’extrémité antérieure dudit bras oscillant au point (E) situé sur ledit cadre, possédant une orientation (E,v) sensiblement verticale, ladite seconde biellette (7) qui relie ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane au point (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possédant une orientation (O,h) sensiblement horizontale et le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E,v) et (O,h) passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7), étant situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant au centre du boîtier du pédalier (9) et caractérisée en ce que l’orientation de ladite seconde biellette (7) est telle que son axe de pivotement (E) situé sur le bras oscillant (3) est positionné en avant de celui de son axe de pivotement (O) situé sur le dit cadre (1) et que l’intersection (i) de son axe (O,h) passant par le centre de ses deux pivots (O) et (M) avec celui (E,v) de ladite première biellette (5) passant par le centre de ses deux pivots (E) et (N), se déplace vers le haut quand le dit bras oscillant (3) pivote vers le haut comprimant le ressort de l’amortisseur (4) et réciproquement, de manière à créer un moment de rappel qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension. »

Les sociétés intimées fondent désormais leur moyen de nullité au visa de l’article L 611-14 du CPI selon lequel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, et notamment du brevet Kutzke publié le 11 avril 1996, et cité d’ailleurs dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI, qui a pour objet une suspension de roue arrière de deux-roues, vélo ou moto.

Elles considèrent que toutes les caractéristiques de la nouvelles revendication 1 du brevet L. sont comprises dans l’enseignement du document Kutzke et que

« le choix de l’orientation de la seconde biellette avec le pivot situé sur le bras oscillant en avant du pivot situé sur le cadre, est une simple mesure d’exécution, à la portée de l’homme du métier, à partir de l’état de la technique constitué par le document Kutzke, sans que celui-ci ait à faire preuve d’activité inventive, et ce d’autant plus que cette orientation particulière lui est déjà explicitement enseignée sur ce document pour chacune des deux biellettes de la suspension arrière »,

les différentes orientations possibles des biellettes ayant d’ores et déjà été envisagées dans les figures 4 à 6 de ce document.

Or, les variantes d’exécution des figures 4 à 6 du brevet Kutzke concernent des motos qui, par définition, ne comportent pas de système de pédalage de sorte que leur objet n’est pas de résoudre le phénomène de pompage résultant du pédalage, mais d’assurer une suspension arrière de moto, ou également de vélo, suffisamment rigide pour assurer une bonne stabilité directionnelle et de route.

De surcroît les figures 1 à 6 du brevet Kutzke, ne comportent pas, comme l’avaient noté les premiers juges statuant sur le moyen d’absence de nouveauté, les mêmes éléments techniques mais surtout, n’apportent pas d’attention particulière au positionnement des biellettes sur le cadre et au positionnement du centre instantané de rotation du bras oscillant. Même reconstitué géométriquement à partir des figures 1 à 6 du brevet Kutzke, la caractéristique technique du brevet L. selon laquelle le centre instantané de rotation se déplace vers le haut lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut, ce qui s’oppose à l’enfoncement de la suspension en créant un moment de rappel, n’est pas explicitement enseignée dans le brevet Kutzke et même contraire dans les figures 4 à 6 de ce brevet (où le centre instantané de rotation se déplace vers le bas ou horizontalement lorsque le bras oscillant se déplace vers le haut).

Ainsi l’homme du métier, c’est-à-dire, là encore un technicien qualifié en matière de suspensions de vélocipèdes qui recherche un moyen d’éviter l’effet de pompage par enfoncement de la suspension induit par le pédalage, ne pourra, sans faire œuvre inventive, résoudre ce problème technique à la manière du brevet L., à partir de l’état du brevet Kutzke, qui résout précisément un problème contraire, et de ses connaissances techniques normales.

Comme en première instance, où n’était soulevé que le défaut de nouveauté de la revendication 1 et le défaut d’inventivité de la revendication 4, telles qu’anciennement rédigées, le moyen tiré du défaut d’inventivité de la revendication 1 du brevet L. réduit doit être rejeté.

Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’application industrielle, insuffisance de description et défaut d’activité inventive

La nouvelle revendication 2 est ainsi libellée:

« Suspension arrière de vélocipède selon la revendication 1 caractérisée en ce que le centre instantané de rotation (i) du bras oscillant (3) est aligné avec l’axe du brin tendu de chaîne quand celle-ci est sur l’un des plateaux du pédalier, lorsque le vélocipède est en position d’équilibre statique, c’est à dire immobile, chevauché par un cycliste de poids moyen ».

Au regard de l’article L 611-10 du CPI, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat. En effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu’il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d’inventivité a par ailleurs été écarté.

D’autre part, le grief de description insuffisante notamment en raison de l’indétermination du poids du cycliste est inopérant pour l’homme du métier qui connaît cette notion de « cycliste de poids moyen » et ses conséquences en termes de réglage. De la même façon, la direction du brin tendu de la chaîne, selon la combinaison « pignon-plateau » choisie est connue de l’homme du métier et ne peut constituer un obstacle à la mise en œuvre du brevet L.

Le jugement qui a annulé la revendication 5 devenue revendication 2 du brevet L. réduit, doit être infirmé.

Sur la demande de nullité de la revendication 5

Cette revendication, anciennement 6 du brevet L, avant réduction, est ainsi libellée

« Vélocipède, notamment de type tous terrains, caractérisé en ce qu’il comporte une suspension arrière de type spécifié sous l’une quelconque des revendications 1 à 4 ».

Il n’est pas contesté qu’il résulte de la nouvelle rédaction du brevet que cette revendication est nécessairement une revendication dépendante de l’une quelconque des autres revendications. Elle ne peut donc être annulée sur les mêmes moyens de défaut d’inventivité ou de nouveauté qui ont été invoqués, sans succès, pour les seules revendications 1 et 2. …

NB : Personnellement, vu qu’on change d’objet, nous aurions pensé qu’il s’agit d’une revendication indépendante, mais il se peut que la Cour ait raison. L’article R 612-18, 2e alinéa, CPI précise à ce sujet :

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

S’il s’agit là d’une définition de ce qu’il faut entendre par « revendication dépendante », on peut se demander si un vélocipède peut être considéré comme un mode particulier de réalisation d’une suspension. On aurait donc tendance à penser que la revendication de vélocipède n’est pas une revendication dépendante.

Mais ce n’est pas tout. Les « Directives examen demande de brevet » de l’INPI (disponibles ici), dans leur Titre I - Section C - Chapitre IV 1.2b, citent un « Arrêté relatif aux modalités de dépôt » qui stipule :

“Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d’une autre revendication est appelée revendication dépendante”.

Cette définition se trouve également dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB C-III 3.4 (cf. aussi la règle 43(4) de la CBE).

Si l’on adopte cette définition, on doit admettre que la revendication de vélocipède est dépendante de la revendication de suspension. Mais est-ce vraiment satifaisant ? En appliquant à la lettre cette définition, on doit aussi conclure qu’une revendication de procédé peut, dans certains cas, être dépendante d’une revendication de produit ...

Heureusement, ces distinctions sémantiques ont finalement une importance pratique très réduite.

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Cour d’appel de Lyon, 13 juillet 2011

Cycles Lapierre et Philippe L. c Décathlon et Promiles

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Jamais trois sans quatre

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un litige qui a été porté quatre fois devant la Cour de cassation. Et la fin n’est peut-être pas toute proche : la combativité des sociétés Nergeco et Maviflex semble sans limites.

La société Nergeco est titulaire du brevet européen EP 0 398 791 (ci-après « EP ‘791 ») concernant une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales. La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1,2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.

La société Nergeco est également titulaire du brevet européen EP 0 476 788 (ci-après « EP ‘788 ») issu d’une division de EP ‘791. 

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant deux montants latéraux verticaux (1,2) comportant chacun une glissière (21), chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau ayant des bords verticaux (6a) qui coulissent dans lesdites glissières, lesdits bords étant adaptés à sortir des glissières en cas d’effort transversal anormal, la paroi de chaque glissière comportant une ouverture permettant à un bord du rideau de passer de l’extérieur vers l’intérieur de la glissière, caractérisée en ce qu’au moins une des parois extérieures des montants est munie d’un guide (33) faisant saillie sur ladite paroi au dessus de ladite ouverture, et orienté généralement vers le haut et vers l’ouverture de la glissière, ce guide s’étendant sur au moins une partie de la largeur de ladite paroi jusqu’au bord de l’ouverture de la glissière, de façon à ramener par ladite ouverture jusque dans la glissière un bord (6a) du rideau tiré vers le haut qui en serait sorti.

La société Nergeco a concédé à la société Nergeco France une licence de la partie française de ces brevets. Le contrat de licence n’a été inscrit au RNB que le 3 juin 1998.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France (ci-après « les sociétés Nergeco ») ont assigné les sociétés Mavil et Maviflex (ci-après « les sociétés Mavil ») en contrefaçon de ces brevets.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2003, a conclu à la validité du brevet EP ‘791 et condamné les sociétés Mavil pour des actes de contrefaçon. La Cour a également annulé le brevet EP ‘788.

Les deux parties se sont pourvues en cassation. Dans son arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés Mavil, mais elle a cassé l’arrêt de la Cour de Lyon pour avoir conclu à la nullité des revendications dépendantes du brevet EP ‘788 sur la seule base de la nullité de la revendication principale.

La Cour de renvoi (Paris), dans un arrêt du 31 juillet 2007, a confirmé l’annulation des revendications dépendantes du brevet EP ’788 pour extension indue par suppression d’une caractéristique essentielle.

La Cour de Lyon, dans un arrêt du 15 décembre 2005, a condamné les sociétés Mavil à payer environ 1.5 M€ en réparation du préjudice causé par la fabrication et commercialisation des portes contrefaisantes « Fil’up Trafic ». Cet arrêt a été cassé dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, en ce qu'il a prononcé une condamnation au bénéfice de la société Nergeco France sans prendre en considération la date de publication du contrat de licence. Renvoi devant la Cour de Paris.

La société Gewiss France, ayant cause universelle, par suite de fusions-absorption, de la société Mavil, a formé une tierce opposition, accueillie par un arrêt de la Cour de Lyon du 29 novembre 2007. La Cour a déclare inopposable à la société Gewiss les arrêts du 2 octobre 2003 et du 15 décembre 2005 rendus à l'égard de la société Mavil. Dans un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a constaté que la société Gewiss n’était pas un tiers et a donc cassé l’arrêt en ses chefs concernant la société Gewiss et renvoyé les parties devant la Cour de Paris.

Dans son arrêt du 2 juin 2010, la Cour de Paris a rejeté la demande, formée par la société Maviflex, d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une procédure introduite devant le TGI de Lyon dans laquelle la validité du brevet EP ‘791 était de nouveau en question, et dans l’attente de l’instruction d’une plainte pour escroquerie, visant des agissements imputées à la société Nergeco. Il a retenu que le principe de la contrefaçon du brevet était définitivement jugé et que seul le montant du préjudice restait en cause.

L’arrêt a également retenu que les prétentions de Nergeco contre la société Gewiss France étaient irrecevables et que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence ou son opposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables dès lors qu’ils tendent à remettre en question ce qui est définitivement jugé.

Comme on pouvait s’y attendre, la société Maviflex a formé un pourvoi en cassation. La société Nergeco a formé un pourvoi provoqué (NB : C’est un pourvoi qui a pour but de contester une ou plusieurs dispositions de l’arrêt attaqué, mais uniquement dans l’hypothèse où une cassation de celui-ci interviendrait en réponse au pourvoi principal).

Et une fois de plus, la Cour de cassation se montre d’humeur cassante.

***

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Attendu que la société Maviflex fait grief à l’arrêt de refuser de surseoir à statuer sur l’action exercée par la société Nergeco France à son encontre en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de son brevet n° 0 398 791, alors, selon le moyen, que l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale confère au juge civil le pouvoir de surseoir à statuer sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil; que la cour d’appel, qui a d’ailleurs considéré que l’exploitation effective du brevet n° 0 398 791 opposé, contestée par la société Maviflex, était établie notamment par les publicités et « autres documents versés aux débats par les sociétés Nergeco et Nergeco France », ce qui incluait le constat d’huissier de justice du 2 septembre 2005 où ces sociétés entendaient trouver la preuve de cette exploitation, ne pouvait, pour refuser de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites exercées, au pénal, pour escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement contre la société Nergeco France pour avoir voulu rapporter faussement la preuve de l’exploitation du brevet par la production de ce constat, énoncer que la preuve n’était pas rapportée que l’éventuel défaut de force probante de cet acte serait de nature à exercer une influence directe sur la solution du litige sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la demande dont elle était saisie, se fondait sur une décision de justice devenue irrévocable, n’a pas violé le texte visé au moyen en refusant de surseoir à statuer, la procédure pénale en cours du chef d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement n’étant pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose précédemment jugée par cette décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir que la société Maviflex avait tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France, l’arrêt retient que les moyens relatifs à la nullité du contrat de licence et à son inopposabilité faute d’inscription régulière sont irrecevables comme tendant à remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui :

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes que les sociétés Nergeco ont présentées contre la société Gewiss France, l’arrêt retient que la fraude de cette société n’est pas caractérisée et qu’il est établi que l’irrégularité consistant à agir en justice contre une entité dépourvue de la personnalité juridique trouve sa source dans un défaut de vigilance des sociétés Nergeco ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Gewiss France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; …

***

Quelque chose me dit qu’on aura droit à un cinquième pourvoi …

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011

Maviflex c. Nergeco

Disponible sur Legifrance.

Les deux arrêts de la Cour de Paris du 2 juin 2010 et du 31 juillet 2007 ainsi que les trois arrêts de cassation précédents sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

In vino molestia

La société Durafroid a été titulaire du brevet français FR 2 672 473 concernant un procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification et un dispositif pour sa mise en œuvre.

Les revendications 1 et 6 de ce brevet sont rédigées comme suit :

1. Procédé pour améliorer la qualité d’un jus de raisin en vue de sa vinification, caractérisé en ce qu’il consiste à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant, en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange (9) disposée dans une tour d’humidification (5) parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour (5) le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée.

6. Dispositif pour améliorer la teneur en sucre de jus de raisin, caractérisé en ce qu’il comprend une tour d’humidification composée d’une enceinte tubulaire (5) fermée et munie, à l’une de ses extrémités, d’une bouche d’entrée (6) raccordée à un ensemble (15) de chauffage et de mise en circulation d’un gaz ayant une faible teneur en humidité, et, à son autre extrémité, d’une bouche de sortie (7) du gaz humidifié, cette tour comprenant de haut en d’une part, au moins une rampe (8) de formation de gouttelettes, reliée par canalisation avec pompe de mise en pression à une cuve (2) contenant le jus raisin traité, d’autre part, un étage d’échange (9) formé par des plaques d’échange (10) délimitant un réseau de captation des gouttelettes, et, de un bac de réception des gouttelettes tombant de la tour d’échange et raccordé, par une canalisation (4) avec pompe, à la cuve contenant le jus de raisin.

Après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, la société Durafroid a fait assigner la société Guérin et Monsieur Benoît P., le 6 octobre 2004. Elle reproche à la société Guérin d’avoir commercialisé un appareil reproduisant certaines des revendications de son brevet, et à Monsieur P. de l’avoir utilisé.

Par jugement du 26 novembre 2009 (!), le TGI de Lyon a condamné la société Guérin pour avoir commis des actes de contrefaçon, mais a débouté la société Durafroid de son action dirigée contre Monsieur P.

Les sociétés Guérin et Durafroid ont interjeté appel.

Voici un extrait de l’arrêt de la Cour de Lyon du 9 juin 2011.

***

… Quant à la validité du brevet, trois questions font débat :

Suffisance de description

La société Guérin et Monsieur P. font valoir à ce propos que si l’on insuffle de l’air chaud, comme le préconise le brevet, et que l’on chauffe du jus de raisin, comme l’a avancé la société Durafroid, il n’y a aucun échange thermique et qu’une caractéristique essentielle est omise de la description.

Mais ils n’indiquent pas d’où résulterait que la société Durafroid aurait prétendu qu’il convenait de chauffer le jus de raisin ; les conclusions d’appel sont d’ailleurs contraires à cette thèse (« le brevet n’exige nullement que le jus de raisin doit être à température ambiante, ou bien préalablement refroidi au chauffé, cela ne conditionne en rien la mise en œuvre de l’invention »).

Ce grief se résume à un paradoxe dépourvu de portée, dénonçant le fait pour le brevet de ne pas décrire une caractéristique dont il ne se prévaut précisément pas, aucun des éléments formant le titre n’évoquant un tel moyen de mise en œuvre.

Il ne peut être accueilli.

Nouveauté

Le grief, là encore paradoxal, n’est formulé que pour contester l’appréciation portée par le tribunal qui a, tout à la fois, considéré que la tour « Sulzer » n’était pas une antériorité de toutes pièces privant l’invention brevetée de nouveauté, et qu’elle était pourtant contrefaisante de cette invention.

Mais, d’une part, ce raisonnement n’a rien d’illogique en soi, le tribunal ayant retenu que cette tour caractérisait une contrefaçon par équivalence de moyen.

La société Guérin avait fait valoir que le tribunal s’était contredit car il ne pouvait tout à la fois retenir que le brevet faisait une application nouvelle d’un moyen connu (la tour de refroidissement Sulzer) et dire en même temps que cette tour constituait une contrefaçon par équivalence « puisque, pour qu’une telle contrefaçon existe, il faut bien qu’il y ait identité de fonction ».

La formule du tribunal, reprise par la Cour, paraît malheureuse. Probablement, ce n’est pas la tour qui caractérise une contrefaçon par équivalence de moyen mais l’utilisation de la tour fait que la mise en œuvre du procédé constitue - aux yeux du tribunal - un acte de contrefaçon par équivalence.

D’autre part, la société Guérin et Monsieur P. considèrent expressément « qu’il n’a jamais été prétendu que les tours Sulzer mettent en œuvre le procédé breveté ou constituent un dispositif identique ou équivalent ».

Tel est bien le cas, puisqu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que ces tours de refroidissement, à supposer acquis leur caractère antérieur, et même si elles peuvent être utilisées « dans l’industrie alimentaire », sans autre précision, aient jamais été employées pour diminuer le taux de sucre dans un moût destiné à la vinification, de sorte que l’invention ne se trouve pas tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

L’exigence de nouveauté est remplie.

Caractère inventif

En application de l’article L 611-14 CPI, le tribunal a retenu deux brevets, respectivement en date de 1927 et 1988 ; cette délimitation de l’état de la technique au regard de l’examen de l’inventivité n’est contestée qu’en ce qu’elle exclut les tours dont il a été question dans l’appréciation de la nouveauté.

Comme l’a indiqué le tribunal, les deux documents cités ne sont pas de nature à écarter l’application inventive, le premier, pour recourir à une simple mise en tourbillonnement du liquide à concentrer et en recourant à un fluide gazeux réchauffé, le second pour porter, non sur du jus, mais sur la vendange elle-même, en s’employant à éviter tout contact avec l’oxygène.

Il en résulte que pour l’homme du métier de la vinification, il ne découlait pas de manière évidente de cet état de la technique de recourir, pour parvenir à l’élévation du taux de sucre dans le jus de raisin, à un procédé « consistant à réduire la teneur en eau de ce jus de raisin en le dispersant en continu et sous forme de gouttelettes, sur une surface d’échange disposée dans une tour d’humidification parcourue, à pression atmosphérique, par un courant de gaz à faible teneur en humidité et tempéré, à évacuer de la tour le gaz chargé en humidité, à récupérer les gouttelettes et à recycler le jus jusqu’à obtention de la concentration en sucre recherchée », selon la description du brevet.

Le tribunal a par ailleurs expliqué en quoi la tour faisant l’objet du litige ne pouvait avoir date certaine et donc s’intégrer à l’état de la technique à prendre en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

Mais, à supposer même que la thèse contraire de la société Guérin et de Monsieur P. soit exacte, il n’en résulte pas les conséquences qu’ils y attachent.

D’une part, en effet, le principe mis en œuvre par ces équipements serait, selon eux, « connu depuis 1957 » ; c’est donc qu’il s’est écoulé un temps très long avant que cette technique soit appliquée, lors du dépôt en 1991 de sa demande de brevet par la société Durafroid, au traitement d’un jus de raisin destiné à la vinification ; la longue période ainsi écoulée entre la découverte de ce principe et son application au problème technique posé ne constitue qu’un indice d’inventivité, loin d’être déterminant en soi, mais il montre, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à l’action en contrefaçon, que cette transposition n’était pas évidente.

C’est joliment dit et en droite ligne avec la jurisprudence européenne.

D’autre part, l’homme du métier de la vinification n’avait pas à connaître ces équipements, qui sont destinées, selon les informations fournies par leur fabricant, à être utilisées « dès lors que l’eau de refroidissement est nécessaire pour refroidir des procédés ou des machines » et qui présentent l’avantage d’une « économie en termes d’eau de refroidissement en comparaison avec un refroidissement en flux continu », qui « peut atteindre 97 % de l’eau circulante, le reste étant nécessaire pour compenser la perte d’eau due à l’évaporation et au soutirage ».

De tels enseignements sont dénués de tout rapport avec le domaine technique de la vinification et ne relèvent pas de ceux que connaît l’homme de l’art en ce domaine.

Certes, la vinification peut supposer, en certains cas, des opérations de chauffage ou de refroidissement (notamment prévues par le règlement CEE 822/87 du 16 mars 1987), mais si l’homme de l’art en la matière peut donc connaître des machines telles que celles ainsi décrites, il faudrait encore qu’il soit évident pour lui d’utiliser ce système, non plus pour refroidir, mais pour concentrer le jus de raisin.

Or, outre que cette transposition ne peut être objectivement considérée comme évidente, la société Durafroid souligne à juste raison qu’il fallait, de surcroît, vaincre un préjugé. Il résulte en effet de la documentation qu’elle produit que :

• selon E. Peynaud, dans son ouvrage « Connaissance et travail du vin, 1984 », que « l’oxygène dénature l’arôme, détruit le fruité, fonce la couleur » et que « les oxydations pendant la vinification sont les plus graves parce que le moût est beaucoup plus sensible que le vin et plus difficile à protéger »,
• selon attestation de M. B, expert O, « lorsque la société Durafroid m’a présenté son procédé d’évaporation à pression atmosphérique, j’ai été surpris ; en effet, un des principes de base de l’oenologie depuis Pasteur est que le moût et le vin doivent être protégés de l’oxygène, donc de tout contact avec l’air ».

L’invention protège, selon les revendications 1, 5 et 6, le recours à un « gaz », qui peut être de l’air ; au besoin, la forme d’exécution représentée à la figure 2 peut servir à leur interprétation, et elle décrit une forme d’exécution utilisant directement de l’air ambiant.

L’activité inventive est caractérisée.

S’agissant de la preuve de la contrefaçon, la société Guérin et Monsieur P. soutiennent d’abord que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne contient aucune description du mode de fonctionnement de l’appareil.

Mais, outre que de nombreuses photos permettent de visualiser le processus, l’huissier indique, en présence de Monsieur P., et comme l’a déjà relevé le tribunal, que « le fonctionnement, tel que j’ai pu l’observer est le suivant : le jus de raisin est amené par le tuyau gris dans partie de la machine entre le ventilateur et le packing (constitué des plaques alvéolaires) ; je constate que le jus s’écoule sous la forme de gouttelettes à la sortie du packing ; je constate également la sortie de vapeur au-dessus du ventilateur ; je constate que les gouttelettes sont récupérées dans le fond de la cuve, d’où le jus est évacué par le tuyau rouge » ; cela suffit à comprendre le fonctionnement, et l’observation du processus intérieur du dispositif – en marche lors des opérations – est inutile pour sa compréhension.

Au demeurant, l’huissier précise que « la grille alvéolée est démontée, ce qui me permet d’observer l’intérieur de la machine sans qu’elle ait été démontée et arrêtée » ; c’est donc à la lumière de ses constatations directes qu’il décrit par la suite son fonctionnement, dans les termes qui viennent d’être rappelés.

Les défendeurs à l’action en contrefaçon objectent cependant qu’il n’y a aucun élément concernant le chauffage du jus de raisin et l’emploi d’une chaudière, alors pourtant que cette dernière permet la mise en œuvre du procédé.

Mais l’une des photographies annexées au constat montre que cette chaudière n’était pas connecté à l’équipement litigieux, qui fonctionnait, de sorte, d’une part, que le procès-verbal n’est pas incomplet sur ce point, et, d’autre part, que le système tend bien à obtenir une évaporation en utilisant la circulation de l’air, à température ambiante, sur du jus de raisin non chauffé.

Ce procédé reprend à l’identique les revendications 1, 5 et 6 du brevet.

Il ne s’agit pas d’une contrefaçon par équivalence, mais bien de la copie de l’invention protégée, en tout cas de ses éléments essentiels.

Par ces motifs partiellement substitués, il convient de confirmer le jugement constatant l’acte de contrefaçon commis par la société Guérin par mise sur le marché de ce dispositif, d’autant qu’elle avait entretenu avec la société Durafroid des liens commerciaux lui donnant accès à l’invention dont elle devait promouvoir la diffusion.

S’agissant au contraire de Monsieur P., il ne résulte pas du seul fait qu’il est viticulteur, qu’il a demandé auparavant un devis à la société Durafroid, et même qu’il a connu l’existence du brevet, qu’il avait connaissance de sa teneur et donc du caractère contrefaisant de l’équipement fourni par un tiers.

Le jugement le mettant hors de cause doit être confirmé.

C’est intéressant. En application de l’article L 615-1 CPI ensemble avec l’article L 613-3 CPI, Monsieur P., en tant que simple utilisateur d’un dispositif reproduisant une revendication du brevet, n’est contrefacteur que s’il agit en connaissance de cause. La Cour affirme que la connaissance de l’existence du brevet ne suffit pas pour établir la connaissance de cause : il faut que le contrefacteur potentiel en connaisse la teneur. Est-il alors suffisant, dans une lettre de mise en connaissance de cause, de citer le numéro du brevet et d’affirmer que certains actes accomplis par le destinataire sont susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon ? Probablement pas. En tout cas, il semble plus prudent de joindre une copie du brevet, avec les revendications telles que délivrées (ou limitées après délivrance).

S’agissant en revanche de l’action en concurrence déloyale, le tribunal a considéré que si la pratique par la société Guérin d’un coût inférieur de 30 % à celui pratiqué par la société Durafroid ne suffit pas à caractériser une déloyauté, la société Guérin, qui a été revendeur de la machine, a ainsi profité de ses efforts de recherche et de commercialisation, sans exposer elle-même quelques frais ou autre redevance de licence.

Le grief se ramène donc à l’utilisation de l’invention breveté sans autorisation et pur en tirer profit ; ces faits ne se distinguent pas de l’atteinte portée au monopole du breveté et ne peuvent être appréhendés que par l’action en contrefaçon.

La condamnation prononcée sur ce fondement doit être retranchée.

Il résulte de ce qui précède que l’action de la société Durafroid à l’encontre de la société Guérin est fondée pour sa plus grande partie et n’est pas abusive ; elle ne l’est pas non plus en ce qui concerne Monsieur P., le seul fait que la connaissance de la contrefaçon n’est pas établie ne suffisant pas à faire dégénérer en faute l’action menée à son encontre.

La société Durafroid demande à juste raison que la société Guérin se voit interdire sous astreinte de continuer son activité contrefaisante. …

***

Cour d’appel de Lyon, 9 juin 2011

Guérin c. Durafroid et Benoît P.

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Tribulations d’un Touareg à Paris

Comme nous l’avons vu dans un billet précédent, la société Novartis fut titulaire du brevet européen n° EP 0 443 983, aujourd’hui expiré. Ce brevet couvrait des composés antihypertenseurs de la formule

dont le valsartan, des compositions pharmaceutiques les contenant ainsi que des procédés de préparation de ces composés.

Le 24 juillet 1997, la société Novartis a déposé une demande de CCP n°97 C 0050 sur la base d’AMM obtenues en 1996 et 1997 en France et en Allemagne. Le CCP couvre le valsartan ; il devait expirer le 13 mai 2011. 

valsartan

Des spécialités pharmaceutiques contenant du valsartan sont commercialisées en France sous les marques « Tareg » et « Cotareg ». Le Tareg est indiqué dans le traitement de l’hypertension, ainsi que pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et du postinfarctus du myocarde. Le Cotareg associe deux principes actifs le valsartan et un diurétique, le hydrochlorothiazide (HCTZ) ; il est indiqué pour le traitement de l’hypertension.

La société Novartis a également déposé une demande dite « d’extension pédiatrique ». Le Directeur de l’INPI a fait droit à cette demande : la validité du CCP n°97 C 0050 a ainsi été prorogée au 13 novembre 2011.

La société Actavis Groupe PTC EHF(ci-après « Actavis ») a demandé la délivrance d’AMM pour les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 80mg/12,5mg » et « valsartan hydrochlorothiazide Actavis 160mg/25mg » ; ces AMM ont été délivrées le 30 novembre 2009.

Le 28 mars 2010, le conseil des sociétés Novartis a mis en connaissance la société Actavis de l’existence du CCP n°97 C 0050 qui prolongeait les droits des sociétés sur le valsartan jusqu’au 13 mai 2011. Le 29 octobre 2010, le conseil des sociétés Novartis informait les sociétés Actavis de la demande d’extension pédiatrique et de la nouvelle date d’effet du CCP au 13 novembre 2011.

Le 11 janvier 2011, la société Novartis a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Actavis, aux fins notamment d’interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir en vente et vendre, utiliser et détenir des compositions pharmaceutiques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet EP 0 443 983 et le CCP n°97 C 0050.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2011, le juge des référés du TGI de Paris a interdit aux sociétés Actavis de commercialiser les spécialités pharmaceutiques « valsartan hydrochlorothiazide A 80 mg / 12 mg » et « valsartan hydrochlorothiazide A 160 mg / 25 mg », sous astreinte de 100 € par comprimé, et ce jusqu’au 13 novembre 2011.

Les sociétés Actavis ont interjeté appel.

***

 

Considérant que l’article L 615-3 CPI dispose que

« toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin, sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ... Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il soit porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte soit imminente » ;

Qu’ il appartient à Novartis de démontrer qu’au vu des éléments de preuve qu’il détient et des titres dont il dispose, une atteinte à ses droits, par la fabrication et la mise en vente des deux médicaments génériques par Actavis, est vraisemblable ou imminente et au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non d’une contestation ;

Considérant qu’en l’espèce, le litige porte pour l’essentiel sur l’interprétation du « règlement CE n° 469/2009 du Parlement Européen et Conseil du 6 mai 2009 concernant le CCP pour les médicaments », notamment en ses articles 4 et 5 au regard des définitions données à l’article 1er qui seront rappelées ci-dessous ;

Considérant que le médicament s’entend comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

Que le « produit » est le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ;

Considérant que l’article 4 du règlement concerne l’objet du certificat et énonce que

« dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat »;

Que l’article 5 qui concerne quant à lui les effets du certificat dispose que

« sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations » ;

Considérant que le brevet de base détenu par Novartis AG couvre des composés parmi lesquels figure dans la revendication 26 le valsartan ;

Que Novartis AG a déposé une demande de CCP n° 97 C 0050 le 24 juillet 2007 sur la base de l’AMM NL 22077 obtenue en France le 21 mars 1997 et le CCP ainsi obtenu publié au BOPI n° 99/ 39 couvre le valsartan ;

Considérant que le premier juge, suivant en cela l’argumentation et les moyens développés par Novartis, a considéré que l’article 4 peut se lire de la manière suivante :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, (le brevet EP 0 443 983) la protection conférée par un CCP (CCP n° 97 C 0050) s’étend au seul principe actif c’est à dire le valsartan couvert par l’AMM correspondant pour toute utilisation du produit, en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat » ; qu’il s’ensuit que le CCP opérant les mêmes droits que ceux conférés au brevet de base, Novartis peut dès lors s’opposer à toute utilisation du principe actif, ‘valsartan’, dans le but du traitement de l’hypertension seul ou en combinaison avec un autre principe actif, toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constituant une contrefaçon ;

Que Novartis venant au soutien de la motivation du premier juge ajoute qu’un autre raisonnement conduirait à détourner la réglementation communautaire de sa finalité et qu’ainsi l’obtention d’un CCP ne permettrait pas de s’opposer à la commercialisation d’un produit générique se bornant à contenir des ingrédients additionnels par rapport à la spécialité de référence qui a servi de base à la délivrance du CCP, comme par exemple des vitamines ;

Qu’Actavis, quant à elle, estime que le premier juge a confondu la notion de ‘produit’ avec celle de ‘principe actif’ et a fait une lecture erronée du règlement ;

Considérant que le produit tel que défini par le règlement ne se limite pas à un principe actif et que le CCP au sens de l’article 4 protège non pas le principe actif mais le produit de sorte que le CCP protège le seul produit valsartan ;

Qu’il s’ensuit que dès lors que le médicament valsartan + HCTZ comporte bien le principe actif valsartan, il ne constitue pas pour autant un produit valsartan au sens du règlement mais un autre produit constitué d’une combinaison de principes actifs ;

Qu’une autre interprétation pourrait s’avérer contraire à la règle de l’interdiction du cumul des protections énoncée à l’article 3 du règlement selon laquelle le CCP ne saurait protéger un autre produit et qu’ il n’existe qu’un seul CCP par produit et par breveté, étant observé aussi que le principe actif HCTZ ne saurait être considéré comme un simple ingrédient additionnel comme une vitamine ;

Qu’ainsi, il n’apparaît pas vraisemblable, que toute commercialisation d’un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par Novartis sur ce principe actif jusqu’au 13 novembre 2011 ;

Que l’interprétation proposée par Actavis du règlement et la contestation élevée par elle pour s’opposer aux mesures demandées par Novartis présentent un caractère sérieux et, contrairement à ce qui a été jugé, privent la contrefaçon alléguée de tout caractère évident ;

Qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les demandes d’interdiction provisoire formées par Novartis ;

Considérant que Noavartis, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à A la somme de 20 k€ ainsi qu’aux entiers dépens ; …

***

Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2011

Actavis c. Novartis

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Le béton pour se faire battre

Parfois, quand un inventeur ou un titulaire de brevet se rend compte qu’un tiers cherche à breveter son invention, son sang ne fait qu’un tour et il attaque le soi-disant usurpateur. Mais mieux vaut garder le sang-froid, car la précipitation peut s’avérer dangereuse.

Manuel M. et la société Agence de Représentation Indépendante Associés (ci-après « ARIA ») – dont Monsieur M. est le gérant – sont l’inventeur et le titulaire du brevet FR 2 848 551 concernant un « dallage béton antitermites ». La demande de brevet a été déposée le 11 décembre 2002 et un brevet a été délivré le 9 juin 2006.

Les revendications de ce brevet (manifestement écrit sans aide professionnelle), tel que maintenues par le breveté, malgré un rapport de recherche défavorable, sont rédigées comme suit :

1) Procédé pour rendre le béton anti-termite caractérisé en ce qu'on incorpore au béton de la fibre polypropylène traitée à la fabrication ainsi qu'un produit liquide nocif pour les termites.

2) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon la revendication 1 caractérisé en ce que les fibres polypropylènes pourront être en monofilament ou fibrillées, de longueur adaptée au béton.

3) Procédé pour rendre le béton anti-termite selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'on pourra effectuer le mélange en centrale à béton ou dans une bétonnière, en respectant l'introduction des deux composants.

Sur Internet Monsieur M. a découvert que Daniel S., Eric C. et la société SEP Innovaterm (ci-après « SEP ») avaient déposé, le 3 août 2006, une demande ayant un objet semblable, publiée sous le numéro FR 2 892 719.

La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :

Composition de béton caractérisée en ce qu’elle comporte un additif de type produit biocide incorporée ans toute la masse par malaxage au moment de la fabrication du béton.

Cette demande a servi de priorité pour une demande internationale, WO 2007/051814 qui est entrée en phase régionale dans un grand nombre de pays. Un brevet américain (US 7,931,742) a été délivré. En Europe (demande EP 1 954 646) l’examen est toujours en cours.

L’établissement du rapport de recherche pour la demande française ayant été reporté trop longtemps, la demande de brevet a été transformée d’office en certificat d’utilité.

En mai 2008, Monsieur M. et la société Aria ont assigné Messieurs S. et C. ainsi que la société SEP pour voir déclarer qu’ils ont commis des actes de contrefaçon dès lors que l’obtention d’un certificat d’utilité porte atteinte au brevet dont ils sont respectivement inventeur et titulaire. Ils ont demandé, entre autres, une mesure d’interdiction, sous astreinte de 15 k€ par infraction constatée et une somme de 40 k€ en réparation des dommages subis.

Par jugement du 26 janvier 2010, le TGI de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes.

Monsieur M. et la société Aria ont interjeté appel.

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Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon

Celui qui agit en contrefaçon pour protéger son brevet doit rapporter la preuve qu’il était titulaire des droits attachés à ce dernier au moment de l’introduction de l’action et qu’il n’encourt pas la déchéance du fait du défaut de paiement des redevances telle qu’elle est prévue par les dispositions des articles L 612-19, R 613-46, R 613-47 et R 613-22 CPI.

Monsieur M. et la société ARIA justifient néanmoins en cause d’appel du paiement des redevances annuelles exigibles au titre du brevet par la production des reçus de paiement de ces dernières délivrées par l’INPI pour l’année 2008 …, année d’introduction de leur demande en justice. En conséquence le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur M. et de la société ARIA pour défaut de qualité à agir.

Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon

Sur la validité du brevet argué de contrefaçon

Il ne saurait y avoir d’actes de contrefaçon portant atteinte aux droits du bénéficiaire du brevet si ceux-ci s’avèrent inexistants. Il faut donc que le titre vaille au regard de ses conditions d’acquisition. En conséquence, dès lors qu’il est argué par les intimés de la nullité du brevet il y a lieu d’examiner liminairement le bien-fondé de l’argumentation développée dans ce cadre.

Pour fonder leur action en nullité, Monsieur S. et la société SEP se prévalent du défaut d’apport d’inventivité du procédé ayant donné lieu au dépôt du brevet litigieux en invoquant deux antériorités américaines dont ils justifient de l’existence par la production de deux documents un document WO 95/06086 publié le 2 mars 1995 et un document US 5.622.556 publié le 22 avril 1997.

Si devant la cour, il est produit des extraits de ces documents rédigés en langue anglaise ayant fait l’objet d’une traduction, ces derniers revêtent un caractère extrêmement parcellaire limité à quelques lignes choisies de manière arbitraire et isolées de leur contexte qui ne permettent pas à la cour d’assurer un contrôle suffisant de leur teneur au regard de la portée des brevets qu’elle doit apprécier. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du brevet objet du présent litige.

Sur l’existence d’une contrefaçon

Il est certes indéniable que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6 CPI, constitue une contrefaçon en application de l’article L 615-1 du même code. Il n’en demeure pas moins qu’une atteinte matérielle aux droits du titulaire du brevet est nécessaire en même temps que suffisante. Elle ne peut cependant résulter de la seule délivrance par l’INPI le 18 janvier 2008 d’un certificat d’utilité opérée au titre du brevet d’invention qualifié de contrefaisant dès lors qu’aucun élément ne démontre une quelconque exploitation commerciale de ce dernier qui serait seule de nature à caractériser une éventuelle contrefaçon du fait d’une offre au public. Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants tendant à voir assimiler l’obtention du certificat d’utilité précité à une action de contrefaçon comme dénuée de fondement. …

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Une visite préalable chez un professionnel des brevets aurait permis aux appelantes d’économiser du temps, de l’énergie et de l’argent. A notre avis, attaquer de prétendus contrefacteurs sur une base aussi faible, pour ne pas dire inexistante, en invoquant un préjudice imaginaire, c’est vraiment tendre le bâton pour se faire battre.

Cour d’appel de Bordeaux, 28 juin 2011

Manuel M. et al c. Innovaterm et al

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.