Notre 333e billet est consacré à une décision assez intéressante.
Le docteur Hervé Z. a travaillé de 1995 à 2000 dans le service d’hépatologie de l’hôpital Necker en tant que chef de clinique, avec pour employeur l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université Paris Descartes pour l’enseignement qu’il dispensait. Pendant cette période, il a collaboré avec l’unité de recherche (UR) 370 sur la carcinogénèse hépatique et la virologie moléculaire, unité mixte de l’Inserm et de l’université Paris Descartes.
Le 30 avril 2001, Patrizia P., alors membre de l’UR 370, a déposé la demande de brevet français FR 2 824 144 concernant une « méthode de diagnostic prénatal sur cellule fœtale isolée du sang maternel ». La demande de brevet – déposée au nom de la société Metagenex, dont Patricia P. est un des membres fondateurs – cite comme seul inventeur ... Patrizia P.
La demande de brevet a été étendue par la demande internationale WO 2002/088736 qui est entrée en phase nationale en Europe, aux Etats-Unis au Japon, au Canada et en Australie. Un brevet américain et australien ont été délivrés ; en Europe, la demande EP 1 383 926 est actuellement réputée retirée (mais une poursuite de la procédure est encore possible).
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
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Gel de polyacrylamide des produits d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reaction)
réalisée sur les cellules trophoblastiques obtenues par le procédé de l’invention |
En 2003, les demandes de brevet ont été cédées à l’Inserm, PAPHP et l’université Paris Descartes pour la somme d’un euro et une licence exclusive mondiale au profit de la société Metagenex jusqu’en 2009.
Monsieur Z. revendique la qualité d’inventeur ; il fait valoir que c’est lui qui a eu l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal
Les 28, 30 janvier et 4 février 2009, il a fait assigner devant le TGI de Paris, Madame P., la société Metagenex, l’Inserm, l’université Paris Descartes ainsi que l’APHP sur le fondement des articles L 611-11 et L 611-12 CPI ainsi que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il demande au tribunal de constater qu’il a la qualité d’inventeur, qu’il s’agit d’une invention hors mission attribuable, que l’APHP, l’Inserm et l’université Paris Descartes ont exercé leur droit d’attribution et qu’il a droit au versement du juste prix. Il sollicite donc le renvoi de l’affaire devant la CNIS, pour la détermination de ce juste prix. Il a en outre réclamé la condamnation solidaire de Madame P. et de la société Metagenex à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs.
L’exposé des faits dans le jugement n’est pas totalement clair à cet égard, mais il semblerait que Monsieur Z. ait également agi en revendication du brevet, en application de l’article L 611-8 CPI. Selon lui, la demande n’était pas prescrite car le délai de 3 ans de l’article L 611-8 CPI ne court qu’à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi. Or, selon Monsieur Z., la mauvaise foi de Patrizia P. était caractérisée puisqu’elle a reconnu la qualité d’inventeur de Monsieur Z. notamment dans un article. Monsieur Z. a également fait valoir les conditions du dépôt de la demande de brevet puis de sa cession à l’Inserm, l’université Paris Descartes et l’APHP qui établiraient que la société Metagenex avait déposé la demande de brevet sans droit.
Patrizia P. estime que c’est elle qui a inventé le procédé ISET qui permet le dépistage et le suivi des cancers. Elle a tout d’abord soulevé la prescription de l’action en revendication de Monsieur Z. Estimant que l’action en revendication engagée par Monsieur Z. a eu pour effet de bloquer tout investissement et de ternir sa réputation auprès de la communauté scientifique, elle a réclamé reconventionnellement 500 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dans son jugement en date du 9 février 2012, le TGI de Paris renvoie les parties dos à dos, en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur Z. et en rejetant la demande en dommages-intérêts de Madame P. :
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1) Sur les demandes de Monsieur Z.
Sur l’action en revendication
Selon l’article L 611 -8 CPI, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété intellectuelle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de trois ans à compter de l’expiration du titre.
La délivrance du brevet n° 01/05824 revendiqué par Monsieur Z. ayant fait l’objet d’une publication le 17 septembre 2004, le délai de trois ans a donc expiré le 17 septembre 2007.
Pour échapper à la prescription de son action en revendication, Monsieur Z. invoque la mauvaise foi de Madame P. et de la société Metagenex. Pour caractériser celle-ci, il relève :
- le silence de la défenderesse à ses lettres du 11 juin, 5 et 15 juillet 2002,
- la reconnaissance de sa qualité d’inventeur dans un article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, confirmée par des attestations,
- les conditions douteuses du dépôt de la demande du brevet par la société Metagenex qui l’ont conduite à la céder à l’Inserm, l’APHP et l’université Paris Descartes en 2003, pour la somme d’un euro.
Cependant le seul silence aux lettres de Monsieur Z. ne caractérise pas la mauvaise foi alors qu’il peut faire l’objet de multiples interprétations et surtout qu’il n’avait pas pour effet d’empêcher le demandeur de faire valoir les droits qu’il estimait détenir.
Par ailleurs, le fait que dans un article de vulgarisation paru dans la revue Santé d’août 2000, Madame P. puisse attribuer à Monsieur Z. l’idée d’exploiter le procédé ISET pour un diagnostic prénatal, ne signifie pas qu’elle lui reconnaisse la qualité d’inventeur de la méthode, objet du brevet. Les explications fournies par la défenderesse sur la nature de l’invention révèlent au contraire qu’elle ne considère pas que cette idée puisse constituer l’invention de telle sorte que lesdits propos, à supposer qu’ils aient été fidèlement rapportés par le journaliste, ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi.
Enfin, on peut s’interroger sur le fait que la société Metagenex dont Madame P. est un des cofondateurs, ait déposé le brevet en son nom alors que l’invention avait été obtenue grâce aux moyens financiers et humains mis en œuvre par des organismes publics. Cependant, ce dépôt effectué à une période où les perspectives ouvertes par la loi de 1999 sur l’innovation n’étaient pas encore parfaitement maîtrisées, n’apparaît pas avoir été réalisé à l’insu des organismes publics en cause et il y a lieu de constater que la société Metagenex a cédé pour un euro, les droits sur le brevet à ses propriétaires actuels, pour aussitôt bénéficier d’une licence exclusive et mondiale. Ainsi en toutes hypothèses, la mauvaise foi qui résulterait de la violation des droits d’autrui en connaissance de cause, ne peut être retenue à la date de l’acquisition ou de la délivrance du titre.
Il convient donc de constater qu’il n’est établi aucune manœuvre de la part de la société Metagenex ou de Madame P. ayant eu pour objet de dissimuler à Monsieur Z. le dépôt de la demande de brevet avec Madame P. pour unique inventeur ou pour le dissuader ou l’empêcher de faire valoir ses droits.
Ainsi il apparaît que dès le 11 juin 2002, le conseil de Monsieur Z. écrivait à Christian B pour se plaindre de ne pas avoir été informé des démarches de protection de l’invention et pour revendiquer la qualité de co-inventeur. Il résulte des termes de cette lettre que Monsieur Z. connaissait déjà l’existence d’une demande de brevet et l’absence de son nom en tant qu’inventeur de telle sorte qu’il était en mesure dès cette époque, soit bien avant l’expiration du délai de trois ans fixé par l’article L 611-8 CPI, de faire valoir ses droits en justice. Il convient d’ailleurs de relever que certaines des attestations que Monsieur Z. produit pour établir sa qualité d’inventeur, ont été recueillies en 2007, avant l’expiration du délai de 3 ans.
Monsieur Z. qui s’est abstenu de toute diligence jusqu’au début de l’année 2009, ne peut valablement prétendre que le comportement des défendeurs serait à l’origine de son inertie. Il y a donc lieu de déclarer l’action en revendication prescrite et la demande de Monsieur Z. tendant à se voir attribuer la qualité d’inventeur irrecevable.
Par ailleurs, Monsieur Z. qui n’est pas recevable à revendiquer la qualité d’inventeur de la méthode de diagnostic prénatal objet du brevet n°01 05824, ne peut justifier d’un préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de cette qualité.
Sa demande en dommages intérêts formée contre la société Metagenex et Madame P. sera donc rejetée.
2) Sur la demande reconventionnelle de Madame P.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il est la manifestation d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Le seul fait d’engager une action hors délai ne peut suffire à caractériser un abus alors que le texte de loi applicable prévoyait un report possible du point de départ de ce délai qui justifiait que le juge examine les circonstances de fait, propres à l’espèce.
Pour déterminer si Monsieur Z. a agi avec une légèreté blâmable, il convient donc d’examiner les moyens de fond qu’il a développés pour établir sa qualité d’inventeur.
L’action de Monsieur Z. repose sur deux propositions :
- il a eu l’idée d’appliquer le procédé ISET au diagnostic prénatal,
- l’invention revendiquée est contenue dans cette idée.
Pour établir la réalité de la 1ere proposition, Monsieur Z. verse aux débats :
- l’article « Cancer un espoir pour dépister les récidives » paru dans la revue Santé d’août 2000, dans lequel Madame P. déclare qu’il a eu l’idée d’appliquer la méthode ISET au diagnostic prénatal. Cependant Madame P. conteste avoir tenu ces propos parus dans une revue destinée au grand public et ne constituant pas une publication scientifique ayant autorité,
- l’attestation du professeur E. du 31 août 2007 dans laquelle celui-ci indique
« c’est au tout début de l’année 2000 qu’il m’a parlé de son idée de recherche de cellules fœtales dans le sang circulant en utilisant une machine destinée à isoler des cellules cancéreuses »,
- un article de l’American Journal of Pathology de janvier 2002 et cosigné de Madame P. consacré à l’application de la méthode ISET à la caractérisation des cellules fœtales circulant dans le sang maternel. Cet article se termine par des remerciements à son égard « for helpfull (sic) discussion »,
- deux attestations des époux K. du 3 janvier 2007 dans lesquelles ils exposent que lors d’un déjeuner avec Madame P., son époux Christian B. et Monsieur Z., celle-ci a déclaré que grâce à une idée de Monsieur Z., elle allait utiliser une technique spéciale afin de détecter et isoler des cellules fœtales circulant dans le sang maternel,
NB: Tout ce que vous dites lors de dîners en ville pourra être utilisé contre vous …
- une attestation d’Abdelmajid S. qui a travaillé comme chercheur à PUR 370 et qui déclare « Je confirme sans équivoque que la paternité de cette idée (la recherche des cellules fœtales circulantes) revient au docteur H ». Il précise qu’il est un des auteurs des articles paru dans l’American Journal of Pathology en janvier 2000 et que « la mention concernant les cellules fœtales a été effectivement incluse dans la discussion de l’article suite à l’idée du docteur H ».
Madame P. fait valoir qu’elle a commencé à exploiter l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal avant que Monsieur Z. prétende lui-même en avoir eu l’idée et pour établir cette antériorité elle invoque l’article paru en janvier 2000 dans l’American Journal of Pathology qui a été accepté pour publication le 14 septembre 1999. Néanmoins compte tenu des déclarations d’Abdelmajid S., coauteur de l’article, celui-ci ne peut constituer une preuve suffisante d’une antériorité au profit de Patrizia P.
Ainsi, même si on ne tient pas compte de l’article paru dans la revue Santé dont les informations n’ont pas nécessairement la rigueur exigée des publications scientifiques, il apparaît néanmoins que Monsieur Z. produit des éléments suffisants pour qu’à ce stade, son action ne puisse être considérée comme ayant été engagée de façon légère. Aucun élément ne permet en effet de considérer que les attestations émanant de scientifiques reconnus puissent être de complaisance.
La deuxième proposition que Monsieur Z. devait démontrer, est que l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal contient l’invention.
Le brevet porte sur une méthode qui permet le diagnostic prénatal sur cellules fœtales non apoptotiques isolées du sans maternel après leur enrichissement par filtration, leur analyse morphologique ou immunologique et génétique.
La revendication 1 est ainsi rédigée :
Méthode de diagnostic prénatal sur cellules fœtales isolées du sang maternel comprenant les étapes suivantes :
(a) la filtration d’un échantillon de sang maternel pur ou dilué, de façon à concentrer sur un filtre selon leur taille certaines cellules circulantes et en particulier des cellules d’origine fœtale ;
(b) l’analyse des cellules retenues sur le filtre afin d’obtenir une présomption sur leur origine fœtale ou maternelle et
(c) le diagnostic prénatal par l’analyse génétique ciblée sur le génome d’une cellule individuelle dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Pour comprendre la nature et la portée de l’invention, il convient de se reporter à la partie descriptive du brevet qui indique :
Les méthodes connues de diagnostic prénatal sont invasives et présentent des risques pour la mère et le fœtus qui en limitent l’emploi.
L’état de la technique connaît également des méthodes d’analyse du génome de cellules fœtales circulantes dans le sang maternel. Cependant ces méthodes se heurtent à la très faible concentration de ces cellules fœtales circulantes.
Plusieurs auteurs ont proposé d’améliorer la sensibilité de la détection des cellules fœtales dans le sang maternel par l’enrichissement de la population cellulaire contenue dans le sang maternel en cellules fœtales ou par la séparation des cellules fœtales contenues dans le sang maternel. Cependant il s’avère que ces protocoles comprenant plusieurs étapes d’isolement peuvent endommager les cellules fœtales et donner lieu à des pertes cellulaires significatives. Par ailleurs, aucune des méthodes d’enrichissement envisagées ne permet l’obtention de populations de cellules fœtales non apoptotiques et suffisamment pures, en particulier non exemptes de cellules d’origine maternelle.
Ainsi, … au vu de l’état de la technique et de la nature des cellules fœtales circulantes dans le sang maternel, l’invention résulte de la constatation que seul un procédé permettant une concentration suffisante en cellules fœtales, associé à leur examen morphologique et à l’analyse génétique ciblée sur le génome de cellules uniques, est susceptible de surmonter les obstacles des méthodes existantes.
Un procédé de filtration pour détecter et identifier différentes lignées cellulaires cancéreuses mélangées en très faible concentration dans un échantillon de sang, existe déjà.
L’invention consiste à combiner cette méthode de filtration des cellules avec l’analyse immunologique ou cytologique des cellules retenues par filtration et une méthode d’analyse génétique ciblée sur une cellule individuelle, pour permettre une concentration suffisante des cellules en cellules d’origine fœtale et la mise en œuvre d’un diagnostic prénatal sur le génome d’une cellule fœtale unique isolée du sang maternel et dont l’origine fœtale est présumée ou démontrée.
Ainsi … la présente invention découle en partie de la découverte que les cellules fœtales peuvent être concentrées par la mise en œuvre du procédé de filtration décrit dans la demande de brevet FR 2 782 730. L’invention découle aussi en partie de la démonstration que l’analyse morphologique des cellules retenues dans le filtre permet d’établir une présomption sur l’origine fœtale ou maternelle de ces cellules et leur analyse génétique permet la démonstration de leur origine fœtale ou maternelle.
L’invention … résulte de l’observation que les cellules fœtales épithéliales circulantes dans le sang ont un diamètre supérieur aux cellules hématopoïétiques maternelles et peuvent être isolées selon des procédés de filtration adaptés de ceux décrits pour l’isolement de cellules pathogéniques circulantes dans le sang.
Elle comprend plusieurs étapes :
- la filtration des cellules fœtales ou maternelle par leur séparation d’avec les cellules hématopoïétiques maternelles,
- l’observation des cellules filtrées en vue d’obtenir des indications sur leur origine fœtale ou maternelle,
- la collecte individuelle des cellules qui permet de cibler avantageusement l’analyse génétique sur le génome d’une cellule unique aux fins d’établir l’origine fœtale de la cellule et à la fois d’effectuer le diagnostic prénatal.
Les méthodes décrites … reposent sur l’existence et la mise au point d’un dispositif spécifique nommé ISET (acronyme anglais de Isolation by Size of Epithélial Tumor cells) et l’invention porte sur l’adaptation et l’utilisation d’un dispositif de ce type à la filtration de cellules fœtales présentes dans le sang maternel.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le problème à résoudre pour parvenir à une méthode non invasive et efficace de diagnostic prénatal à partir du sang maternel est celui que constitue la faible concentration des cellules fœtales dans le sang maternel.
Ce problème se trouve résolu par le recours à un procédé de filtrage nommé ISET mis au point pour sélectionner des cellules cancéreuses dans un échantillon de sang.
Néanmoins, la méthode protégée par le brevet FR 01 05824 comprend, outre le filtrage des cellules, deux autres étapes dont l’une consiste à déterminer quelles sont les cellules fœtales et l’autre à procéder à leur analyse génétique afin de parvenir au diagnostic d’une anomalie ou d’une caractéristique telle que le sexe de l’embryon.
Monsieur Z. prétend que pour l’homme de métier, la deuxième étape est implicite ou contenue dans la mise en œuvre de l’étape 1 et que l’étape 3 est exactement contenue dans l’objectif.
Si on se réfère aux réponses apportées à l’examinateur de l’OEB chargé de l’examen de la demande de brevet européen et qui critique la nouveauté de la revendication n°1 qui lui a été soumise, il apparaît que l’étape permettant de confirmer qu’il s’agit de cellules fœtales et non de cellules maternelles ne se retrouve pas dans le document D1. Il est également relevé que le document D2 ne divulgue pas et ne suggère pas l’isolement de cellules d’origine fœtales présumées et que le document D3 ne suggère pas non plus la combinaison d’étapes visée en revendication 1.
Le déposant précise que selon le document D2, une étape d’immuno-marquage serait suffisante pour identifier des cellules fœtales parmi un mélange de différents types cellulaires et qu’une hybridation in situ réalisée sur un tel mélange de cellules permettrait de détecter une éventuelle anomalie génétique des cellules immuno-marquées alors que pour l’invention revendiquée, l’étape d’immuno-marquage est considérée comme ne permettant d’établir qu’une présomption d’origine fœtale, cette étape devant être suivie d’une démonstration de l’origine fœtale par analyse génétique de cellules individuellement collectées (étape c de la revendication).
Au vu de ces seuls éléments techniques portés à la connaissance du tribunal, il ne ressort pas que la combinaison de deux étapes distinctes visant à déterminer des cellules présumées fœtales puis de les soumettre à une analyse génétique soient connues et au surplus évidentes pour un homme de métier que Monsieur Z. n’a pas défini.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’invention porte sur l’utilisation du procédé de filtrage connu pour les cellules cancéreuses, aux cellules contenues dans le sang maternel, que néanmoins elle comporte deux autres étapes que les informations actuelles telles qu’elles sont soumises au tribunal ne permettent pas de retenir comme évidentes pour l’homme du métier.
Ainsi, Monsieur Z. ne pouvait valablement demander que le tribunal le reconnaisse comme unique inventeur ainsi qu’il le sollicite dans ses dernières écritures.
Néanmoins, compte tenu du fait que l’idée qu’il revendique d’appliquer le procédé ISET pour filtrer les cellules du sang maternel est un des éléments essentiels de l’invention, il ne peut être retenu qu’il a engagé cette procédure avec une légèreté blâmable et la demande en paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts formée par Madame P. sera donc rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera alloué à :
- l’Inserm la somme de 10 000 €,
- l’APHP et l’université Paris Descartes chacune, la somme de 2 500 €.
Il apparaît équitable que Madame P. et la société Screencell supportent les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. …
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TGI de Paris, 9 février 2012
Hervé Z. c. Patrizia P. et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Je trouve que ce cas donnerait un superbe sujet d’examen, couvrant de vastes domaines du droit des brevets, du genre: Monsieur Z. estime qu’il est à l’origine d’une caractéristique essentielle de l’invention brevetée et qu’une part non négligeable des bénéfices générés par celle-ci doit lui revenir. Des amis lui ont suggéré trois approches:- une action en dommages-intérêts pour violation du droit moral de l’inventeur ;
- une action basée sur les droits d’un inventeur salarié ;
- une action en revendication de (co)proprieté.
Monsieur Z. vient vous demander conseil. Que lui conseillez-vous ? Quelles sont les chances de réussite devant un tribunal (français) ?
La société Teisseire fabrique et commercialise des sirops de fruits concentrés. Elle commercialise, sous le nom « Teisseire 0 % de sucre », depuis le début de l’année 2007, une boisson concentrée à faible teneur en sucre.
