Sans grand intérêt

Le présent arrêt de la Cour de Paris montre combien il peut être difficile pour une société d’établir qu’elle a un intérêt d’agir en annulation d’un brevet en France.

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de juin 2011, la société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Par jugement en date du 17 février, le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir.

La société Omnipharm a interjeté appel.

Par arrêt en date du 17 février 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

Selon l’article 31 CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

L’intérêt à agir en justice qui doit s’apprécier pour le demandeur au jour de l’assignation en justice est justifié lorsque la personne physique ou morale démontre que l’action qu’elle engage est destinée à conforter, à améliorer ou à modifier sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire ;

Il appartient par conséquent à la demanderesse, la société Omnipharm, de prouver qu’elle possède un intérêt personnel, né et actuel pour agir en annulation des deux brevets, propriété de la société Merial ;

Le brevet conférant à son titulaire un monopole d’exploitation, peut avoir intérêt à agir en annulation de cet avantage toute personne qui souhaite légitimement exploiter une activité dans le domaine délimité par les revendications mais qui y est temporairement et temporellement empêché ;

Il s’ensuit que ne peuvent avoir intérêt à agir que ceux qui peuvent personnellement et légitimement tirer profit de l’annulation ; sont donc concernées les personnes qui possèdent les moyens pour mettre en œuvre les revendications du brevet, la structure économique, technologique ou juridique du demandeur à l’action important peu ;

La société Omnipharm reproche à la décision déférée d’avoir considéré que pour avoir intérêt à agir, le demandeur en nullité d’un brevet doit être en mesure de développer lui-même un produit conforme au brevet, de fabriquer un tel produit et de le vendre en France ;

Elle soutient que de telles conditions ne sont pas en l’espèce satisfaites du point de vue ‘sociétal’, qu’elles restreignent la concurrence en empêchant l’apparition de nouveaux concurrents puisque la finalité principale d’une action en nullité de brevet est de permettre le lancement de nouveaux produits tout en évitant de s’exposer à un risque d’action en contrefaçon de brevet ;

Elle estime encore qu’elle est recevable à demander la nullité des brevets avant même de fabriquer ou commercialiser un produit à base de Fripronil associé à du S-méthoprène, ce que la décision entreprise empêche puisqu’elle ne peut lancer sans risque un produit selon elle indûment breveté ;

Pour fonder son action en nullité, la société Omnipharm invoque l’article L 613-15 CPI qui dispose que le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur.

Elle indique être titulaire d’une demande internationale de brevet PCT WO 2010/106 325 déposée le 17 mars 2010 sous le bénéfice d’une priorité du 18 mars 2009 et soutient que cette demande internationale de brevet démontre l’existence de l’intérêt né, actuel et certain qu’elle a d’agir en nullité des deux brevets ;

Elle soutient encore que la société de droit indien Cipla a, en fraude de ses droits, déposé une demande de brevet portant sur les mêmes produits ;

Mais les dispositions légales issues de l’article L 613-15 CPI qu’elle invoque ne sont manifestement pas applicables en l’espèce dans la mesure où les droits qu’elle oppose proviennent d’une demande internationale de brevet déposée plus de dix années après la délivrance des deux brevets dont l’un bénéficie d’un CCP dont l’expiration doit intervenir au plus tard le 23 janvier 2018 ;

Il ne saurait en effet être admis que des droits acquis postérieurement à la délivrance d’un brevet justifient la recevabilité de la demande d’annulation de ce brevet ; qu’admettre ce raisonnement reviendrait à justifier la création a posteriori d’un intérêt artificiel à agir au profit du demandeur à l’action en nullité contre le titulaire de brevet ;

D’autre part, les similitudes existant entre la demande de brevet PCT n°W02010/106 325 de la société Omnipharm et la demande de brevet PCT n°W02010/092 355 déposée un mois plus tôt le 15 février 2010 par la société Cipla et la société Qed Etal révèlent l’existence de liens étroits entre la société indienne et la société appelante comme le démontre la société Merial aux pages 27 à 29 de ses conclusions ;

Il convient au surplus de faire observer que la société Omnipharm admet que l’objet de la demande internationale de brevet ne se limite pas uniquement au Fipronil seul mais couvre également les combinaisons de produits revendiqués par les brevets attaqués, la revendication 4 nécessitant de combiner le Fipronil avec du S-méthoprène ;

Il se déduit de cette observation que la société Omnipharm ne saurait valablement opposer aux deux brevets de la société Merial le dépôt de sa demande de brevet laquelle revendique également la combinaison de Fipronil et de S-méthoprène ;

Prétextant les courriels échangés au cours de l’année 2007 avec la société Merial Animal Health Ltd, la société Omnipharm prétend que la société Merial aurait reconnu qu’elle a entretenu dans le passé des relations d’affaires avec elle démontrant ainsi qu’elle était un concurrent sérieux ou un partenaire potentiel pour le développement de nouveaux produits vétérinaires ;

Mais il n’est pas permis de déduire des pourparlers engagés entre les deux sociétés la preuve que la société Omnipharm agissait comme une entreprise qui avait l’intention de se développer dans le même secteur d’activités que celui dans lequel la société Merial bénéficiait d’une protection au titre du droit des brevets ;

Pour qu’il y ait intérêt à agir, encore eût-il fallu, comme il a été dit plus haut, que l’action en justice engagée par la société Omnipharm ait pour objectif de conforter, d’améliorer ou de modifier [sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire.]

Or en l’espèce, rien ne démontre que la société Omnipharm possédait un intérêt à combattre les brevets dont elle sollicite l’annulation dans la mesure où à aucun moment les caractéristiques contenues dans les revendications du brevet ne sont abordées dans la correspondance échangée (mélange Fipronil/Métroprène), les courriels datés des 4 mai et 8 novembre 2007 ne concernant que le Meloxicam injectable pour bovins et porcs comme le révèlent le certificat daté du 12 février 2007 (Flexicam [Meloxicam 1.5mg/ml] 100ml Oral suspension) ainsi que diverses factures et documents (pièces 40 à 47) versés aux débats ;

Il ne saurait donc se déduire de l’échange de courriels sus-évoqués ainsi que des déclarations notées par le représentant de la société Merial Animal Health Ltd à l’issue de rencontres avec le dirigeant de la société Omnipharm la preuve que cette dernière possède un intérêt juridique à agir en annulation des revendications des brevets dont la société Merial est titulaire ;

Pour justifier son intérêt à agir contre la société Merial, la société Omnipharm soutient encore qu’elle a obtenu en 2006 des AMM pour les produits vétérinaires Flexicam et Acticam ;

Elle indique qu’elle a exploité pendant 3 ans l’AMM sur le Flexicam jusqu’au 3 juillet 2009, date à laquelle elle l’a cédée à la société Dechra Veterinary Products A/S ;

Elle ajoute qu’elle achète les produits finis Flexicam auprès d’un fournisseur tiers comme le démontrent les factures, bons de livraison et connaissements du transporteur … et qu’elle sous-traite ensuite leur fabrication ainsi que leur commercialisation … ; elle indique que son activité consiste à développer des produits génériques, à obtenir des AMM, puis de les exploi[ter … s]ous-traitant leur fabrication et leur distribution ;

Elle précise encore qu’avant de déposer une AMM, elle se doit de ‘nettoyer’ les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’entraver son projet ;

La déclaration de James Michaël Marshall datée du 2 novembre 2010 … qui rapporte que la société Omnipharm a demandé et a obtenu une AMM pour les produits Flexicam et Acticam mais que ladite autorisation a été rapidement cédée à la société danoise Dechra Veterinary Products A/S à Uldum pour le produit Flexicam et à la société Ecuphar NV à Oostkamp pour le produit Acticam, la fabrication du produit Flexicam étant assurée par la société Fischer Clinical Services UK Ltd à Horsham et le produit Acticam par la société Accord Healthcare Ltd à North Haroow confirme les assertions de la société Omnipharm selon lesquelles elle se chargeait d’obtenir l’AMM puis de sous-traiter la fabrication et la distribution des produits ;

La société Merial fait ensuite pertinemment remarquer, sans d’ailleurs être contestée, que les produits Flexicam et Acticam relevant de la famille des antiinflammatoires sont étrangers à l’objet des brevets contestés et que la société Omnipharm ne démontre pas qu’elle développe, fabrique ou vend elle-même en France un produit vétérinaire dont la diffusion serait susceptible d’être contrariée par les deux brevets dont elle sollicite l’annulation ;

Il convient au surplus d’ajouter que le déficit comptable de la société Omnipharm en 2007, période au cours de laquelle elle déclare avoir exploité son produit ainsi que la forte augmentation du déficit les années suivantes confirment qu’elle n’intervenait pas comme un fabricant de médicaments vétérinaires mais davantage comme un intermédiaire commercial ;

La société Omnipharm soutient encore qu’il serait particulièrement prématuré d’exiger d’elle dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt à agir des preuves de développement, de fabrication ou de commercialisation du produit breveté ; elle invoque les dispositions de l’article 28 de la Directive UE 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et prétend qu’elle aurait été mal venue de déposer une demande d’AMM. Elle indique cependant participer activement au développement d’un produit générique à base de Fipronil et de S-méthoprène, s’approvisionner en S-méthoprène auprès de la société hongroise Balbolna Bio comme le mentionne le contrat daté du 3 septembre 2009 …, avoir été en discussion d’affaires avec la société allemande Klocke en charge notamment du conditionnement des produits, d’avoir été au cours de l’année 2011, en pourparlers au sujet d’un produit F-Kombo lequel est un générique du produit contenant le Fipronil et le S-méthoprène … et ainsi d’avoir sérieusement envisagé de fournir sur le territoire français un produit générique de Fipronil et de S-méthoprène ;

Mais la société Merial fait justement remarquer que le délai nécessaire pour obtenir une AMM n’aurait pas dû empêcher la société Omnipharm de déposer sans tarder une demande portant sur un produit conforme aux revendications de ses deux brevets ; que cette absence de dépôt démontre que la société Omnipharm n’avait nullement envisagé d’exploiter son produit avant de nombreuses années, ce que l’attestation de son dirigeant datée du 15 février 2011 qui indique

« It is indeed our intention to market such products as soon as the situation regarding the validity of the patents FR-B-2 746 597 and FR-B-2 746594 is settled by the court and we already have taken certain necessary steps to prepare for this marketing. »

ne saurait remettre en cause, cette déclaration d’intention faite dans son seul intérêt étant dépourvue de force probante ;

La société Omnipharm invoque encore deux études comparatives d’efficacité des produits génériques datées des 19 et 28 mai 2009 ainsi qu’une étude de tolérance également datée du 28 mai 2009 ;

Mais la société Merial réplique précisément que ces études ne font pas de la société Omnipharm un concurrent potentiel puisqu’elle ne dispose pas des moyens requis pour constituer ou devenir un acteur industriel et commercial, qu’elles sont fournies par des prestataires de service à quiconque souhaite obtenir une AMM et qu’elles concernent les produits testés au produit Frontline Plus lequel n’est pas commercialisé en Europe ;

Pour démontrer qu’elle développe un produit correspondant aux revendications des brevets litigieux, la société Omnipharm évoque encore deux accords datés des 14 avril et 15 juillet 2011 relatifs respectivement aux conditions de fabrication du produit F-Kombo et à un plan de développement de ce produit ;

Mais l’intérêt à agir en justice devant s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice soit à la date de l’assignation du 13 septembre 2010, il ne saurait être tenu compte des accords passés postérieurement à cette date ;

De l’ensemble, il résulte que la société Omnipharm n’a pas démontré l’intérêt qu’elle avait à agir en annulation des brevets FR-B-2 746 597 and FR B 2 746 594 ;

La société Omnipharm doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; 

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Merial les frais qu’elle a engagés en cause d’appel qu’il convient de fixer à la charge de la société Omnipharm à la somme de 50.000 € ; …

***

Cour d’appel de Paris, 17 février 2012

Omnipharm c. Merial

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Tiercé perdant

La tierce opposition est une bête assez rare dans la jungle de la jurisprudence des brevets. Que dire alors de triplés de tierces oppositions ? C’est pourtant ce que nous rencontrons dans le litige qui nous intéresse aujourd’hui.

Le brevet français FR 2 483 912 de la société Daiichi Sankyo, concernant des dérivés hydrocarboxylés du composé ML-236B, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique, et le CCP obtenu sur la base de ce brevet ont déjà passablement occupé les tribunaux français – et les lecteurs de ce blog (voir ici et ici).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Composés de formule (I) :

 

 dans laquelle R représente un groupe de formule

ou

et des lactones cycliques, des sels et des esters de ces composés.

La société Sankyo a également déposé un CCP le 19 mai 1992.

Elle commercialise des médicaments dont le principe actif est la pravastatine, destinés à lutter contre le cholestérol. La pravastatine est devenue une molécule de référence ; elle a été commercialisée principalement sous les noms de Mevalotin®, Pravasin®, Prareduct®, Elisor® et Vasten®.

Par décision du 26 janvier 2005, l’INPI a constaté la déchéance du CCP pour non-paiement de la quatrième annuité. La requête de la société Sankyo tendant à faire annuler cette décision a été rejetée.

Par arrêt du 14 mars 2007, la Cour d’appel de Paris a annulé ces deux décisions de l’INPI. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Cour de cassation le 1er juillet 2008.

Les génériqueurs Eg Labo et Biogaran ainsi que la société Sandoz ont formé chacun une tierce opposition à l’encontre de cet arrêt.

Ayant constaté que la société Eg Labo aurait commercialisé la pravastatine générique avant que ses titres ne tombent dans le domaine public (le 10 août 2006), la société Sankyo l’a fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale, par acte du 14 avril 2009.

Le 16 décembre 2010, la société Eg Labo a introduit un recours en responsabilité à l’encontre de l’INPI. L’INPI a fait valoir que la Cour d’appel de Paris n’était pas compétente pour connaître de cette demande qui relevait, selon lui, de la compétence du tribunal administratif de Paris.

Le 14 janvier 2011, le TGI de Paris a sursis à statuer dans l’instance en contrefaçon, dans l’attente d’une décision définitive sur la tierce opposition.

Le 14 mars 2011, la société Teva a également introduit un recours en responsabilité à l’encontre de l’INPI. Elle a notamment demandé à la Cour de condamner l'INPI à lui payer la somme de 650 000 € en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes de services de l'Institut.

Dans son arrêt du 29 février 2012, dont nous reproduisons un extrait dans ce qui suit, la Cour d’appel de Paris statue sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Biogaran : 

***

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Considérant que l’article 583 CPC dispose :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque » ;

Considérant que la société Biogaran fait valoir qu’elle a intérêt à former tierce opposition à l’arrêt du 14 mars 2007 qui lui est opposé au soutien de l’action en contrefaçon engagée contre elle et qu’elle n’était pas partie à cet arrêt ;

Considérant que la société Daiichi Sankyo, pour contester la recevabilité de la tierce opposition à l’arrêt du 14 mars 2007, soutient que cet arrêt, dès lors qu’il annule un acte administratif entaché d’excès de pouvoir, comporte un effet rétroactif erga omnes et se trouve, dès lors, revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, ce qui le rend inattaquable par la voie de la tierce opposition ;

Mais considérant, comme l’observent pertinemment le Ministère Public, le directeur général de l’INPI et la société Teva Santé, que l’article 585 CPC dispose :

« Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » ;

Considérant qu’aucune disposition légale n’exclut la tierce opposition à un arrêt statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ;

Que, tout au contraire, l’argument de la société Daiichi Sankyo tiré de l’effet absolu de l’arrêt du 14 mars 2007 est dépourvu de pertinence au regard de l’article L 613-27 CPI aux termes duquel :

« La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ;

Considérant que la tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition

Considérant que la société Biogaran fait valoir, premièrement, qu’en l’absence d’effet dévolutif, la société Daiichi Sankyo était irrecevable à invoquer pour la première devant la cour une notification irrégulière, deuxièmement, que la décision rendue le 26 janvier 2005 par le directeur général de l’INPI a été régulièrement notifiée au mandataire constitué de la société Daiichi Sankyo ;

Considérant que la société Teva Santé, qui appuie les prétentions de la société Biogaran, soutient que la tierce opposition est bien fondée dès lors que la décision de constatation de déchéance a été régulièrement signifiée et que le directeur général de l’INPI ne pouvait, en conséquence, que rejeter le recours du 28 juin 2006, du fait de l’ expiration des délais de contestation ;

Que le directeur général de l’INPI, qui s’en remet à justice sur le bien fondé de la tierce opposition, observe néanmoins que la notification faite au cabinet Lavoix, le 27 janvier 2005, est régulière et que l’arrêt du 14 mars 2007 crée une incertitude sur le destinataire légitime des notifications des décisions du directeur général de l’INPI ;

Mais considérant, sur le premier point, que la cour, saisie par le recours formé par la société Daiichi Sankyo du 18 juillet 2006, était tenue de statuer, d’une part, sur la validité de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance, d’autre part, sur la validité de la décision du 3 juillet 2006 déclarant irrecevable comme tardive la requête en annulation de cette précédente décision ; que la lecture du dispositif de l’arrêt confirme que la cour ne s’est nullement substituée au directeur général de l’INPI, mais s’est au contraire limitée à l’annulation des deux décisions objet du recours qui lui était soumis ;

Considérant, sur le second point, que les arguments de la société Teva Santé comme les observations du directeur général de l’INPI ne font que reprendre les moyens développés à l’appui de leurs pourvois contre l’arrêt du 14 mars 2007, rejetés par la cour de cassation du 1er juillet 2008 ;

Considérant qu’il est établi par les pièces versées au débat les explications des parties que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Daiichi Sankyo au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt d’une demande de CCP puisqu’il y était expressément mentionné en conséquence de ce dépôt de verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l’expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour son exécution et qu’il s’infère des termes de ce mandat que la société Daiichi Sankyo avait clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, d’où il résulte que la notification à ce cabinet de la décision constatant la déchéance pour non-paiement de la 4ème redevance, alors que cette redevance et les redevances postérieures avaient été payées par un autre cabinet, n’a pu avoir pour effet de faire courir les délais de recours ;

Considérant qu’il suit de là que la tierce opposition n’est pas fondée et doit être rejetée ; …

***

Cour d’appel de Paris, 29 février 2012
Biogaran et al c. INPI et Daiichi Sankyo

NB : Dans d’autres arrêts du même jour, la Cour a réservé le même sort aux deux autres tierces oppositions. Elle a également invité les sociétés Eg Labo et Teva et l’INPI à fournir les explications sur la validité du ou des actes saisissant la cour (par rapport aux recours en responsabilité). Affaires à suivre …

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Génériqueur exclusif ?

Le litige opposant les sociétés Laboratoire Medidom (ci-après « Medidom ») et Laboratoires Negma (« Negma ») et la société Biogaran a déjà fait l’objet de plusieurs billets sur ce blog. Maintenant, l’heure des comptes est arrivée.

Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce.

Le brevet européen EP 0 520 414 a été déposé en juin 1992 par la société allemande Madaus. Le brevet – qui n’a pas fait l’objet d’une opposition – concernait un procédé de préparation de la diacetylrhéine (revendications 1 à 13) et un « produit pharmaceutique contenant de la diacetylrhéine qui comporte moins de 20 ppm de constituants de type aloemodine, avec des supports et produits auxiliaires pharmaceutiques classiques » (revendication 14).

La société allemande Madaus a concédé une licence exclusive à la société Medidom avant de lui céder le brevet.

La société Medidom a concédé une licence exclusive pour la France à la société Negma, qui a commercialisé un produit pharmaceutique dénommé « ART 50 ». Il s’agit d’un médicament anti- arthrosique pour des traitements de longue durée.

En septembre 2008, la société Biogaran a obtenu trois AMM pour les produits Diacérine Biogaran 50mg gélules, Diacérine SET 50 mg gélules et Diacérine 50 mg gélules.

Le 7 octobre 2008, la société Negma a adressé à la société Biogaran une lettre faisant valoir que ses produits Diacérine étaient des génériques du produit ART 50mg qu’elle exploite sur le marché français, et qu’elle en empêcherait la commercialisation « par toute action appropriée ».

Par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2008, la société Biogaran a fait assigner les sociétés Medidom et Negma devant le TGI de Paris en nullité de la revendication 14 du brevet ; par ailleurs, elle a commencé la commercialisation de ses produits.

Par acte d’huissier du 5 février 2009, a société Negma l’a alors, assignée en référé d’heure à heure devant le juge des référés du TGI de Strasbourg, aux fins de lui interdire sous astreinte de commercialiser, de faire distribuer, de fabriquer ou de faire fabriquer des produits pharmaceutiques génériques et de rappeler sous astreinte ces produits.

Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés a interdit à la société Biogaran sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée de commercialiser et faire distribuer lesdits génériques, et a ordonné le rappel dans les 48 heures de tous les produits dans le commerce.

La société Biogaran a interjeté appel.

Devant le TGI de Paris, la société Biogaran a sollicité du tribunal qu’il dise qu’elle ne contrefaisait pas le brevet et qu’il condamne la société Negma à lui verser la somme de 2 M€ à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de l’interdiction de commercialiser ses génériques, ainsi que la somme de complémentaire de 500 k€ en réparation de son préjudice d’image.

Par acte du 27 mars 2009, la société Negma a assigné au fond la société Biogaran en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge de la mise en état du TGI de Strasbourg a renvoyé la cause devant le TGI de Paris.

Par décision du 31 mars 2010, le TGI de Paris a jugé que la revendication 14 de la partie française du brevet était nulle pour défaut de nouveauté.

La société Negma a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui l’a confirmé par arrêt du 30 juin 2010. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté (voir notre billet correspondant).

Par arrêt du 22 juin 2010, la cour d’appel de Colmar a infirmé les mesures d’interdiction et de retrait ordonnées par le juge des référés de Strasbourg le 10 mars 2009 au vu du jugement rendu par le TGI de Paris le 31 mars 2010 (voir notre billet consacré à cet arrêt).

Le 15 juillet 2011, la société Negma a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application de l’article 31 alinéa 2 de la loi n°91 -650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution à l’hypothèse d’une interdiction provisoire en raison du constat par le juge qu’ il existe une contrefaçon vraisemblable d’un titre de propriété intellectuelle qui violerait le droit de propriété garanti par la Constitution.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission de cette question à la Cour de cassation.

Le jugement en date du 27 janvier 2012 se divise en trois parties.

1. Dans un premier temps, le tribunal se penche sur la question de la responsabilité sans faute au titre de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991. Les détails de cette partie du jugement intéresseront surtout les techniciens du droit. Le tribunal arrive à la conclusion que la société Biogaran n’avait pas changé de fondement en cours de procédure ; elle avait toujours visé (1) la responsabilité sans faute de la société Negma du fait de l’exécution de l’ordonnance de référé autorisant les mesures d’interdiction et de retrait et (2) la responsabilité de l’article 1382 du code civil des défenderesses pour avoir commis des fautes distinctes.

« … Dès lors, la société Biogaran est recevable à fonder ses demandes sur l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que « l’exécution forcée peut -être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. »

Et le tribunal conclut :

« La société Biogaran est dès lors bien fondée à solliciter du TGI de Paris qu’il la restitue dans ses droits au sens de l’article 31 de la loi précitée, étant admis qu’il n’est pas requis de démontrer une faute de la société Negma, la réparation s’imposant du seul fait de l’exécution.

En conséquence, la société Negma doit être condamnée à restituer la société Biogaran dans ses droits à la suite de l’exécution de l’ordonnance de référé du président du TGI de Strasbourg du 10 mars 2009, infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010. » 

2. Le tribunal traite ensuite la responsabilité pour faute. La société Biogaran reprochait aux sociétés Negma et Medidom d’avoir créé de façon frauduleuse et intentionnelle d’un monopole sur un médicament. Elle leur reprochait notamment

• des manœuvres dilatoires,
• une stratégie de blocage de la commercialisation de génériques,
• des manœuvres contre l’octroi d’AMM
• des tentatives de remise en cause des décisions du Comité économique des produits de santé (CEPS),
• l’invocation d’une qualité inexacte pour agir en contrefaçon
• la communication déloyale envers les pharmaciens et les grossistes répartiteurs, et
• la multiplication des procédures contentieuses et dilatoires.

Cette partie du jugement intéressera surtout les génériqueurs et leurs adversaires. Le tribunal passe en revue les comportements des parties et arrive à la conclusion que

« … [s]’il est incontestable que la société Negma a utilisé toutes les voies de droit possibles pour défendre son monopole et son titre de propriété industrielle, il n’en reste pas moins que ces moyens tiraient leur légitimité de l’existence même du brevet qui tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice l’annulant dispose de tous les droits attachés à un tel titre.

Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, une telle faute n’est pas établie, le tribunal relève qu’en effet, la société Negma n’a pas systématiquement été déboutée de ses demandes en justice, qu’elle n’a jamais usé de manœuvres dolosives pour obtenir gain de cause et que si certaines de ses actions ont pu parfois apparaître comme destinées à gagner du temps, le tribunal relève que la société Biogaran a elle -même à de multiples occasions retardé la procédure. Il apparaît que chaque partie a mis tout en œuvre pour défendre ses droits sans qu’aucune n’ait jamais outrepassé la limite de l’abus de droit.

Plus précisément, le fait que la revendication 14 ait été postérieurement annulée ne transforme pas rétrospectivement les moyens légaux utilisés en manœuvres déloyales. … »

La société Biogaran a donc été déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil. 

3. La troisième partie du jugement concerne le préjudice de la société Biogaran. Nous la reproduisons dans ce qui suit.

***

La société Biogaran demande la condamnation in solidum des sociétés Negma et Medidom à lui verser la somme de 8 282 213 €,en réparation du préjudice subi du fait du rappel et de l’interdiction provisoire de commercialiser ses produits et de la seule société Negma à lui verser la somme complémentaire de 500 000 € en réparation de son préjudice d’image.

Elle explique que le préjudice d’image tient au comportement procédural abusif de la société Negma ainsi qu’à une communication déloyale.

D’une part, il a été jugé qu’aucune faute distincte ne pouvait être reprochée aux défenderesses, le préjudice d’image, résultant directement de ces fautes, ne sera donc pas examiné ; d’autre part, la société Medidom n’ayant pas été partie à la procédure devant le juge des référés et n’ayant pu poursuivre l’exécution de l’ordonnance à laquelle elle n’était pas partie, ne peut être condamnée pour le préjudice subi par la société Biogaran du fait de l’exécution de cette ordonnance.

En conséquence, aucune indemnisation ne peut être demandée à la société Medidom sur quelque fondement que ce soit.

Reste le préjudice directement lié à l’exécution de l’ordonnance de référé et dont la société Negma doit réparation, en vertu de l’article31 de la loi du 9 juillet 1991, celle-ci doit restituer la société Biogaran dans ses droits en nature ou par équivalent.

La société Negma soutient que le comportement de la société Biogaran doit être pris en compte pour diminuer son droit à réparation et notamment le fait :

• qu’elle s’est placée en situation de risque en commercialisant un produit contrefaisant sans anticiper le risque d’une action en interdiction provisoire et sans attendre le résultat de son action judiciaire en nullité du brevet,
• qu’elle a présenté devant le Président du tribunal une défense qui n’était pas conforme aux règles de l’art en cette matière avec un dossier au soutien de sa demande d’annulation du brevet vide alors même que c’est elle qui avait décidé de la date de lancement du générique et
• qu’elle est responsable du délai de 18 mois entre l’ordonnance du 10 mars 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 22 juin 2010 levant l’interdiction provisoire, dans la mesure où elle a fait appel de l’ordonnance du 10 mars 2009 sans requérir de la cour d’appel de Colmar un examen à jour fixe ou accéléré.

La société Negma rappelle que la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui n’avait pas recherché, dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991, si le débiteur n’avait pas commis une faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

La société Biogaran réplique que la responsabilité de l’article 31 institue une responsabilité sans faute et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commercialisé ses produits avant l’annulation du brevet, en décider le contraire reviendrait selon elle à permettre sur la base d’un brevet de blocage manifestement nul de neutraliser en toute impunité tout concurrent indésirable pendant des années jusqu’à l’issue des procédures au fond.

Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de la cour d’appel de Colmar qu’elle statue à jour fixe alors que l’appel d’une ordonnance de référé est soumis aux dispositions de l’article 910 CPC en application desquelles la société Biogaran n’a eu de cesse de solliciter de la Cour un traitement accéléré du dossier, quant à l’intervention dans cette procédure de la société Synteco, celle -ci est un tiers sur lequel la société Biogaran ne disposait d’aucun pouvoir de décision.

Enfin, elle conteste que les « antériorités qu’elle a produites à la date de l’interdiction provisoire (...) ne pouvaient à elles seules faire douter de la validité du titre litigieux » alors qu’elle a invoqué et communiqué dès le 16 janvier 2009 le brevet Proter FR 2 508 798 correspondant au brevet Friedmann qui a été retenu par la Cour d’appel de Paris le 30 juin 2010 pour annuler la revendication 14 du brevet opposé et qui a été versé aux débats dans la procédure Synteco dès 2007.

S’agissant des deux premiers griefs, aucun d’eux ne peut constituer une faute limitative d’indemnisation d’autant plus que la société Biogaran apporte la preuve qu’elle a tenté d’obtenir une date de plaidoirie rapprochée et qu’en tout état de cause, elle n’a rien fait pour retarder la procédure d’appel.

Quant aux pièces produites au soutien de la défense de la société Biogaran devant le juge des référés, il apparaît que son dossier n’était pas vide mais contenait d’ores et déjà des pièces qui ont été prises en compte dans l’appréciation de la nullité du brevet.

Enfin, le fait d’engager la commercialisation de produits génériques alors qu’il y a un brevet en vigueur et que l’action en nullité vient juste d’être lancée, n’est pas en soi une faute, tout juste constitue-t-il une prise de risque pour le génériqueur fondée sur l’appréciation que le brevet était nul ce qui en l’espèce s’est révélé être exact.

En conséquence, à défaut de faute établie de la part de la société Biogaran, celle-ci a droit d’être indemnisée pour l’ensemble de son préjudice.

Sur le quantum du préjudice

La société Biogaran sollicite l’indemnisation de son préjudice qu’elle estime constitué par les pertes subies qui sont, selon elle, composées des frais qu’elle a dû engager pour assurer le rappel des produits mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009, puis pour leur remise sur le marché et les gains manqués qui seraient composés de la perte de marge qu’elle aurait dû recevoir si elle n’avait pas été arrêtée dans son exploitation.

Plus précisément, elle évalue son préjudice à :

• pour la perte de marge sur coûts variables engendrés par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 : 6 739 774 € ;
• pour la perte de marge sur coûts variables engendrée par le retard pris dans la commercialisation de la diacéréine Biogaran 50 mg : 1 011 754 € ;
• pour les coûts supportés en raison du rappel des lots de diacéréine mis sur le marché entre le 23 janvier et le 12 mars 2009 : 188 813 € ;
• pour les coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock nécessaire à leur mise sur le marché à compter de juillet 2010 : 250 644 €.

La société Biogaran part du principe qu’elle serait restée seule sur le marché du générique pendant les 18 mois concernés et que cette situation d’exclusivité est prouvée par les faits.

Elle fait valoir qu’elle était la seule à commercialiser sa spécialité générique diacéréine entre le 23 janvier 2009 (date de lancement de sa spécialité) et le 10 mars 2009 (date de l’ordonnance de référé) et en déduit que ce ne sont donc pas les mesures d’interdiction provisoire obtenues à son encontre qui ont empêché les autres concurrents de commercialiser leurs produits.

Elle fait également valoir qu’aucun des concurrents des sociétés Negma et Medidom n’a demandé au CEPS le prix et l’inscription au remboursement de leur spécialité avant le mois de juin 2010, et ce, alors que dès le 31 mars 2010, le TGI de Paris a annulé la revendication 14 du brevet sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Elle ajoute que le fait que la société Mylan se soit approvisionnée en principe actif jusqu’en février 2009 ne signifie pas que l’acheteur allait fabriquer les lots et exploiter de manière imminente et qu’il suffit de lire le jugement Synteco qu’elle produit pour savoir que la décision de la société Mylan de ne pas commercialiser a résulté des « courriers de menace» de la société Laboratoires Negma, de ses interventions auprès de l’AFSSAPS et du CEPS, et des recours engagés devant le Conseil d’Etat.

Elle soutient qu’il est absurde de croire que la société Negma aurait pu lancer un générique alors qu’elle opposait le brevet à ses concurrents.

Elle considère que sa situation d’exclusivité est également confirmée par les entretiens téléphoniques menés par la société Smart Pharma auprès des dirigeants des sociétés concurrentes et relatés dans son rapport.

Enfin, elle soutient que l’hypothèse d’exclusivité au regard du marché des génériques n’est pas absurde puisqu’il existe de nombreux cas réels dans lesquels des périodes d’exclusivité supérieures à 18 mois ont pu être relevées.

La société Negma fait valoir que la société Biogaran n’était pas la seule entreprise à être prête à lancer son générique, que, d’une part, Negma elle-même avait une AMM pour son propre générique, que le rapport Smart Pharma produit par Biogaran a admis lui -même que « Negma aurait pu lancer son propre générique dans l’espoir de limiter la pénétration de Biogaran » (auto - générique qu’elle a d’ailleurs lancé dans les5 jours de la commercialisation du générique Biogaran) et que d’autre part, les laboratoires Mylan, Teva et autres bénéficiaient d’AMM génériques également et qu’à peine 20 jours se sont écoulés en juillet 2010 avant que quatre autres génériques de l’ART 50 soient commercialisés.

Elle soutient que c’est par crainte d’essuyer également une action en interdiction provisoire et le refus de procéder à des déclarations mensongères auprès du CEPS qu’ils n’ont pas lancé leur générique début 2010.

Elle ajoute qu’il n’y a jamais d’exclusivité au profit d’un seul génériqueur pour des produits ayant des volumes de ventes comparables à la Diacéréine et que la liste de 13 produits produite par la société Biogaran pour lesquels il y aurait eu une exclusivité de plusieurs mois a été reprise sans analyse critique par le cabinet Deloitte dans son Rapport n° 2 et n’a pas été soumise à Smart Pharma Consulting, qu’elle concerne des produits (ou encore présentations) et non des molécules, qui en outre ont de tous petits marchés.

Elle fait valoir que le cabinet JNB-Développement a passé en revue ces13 molécules et qu’il en ressort que pour la quasi-totalité des exemples produits, il s’agit d’un marché de niche n’intéressant qu’un seul acteur économique, contrairement au marché de la Diacéréine.

Enfin, elle soutient que l’hypothèse de l’exclusivité est démentie par le positionnement de la société Mylan elle -même, qui, interrogée en décembre 2008 par la société Medidom sur son intérêt à agir en nullité du brevet dans le cadre de la procédure RG 0708192, a produit un « business plan » dans lequel elle prévoyait d’obtenir dès 2009 une part de marché de 20% sur la diacéréine et la société Synteco avait d’ailleurs approvisionné la société Mylan en principe actif en quantité industrielle dès décembre 2008.

Le tribunal rappelle les termes de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991

« L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».

Il en ressort que le débiteur doit obtenir une indemnisation qui lui permette d’être restitué dans la situation dans laquelle il était, y compris les conséquences prévisibles de cette situation, ni plus ni moins.

En l’espèce, le titre ultérieurement modifié est l’ordonnance du 10 mars 2009 du président du TGI de Strasbourg qui avait ordonné des mesures d’interdiction de commercialisation du générique de la société Biogaran et le rappel des produits déjà commercialisés.

La modification de ce titre a eu pour conséquence de retirer cette interdiction de commercialisation et de rappel, de ce fait, il convient de raisonner comme si aucune interdiction n’ avait été prononcée et comme si aucune interruption n’était intervenue dans cette commercialisation.

Il est incontestable qu’au jour de cette ordonnance, la société Biogaran était le seul génériqueur à commercialiser la diacéréine et que cette commercialisation avait débuté deux mois avant.

La société Biogaran soutient que cette exclusivité du marché aurait nécessairement perduré pendant les 18 mois des mesures d’interdiction. Son argumentation repose essentiellement sur les déclarations téléphoniques des concurrents faites au cabinet Smart Pharma Consulting et sur l’idée qu’il n’est pas absurde qu’un génériqueur ait l’exclusivité d’un marché.

Cependant, le principe de l’indemnisation ne peut se contenter d’hypothèses et d’extrapolations approximatives, dans la mesure où elle doit être la plus proche possible du préjudice réel.

Dès lors que la société Biogaran soutient qu’elle serait restée en situation d’exclusivité pendant 18 mois, elle se doit d’en apporter la preuve, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la situation d’exclusivité d’un génériqueur sur un marché donné n’est pas le cas le plus fréquent.

En effet, même s’il n’est pas exclu qu’un génériqueur se retrouve seul sur un marché, force est de constater à la lecture des pièces qu’il s’agit surtout dans ce cas de marchés de niche, or, en l’espèce, le rapport Deloitte relève la présence de pas moins de neuf génériqueurs sur le marché de la diacéréine en décembre 2010.

La société Biogaran prétend que la question suivante a été posée aux interviewés, sans toutefois que le tribunal soit en mesure de s’en assurer:

« à quelle date auraient -ils lancé leur générique s’il n’y avait pas eu de retrait du marché de la diacéréine Biogaran ».

Et les réponses données par les personnes interrogées ont été retranscrites en page 10 du rapport Smart Pharma en ces termes :

« D’après les entretiens externes :

• Mylan et Qualimed qui ont obtenu leur AMM en septembre 2008 auraient pu lancer leur diacéréine en avril 2009 ; Actavis, Teva Santé et Winthrop auraient quant à elles pu lancer leur diacéréine en décembre 2009 mais toutes ont préféré éviter le risque d’un contentieux et ont préféré attendre la décision d’appel prononcée en juin 2010.
• EG et Arrow, faisant face à un problème d’approvisionnement n’ont pas pu lancer leur version générique avant novembre et décembre 2010 ».

La société Biogaran en déduit que si ces concurrents ont décidé de ne pas commercialiser leurs produits c’est en raison de motifs personnels et non de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009.

Le tribunal relève que le rapport Smart Pharma produit par la société Biogaran ne fait que mentionner la retranscription de déclarations faites par des tiers, qu’elles sont succinctes et ne sont pas étayées par d’autres éléments.

En tout état de cause, si l’on s’en tient au contenu de ces déclarations, le fait que certains concurrents aient décidé d’attendre la décision d’appel avant le lancement de la commercialisation de leurs produits n’établit pas l’absence de lien entre leur décision et l’ordonnance du10 mars 2009.

Au contraire, il apparaît que certains d’entre eux avaient obtenu leur AMM bien avant et étaient prêts dès 2009 à lancer leur produit, en outre, dès la levée de l’interdiction, plusieurs génériqueurs ont commercialisé leurs produits dans les jours qui ont suivi, démontrant ainsi qu’ils étaient techniquement en état de le faire.

Il est donc clair que c’est précisément en raison de l’ordonnance de référé rendue à l’encontre de la société Biogaran que ces concurrents se sont abstenus et que si cette ordonnance n’était pas intervenue, ils auraient lancé leurs produits pendant les 18 mois durant lesquels la société Biogaran soutient qu’elle aurait nécessairement été la seule.

La société Biogaran réplique que le fait que les concurrents aient attendu le 30 juin 2010 pour entrer sur le marché et non le 1er avril 2010, au lendemain du jugement du TGI de Paris annulant la revendication 14 du brevet montre bien qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer leur produit avant et que leur décision n’était pas liée à l’ordonnance de référé.

Le tribunal relève cependant, qu’appel avait été interjeté tant du jugement du TGI de Paris que de l’ordonnance de référé de Strasbourg, que l’appel du jugement du TGI de Paris a été examiné dans le cadre de la procédure à jour fixe et que les arrêts tant de la cour d’appel de Colmar que de la cour d’appel de Paris ont été rendus en juin 2010.

De ce fait, l’argument n’est pas pertinent, les concurrents pouvant préférer attendre deux mois supplémentaires pour obtenir une plus grande garantie quant à l’issue des procédures judiciaires.

Dès lors que la possibilité qu’au moins une partie des concurrents, cinq en l’espèce, aurait lancé ses produits pendant cette période n’est pas exclue, la société Biogaran ne peut valablement soutenir que nécessairement, elle aurait eu l’exclusivité du marché.

En conséquence, l’évaluation du préjudice de la société Biogaran doit prendre en considération la probabilité que d’autres concurrents auraient pu commercialiser leurs produits au cours de la période 2009-2010.

Sur les composants de son préjudice, la société Negma conteste que la société Biogaran ait pu subir une perte de marge sur coûts variables mais affirme qu’elle n’a fait que subir un décalage temporel dans la réalisation de cette marge.

Cependant, c’est à juste titre que la société Biogaran soutient que la marge non réalisée entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 est définitivement perdue et qu’elle ne pourra jamais la rattraper outre le fait que le flux de marge en a forcément été modifié et que le marché de la diacéréine est un marché concurrentiel en décroissance, donc qui se modifie au cours du temps et à son désavantage.

S’agissant des méthodes d’estimation utilisées par la société Smart Pharma Consulting, à la lecture des deux rapports établis par cette société à quelques mois d’intervalle, il apparaît que les différences relevées sont dues à la possibilité pour ce consultant de prendre en compte dans le 2eme rapport, les ventes réelles, ce qu’elle n’avait pu faire auparavant.

En outre, le choix des produits analogues pertinents fait par ce consultant, bien que critiqué par la société Negma apparaît comme étant probant, d’autant plus que la société Negma ne propose pas quant à elle de produits plus convaincants.

Concernant le prix de vente net d’une boîte de diacéréine retenu, la société Negma prétend qu’il serait décorrélé des réalités opérationnelles et que le taux de 17% lui paraît sous-estimé au regard des pratiques du marché, cependant, il apparaît au vu de l’article L 138-9 du code de la sécurité sociale que le taux de remise est limité à 17% et que le commissaire aux comptes a attesté les chiffres produits par la société Biogaran et leur concordance avec les données internes à Biogaran.

La société Negma conteste également le taux de marge de la société Biogaran, évalué à 56,1 %. Ce taux de marge sur coûts variables de 56,1% a été, à la lecture du rapport Deloitte, calculé sur la base des données réelles analytiques et historiques. Ce taux qui est justifié est en outre cohérent avec la marge de 70% annoncée par la société Negma dans son assignation au fond en contrefaçon devant le TGI de Strasbourg.

En conséquence, le tribunal n’a pas de raison objective de ne pas retenir les chiffres communiqués par la société Biogaran.

De même, s’agissant du prix de revient retenu par la société Biogaran, celui-ci a été attesté par le Commissaire aux comptes et le cabinet Deloitte a développé dans son rapport le calcul du prix de revient d’une boîte de diacéréine 50 mg de 30 gélules de sorte que le tribunal estime au vu de ces éléments et des annexes du rapport qu’a été justement évaluée, dans une situation d’exclusivité, la perte de marge sur coûts variables engendrée par le chiffre d’affaires perdu entre le 13 mars 2009 et le 30 juin 2010 à la somme de 7 775 504 € et la perte de marge sur coûts variables engendrée postérieurement au 30 juin 2010 à la somme de 109 142 €.

Prenant en considération le fait que cette exclusivité n’est pas établie pour l’ensemble de la période et qu’au moins cinq concurrents auraient pu à un moment ou un autre lancer la commercialisation de leur produits avant le mois de juin 2010 en l’absence des mesures d’interdiction, le tribunal retient une perte de marge globale de 2 600 000 €.

S’agissant des coûts du rappel des lots de diacéréine et de retraitement des lots en stock, les sommes demandées à ce titre apparaissent justifiées par des éléments factuels (factures des fournisseurs et avoirs des clients).

Quant à l’évaluation des coûts de retraitements des lots de diacéréine en stock consistant en la prorogation de la date de péremption inscrite sur les conditionnements avec l’accord de l’AFSSAPS, elle résulte également d’éléments factuels (factures de fournisseurs).

En conséquence, les sommes réclamées à ce titre de 188.813 € et 208.754 € seront retenues.

Au total, c’est donc une somme de 2 997 567 € qui sera allouée à la société Biogaran en réparation de son préjudice.

Compte tenu du fait que le créancier poursuivant au sens de l’article 31de la loi du 9 juillet 1991 est la société Negma, seule partie à l’ordonnance de référé du Président du TGI de Strasbourg, seule la société Negma sera condamnée à payer la somme de 2.997.567 € à la société Biogaran.

La société Biogaran demande la condamnation in solidum dessociétés Medidom et Negma à lui verser la somme de 300 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.

Au vu de la décision rendue, seule la société Negma sera condamnée à verser la somme de 200 000 € à la société Biogaran à ce titre.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

La société Medidom, à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, est bien fondée à solliciter la somme de 40.000 € à la société Biogaran.

L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée s’agissant des frais irrépétibles et de la condamnation de la société Laboratoires Negma à verser à la société Biogaran des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 €. …

***

TGI de Paris, 27 janvier 2012

Biogaran c. Laboratoire Medidom et Laboratoires Negma

Source : Kluwer Patent Blog

Sur ce blog, on trouvera la grosse ainsi qu’un commentaire – en langue anglaise – par Maître Moreira du cabinet Véron. Sa conclusion est :

« … The judgment handed down on 27 January 2012 is the clear recognition of the following principle: enforcing a preliminary injunction, before the patent claim on the basis of which the injunction had been granted is declared invalid on the merits, leads to a liability for the harmful consequences of this injunction without needing to demonstrate a fault.

The above cited principle may be expanded to any and all enforcements of a court decision, and not limited to preliminary injunctions. »

NB: Le blog prend une bonne semaine de congé. Portez-vous bien.

Tout y est

La Société d’Usinage des Tubes pour l’Electricité (ci-après « SUTE »), est titulaire du brevet français FR 2 795 879 concernant un « conduit annelé en matière synthétique pré-lubrifié » ainsi qu’un procédé et une installation pour sa réalisation.

La revendication 1 de ce brevet se lit comme suit :

Conduit annelé en matière synthétique, du genre comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12), caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

Dans son arrêt, la Cour de Paris réécrit la revendication « à l’allemande » :

(a) Conduit annelé

(b) en matière synthétique,

(c) comportant, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification (12),

(d) caractérisé en ce que cet agent de lubrification (12) est un fluide visqueux

(e) présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11).

La société Groupe Arnould (ci-après « Arnould ») est licenciée de ce brevet en vertu d’un contrat de licence sous seing privé daté du 15 avril 2008.

Estimant que la société Appareillage Electrique du Rhône (ci-après « AER ») commercialisait des conduits qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet, la société SUTE a fait réaliser le 9 juin 2008 une saisie-contrefaçon dans ses locaux et le 18 juin suivant dans les locaux de la société Comptoir Electrique Français, un revendeur des produits de la société AER.

Par jugement du 12 janvier 2010, le TGI de Paris le 23 juin 2008 a annulé les revendications 1, 2, 6, 7 du brevet pour défaut de nouveauté et les revendications 8 et 13 pour insuffisance de description.

Les sociétés SUTE et Arnould ont interjeté appel.

Par arrêt en date du 18 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance. 

L’arrêt est intéressant dans la mesure où il montre que malgré la fameuse définition très étroite du défaut de nouveauté par la Cour de cassation (« ... l’invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ... » voir l’arrêt du 6 juin 2001), il est possible qu’une revendication soit jugée non nouvelle par rapport à une antériorité autre qu’un usage antérieur du dispositif breveté par le breveté lui-même.

***

Conformément à l’article L 611-11 CPI une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, en l’espèce le 26 juin 1999, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;

Les documents suivants constituent les antériorités les plus proches :

• D1 - le brevet australien AU-B-80091/87 publié le 28 avril 1988 correspondant au brevet européen EP 0 221 481, 
• …

A ) Caractéristiques a), b) et c) de la revendication 1

Le brevet litigieux concerne un conduit annelé en matière synthétique thermoplastique dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé ;

La société SUTE prétend que le conduit annelé, objet du brevet, serait un conduit dont les parois externes et internes présenteraient un profil ondulé, ce qui ne serait pas le cas du conduit de D1 qui n’est annelé qu’à l’intérieur ;

Si la figure 1 du brevet litigieux définit une vue partielle en coupe longitudinale d’un conduit annelé suivant l’invention avec un profil annelé interne et externe,

la revendication 1 du brevet en revanche désigne un conduit annelé sans davantage de précision ;

En conséquence, la revendication 1 doit couvrir tous les profils annelés, que les anneaux soient uniquement internes, uniquement externes, ou encore internes et externes ;

Cette revendication peut donc se voir opposer le document D1 qui énonce … :

« La figure 6 représente une modification de l’élément propulseur 12 qui est utilisé quand la paroi intérieure du conduit en matière plastique est pourvue d’un profilé autre que des nervures longitudinales 4. Ainsi, un conduit en matière plastique 1 avec des nervures transversales 23 comme profilé de la paroi intérieure 2 est illustré en relation avec l’élément propulseur 12 sur la figure 6 » ;

Elle peut également se voir opposer le conduit 8 du document D1 […] qui a un profilé transversal 9 qui diffère du conduit 1 de la figure 2 en ce que les rainures transversales du profilé sont arrondies au fond de manière à éviter un effet d’encoches et sont similairement arrondies au sommet des nervures de manière à obtenir de solides régions d’appui pour les articles insérés et également éviter l’accrochage des bords d’extrémité par les articles introduits grâce aux portions arrondies ;

Il résulte de ces descriptions que le conduit en plastique du document D1 possède une paroi interne annelée correspondant au conduit dont la section droite a un contour circulaire et dont la section longitudinale a un profil ondulé tel que défini à la page 1 lignes 8 à 10 du brevet litigieux ;

B) Caractéristique c) de la revendication 1

Selon celle-ci, le conduit comporte, associé, par avance, sur toute sa longueur, à sa paroi interne (11), un agent de lubrification ;

Cette caractéristique est également présente dans le document D1 qui précise à la page 6, lignes 20 à 25 et page 2 revendication 1 que

« ... ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence, et dans lequel le lubrifiant a été introduit lors d’une étape de fabrication et est réparti sensiblement sur tout la longueur du conduit »

et à la page 12, ligne 33 à page 13, ligne 4

« ... il y a d’abord principalement des filets de lubrifiants 6 qui adhérent sur la paroi intérieure 2 dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées 24, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant 6 qui mouille la totalité de la paroi intérieure 2, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales 23 » ;

C) Caractéristique d) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être un fluide visqueux ;

Selon l’invention, ce fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, par exemple, un polymère de diméthyle de siloxane … et il est indiqué que le fluide visqueux vendu par la société Dow Corning donne satisfaction ;

Selon l’ouvrage « Thermodynamique des machines à fluide compressible » paru en 1958 et produit par le titulaire du brevet, un fluide est une masse continue, dont tous les éléments sont mobiles les uns par rapport aux autres, et telle, qu’à l’état de repos, les tensions internes s’y réduisent à une pression normale et uniforme ;

Il en découlerait que la notion de fluide est exclusive de composés comprenant deux phases, l’une solide, l’autre liquide, ce qui conduit les sociétés appelantes à soutenir que l’objet du brevet litigieux est un liquide exempt de particules solides, contrairement à ce qui existe dans le document D1 où l’agent glissant prend la forme d’un bouchon qui ne peut pas être un fluide mais une pâte visqueuse et ou

« un tel lubrifiant peut être produit, par exemple, sur la base d’huile blanche et d’huile de silicone avec des microbilles de verre moussé. Le mélange d’une huile de silicone et d’un lubrifiant en poudre, par exemple PE ou PP ou des microbilles s’est démontré particulièrement avantageux … » ;

La société intimée argue cependant pertinemment que la revendication 1 du brevet ne précise pas que le liquide visqueux ne peut pas comporter des particules solides, observations étant faites d’une part que l’adjonction de particules solides à une huile de silicone n’ôte pas à ce mélange son caractère visqueux, comme le vidéogramme versé contradictoirement aux débats le démontre, d’autre part que selon l’invention, le fluide visqueux formant l’agent de lubrification est à base d’huile de silicone, signifiant que cette huile constitue l’un des éléments de l’agent lubrifiant mais qu’il n’en est pas le seul et qu’il n’est pas exclu de lui adjoindre d’autres composants, telles des particules solides afin de rendre le fluide visqueux propre à épouser la paroi interne du conduit annelé ;

Le document D1 renferme donc également la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet ;

D) Caractéristique e) de la revendication 1

L’agent lubrifiant doit être présent sous la forme d’une simple pellicule (13) à la surface de la paroi interne (11) ;

Selon les indications du brevet, une simple pellicule signifie une épaisseur inférieure à quelques dizaines de microns … qui

« mouille et recouvre parfaitement la totalité de la paroi interne du conduit annelé, en épousant au mieux non seulement le profil longitudinal ondulé de ce conduit annelé, mais également les inévitables rugosités de surface de sa paroi interne » … ;

Les sociétés appelantes soutiennent que sous l’indication de simple pellicule, il faut comprendre une pellicule d’épaisseur constante ;

Mais la description du brevet litigieux ne contient aucune information accréditant cette assertion ;

Il y est seulement indiqué que la pellicule formée par ce fluide visqueux s’étend sur la totalité du développé du profil ondulé de la paroi interne, en épousant toutes les parties bosselées de celle-ci, y compris ses éventuelles rugosités de surface … ;

Les sociétés appelantes soutiennent que le stockage du produit lubrifiant dans les creux des rainures du conduit annelé du document D1 n’a rien à voir avec la caractéristique e) de leur brevet, où le fluide visqueux est présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Elles contestent également le fait qu’en D1 la poussée du tampon d’agent de glissement permet une distribution cohérente du lubrifiant au sens de leur brevet et soutiennent qu’une importante quantité d’agent lubrifiant se trouve spécialement ancrée dans les rainures définies entre les nervures afin de servir de réservoir de lubrification ;

Le document D1 dispose toutefois … que

« … ledit conduit en matière plastique ayant une paroi intérieure mouillée par un lubrifiant, dans lequel la paroi intérieure est pourvue d’un profilé dans lequel le lubrifiant est retenu par adhérence … »

et encore … que

« … l’entraînement du lubrifiant comme un bouchon le long du conduit de manière à mouiller progressivement la paroi intérieure comprenant ledit profilé sensiblement sur toute la longueur du conduit, le lubrifiant étant retenu par adhérence dans ledit profilé » ;

Ce document précise que la figure 5 représente dans la région du conduit en plastique à travers laquelle l’élément propulseur a déjà été déplacé, une distribution périphérique uniforme du lubrifiant sur tous les côtés de la paroi intérieure … ;

Il y est également indiqué qu’il y a d’abord principalement des filets de lubrifiant qui adhérent sur la paroi intérieure dans les régions parcourues par les cavités circonférentielles alignées, lesquels filets s’unissent ensuite pour former une distribution uniforme de lubrifiant qui mouille la totalité de la paroi intérieure, en s’ancrant dans les rainures formées entre les nervures transversales … ;

Il s’infère de la description rapportée, que quelle que soit la méthode employée pour procéder à la lubrification de la paroi interne du conduit, le résultat recherché par l’inventeur du document D1 est de parvenir à distribuer uniformément le lubrifiant sur la totalité de la paroi intérieure du conduit ;

L’enseignement du document D1 parvient au même résultat que celui correspondant à la caractéristique e) et donc à ce que l’agent lubrifiant soit présent sous la forme d’une simple pellicule à la surface de la paroi interne ;

Le jugement déféré qui a annulé la revendication 1 du brevet 2 795 879 sera donc confirmé ; …

***

Pour les aficionados de l’article 700 CPC, précisons que 50 k€ ont encore été alloués à ce titre aux défenderesses.

Cour d’appel de Paris, 18 novembre 2011

SUTE et Groupe Arnould c. AER

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Limites de la rétroactivité

Quand la Cour de cassation rend un arrêt en matière de brevets en assemblée plénière, votre blog se doit de vous en faire part sans tarder. 

Quels sont les faits de l’espèce ?

Louis-Paul G. est titulaire du brevet français FR 2 612 395 concernant un appareil pour le massage du corps humain.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

Appareil de massage comportant, montés à l’intérieur d’un boitier (1) actionnable manuellement, deux rouleaux parallèles (3,4) montés libres en rotation, ledit boitier (1) étant relié à des moyens permettant de créer une dépression au dessus des rouleaux (3,4), caractérisé en ce que:

• les deux rouleaux actifs (3,4) sont montés à entraxe fixe entre deux parois parallèles (6,7) prévues à la partie inférieure du. boitier (1), ces deux parois (6,7) définissant une chambre (5) dont la hauteur est telle qu’elle correspond sensiblement au diamètre des rouleaux (3,4), de telle sorte que ces derniers viennent tangenter avec le fond (13) de cette chambre, un léger jeu subsistant pour permettre leur rotation et, de préférence débordent légèrement par rapport aux bords inférieurs (14,15) desdites parois (6,7) ;
• la dépression exercée à l’intérieur du boitier (1) est obtenue par l’intermédiaire d’un conduit (16) débouchant dans l’espace compris entre les rouleaux (3,4).

Il existe des brevets américain (US 4,883,047) et européen (EP 0 284 527) équivalents ; le brevet européen – qui ne désigne pas la France – n’a pas fait l’objet d’une opposition. Notons que la revendication 1 du brevet européen a été modifiée suite à des objections de clarté et de défaut d’activité inventive par la division d’examen de l’OEB.

Monsieur G. a concédé une licence exclusive de son brevet français à la société LPG Systems (ci-après « LPG »).

Monsieur G. et la société LPG ont ensuite agi devant plusieurs juridictions contre de prétendus contrefacteurs du brevet. Ainsi ont-ils agi contre les sociétés Selectif et GIAP Electronique devant le TGI de Paris, contre la société CFK Concept devant le TGU de Lyon et contre Messieurs W. et N. devant le TGI de Limoges.

Le 13 mars 1997, le TGI de Limoges a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon.

Or, par jugement en date du 15 juin 2000, le TGI de Lyon a annulé le brevet français.

Cela nonobstant, le 10 septembre 2001, la Cour d’appel de Limoges a confirmé la condamnation de Messieurs W. et N. au titre de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 21 février 2002, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’annulation du brevet, en constatant que les revendications du brevet n’impliquaient pas d’activité inventive.

Monsieur G. et la société LPG se sont pourvus en cassation, mais sans succès : par arrêt en date du 5 octobre 2004, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

En effet, Monsieur W. a agi contre Monsieur G. et la société LPG Systems pour obtenir la restitution, avec intérêts légaux, de la somme de la somme versée en exécution des condamnations prononcées à son encontre (6000 €).

Le 8 juin 2010 la cour d’appel de Grenoble l’a débouté de cette demande.

Monsieur W. s’est donc pourvu en cassation.

La chambre commerciale a, par arrêt du 4 octobre 2011, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière.

L’arrêt de l’assemblée plénière, en date du 17 février 2012, vient de tomber :

***

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que Monsieur W. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par Monsieur G. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, Monsieur W. a assigné Monsieur G. et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Attendu que Monsieur W. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d’annulation d’un brevet d’invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l’encontre d’un tiers à l’instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu’elle rend donc indu le paiement fait en exécution d’une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu’en rejetant la demande de Monsieur W. tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du TGI de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l’annulation des revendications précitées par un jugement du TGI de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l’article L 613-27 CPI ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Monsieur W. avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Monsieur W. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Monsieur G. et à la société LPG Systems la somme globale de 2 500 € ; rejette la demande présentée par Monsieur W. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix sept février deux mille douze.

***

Cour de cassation, assemblée plénière, 17 février 2012

Réginald W. c. Louis-Paul G. et LPG Systems

Disponible sur Legifrance.

Gageons que cet arrêt sera amplement commenté par la doctrine …

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le problème est délicat, et que la jurisprudence française s’est montrée hésitante.

Dans le cas présent, la Cour régulatrice refuse la restitution de sommes déjà payées, et elle se montre très déterminée sur ce point.

Au moins deux autres affaires viennent à l’esprit.

Affaire Rotanotice

La première concerne un brevet européen de la société Rotanotice (ou Packetis). Le TGI Paris, dans un jugement du 20 septembre 2002, avait déclaré le brevet valable et condamné la société Diehl (ayant ultérieurement changé de nom pour devenir MY Healthcare France) pour avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Paris dans un arrêt en date du 21 octobre 2005.

Or, le TGI Paris avait ensuite annulé le brevet dans deux litiges parallèles opposant la société Rotanotice aux sociétés Imprimerie Tonnellier et Pharmapost (jugements du 26 avril 2006).

Dans son jugement en date du 6 juin 2007, le TGI s’est prononcé sur le préjudice de la société Rotanotice dans le litige l’opposant à la société Healthcare. Il a refusé de surseoir à statuer et a alloué une provision de 500 k€ à la société Rotanotice, assortie de l’exécution provisoire. Le tribunal a notamment dit :

« … S’il est constant, en application de l’article L 613-27 CPI que la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition, cet effet absolu ne saurait avoir un effet rétroactif sur les décisions judiciaires ayant statué sur la contrefaçon des revendications ainsi annulées et ayant acquises comme en la présente instance, la force de chose jugée avant le prononcé de la décision d’annulation.

Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société Rotanotice, le jugement du 20 septembre 2002 a également reconnu la contrefaçon des revendications 8 à 13 du brevet Rotanotice dont la nullité n’a pas été prononcée par les deux décisions du 27 avril 2006 précitées et dont l’annulation devra en tout état de cause être prononcée judiciairement, demande qui n’est portée actuellement devant aucune juridiction.

Aussi, le tribunal considère qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité des revendications 1 à 7 du brevet n° 0 673 870 sauf par là-même à introduire un effet suspensif au recours formé devant la Cour de Cassation par la société MY Healthcare dans la présente affaire et à constituer ainsi un précédent, contraire à la recherche d’une meilleure efficacité judiciaire en matière de traitement du contentieux de la contrefaçon de brevet, et cela alors même que le recours actuellement pendant devant la Cour de Cassation permettra à cette juridiction de mettre fin à toute contradiction éventuelle entre les différentes décisions intervenues sur la validité du brevet 0 673 870, étant relevé que des appels ont été formés sur les deux jugements du 27 avril 2006. … »

Les jugements du 26 avril 2006 ont été confirmés en appel (arrêts en date du 21 décembre 2007). Les trois affaires ont été soumises à la Cour de cassation. Celle-ci a rejeté les pourvois à l’encontre des arrêts du 21 décembre 2007 et a cassé l’arrêt du 21 octobre 2005, en disant, dans son arrêt du 3 mars 2009 :

« … Attendu que par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2007, qui ont confirmé les jugements du TGI de Paris du 27 avril 2006 annulant les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0 673 870 ; qu’en l’état de ces décisions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2005 se trouve, en ce qu’il a déclaré valables et contrefaites les revendications, 1, 4, 5 et 7 du même brevet, privé de fondement juridique ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l’annulation par voie de conséquence des dispositions de l’arrêt ayant déclaré valables et contrefaites les revendications dépendantes, et des dispositions sur la concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2005 … »

Sans doute la société Rotanotice a-t-elle dû rembourser la provision.

La différence avec l’arrêt dans l’affaire du jour réside dans le fait que l’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2005 faisait encore l’objet d’un pourvoi en cassation et que le dernier mot n’avait donc pas encore été dit.

Affaire Normalu

La deuxième affaire concerne le litige-fleuve entre les sociétés Newmat et Normalu.

La société Normalu, licenciée du brevet FR 2 630 476, avait attaqué plusieurs sociétés en contrefaçon.

Le 4 septembre 1996, le TGI de Paris a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Sorepso.

Le 26 novembre 1997, le même tribunal a jugé que le brevet était valable et contrefait par la société Newmat (instance « Newmat I »).

Quelques jours avant ce jugement, le 6 novembre 1997, la société Normalu a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon et a de noveau assigné la société Newmat (instance « Newmat II »)

Le 18 janvier 1999, le TGI de Strasbourg a trouvé le brevet valable et a condamné les sociétés Extenzo et Espace Duo pour avoir comis des actes de contrefaçon.

Par arrêt en date du 14 janvier 2000, la Cour de Paris a confirmé la condamnation de la société Sorepso.

Elle a également confirmé la condamnation de la société Newmat, le 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Le 4 décembre 2001, la Cour de Colmar a confirmé la validité du brevet mais a jugé que les défenderesses ne l’avaient pas contrefait.

Le même jour, le TGI de Paris a évalué le préjudice de la société Normalu dû aux actes de contrefaçon de la société Newmat à 331 k€.

Le 1 février 2002, le TGI de Paris a annulé le brevet Normalu (instance « Newmat II »). Il semblerait que la société Normalu avait oublié d’invoquer l’autorité de la chose jugée.

Le 24 septembre 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Newmat contre l’arrêt du 26 mai 2000 (instance « Newmat I »).

Par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour de Paris a confirmé l’annulation du brevet (instance « Newmat II »). La Cour a ajouté :

« … Considérant que selon l’article L 613-27 CPI, « la décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ; que les revendications ci-dessus visées, qui étaient également opposées dans la procédure, objet du jugement du 4 décembre 2001 statuant sur les dommages et intérêts après expertise, ayant été annulées, la procédure d’indemnisation du préjudice se trouve dès lors, en raison de la nullité de ces revendications, privée de tout support juridique ; qu’il convient de réformer le jugement du 4 décembre 2001 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur S. et à la société Normalu et de faire droit à la demande de restitution de la provision à valoir sur les dommages et intérêts fixée par le jugement du 26 novembre 1997 ; que les intérêts dus sur cette somme courront à compter non pas du paiement, comme sollicité, mais du présent arrêt ; … »

La société Normalu a formé un pourvoi en cassation, mais la Cour régulatrice l’a rejeté, dans son arrêt du 12 juin 2007, en expliquant :

« … Mais attendu qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l’annulation d’un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la procédure d’indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n’est pas fondé ; … »

Notre arrêt du jour opère-t-il un revirement de jurisprudence ? En tout cas, ça y ressemble. Il sera intéressant de suivre le débat doctrinal à cet égard.

D’autres arrêts pourraient être cités, comme par exemple

• l’arrêt « Trucs » du 27 janvier 1998
• l’arrêt « New Holland » du 28 janvier 2003, qui concerne des licences de brevet
• l’arrêt « Haribo » du 6 janvier 2005, en matière de marques ...

En tout cas, l’arrêt du 17 février 2012 semble nous rapprocher de la jurisprudence britannique (voir la décision Unilin Beheer c. Berry Floor, England and Wales Court of Appeal, 25 avril 2004, citée par le professeur Vigand dans la Revue Orange de janvier 2008 (p. 21s)), ainsi que de la solution prévue dans l’article 33, paragraphe 2, de la Convention de Luxembourg, sur les effets de la révocation et de la nullité du brevet, qui dit:

« Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l’enrichissement sans cause, l’effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n’affecte pas:

a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l’autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;

b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d’équité. »

A ceux qui souhaitent approfondir la question, nous recommandons la lecture de l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle (ici), qui s’était dit favorable au rejet du pourvoi, et le rapport de M. André, conseiller (ici).