Sans grand intérêt

Le présent arrêt de la Cour de Paris montre combien il peut être difficile pour une société d’établir qu’elle a un intérêt d’agir en annulation d’un brevet en France.

Comme nous l’avons vu dans un billet du mois de juin 2011, la société Merial est titulaire du brevet français FR 2 746 597 concernant une association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats.

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :

1. Composition pour la protection de longue durée contre les puces des petits mammifères, et notamment les chiens et les chats, caractérisée en ce qu’elle comporte, d’une part, au moins un composé (A) appartenant à la formule (I),

dans laquelle :

R1 est CN ou méthyle ou un atome d’halogène ;

R2 est S(O)nR3 ou 4,5-dicyanoimidazol 2-yl ou haloalkyle ;

R3 est alkyle ou haloalkyle ;

R4 représente un atome d’hydrogène ou d’halogène ; ou un radical NR5R6, S(O)mR7, C(O)R7 ou C(O)O-R7, alkyle, haloalkyle ou OR8 ou un radical -N=C(R9)(R10) ;

R5 et R6 représentent indépendamment l’atome d’hydrogène ou un radical alkyle, haloalkyle, C(O)alkyle, alcoxycarbonyl, S(O)nCF3 ; ou R5 et R6 peuvent former ensemble un radical alkylène divalent qui peut être interrompu par un ou deux hétéroatomes divalents, tels que l’oxygène ou le soufre ;

R7 représente un radical alkyle ou haloalkyle ;

R8 représente un radical alkyle, haloalkyle ou un atome d’hydrogène ;

R9 représente un radical alkyle ou un atome d’hydrogène ;

R10 représente un groupe phényl ou hétéroaryle éventuellement substitué par un ou plusieurs atomes d’halogène ou groupes tels que OH, -O-alkyle, -S-alkyle, cyano, ou alkyle ;

R11 et R12 représentent, indépendamment l’un de l’autre, un atome d’hydrogène ou d’halogène ou éventuellement CN ou NO2 ;

R13 représente un atome d’halogène ou un groupe haloalkyle, haloalkoxy, S(O)qCF3 ou SF5 ;

m, n, q, r représentent, indépendamment l’un de l’autre, un nombre entier égal à 0, 1 ou 2 ;

X représente un atome d’azote trivalent ou un radical C-R12, les trois autres valences de l’atome de carbone faisant partie du cycle aromatique ;

sous réserve que, lorsque R1 est méthyle, soit R3 est haloalkyle, R4 est NH2, R11 est Cl, R13 est CF3, et X est N ; soit R2 est 4,5-dicyanoimidazol 2-yl, R4 est

C1, R11 est C1, R13 est CF3, et X est =C-Cl ;

et d’autre part, au moins un composé ovicide (B), de type IGR régulateur de croissance d’insectes, dans un véhicule fluide acceptable pour l’animal et convenable pour une application cutanée locale.

La société Merial est également titulaire du brevet français FR 2 746 594 concernant le même sujet et protégeant des compositions structurellement proches.

Ces brevets sont exploités sous la forme du produit « Frontline Combo ».

Par acte du 13 septembre 2010, la société anglaise Omnipharm Ltd a fait assigner la société Merial devant le TGI de Paris en nullité de ses deux brevets français.

Avant toute défense au fond, la société Merial conteste l’intérêt à agir de la société Omnipharm.

Par jugement en date du 17 février, le tribunal fait droit à cette fin de non recevoir.

La société Omnipharm a interjeté appel.

Par arrêt en date du 17 février 2012, la Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement de première instance :

***

Selon l’article 31 CPC, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

L’intérêt à agir en justice qui doit s’apprécier pour le demandeur au jour de l’assignation en justice est justifié lorsque la personne physique ou morale démontre que l’action qu’elle engage est destinée à conforter, à améliorer ou à modifier sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire ;

Il appartient par conséquent à la demanderesse, la société Omnipharm, de prouver qu’elle possède un intérêt personnel, né et actuel pour agir en annulation des deux brevets, propriété de la société Merial ;

Le brevet conférant à son titulaire un monopole d’exploitation, peut avoir intérêt à agir en annulation de cet avantage toute personne qui souhaite légitimement exploiter une activité dans le domaine délimité par les revendications mais qui y est temporairement et temporellement empêché ;

Il s’ensuit que ne peuvent avoir intérêt à agir que ceux qui peuvent personnellement et légitimement tirer profit de l’annulation ; sont donc concernées les personnes qui possèdent les moyens pour mettre en œuvre les revendications du brevet, la structure économique, technologique ou juridique du demandeur à l’action important peu ;

La société Omnipharm reproche à la décision déférée d’avoir considéré que pour avoir intérêt à agir, le demandeur en nullité d’un brevet doit être en mesure de développer lui-même un produit conforme au brevet, de fabriquer un tel produit et de le vendre en France ;

Elle soutient que de telles conditions ne sont pas en l’espèce satisfaites du point de vue ‘sociétal’, qu’elles restreignent la concurrence en empêchant l’apparition de nouveaux concurrents puisque la finalité principale d’une action en nullité de brevet est de permettre le lancement de nouveaux produits tout en évitant de s’exposer à un risque d’action en contrefaçon de brevet ;

Elle estime encore qu’elle est recevable à demander la nullité des brevets avant même de fabriquer ou commercialiser un produit à base de Fripronil associé à du S-méthoprène, ce que la décision entreprise empêche puisqu’elle ne peut lancer sans risque un produit selon elle indûment breveté ;

Pour fonder son action en nullité, la société Omnipharm invoque l’article L 613-15 CPI qui dispose que le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur.

Elle indique être titulaire d’une demande internationale de brevet PCT WO 2010/106 325 déposée le 17 mars 2010 sous le bénéfice d’une priorité du 18 mars 2009 et soutient que cette demande internationale de brevet démontre l’existence de l’intérêt né, actuel et certain qu’elle a d’agir en nullité des deux brevets ;

Elle soutient encore que la société de droit indien Cipla a, en fraude de ses droits, déposé une demande de brevet portant sur les mêmes produits ;

Mais les dispositions légales issues de l’article L 613-15 CPI qu’elle invoque ne sont manifestement pas applicables en l’espèce dans la mesure où les droits qu’elle oppose proviennent d’une demande internationale de brevet déposée plus de dix années après la délivrance des deux brevets dont l’un bénéficie d’un CCP dont l’expiration doit intervenir au plus tard le 23 janvier 2018 ;

Il ne saurait en effet être admis que des droits acquis postérieurement à la délivrance d’un brevet justifient la recevabilité de la demande d’annulation de ce brevet ; qu’admettre ce raisonnement reviendrait à justifier la création a posteriori d’un intérêt artificiel à agir au profit du demandeur à l’action en nullité contre le titulaire de brevet ;

D’autre part, les similitudes existant entre la demande de brevet PCT n°W02010/106 325 de la société Omnipharm et la demande de brevet PCT n°W02010/092 355 déposée un mois plus tôt le 15 février 2010 par la société Cipla et la société Qed Etal révèlent l’existence de liens étroits entre la société indienne et la société appelante comme le démontre la société Merial aux pages 27 à 29 de ses conclusions ;

Il convient au surplus de faire observer que la société Omnipharm admet que l’objet de la demande internationale de brevet ne se limite pas uniquement au Fipronil seul mais couvre également les combinaisons de produits revendiqués par les brevets attaqués, la revendication 4 nécessitant de combiner le Fipronil avec du S-méthoprène ;

Il se déduit de cette observation que la société Omnipharm ne saurait valablement opposer aux deux brevets de la société Merial le dépôt de sa demande de brevet laquelle revendique également la combinaison de Fipronil et de S-méthoprène ;

Prétextant les courriels échangés au cours de l’année 2007 avec la société Merial Animal Health Ltd, la société Omnipharm prétend que la société Merial aurait reconnu qu’elle a entretenu dans le passé des relations d’affaires avec elle démontrant ainsi qu’elle était un concurrent sérieux ou un partenaire potentiel pour le développement de nouveaux produits vétérinaires ;

Mais il n’est pas permis de déduire des pourparlers engagés entre les deux sociétés la preuve que la société Omnipharm agissait comme une entreprise qui avait l’intention de se développer dans le même secteur d’activités que celui dans lequel la société Merial bénéficiait d’une protection au titre du droit des brevets ;

Pour qu’il y ait intérêt à agir, encore eût-il fallu, comme il a été dit plus haut, que l’action en justice engagée par la société Omnipharm ait pour objectif de conforter, d’améliorer ou de modifier [sa condition juridique en lui procurant un avantage sur son adversaire.]

Or en l’espèce, rien ne démontre que la société Omnipharm possédait un intérêt à combattre les brevets dont elle sollicite l’annulation dans la mesure où à aucun moment les caractéristiques contenues dans les revendications du brevet ne sont abordées dans la correspondance échangée (mélange Fipronil/Métroprène), les courriels datés des 4 mai et 8 novembre 2007 ne concernant que le Meloxicam injectable pour bovins et porcs comme le révèlent le certificat daté du 12 février 2007 (Flexicam [Meloxicam 1.5mg/ml] 100ml Oral suspension) ainsi que diverses factures et documents (pièces 40 à 47) versés aux débats ;

Il ne saurait donc se déduire de l’échange de courriels sus-évoqués ainsi que des déclarations notées par le représentant de la société Merial Animal Health Ltd à l’issue de rencontres avec le dirigeant de la société Omnipharm la preuve que cette dernière possède un intérêt juridique à agir en annulation des revendications des brevets dont la société Merial est titulaire ;

Pour justifier son intérêt à agir contre la société Merial, la société Omnipharm soutient encore qu’elle a obtenu en 2006 des AMM pour les produits vétérinaires Flexicam et Acticam ;

Elle indique qu’elle a exploité pendant 3 ans l’AMM sur le Flexicam jusqu’au 3 juillet 2009, date à laquelle elle l’a cédée à la société Dechra Veterinary Products A/S ;

Elle ajoute qu’elle achète les produits finis Flexicam auprès d’un fournisseur tiers comme le démontrent les factures, bons de livraison et connaissements du transporteur … et qu’elle sous-traite ensuite leur fabrication ainsi que leur commercialisation … ; elle indique que son activité consiste à développer des produits génériques, à obtenir des AMM, puis de les exploi[ter … s]ous-traitant leur fabrication et leur distribution ;

Elle précise encore qu’avant de déposer une AMM, elle se doit de ‘nettoyer’ les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’entraver son projet ;

La déclaration de James Michaël Marshall datée du 2 novembre 2010 … qui rapporte que la société Omnipharm a demandé et a obtenu une AMM pour les produits Flexicam et Acticam mais que ladite autorisation a été rapidement cédée à la société danoise Dechra Veterinary Products A/S à Uldum pour le produit Flexicam et à la société Ecuphar NV à Oostkamp pour le produit Acticam, la fabrication du produit Flexicam étant assurée par la société Fischer Clinical Services UK Ltd à Horsham et le produit Acticam par la société Accord Healthcare Ltd à North Haroow confirme les assertions de la société Omnipharm selon lesquelles elle se chargeait d’obtenir l’AMM puis de sous-traiter la fabrication et la distribution des produits ;

La société Merial fait ensuite pertinemment remarquer, sans d’ailleurs être contestée, que les produits Flexicam et Acticam relevant de la famille des antiinflammatoires sont étrangers à l’objet des brevets contestés et que la société Omnipharm ne démontre pas qu’elle développe, fabrique ou vend elle-même en France un produit vétérinaire dont la diffusion serait susceptible d’être contrariée par les deux brevets dont elle sollicite l’annulation ;

Il convient au surplus d’ajouter que le déficit comptable de la société Omnipharm en 2007, période au cours de laquelle elle déclare avoir exploité son produit ainsi que la forte augmentation du déficit les années suivantes confirment qu’elle n’intervenait pas comme un fabricant de médicaments vétérinaires mais davantage comme un intermédiaire commercial ;

La société Omnipharm soutient encore qu’il serait particulièrement prématuré d’exiger d’elle dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt à agir des preuves de développement, de fabrication ou de commercialisation du produit breveté ; elle invoque les dispositions de l’article 28 de la Directive UE 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et prétend qu’elle aurait été mal venue de déposer une demande d’AMM. Elle indique cependant participer activement au développement d’un produit générique à base de Fipronil et de S-méthoprène, s’approvisionner en S-méthoprène auprès de la société hongroise Balbolna Bio comme le mentionne le contrat daté du 3 septembre 2009 …, avoir été en discussion d’affaires avec la société allemande Klocke en charge notamment du conditionnement des produits, d’avoir été au cours de l’année 2011, en pourparlers au sujet d’un produit F-Kombo lequel est un générique du produit contenant le Fipronil et le S-méthoprène … et ainsi d’avoir sérieusement envisagé de fournir sur le territoire français un produit générique de Fipronil et de S-méthoprène ;

Mais la société Merial fait justement remarquer que le délai nécessaire pour obtenir une AMM n’aurait pas dû empêcher la société Omnipharm de déposer sans tarder une demande portant sur un produit conforme aux revendications de ses deux brevets ; que cette absence de dépôt démontre que la société Omnipharm n’avait nullement envisagé d’exploiter son produit avant de nombreuses années, ce que l’attestation de son dirigeant datée du 15 février 2011 qui indique

« It is indeed our intention to market such products as soon as the situation regarding the validity of the patents FR-B-2 746 597 and FR-B-2 746594 is settled by the court and we already have taken certain necessary steps to prepare for this marketing. »

ne saurait remettre en cause, cette déclaration d’intention faite dans son seul intérêt étant dépourvue de force probante ;

La société Omnipharm invoque encore deux études comparatives d’efficacité des produits génériques datées des 19 et 28 mai 2009 ainsi qu’une étude de tolérance également datée du 28 mai 2009 ;

Mais la société Merial réplique précisément que ces études ne font pas de la société Omnipharm un concurrent potentiel puisqu’elle ne dispose pas des moyens requis pour constituer ou devenir un acteur industriel et commercial, qu’elles sont fournies par des prestataires de service à quiconque souhaite obtenir une AMM et qu’elles concernent les produits testés au produit Frontline Plus lequel n’est pas commercialisé en Europe ;

Pour démontrer qu’elle développe un produit correspondant aux revendications des brevets litigieux, la société Omnipharm évoque encore deux accords datés des 14 avril et 15 juillet 2011 relatifs respectivement aux conditions de fabrication du produit F-Kombo et à un plan de développement de ce produit ;

Mais l’intérêt à agir en justice devant s’apprécier au jour de l’introduction de la demande en justice soit à la date de l’assignation du 13 septembre 2010, il ne saurait être tenu compte des accords passés postérieurement à cette date ;

De l’ensemble, il résulte que la société Omnipharm n’a pas démontré l’intérêt qu’elle avait à agir en annulation des brevets FR-B-2 746 597 and FR B 2 746 594 ;

La société Omnipharm doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; 

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Merial les frais qu’elle a engagés en cause d’appel qu’il convient de fixer à la charge de la société Omnipharm à la somme de 50.000 € ; …

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Cour d’appel de Paris, 17 février 2012

Omnipharm c. Merial

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.